Dragona Carpet Supplies Mississauga Inc. c. Dragona Carpet Supplies Ltd.

Dragona Carpet Supplies Mississauga Inc. c. Dragona Carpet Supplies Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2022-07-14
Référence neutre
2022 CF 1042
Numéro de dossier
T-751-21
Contenu de la décision
Date : 20220714
Dossier : T‑751‑21
Référence : 2022 CF 1042
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2022
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
DRAGONA CARPET SUPPLIES MISSISSAUGA INC.
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle
et
DRAGONA CARPET SUPPLIES LTD. et FLOORENO BUILDING SUPPLIES INC.
défenderesses/
demanderesses reconventionnelles
JUGEMENT ET MOTIFS
Introduction
[1] La demanderesse sollicite un procès sommaire en vertu de l’article 213 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], à l’égard de sa demande, et les défenderesses demandent un procès sommaire à l’égard de leur demande reconventionnelle.
[2] L’action sous‑jacente concerne des allégations de violation d’une marque de commerce et de dépréciation de l’achalandage, en contravention des articles 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [la Loi], respectivement, et de commercialisation trompeuse, en contravention de l’alinéa 7b) de la Loi et de la common law. La demande reconventionnelle vise à obtenir une ordonnance enjoignant au registraire des marques de commerce de radier les enregistrements de marque de commerce de la demanderesse en vertu de l’article 57 de la Loi.
[3] La demanderesse demande un procès sommaire uniquement à l’égard de son allégation de commercialisation trompeuse et n’invoque que les droits de marque de commerce qui lui sont conférés par la common law et non les droits qui lui sont conférés par ses marques de commerce déposées. La demanderesse demande une injonction et le renvoi de la question des dommages‑intérêts. La demanderesse demande la déclaration et l’ordonnance suivantes :
[TRADUCTION]
1. Les défenderesses ont appelé l’attention du public sur leurs produits, leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs produits, leurs services ou leur entreprise et ceux de la demanderesse, en contravention de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce et de la common law, à Mississauga et à l’ouest de la RGT [région du Grand Toronto].
2. Les défenderesses et leurs sociétés affiliées, ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, mandataires, employés, ayants cause, ayants droit et les autres personnes relevant de leur contrôle ayant connaissance de l’injonction sont par les présentes tenus de ne pas appeler l’attention du public sur leurs produits, leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion à Mississauga et à l’ouest de la RGT entre leurs produits, leurs services ou leur entreprise et ceux de la demanderesse, en contravention de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce et du principe de commercialisation trompeuse de la common law, notamment en distribuant ou en vendant, directement ou indirectement, des produits de revêtement de sol depuis l’un ou l’autre des magasins situés au 2560 South Sheridan Way, à Mississauga, en Ontario, et au 470 Norfinch Drive, à North York, en Ontario, en liaison avec le nom commercial ou la marque de commerce DRAGONA FLOORING, ou en annonçant la distribution ou la vente en liaison avec le nom commercial ou la marque de commerce DRAGONA FLOORING, notamment :
a) en plaçant des affiches comprenant le mot DRAGONA dans l’un ou l’autre de ces magasins;
b) en faisant la publicité de ces magasins en tant que points de vente de produits de revêtement de sol DRAGONA, y compris sur Internet;
c) en utilisant le mot DRAGONA sur les factures et les reçus fournis aux clients de ces magasins.
[Non souligné dans l’original.]
[4] Les défenderesses demandent un procès sommaire à l’égard de leur demande de radiation visant trois des marques de commerce enregistrées de la demanderesse, à savoir les marques de commerce LMC883960 [la marque de commerce 960], LMC883962 [la marque de commerce 962] et LMC938501 [la marque de commerce 501], collectivement appelées « les marques de commerce contestées ».
Le contexte
[5] Le contexte et la relation entre les parties comportent de nombreux points litigieux, dont certains seront traités ci‑dessous dans l’analyse de la Cour. Il n’est pas nécessaire de traiter de tous les points litigieux pour trancher les requêtes dont la Cour est saisie.
[6] Les parties à la présente action sont deux sociétés exploitées par des personnes ayant des liens de parenté. Les deux sociétés emploient une marque de commerce et un nom commercial comprenant le mot DRAGONA [la marque de commerce DRAGONA]. La demanderesse, Dragona Carpet Supplies Mississauga Inc. [Dragona Mississauga], appartient à Talal « Al » Issawi [Talal] et est gérée par celui‑ci. Les défenderesses, Dragona Carpet Supplies Ltd. [Dragona Scarborough] et FlooReno Building Supplies Inc. [FlooReno], sont gérées par les neveux de Talal, à savoir Abad Hamam [Abad] et Jamal Hamam [Jamal].
[7] En raison des liens de parenté entre les principaux intervenants et par souci de clarté, les particuliers seront identifiés ci-dessous par leur prénom. Même si dans les présents motifs je désigne les deux principales sociétés comme Dragona Mississauga et Dragona Scarborough [collectivement, les sociétés Dragona], Dragona Scarborough n’exploite pas ses activités uniquement à Scarborough. Elle a des « centres de distribution » à Mississauga et à North York, dont l’ouverture a donné lieu à la présente action. Elle a également un établissement à Ottawa. De même, Dragona Mississauga a un établissement à North York.
L’historique des sociétés Dragona avant 2012
[8] Dragona Mississauga et Dragona Scarborough vendent toutes deux divers produits de revêtement de sol et produits connexes, comme de la moquette, des produits de revêtement de sol en bois dur et en vinyle, du carrelage, du coulis et des outils. Elles ont toutes deux des établissements physiques, mais offrent également un service de livraison aux chantiers. Les entrepreneurs sont la clientèle cible des deux sociétés, mais celles-ci vendent aussi leurs produits à des détaillants à des fins de revente et au public. Les entrepreneurs peuvent demander à leurs clients de se rendre dans un établissement des sociétés Dragona pour choisir et payer eux‑mêmes un produit.
[9] Dragona Scarborough a été constituée en société en 1984 par Nizar Hamam [Nizar], qui est le père d’Abad et de Jamal et le beau‑frère de Talal (Talal étant marié à la sœur de Nizar).
[10] Dragona Mississauga a été constituée en société en 1992. La société a été fondée par Nizar et Talal, et chacun détenait 50 % des actions. Dragona Mississauga a ouvert un magasin au 2550 Goldenridge Road, à Mississauga. La demanderesse allègue que Dragona Scarborough n’avait pas de clients à Mississauga à cette époque, ce que les défenderesses nient.
[11] Même si Nizar détenait 50 % des actions de Dragona Mississauga, les parties ne s’entendent pas quant à son rôle dans l’entreprise et au lien entre Dragona Mississauga et Dragona Scarborough.
[12] Selon la demanderesse, Nizar était un associé passif et Talal prenait toutes les décisions concernant Dragona Mississauga. La demanderesse allègue en outre qu’une entente verbale avait été conclue entre Talal et Nizar [l’entente de territoire] et que la région du Grand Toronto [la RGT] avait été divisée à la hauteur de la rue Yonge. Dans son premier affidavit, Talal a décrit ainsi l’entente de territoire :
[traduction]
Aux termes de l’entente, Dragona Scarborough continuerait de desservir sa clientèle à Scarborough et acceptait d’exercer ses activités associées au nom Dragona uniquement à l’est de la rue Yonge. Dragona Mississauga développerait un nouveau marché à Mississauga et acceptait d’exercer ses activités associées au nom Dragona uniquement à l’ouest de la rue Yonge.
[13] Les défenderesses nient l’existence de l’entente de territoire. Elles affirment que Dragona Mississauga avait une licence d’emploi de la marque de commerce DRAGONA, qui demeurait la propriété exclusive de Dragona Scarborough. Selon cet arrangement, Dragona Mississauga n’était autorisée à employer le nom DRAGONA que dans son unique établissement.
[14] Les défenderesses affirment qu’elles ont toujours vendu des produits à leurs clients dans l’ensemble de la RGT et à l’extérieur de cette région, notamment à Windsor, en Ontario, soit bien à l’ouest de Mississauga. Les défenderesses ont fourni un [traduction] « échantillon représentatif de factures » envoyées à des clients se trouvant à l’ouest de la rue Yonge entre 2008 et 2019.
[15] Peu après sa constitution en société, Dragona Mississauga a élargi ses activités et a commencé à vendre, en plus de la moquette, des produits de revêtement de sol en bois dur. Elle a donc commencé à exercer ses activités sous le nom de Dragona Flooring Supplies, plutôt que Dragona Carpeting Supplies. Dragona Mississauga a adopté le logo qui suit [le logo DC] :
[16] Le dossier dont dispose la Cour montre que, à peu près à la même époque, Dragona Scarborough employait le logo qui suit :
[17] Il ressort également clairement du dossier qu’à un moment donné Dragona Scarborough a commencé à employer le nom commercial Dragona Flooring. La date exacte est incertaine, mais la Cour est d’avis que Dragona Scarborough emploie ce nom commercial depuis au moins avril 2009, alors que Nizar était encore copropriétaire de la demanderesse.
[18] Dragona Scarborough emploie aujourd’hui le logo qui suit. Il semble être employé depuis au moins juillet 2012 :
[19] Même si les deux sociétés Dragona étaient et demeurent des entités distinctes, à certains égards elles exploitaient leurs activités de façon conjointe. Les deux sociétés offraient en grande partie les mêmes produits, qu’ils se procuraient des mêmes fournisseurs. Les fournisseurs des sociétés Dragona autorisaient Nizar et Talal à combiner leurs volumes de vente pour calculer les rabais fondés sur le volume, ce qu’ils ont fait jusqu’à l’introduction de la présente action, lorsque Dragona Scarborough a dit aux distributeurs de ne plus calculer les rabais en fonction des volumes de ventes combinés.
[20] Il y avait parfois un « partage des stocks » entre les sociétés Dragona. Un client régulier de l’une des sociétés Dragona pouvait utiliser son compte auprès d’une société pour acheter des produits auprès de l’autre société, auquel cas la première société remplaçait les stocks de la deuxième. Par exemple, un entrepreneur ayant un compte auprès de Dragona Mississauga mais exécutant des travaux à Scarborough pouvait acheter des matériaux de Dragona Scarborough tout en recevant sa facture de Dragona Mississauga. En contre-interrogatoire, Talal a affirmé que cet arrangement n’était pas largement publicisé et n’était offert qu’à environ une douzaine de clients importants. Il visait à s’assurer que ces clients demeurent fidèles à leur société Dragona locale. Talal a affirmé que cet arrangement a pris fin en 2012 lorsqu’il a acheté les actions que Nizar détenait dans la société Dragona Mississauga.
[21] En 2001, Dragona Scarborough a ouvert un établissement à Ottawa, qui est exploité par 3942783 Canada Inc. C’est Abad qui gère cet établissement depuis son ouverture en 2001.
[22] En 2010, Nizar et Talal ont constitué en société Surfaces, Inc. [Surfaces]. Il existe un certain désaccord quant à l’objet de cette société. Selon Talal, Surfaces était destinée à cibler le marché de détail général, par opposition aux sociétés Dragona dont les principaux clients sont des entrepreneurs. Steve Cochrane, un entrepreneur qui envoyait des clients à Dragona Mississauga, a indiqué qu’il envoyait habituellement ses clients à Surfaces, parce qu’elle était [traduction] « plus de la nature d’un détaillant ». Comme nous le verrons ci‑dessous, les défenderesses soutiennent que Talal a informé Nizar qu’il avait l’intention d’éloigner Dragona Mississauga de la marque de commerce DRAGONA et de la rapprocher de la marque Surfaces.
La querelle entre les parties
[23] À un moment donné avant 2012, une querelle est survenue entre Nizar et Talal. Selon Talal, deux éléments ont causé cette querelle ou y ont contribué.
[24] Premièrement, Talal a affirmé qu’il avait appris que Dragona Scarborough était entrée en communication avec des détaillants situés à l’ouest de la rue Yonge, ce qui contrevenait selon lui à l’entente de territoire. Talal a affirmé que la situation découlait probablement du fait qu’Abad et Jamal avaient commencé à participer davantage à l’entreprise de leur père. Talal a indiqué qu’il faisait confiance à Nizar, mais pas à ses fils. Voici son témoignage à ce sujet :
[traduction]
L’une des raisons pour lesquelles j’avais des préoccupations en 2012, c’est qu’à un moment donné avant cette date j’avais appris que les représentants aux ventes de Dragona Scarborough faisaient appel à des détaillants de produits de revêtement de sol à Mississauga. Une petite partie de mon entreprise consiste à fournir des produits à d’autres détaillants qui desservent davantage le public et j’en ai donc parlé à [Nizar] Hamam. Il a nié que ses vendeurs traversaient la rue Yonge, mais selon moi il savait qu’ils le faisaient. Je soupçonnais que cela se produisait en raison de la participation croissante d’Abad et de Jamal aux activités de Dragona Scarborough, et c’est devenu un point litigieux entre [Nizar] Hamam et moi. À l’époque, je ne pensais pas que la situation posait un risque important pour mon entreprise, alors je n’ai pris aucune mesure.
[25] Deuxièmement, Talal a affirmé que Nizar avait utilisé ses actions de Dragona Scarborough comme garantie d’un prêt visant à soutenir son entreprise de thibaude, qui était en difficulté. Il a dit qu’il n’aimait pas l’idée que, si Nizar manquait à ses engagements aux termes du prêt, Talal deviendrait alors un copropriétaire de Dragona Mississauga avec un créancier inconnu.
[26] Les défenderesses contestent que c’était là la cause de la querelle. Les défenderesses affirment qu’il n’existait aucune entente de territoire et que Dragona Scarborough vendait régulièrement des produits à l’ouest de la rue Yonge tant avant qu’après la mise en exploitation de Dragona Mississauga.
[27] L’un des déposants des défenderesses, Mostapha Elmnini [Mostapha], nie que Nizar a utilisé ses actions de Dragona Mississauga pour garantir un prêt pour l’entreprise de thibaude. En contre-interrogatoire, Mostapha a déclaré qu’il était un associé de cette entreprise avec Nizar et que, si Nizar avait utilisé ses actions pour garantir un prêt, il l’aurait su. Il a déclaré en outre que l’entreprise n’éprouvait pas de difficultés comme Talal l’avait allégué. Il a attesté que l’entreprise avait fermé ses portes parce qu’une grande partie des biens de l’entreprise avait été détruite dans un incendie et que, après avoir reçu un paiement d’assurance, il avait été décidé de liquider l’entreprise. Comme il est indiqué ci‑dessous, la Cour estime que Mostapha est un témoin crédible et accepte son témoignage à cet égard.
[28] L’explication de Talal selon laquelle la querelle est survenue en partie parce que Dragona Scarborough entrait en communication avec des détaillants à Mississauga et essayait de leur vendre des produits est douteuse. Il ressort du dossier que Dragona Scarborough vendait des produits à des détaillants à l’ouest de la RGT depuis sa création, ce que Talal aurait su. En effet, l’un de ces clients était une société qui avait déjà appartenu à Talal. De plus, comme il est expliqué ci-dessous, Talal n’avait aucune difficulté à vendre ses produits aux détaillants à l’est de la RGT.
[29] En contre-interrogatoire, Abad a déclaré que la querelle avait été causée par le fait que Talal avait vendu des produits de revêtement de sol stratifiés, créés par la famille de Nizar et vendus par Dragona Scarborough dans l’ensemble de la RGT, au frère de Nizar, qui avait un magasin en face de Dragona Scarborough. Même si les produits de revêtement de sol avaient été créés par Dragona Scarborough, celle-ci autorisait Dragona Mississauga à les vendre aussi. Toutefois, Talal avait vendu ces produits au frère de Nizar, dont le commerce se trouvait juste en face de Dragona Scarborough, à un prix inférieur, ce qui avait porté préjudice à Dragona Scarborough et mené à un conflit familial. Nizar a cessé de parler à Talal. En contre‑interrogatoire, Abad a décrit ainsi les bouleversements qui en ont découlé :
[traduction]
C’était toute une affaire. Toute la famille est au courant, Mohammed, Hamam, le frère de mon père, le frère de la femme de Talal, il était impliqué. Hassan était impliqué. Nous sommes six frères. Nous étions tous au courant. Ma mère était au courant.
Il s’agit d’une entreprise familiale. Tout le monde sait tout. Donc dire qu’il existait une frontière – il [Talal] l’a fait [il a vendu les produits à un commerce situé en face de Dragona Scarborough], mais il existait une frontière. Il n’y avait pas de frontière. Cela a contrarié mon père. Ce n’était pas juste. Il pouvait vendre où il voulait. Nous pouvions vendre où nous voulions et c’est ce qui a donné lieu à la vente. Mon père a dit, savez‑vous quoi, vivez avec votre conscience. Il était très contrarié.
[30] Cette explication de la querelle est étayée par le témoignage de Mostapha en contre‑interrogatoire, et j’accepte, selon la prépondérance des probabilités, que Talal et Nizar ont pris des chemins différents en raison des actes de Talal.
L’achat des actions et le contrat de licence allégué
[31] En raison de la querelle, quelque chose devait changer. En fin de compte, Talal a acheté les actions que Nizar détenait dans les sociétés Dragona Mississauga et Surfaces par la voie d’une convention d’achat d’actions datée du 25 janvier 2012 [la convention d’achat d’actions], de sorte qu’il est devenu le propriétaire unique de ces deux sociétés. La convention d’achat d’actions stipule qu’elle constitue l’intégralité de l’entente conclue entre Nizar et Talal concernant [traduction] « l’objet de la présente ».
[32] Mostapha a servi de médiateur lors des négociations en vue de l’achat des actions. Il a déclaré que Nizar avait [traduction] « donné » ses actions en échange de 350 000 $. Dans son témoignage, il a aussi affirmé que l’achat des actions n’avait eu aucune incidence sur les clients que les deux sociétés Dragona pouvaient desservir en fonction de la géographie et que [traduction] « Nizar, par l’intermédiaire de Dragona [Scarborough], continuait d’être le propriétaire du nom Dragona et [que Dragona] Mississauga Inc. continuerait d’employer le nom Dragona » [non souligné dans l’original].
[33] Les défenderesses allèguent que, dans le cadre de l’achat des actions, Talal a accepté de s’éloigner de la marque de commerce DRAGONA. Les défenderesses allèguent qu’une licence d’emploi de la marque de commerce DRAGONA a été octroyée à Dragona Mississauga pour une durée de cinq ans [le contrat de licence, que les défenderesses ont appelé l’entente d’emplacement de magasins]. Les défenderesses allèguent en outre que cette licence était conditionnelle à ce que Talal n’exploite qu’un seul magasin employant la marque de commerce DRAGONA. S’il était loisible à Dragona Mississauga d’ouvrir d’autres magasins, elle ne pouvait pas y employer la marque de commerce DRAGONA. La violation de cette condition entraînerait la résiliation de la licence. En contrepartie, Dragona Scarborough n’ouvrirait pas de magasins à Mississauga pendant cette période de cinq ans. Toutefois, Dragona Scarborough pouvait continuer de faire des affaires à Mississauga et ouvrir des magasins sous d’autres noms.
[34] Le tableau ci‑dessous présente les principales différences entre l’entente de territoire (alléguée par Dragona Mississauga) et le contrat de licence (allégué par Dragona Scarborough) :
Entente de territoire
Contrat de licence
Durée
Perpétuelle
5 ans (finalement prolongée à perpétuité)
Géographie
Chaque société Dragona devait exercer ses activités uniquement de son côté de la rue Yonge.
Il était interdit à Dragona Scarborough d’ouvrir des établissements à Mississauga et d’y employer la marque de commerce DRAGONA, mais elle était autorisée à desservir des clients à Mississauga.
Nombre de magasins
Aucune restriction
Dragona Mississauga n’avait droit qu’à un seul établissement employant la marque de commerce DRAGONA.
[35] Abad a soutenu que Dragona Scarborough surveillait régulièrement l’emploi de la marque de commerce DRAGONA par Dragona Mississauga après que Nizar a vendu sa participation dans la société. Toutefois, elle n’avait rien à redire quant à la façon dont la marque de commerce DRAGONA était employée et, par conséquent, elle n’avait pas besoin d’exercer son contrôle sur la marque de commerce.
Les enregistrements des marques de commerce de la demanderesse
[36] Le 6 mars 2012, soit peu après que Nizar a vendu ses actions à Talal, Talal a présenté une demande d’enregistrement de deux marques de commerce : des mots servant de marque, DRAGONA FLOORING SUPPLIES, et un dessin-marque, DRAGONA FLOORING – LOGO COMPORTANT LES LETTRES DC ET DES LIGNES PARALLÈLES, soit le logo DC. Les marques de commerce ont été enregistrées le 13 août 2014 en tant que marque de commerce 960 et marque de commerce 962, respectivement. Les deux marques de commerce sont enregistrées aux fins de leur emploi en liaison avec les produits et les services suivants :
Marchandises
(1) Plancher en bois dur, carrelage, revêtements de sol stratifiés, panneaux de plancher, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en bois d’ingénierie, revêtements de sol en bambou, plancher en bois dur non fini, carrelage en porcelaine et carrelage en céramique; sous‑couches de revêtement de sol.
(2) Papier abrasif, vernis, teintures à bois, cire à plancher, produits de finition de planchers et cire à planchers; produits adhésifs pour l’installation de revêtements de sol.
(3) Portes d’entrée extérieures, portes intérieures, portes en métal, portes pivotantes et portes coulissantes.
(4) Outils à main et outils électriques pour l’installation, l’entretien et la finition de revêtements de sol.
(5) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels pour l’installation et l’entretien des planchers ainsi qu’affiches.
(6) Articles promotionnels, nommément chaînes porte‑clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.
Services
(1) Services de conseil dans les domaines des produits de revêtement de sol ainsi que de l’installation et de l’entretien des revêtements de sol.
(2) Vente en gros et au détail de matériaux de revêtement de sol et de produits d’entretien des planchers.
(3) Exploitation d’un site Web d’information sur les matériaux de revêtement de sol, l’installation de revêtements de sol et l’entretien des planchers.
[37] Talal a affirmé que, peu après le dépôt des demandes d’enregistrement, Mostapha avait communiqué avec lui pour lui demander, au nom de Nizar, pourquoi il les avait déposées. Talal a affirmé avoir répondu à Mostapha qu’il avait [traduction] « été le premier à employer le nom “Dragona Flooring Supplies” et [qu’il] souhait[ait] protéger le nom commercial et éviter les problèmes, parce [qu’il] ne fais[ait] pas confiance aux fils de [Nizar] Hamam ».
[38] Mostapha a un souvenir bien différent de cette discussion. Selon lui, c’est Talal qui l’a appelé pour lui demander de dire à Nizar de ne pas s’opposer aux demandes d’enregistrement des marques de commerce. Mostapha a affirmé que Talal lui avait dit qu’il voulait protéger son intérêt dans la marque de commerce DRAGONA pendant quelques années, après quoi il ne voulait plus du nom.
[39] Mostapha a affirmé que, des années plus tard et juste avant l’introduction de la présente action, il avait rencontré Talal dans son magasin et avait répété que la marque de commerce DRAGONA appartenait selon lui à Nizar et à Dragona Scarborough. Mostapha a affirmé que Sami, le fils de Talal et l’héritier manifeste de Dragona Mississauga, était présent et avait confirmé que Nizar était le propriétaire de la marque de commerce DRAGONA. Aucun affidavit de Sami n’a été déposé dans le cadre des requêtes en cause pour contester cette version des faits.
[40] En contre-interrogatoire, Mostapha a déclaré ce qui suit au sujet de ces deux conversations :
[traduction]
Le premier incident, c’est quand il m’a appelé et m’a demandé de dire à Nizar de ne pas s’opposer à la demande d’enregistrement du nom. Il a dit qu’il en avait besoin pendant deux ans seulement. Talal a probablement [un] enregistrement de cette conversation, parce qu’il enregistre tous ses appels de toute façon.
L’autre incident, c’est quand je suis allé le voir et qu’il a appelé son fils pour lui demander qui était le propriétaire de Dragona. Son fils a répondu, et je cite « (inintelligible) Nizar », qui signifie « oncle Nizar », et il m’a dit qu’ils n’avaient aucun intérêt à l’égard du nom Dragona. Et puis Talal m’a dit, tu sais quoi, honnêtement j’aimerais que tu ne t’en mêles pas. Ne t’ingère pas dans l’entreprise familiale. Tu sais à quel point je te fais confiance. N’interviens pas, s’il te plaît. Ne donne pas ta parole. Ne fais rien.
J’ai dit que, tant que je n’avais pas à intervenir, je ne le ferais pas, mais que si on me demandait d’intervenir, il faudrait que je dise la vérité. Il faudrait que je dise exactement ce qui s’était produit. C’était il y a environ trois mois.
[41] En contre-interrogatoire, Mostapha a décrit de façon détaillée sa première conversation avec Talal :
[traduction]
Alors, Talal ne s’intéressait même pas au nom. Ça a toujours été le nom [de] Nizar et si vous lisez, peut‑être au paragraphe suivant, ce que j’ai dit lorsque Talal m’a appelé et m’a demandé de dire à Nizar de ne pas s’opposer à l’enregistrement de la marque de commerce parce qu’il ne voulait même pas du nom Dragona. C’est de la merde. C’est ce qu’il a dit. Le nom Dragona, c’est de la merde. Les gens crachent dessus. Il a dit qu’il offrait un service et qu’il devait protéger son intérêt pendant deux ans et qu’après ils pouvaient avoir le nom.
Il ne voulait même pas du nom. Le nom n’a jamais été un point litigieux. Ça a toujours été Dragona Nizar.
[42] Mostapha a affirmé qu’il avait discuté de la situation avec Nizar, qui avait dit qu’il ne souhaitait pas contester les demandes d’enregistrement parce que tout le monde, y compris Talal, savait que Dragona Scarborough était la propriétaire de la marque de commerce DRAGONA et qu’il souhaitait éviter un conflit au sein de la famille. Mostapha a indiqué que Nizar avait reconnu que Dragona Mississauga était la source de revenus de sa sœur (par l’intermédiaire de son mari, Talal).
[43] La Cour privilégie le témoignage de Mostapha par rapport à celui de Talal. Contrairement à Talal, Mostapha n’a aucun intérêt direct et personnel dans le litige. La demanderesse a affirmé que Mostapha a une nièce qui est mariée au frère d’Abad, Kareem Hamam, qui participe à l’exploitation de Dragona Scarborough avec ses frères. Toutefois, ce lien de parenté distant n’a guère d’importance et rien n’indique qu’il ait pu influer sur le témoignage de Mostapha. En outre, Nizar et Talal faisaient tous les deux confiance à Mostapha pour les aider à résoudre leurs différends.
[44] La Cour tire une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’a pas déposé un affidavit de Sami pour contester le témoignage de Mostapha selon lequel, juste avant l’introduction de la présente action, il avait été confirmé que la marque de commerce DRAGONA appartenait à Dragona Scarborough ou à Nizar. De plus, la version des faits de Talal, qui affirme que Nizar a eu connaissance des demandes d’enregistrement et a communiqué avec lui, met la crédulité à l’épreuve. Comment Nizar aurait-il eu connaissance des demandes d’enregistrement de marques de commerce déposées par Talal? Talal et lui ne s’adressaient plus la parole, et, même s’il était évidemment un homme d’affaires astucieux, il n’était pas très instruit. Il est décrit comme étant presque analphabète. Rien ne donne à penser qu’il lirait le Journal des marques de commerce pour trouver les demandes d’enregistrement déposées à l’égard de la marque de commerce DRAGONA, ou que quelqu’un le ferait pour lui.
[45] Le 16 mai 2012, Talal a présenté une demande d’enregistrement de la marque de commerce SURFACES INC. pour emploi en liaison avec les mêmes produits et services que ceux visés par les marques de commerce 960 et 962. Cette marque de commerce a été enregistrée le 19 janvier 2015.
[46] Le 14 août 2014, soit le lendemain de l’enregistrement des marques de commerce 960 et 962, Talal a déposé une demande d’enregistrement de marque de commerce pour le dessin-marque Dragona Flooring Supplies, qui suit :
[47] Cette marque de commerce a été enregistrée le 20 mai 2016 en tant que marque de commerce 501. La marque de commerce 501 vise l’emploi du dessin-marque en liaison avec une liste élargie de produits et de services (les nouveaux produits et services sont soulignés) :
Marchandises
(1) (1) [sic] Revêtements de sol en bois dur, carrelage, mosaïques, revêtements de sol stratifiés, panneaux de plancher, revêtements de sol en linoléum, carreaux de luxe en vinyle, revêtements de sol en bois d’ingénierie, revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en bois dur non fini, carrelage en porcelaine et carrelage en céramique; sous‑couches de revêtement de sol; barreaux d’escalier en bois et en fer; papier abrasif, vernis, teintures à bois, cire à planchers, produits de finition pour planchers et cire à planchers, produits adhésifs pour l’installation de revêtements de sol; portes d’entrée extérieures, portes intérieures, portes en métal, portes pivotantes et portes coulissantes; outils à main et outils électriques pour l’installation, l’entretien et la finition de revêtements de sol; installations, accessoires et appareils de salle de bain et de toilette, nommément toilettes, bidets, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, comptoirs de meuble‑lavabo, pommes de douche; installations, accessoires et appareils de plomberie pour la cuisine, nommément éviers, robinets, diffuseurs pour robinets, poignées et brides; systèmes de planchers chauffants électriques constitués de contreplaqué de sous‑plancher et de câbles recouverts pour utilisation sous le carrelage; ensembles pour douche comprenant une embase à bouchon pour drain, des cloisons à endos en mousse de polystyrène, des parois de douche; panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et moulures en bois. Nommément pin, chêne, bois massif pour utilisation comme plinthes, moulures de dessus, moulures couronnées; publications imprimées et électroniques, nommément manuels d’installation et d’entretien de planchers ainsi qu’affiches; articles promotionnels, nommément chaînes porte‑clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.
Services
(1) SERVICES: (1) [sic] Services de consultation dans les domaines des produits de revêtement de sol ainsi que de l’installation et de l’entretien des revêtements de sol. (2) Vente en gros et au détail de produits de revêtement de sol et d’entretien de planchers. (3) Exploitation d’un site Web d’information sur les matériaux de revêtement de sol, l’installation de revêtements de sol et l’entretien de planchers.
[48] Les défenderesses allèguent que, depuis l’adoption de la marque de commerce 501, la demanderesse a éliminé progressivement la marque de commerce 962 (c’est‑à‑dire, le logo DC).
[49] Le 20 août 2014, soit six jours après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de commerce 501, Talal a présenté une demande d’enregistrement du dessin-marque Surfaces, ci-dessous, pour emploi en liaison avec les mêmes produits et services que ceux visés par la marque de commerce 501 :
[50] Cette marque de commerce a été enregistrée le 20 mai 2016.
[51] Même si c’est Talal qui a présenté ces demandes d’enregistrement de marque de commerce, toutes les marques de commerce ont depuis été cédées à Dragona Mississauga.
[52] La demanderesse affirme que les défenderesses, Abad et Jamal n’ont jamais contesté que les marques de commerce contestées appartenaient à Dragona Mississauga avant 2021.
Les événements qui ont suivi l’achat des actions
[53] Au début de 2013, Dragona Mississauga a commencé à employer la marque Surfaces dans son magasin, en conjonction avec la marque de commerce DRAGONA. Les défenderesses soutiennent que cela démontre que Talal avait à l’origine l’intention d’éliminer progressivement la marque de commerce DRAGONA en faveur de la marque Surfaces. Selon Talal, il a procédé ainsi pour permettre aux clients de se familiariser avec la marque Surfaces avant son lancement.
[54] Au milieu de 2014, Talal a ouvert une salle d’exposition Surfaces au 1846, rue Dundas Est, à Mississauga, en face du magasin de Dragona Mississauga. À peu près à la même époque, Talal a ouvert un établissement Surfaces autonome au 3425 Laird Road, également à Mississauga. Cet établissement se situe à l’extrémité ouest de Mississauga, à proximité d’Oakville et à environ 15 km de Dragona Mississauga, qui se situe à l’extrémité est de Mississauga.
[55] L’établissement Surfaces autonome est exploité par l’intermédiaire de Dragona Mississauga et non pas par l’intermédiaire de Surfaces, Inc. Il vend les mêmes produits que Dragona Mississauga, mais cible le marché de détail. Les entrepreneurs peuvent passer des commandes à Dragona Mississauga et les récupérer à Surfaces.
[56] Selon Abad, étant donné que ce magasin n’employait pas la marque de commerce DRAGONA, il n’y avait aucune violation du contrat de licence.
[57] En 2016, Nizar est mort du cancer. Abad et Jamal ont pris en charge les activités de Dragona Scarborough.
[58] Le 22 août 2016, Abad et Talal ont eu une conversation par messagerie texte au sujet d’une [traduction] « entente sur le nom » :
[traduction]
Abad : Salam, as‑tu parlé à ton avocat au sujet de l’entente sur le nom? Un document de base, c’est tout ce qu’il nous faut. Je pourrais demander à un avocat de le rédiger.
Talal : Abad, ne t’en fais pas, je t’ai dit que je ferais quelque chose, qu’est-ce qui presse?
Abad : Rien ne presse ok laisse‑moi savoir
Abad : J’essaie de finir tout ce que mon père m’a demandé de faire c’est juste un poids sur mes épaules
Talal : La dernière personne dont tu devrais t’inquiéter c’est moi, j’en ai déjà parlé à Sami au cas où il m’arriverait quelque chose, alors tu ne devrais pas t’inquiéter. Pour ma part, je n’abuserai jamais de cette situation, je trouverai une solution pour l’avenir, un jour nous nous assoirons et nous en discuterons toi et moi.
[59] Les parties ne s’entendent pas sur l’objet de cet échange. Abad dit qu’il a communiqué avec Talal dans l’espoir d’établir officiellement par écrit les modalités du contrat de licence et le droit de Dragona Mississauga d’employer la marque de commerce DRAGONA. Talal dit que cette conversation portait sur l’entente de territoire. Aucune entente écrite n’a jamais été conclue.
[60] Le contrat de licence allégué, d’une durée de cinq ans, aurait expiré en 2017. Toutefois, Abad affirme que, étant donné les liens de parenté en cause, Dragona Scarborough a continué à autoriser Dragona Mississauga à employer la marque de commerce DRAGONA. Abad dit que, selon ses discussions avec Talal, il était entendu que le contrat de licence continuerait à s’appliquer à perpétuité tant que ses conditions étaient respectées. Outre le fait que Dragona Mississauga a continué d’employer la marque de commerce DRAGONA après 2017, rien ne permet de corroborer cette déclaration.
[61] En septembre 2020, Abad s’est présenté au bureau de Dragona Mississauga et a dit à Talal que Jamal et lui ouvriraient un grand magasin à Mississauga, mais qu’ils n’emploieraient pas la marque de commerce DRAGONA. Il a indiqué qu’il souhaitait en informer Talal en personne. Mostapha a déclaré dans son témoignage qu’il avait conseillé à Abad de procéder ainsi pour maintenir la paix dans la famille. Abad a dit qu’il avait agi ainsi par courtoisie. Talal a affirmé que, même s’il n’en avait pas été expressément question, il avait compris qu’Abad jugeait qu’il devait le rencontrer en raison de l’entente de territoire.
[62] Le 9 septembre 2020, la défenderesse FlooReno Building Supplies Inc. a été constituée en société. Son lieu d’activité principal est situé au 2560 South Sheridan Way, à Mississauga. Selon Abad, FlooReno loue un bâtiment à cet endroit depuis environ mars 2021 et a commencé à exercer ses activités peu après cette date. Cet endroit se situe à environ trois kilomètres du magasin Surfaces.
[63] Un autre établissement de FlooReno a été ouvert au 470 Norfinch Drive, à North York, à l’ouest de la rue Yonge, à un moment donné au cours du premier semestre de 2021.
[64] Dans son premier affidavit, Talal a indiqué que l’ouverture des magasins FlooReno l’inquiétait :
[traduction]
Peu après, FlooReno a ouvert un magasin d’environ 35 000 pieds carrés au 2560 South Sheridan Way, à Mississauga. FlooReno vend un large éventail de matériaux de construction, mais elle offre également des produits de revêtement de sol et des accessoires de revêtement de sol en concurrence directe avec Dragona Mississauga.
Je craignais que FlooReno nuise à mes affaires à Mississauga, mais comme FlooReno employait un nom différent, je ne leur en ai pas parlé au début. J’ai plutôt pris des mesures pour consolider la marque Dragona auprès de nos clients dans l’ouest de la RGT.
[Non souligné dans l’original.]
[65] Talal a loué un bâtiment à l’intersection de la rue Dufferin et de l’autoroute 401 (à North York). À la date de son premier affidavit, soit le 3 novembre 2021, le bâtiment était en cours de rénovation. Toutefois, Dragona Mississauga avait installé des pancartes indiquant l’ouverture prochaine de « Dragona Flooring and Supplies » à cet endroit. Dragona Mississauga a également installé des affiches de « Dragona Flooring Supplies » au magasin de Surfaces situé au 3425 Laird Road, à côté des affiches de la marque Surfaces.
[66] Selon les défenderesses, ces mesures ont été prises en contravention du contrat de licence et celui-ci a donc été résilié. Par conséquent, Dragona Scarborough était maintenant autorisée à employer la marque de commerce DRAGONA à Mississauga. Au début d’avril 2021, une pancarte comportant les mots « Dragona Flooring » a été érigée au bâtiment de FlooReno à Mississauga. Il ne semble pas que le magasin FlooReno ait été ouvert avant l’emploi de la marque de commerce DRAGONA. Selon Abad, si la demanderesse n’avait pas violé le contrat de licence, il aurait maintenu le statu quo et n’aurait pas employé la marque de commerce DRAGONA en liaison avec FlooReno.
[67] La demanderesse a envoyé une mise en demeure aux défenderesses pour exiger que la pancarte soit retirée. Les défenderesses ont refusé et la demanderesse a intenté la présente action le 6 mai 2021. À la même époque, une pancarte « Dragona Flooring » a été érigée à l’extérieur de l’établissement de FlooReno à North York.
[68] Dragona Mississauga soutient que, depuis que les pancartes « Dragona Flooring » ont été installées à l’extérieur des établissements de FlooReno, de nombreux clients ont demandé à ses employés si les sociétés FlooReno et Dragona Mississauga sont liées. Dragona Mississauga a également reçu une livraison à son établissement situé sur Goldenridge Road qui était destinée à l’établissement de FlooReno à Mississauga.
[69] Selon Abad, le magasin FlooReno offre un large éventail de produits, au‑delà des produits de revêtement de sol et des produits connexes.
[70] Même si Abad et Jamal demeurent à la tête de FlooReno, c’est leur frère Kareem qui s’occupe de la gestion courante de l’entreprise. Selon le témoignage d’Abad, les magasins FlooReno emploient généralement la marque FlooReno. Toutefois, les magasins FlooReno servent également de centres de distribution pour Dragona Scarborough. Les clients pe