Yiwu Thousand Shores E‑Commerce Co. Ltd. c. Lin

Yiwu Thousand Shores E‑Commerce Co. Ltd. c. Lin
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2021-10-06
Référence neutre
2021 CF 1040
Numéro de dossier
T-1409-20
Contenu de la décision
Date : 20211006
Dossier : T‑1409‑20
Référence : 2021 CF 1040
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2021
En présence de madame la juge Walker
ENTRE :
YIWU THOUSAND SHORES
E‑COMMERCE CO. LTD.
demanderesse
et
JINXING LIN
défendeur
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le présent jugement concerne une requête présentée par Yiwu Thousand Shores E‑Commerce Co. Ltd. (ThousandShores), afin d’obtenir une déclaration selon laquelle la marque de commerce canadienne enregistrée sous le numéro TMA1001070 (l’enregistrement contesté) pour la marque nominale « OHUHU » est invalide, ainsi qu’une ordonnance radiant, en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), c T‑13 (la Loi), l’enregistrement contesté du registre des marques de commerce. ThousandShores demande aussi une injonction et des dommages‑intérêt visant le défendeur, Jinxing Lin.
[2] À l’appui de sa requête, ThousandShores a déposé un affidavit établi sous serment par Qiusheng Lin, l’administrateur général de ThousandShores Inc., une société sœur basée aux États‑Unis. Pour éviter toute confusion, tout au long du présent jugement j’utiliserai les termes « M. Lin » et « affidavit Lin » pour désigner Qiusheng Lin et son affidavit, et le terme « défendeur » pour désigner le défendeur Jinxing Lin.
[3] L’avis de requête de ThousandShores a dûment été signifié au défendeur, mais celui‑ci n’a ni déposé un avis de comparution ni pris part à la présente procédure. Par conséquent, le 29 juin 2021, ThousandShores a présenté son argumentation à la Cour en l’absence du défendeur.
[4] Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie.
I. Contexte
[5] Le contexte factuel relaté ci‑dessous est confirmé dans l’affidavit Lin à l’aide de pièces volumineuses, qui comprennent des documents d’exploitation et de vente, une preuve photographique et de la correspondance pertinente. La preuve de M. Lin n’est pas contestée et, à mon avis, elle est présentée de manière factuelle et est fondée sur une source fiable et une preuve documentaire.
[6] Depuis octobre 2014, ThousandShores exploite un commerce de détail en ligne au Canada (le comptoir OHUHU) en liaison avec sa marque de commerce OHUHU, sur la plate‑forme de commerce électronique Amazon.ca. Le nom de la marque de commerce, OHUHU, est un mot inventé qui n’a aucun sens, que ce soit en anglais ou en français. ThousandShores vend une grande variété de produits aux consommateurs canadiens, en liaison avec la marque OHUHU et par l’intermédiaire du comptoir OHUHU, notamment des fournitures artistiques, des outils de jardinage et de travail extérieur, du mobilier, des accessoires, des outils de cuisine et de maison, ainsi que de l’équipement sportif ou d’extérieur (les produits OHUHU). Depuis le lancement du comptoir OHUHU, ThousandShores a vendu des produits OHUHU dont la valeur dépasse 25 millions de dollars canadiens, à des clients dont l’adresse de livraison se trouve au Canada.
[7] Depuis octobre 2014, également, ThousandShores exploite un commerce de détail en ligne en liaison avec la marque de commerce OHUHU sur la plate‑forme Amazon.com, à l’intention des consommateurs américains (le comptoir OHUHU américain). ThousandShores a vendu des produits OHUHU dont la valeur dépasse 150 millions de dollars américains par le truchement du comptoir OHUHU américain, à des clients dont l’adresse de livraison se trouve aux États‑Unis.
[8] Depuis son lancement en 2014, ThousandShores a dépensé plus de 450 000 $ CAN en frais de publicité et de promotion du comptoir OHUHU et des produits OHUHU au Canada. La marque OHUHU de ThousandShores apparaît sur les produits OHUHU vendus au Canada, sur leur emballage et sur les factures jointes aux produits OHUHU lorsqu’ils sont livrés à des clients canadiens.
[9] Le défendeur est le propriétaire de l’enregistrement contesté. Il a déposé la demande d’enregistrement de l’enregistrement contesté le 27 février 2017, et il affirme l’avoir utilisé à partir du 1er janvier 2015. L’enregistrement contesté prévoit une longue liste de produits et de services allant des appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d’images à de l’équipement de cycliste, du mobilier, des ustensiles ménagers ou de cuisine, l’entreposage de produits industriels et ménagers, les textiles et l’habillement, en passant par des services liés à la location, l’enregistrement et l’interprétation en direct d’œuvres musicales. La description exhaustive des produits et services auxquels il est fait renvoi dans l’enregistrement contesté est présentée à l’annexe A du présent jugement.
[10] Au début d’août 2020, ThousandShores a reçu un premier avis d’Amazon.ca l’informant qu’un bon nombre de ses produits OHUHU avaient été retirés du comptoir OHUHU. Le défendeur avait demandé le retrait des produits en se fondant sur la déclaration qu’il avait faite à Amazon.ca, selon laquelle les produits OHUHU usurpaient l’enregistrement contesté. Dans l’avis signifié à ThousandShores, les produits OHUHU étaient qualifiés de faux et le type d’infraction était assimilé à une contrefaçon. En septembre et novembre 2020, ThousandShores a reçu des avis similaires l’informant que d’autres produits OHUHU étaient retirés. Je désignerai collectivement les avis canadiens sous le terme « demandes de retrait ».
[11] Par suite des demandes de retrait, ThousandShores a perdu plus de 348 000 $ CAN en ventes et 68 000 $ CAN en bénéfices entre août et décembre 2020. ThousandShores a aussi engagé des frais excédant 1 400 $ CAN, qui lui ont été imposés par Amazon.ca pour stocker les produits OHUHU concernés.
[12] Parallèlement, ThousandShores a reçu d’Amazon.com de la correspondance indiquant qu’un grand nombre de ses produits OHUHU avaient été retirés du comptoir OHUHU américain, sur le fondement d’une demande de retrait que le défendeur avait présentée aux États‑Unis. Dans ce cas, le défendeur a invoqué deux enregistrements américains (maintenant annulés) de marques de commerce, sous les numéros 5296058 et 5127600, visant des produits tels que des accessoires pour armes à feu, des lunettes de visée pour carabines et des lunettes de visée pour armes à feu (les enregistrements américains).
[13] Le 6 octobre 2020, l’avocat canadien de ThousandShores a écrit une mise en demeure détaillée (la lettre d’octobre 2020) à l’intention du défendeur, dans laquelle il s’opposait à l’enregistrement contesté invoquant l’invalidité et il avisait le défendeur des droits prioritaires de ThousandShores à la marque de commerce OHUHU au Canada. Dans la lettre d’octobre 2020, il était aussi demandé au défendeur de reconnaître les droits prioritaires de ThousandShores à la marque OHUHU, d’annuler l’enregistrement contesté et de cesser de s’ingérer dans les affaires de ThousandShores.
[14] Bien qu’elle ait reçu la confirmation de la livraison de la lettre d’octobre 2020, ThousandShores n’a reçu aucune réponse du défendeur.
[15] Le 19 novembre 2020, ThousandShores a déposé la présente requête en radiation sur la foi du paragraphe 57(1) de la Loi.
[16] En réponse à la demande de retrait présentée aux États‑Unis, ThousandShores a déposé une requête en révocation des enregistrements américains du défendeur auprès de l’Office américain des brevets et des marques de commerce, le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). La requête se fondait sur l’emploi antérieur et courant de la marque de commerce identique OHUHU par ThousandShores, sur le non‑emploi de la marque OHUHU par le défendeur aux États‑Unis, et sur l’argument selon lequel le maintien des enregistrements américains du défendeur était susceptible de causer de la confusion et de nuire aux affaires de ThousandShores aux États‑Unis. Le défendeur n’a pas réagi à la procédure d’annulation et, le 23 novembre 2020, le TTAB a annulé les enregistrements américains.
[17] Depuis 2014, ThousandShores a régulièrement effectué des recherches et des investigations dans Internet et sur le marché afin de relever l’emploi de ses marques de commerce par des tiers, y compris celle de la marque de commerce OHUHU, ou de marques de commerce similaires. Tout récemment, M. Lin a mené des recherches sur Internet au moyen des mots‑clés « OHUHU » et « OHUHU + LIN ». Malgré ses recherches, ThousandShores n’a relevé aucun emploi fait par une autre personne, y compris le défendeur, du nom ou de la marque de commerce OHUHU, ou encore d’un nom ou d’une marque de commerce similaire au point de créer de la confusion.
[18] ThousandShores a déposé deux demandes de marque de commerce OHUHU au Canada, associée chacune à une vaste gamme de produits (la description exhaustive des produits et services auxquels il est fait renvoi dans les demandes apparaît à l’annexe B du présent jugement) :
la demande de marque de commerce no 1951858, déposée le 18 mars 2019 et fondée sur l’emploi au Canada depuis le 20 octobre 2014;
la demande de marque de commerce no 2049036, déposée le 2 septembre 2020, sans date de premier emploi en raison des modifications apportées à la Loi en 2019.
II. Questions à trancher
[19] Les questions suivantes sont soumises à la Cour :
ThousandShores a‑t‑elle qualité pour introduire la présente requête parce qu’elle est une personne intéressée au sens de l’article 57 de la Loi?
L’enregistrement contesté est‑il invalide pour les raisons suivantes :
la marque de commerce OHUHU du défendeur n’était pas distinctive en date du 19 novembre 2020, compte tenu de l’emploi antérieur et courant de la marque identique par ThousandShores au Canada;
le défendeur n’était pas la personne en droit d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce OHUHU, au motif qu’en date du 1er janvier 2015, elle créait une confusion avec la marque de commerce OHUHU de ThousandShores que celle‑ci avait déjà employée et fait connaître au Canada;
le défendeur avait abandonné la marque de commerce OHUHU au Canada;
la marque a été obtenue sur le fondement de la fausse déclaration importante selon laquelle le défendeur avait employé la marque de commerce OHUHU au Canada à partir du 1er janvier 2015, et/ou
la demande d’enregistrement de la marque de commerce OHUHU a été déposée de mauvaise foi?
Le défendeur a‑t‑il, directement ou indirectement, fait des déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer les produits, les services et l’entreprise de ThousandShores, contrevenant ainsi à l’alinéa 7a) de la Loi?
III. Analyse
[20] Par souci de commodité, le paragraphe 57(1) de la Loi est reproduit ci‑après :
57(1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.
57(1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction on the application of the registraire or of any personne intéressée , to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the trademark.
A. ThousandShores a‑t‑elle qualité pour introduire la présente requête?
[21] Le registraire et toute « personne intéressée » à faire une inscription dans le registre des marques de commerce peut présenter une demande au titre du paragraphe 57(1). L’article 2 de la Loi définit ainsi le terme « personne intéressée » : « […] quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projetés, sous le régime ou à l’encontre de la présente loi ».
[22] La question de savoir si ThousandShores a qualité pour agir peut être réglée rapidement. Une « personne intéressée » est un seuil de minimus (Beijing Jingdong 360 du E‑commerce Ltd c. Zhang, 2019 CF 1293 au paragraphe 11). Le terme doit être interprété de façon générale et viser une partie dont les droits peuvent être restreints par l’enregistrement d’une marque de commerce, qui craint raisonnablement un préjudice, ou dont les affaires seront vraisemblablement entravées par l’enregistrement d’une marque de commerce (Apotex Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), 2010 CF 291 au paragraphe 7; TLG Canada Corp c. Product Source International LLC., 2014 CF 924 au paragraphe 38).
[23] ThousandShores soutient qu’elle est une personne intéressée aux fins de l’introduction de la présente requête, parce que le fait que le défendeur a invoqué l’enregistrement contesté à l’appui des demandes de retrait a porté préjudice à ses intérêts commerciaux. ThousandShores soutient aussi qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le Bureau des marques de commerce revoie et cite l’enregistrement contesté durant l’examen de ses deux demandes de marque de commerce en suspens au Canada pour la marque OHUHU identique, ce qui pourrait l’empêcher d’enregistrer et d’appliquer effectivement sa marque OHUHU au Canada. J’accepte ces arguments. Par conséquent, je conclus que ThousandShores est une personne intéressée au sens de l’article 57 de la Loi et qu’elle a qualité pour introduire la présente requête.
B. L’enregistrement contesté est‑il invalide?
[24] Le point de départ de mon appréciation de l’argument de ThousandShores selon lequel l’enregistrement contesté est invalide réside dans la présomption que les marques de commerce sont valides jusqu’à preuve du contraire (Beyond Restaurant Group LLC c. Wang, 2020 CF 514 au paragraphe 24 (Beyond Restaurant); Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd c Tune Master Inc, [1984] 82 CPR (2d) 128 (CF) au paragraphe 134). La présomption souligne le fardeau de la preuve habituel qui incombe à la partie qui attaque, soit de présenter une preuve établissant que la marque de commerce en litige est invalide (Bedessee Imports Ltd. c. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Ltd., 2019 CF 206 aux paragraphes 14 et 15 (Bedessee), citant Emall.ca Inc. c. Cheaptickets and travel Inc., 2008 CAF 50 au paragraphe 12).
[25] L’emploi ou le non‑emploi de la marque de commerce OHUHU que le défendeur a fait au Canada est la question déterminante dans divers arguments que ThousandShores a soulevés concernant l’invalidité (alinéas 18(1)b) (caractère distinctif), 18(1)c) (abandon) et 18(1)e) (mauvaise foi)). En raison du fait que le défendeur n’a pas participé à la présente procédure, ni répondu à la lettre d’octobre 2020, ThousandShores doit tenter de prouver un fait négatif (soit que le défendeur n’a pas employé la marque OHUHU au Canada). On peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il existe une preuve de l’emploi de la marque par le défendeur et à ce que cette preuve réside dans sa capacité à y accéder, si le défendeur a effectivement employé la marque « OHUHU » au Canada comme il est allégué dans l’enregistrement contesté. L’absence de tels renseignements de la part du défendeur constitue un élément de mon appréciation de la question de savoir si la preuve présentée par ThousandShores a établi le non‑emploi par le défendeur, selon la prépondérance des probabilités (Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c. Bacardi & Co., 2014 CF 323 aux paragraphes 35 à 37).
[26] J’accepte la preuve de ThousandShores selon laquelle la société a régulièrement effectué des recherches et des investigations dans Internet et sur le marché depuis 2014, afin de relever l’emploi de ses marques de commerce ou de marques de commerce similaires par des tiers. À aucun moment durant cette période, ThousandShores n’a relevé l’emploi de la marque de commerce OHUHU au Canada par un tiers, y compris le défendeur. De plus, M. Lin joint à son affidavit les résultats des recherches qu’il a effectuées au moyen de Google en 2020, à l’aide des mots‑clés « OHUHU » – un mot inventé – et « OHUHU + Lin », qui ne révèlent aucun emploi de la marque OHUHU par le défendeur.
[27] En l’absence de preuve produite par le défendeur, celle de M. Lin n’est pas contredite, et elle établit, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur n’a pas employé la marque de commerce OHUHU au Canada.
i. L’enregistrement contesté est‑il invalide parce que la marque de commerce OHUHU du défendeur n’était pas distinctive en date du 19 novembre 2020, compte tenu de l’emploi antérieur et courant de la marque identique par ThousandShores au Canada?
[28] L’alinéa 18(1)b) de la Loi dispose que l’enregistrement d’une marque de commerce est invalide si la marque n’est pas distinctive à l’époque où est entamée la procédure visant à remettre en question la validité de l’enregistrement. En l’espèce, cette date est celle du 19 novembre 2020. Aux termes de l’article 2 de la Loi, une marque de commerce est distinctive si, à la date pertinente, elle « distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi ».
[29] Les trois conditions du caractère distinctif sont les suivantes : (i) la marque et les produits ou services doivent avoir un lien entre eux; (ii) le propriétaire de la marque doit faire usage de ce lien dans la fabrication et la vente de ses produits ou la vente de ses services; et (iii) ce lien doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer ses produits ou services de ceux d’autres personnes (Bedessee, au paragraphe 36; Roots Corporation c. YM Inc. (Ventes), 2019 CF 16 au paragraphe 56).
[30] ThousandShores soutient que la marque de commerce OHUHU du défendeur ne peut pas être distinctive en tant que source des produits et services énumérés dans l’enregistrement contesté, parce qu’elle‑même a employé sans interruption la marque de commerce OHUHU au Canada depuis octobre 2014. ThousandShores se fonde sur sa preuve selon laquelle le défendeur n’a pas employé la marque de commerce OHUHU au Canada ou aux États‑Unis en liaison avec des produits ou services, pour faire valoir que les deux premières conditions du caractère distinctif ne sont pas remplies. Je suis de cet avis.
[31] Comme je l’ai déjà dit, ThousandShores a établi, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur n’avait pas employé la marque de commerce OHUHU au Canada depuis octobre 2014 au moins. Il s’ensuit que : a) la marque n’est pas en liaison avec les produits ou services énumérés dans l’enregistrement contesté, et que b) le défendeur ne se fonde pas sur cette liaison dans le cadre de la fabrication et de la vente de pareils produits et services.
[32] En outre, la troisième condition du caractère distinctif est que l’association des produits et services énumérés dans l’enregistrement d’une marque de commerce doit permettre au propriétaire de distinguer ses produits de ceux d’autres parties. Le caractère distinctif d’une marque de commerce réside dans sa capacité « à indiquer, de façon distinctive, la source d’un produit, d’un procédé ou d’un service, afin qu’idéalement les consommateurs sachent ce qu’ils achètent et en connaissent la provenance » (Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., 2005 CSC 65 au paragraphe 39). Autrement dit, une marque de commerce doit être distinctive d’une seule source. Elle ne peut pas créer de la confusion au sujet de la source des produits et services qui y sont associés.
[33] Le critère juridique bien connu qui s’applique à la confusion a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27 au paragraphe 40 (Masterpiece) :
[40] Il est utile, en commençant l’analyse relative à la confusion, de se rappeler le critère prévu dans la Loi. Dans Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, le juge Binnie a reformulé la démarche traditionnelle de la façon suivante :
Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.
[34] L’argumentation de ThousandShores sur le caractère distinctif (alinéa 18(1)b)) et le droit du défendeur à enregistrer la marque (alinéa 18(1)d)) exigent tous deux d’évaluer la question de la confusion. Selon l’alinéa 18(1)b), on évalue la confusion à la date où ThousandShores a déposé son avis de requête, le 19 novembre 2020, et selon l’alinéa 18(1)d) en combinaison avec l’alinéa 16(1)a), on évalue la confusion à la date la plus précoce entre (A) celle à laquelle le défendeur a présenté une demande d’enregistrement de la marque de commerce OHUHU, le 27 février 2017, et (B) la date de premier emploi revendiquée de la marque au Canada, le 1er janvier 2015. En l’espèce, il n’y a pas de différence importante pour l’analyse de la confusion entre la date du 19 novembre 2020 et celle du 1er janvier 2015.
[35] Le paragraphe 6(5) de la Loi prévoit en outre que, pour évaluer la probabilité de confusion entre deux marques, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, dont une liste de facteurs prescrits. Le facteur qui est souvent susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion est le degré de ressemblance entre les deux marques en question (Masterpiece, au paragraphe 49).
[36] Degré de ressemblance : La marque OHUHU de ThousandShores est identique à la marque de commerce contestée du défendeur, OHUHU. Ce facteur milite fortement en faveur de ThousandShores.
[37] Caractère distinctif : Le caractère distinctif exige d’examiner à la fois le caractère distinctif inhérent de la marque et la mesure dans laquelle celle‑ci a acquis un caractère distinctif grâce à son emploi sur le marché (United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp., [1998] ACF no 441 (CA)). Une marque de commerce a un caractère distinctif inhérent si elle est unique ou s’il s’agit d’un nom inventé ou créé. Le nom de la marque de commerce OHUHU de Thousand Shores est un mot inventé non défini dans le dictionnaire et dépourvu de connotation géographique. Je suis d’accord avec ThousandShores pour dire que la marque a un degré élevé de caractère distinctif inhérent. De plus, la preuve produite par ThousandShores établit que celle‑ci a employé sans interruption la marque de commerce OHUHU au Canada, en liaison avec la vente évaluée à plus de 25 millions de dollars canadiens de ses produits OHUHU par le truchement du comptoir OHUHU depuis octobre 2014. Comme je l’ai déjà mentionné, il n’y a aucune preuve de l’emploi de la marque par le défendeur depuis le 1er janvier 2015. Ce facteur milite fortement en faveur de ThousandShores.
[38] Durée de l’emploi des marques de commerce : Encore là, ThousandShores a établi l’emploi étendu et continu de sa marque de commerce OHUHU au Canada en liaison avec les produits OHUHU depuis octobre 2014 au moins. Rien ne prouve que le défendeur a employé la marque depuis le 1er janvier 2015. Par conséquent, ce facteur milite fortement en faveur de ThousandShores.
[39] Nature des produits, des services ou des affaires et nature du commerce : ThousandShores emploie sa marque de commerce OHUHU au Canada en liaison avec une vaste gamme de produits. L’enregistrement contesté du défendeur comporte une longue et large liste de produits et de services. Les divers produits ne se recoupent pas directement, mais les produits des parties relèvent au moins partiellement des mêmes catégories générales ou de catégories similaires, telles que les biens et meubles ménagers, le textile et l’habillement. Il y a aussi probablement un chevauchement des voies de commercialisation empruntées pour vendre les produits aux consommateurs. Je conclus que ce facteur milite légèrement en faveur de ThousandShores ou qu’il est neutre.
[40] Conclusion sur la confusion : J’ai conclu qu’en majorité, les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, y compris celui de la ressemblance, militent fortement en faveur de ThousandShores. Je ne dispose d’aucune preuve d’autres circonstances en l’espèce qui diminueraient ou auraient une autre incidence sur le degré de confusion vraisemblable entre les deux marques. Je conclus à la probabilité de la confusion entre les marques des parties aux dates pertinentes du 19 novembre 2020 (alinéa 18(1)b)) et du 1er janvier 2015 (la plus précoce des dates pertinentes pour l’application des alinéas 18(1)d) et 16(1)a)).
[41] Par conséquent, je conclus qu’en date du 19 novembre 2020, la marque de commerce OHUHU ne permettait pas au défendeur de distinguer ses produits et services de ceux de ThousandShores. La marque de commerce OHUHU du défendeur n’est pas distinctive au 19 novembre 2020, et je conclus que l’enregistrement contesté est invalide en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi.
ii. L’enregistrement contesté est‑il invalide parce que le défendeur n’était pas la personne en droit d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce OHUHU, au motif qu’en date du 1er janvier 2015, il créait une confusion avec la marque de commerce OHUHU de ThousandShores que celle‑ci avait déjà employée et fait connaître au Canada?
[42] Selon l’alinéa 16(1)a) de la Loi, tout demandeur qui a déposé une demande d’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable est en droit d’en obtenir l’enregistrement, à moins qu’à la date la plus précoce entre celle du dépôt de la demande et celle du premier emploi de la marque de commerce au Canada l’enregistrement ait créé de la confusion avec une marque de commerce qu’une autre personne avait déjà employée ou fait connaître au Canada. L’alinéa 18(1)d) s’applique en combinaison avec l’alinéa 16(1)a) de manière à invalider l’enregistrement d’une marque de commerce dans un cas où le demandeur de l’enregistrement n’était pas la personne en droit de l’obtenir.
[43] La question du droit du défendeur à enregistrer la marque de commerce OHUHU au Canada repose sur la question de savoir si cela créait de la confusion avec la marque OHUHU de ThousandShores au 1er janvier 2015, date à laquelle le défendeur aurait commencé à employer sa marque. L’analyse de la confusion est pratiquement la même que celle exposée dans la partie précédente du présent jugement, quoique la preuve militant en faveur de ThousandShores soit légèrement moins impérieuse puisqu’elle vise une période plus courte. Néanmoins, la preuve appuie là encore une conclusion de probabilité de confusion entre les marques des parties.
[44] En conséquence, je conclus que le défendeur n’était pas en droit d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce OHUHU. L’enregistrement contesté est invalide en vertu de l’alinéa 18(1)d) de la Loi.
iii. L’enregistrement contesté est‑il invalide parce que le défendeur a abandonné la marque de commerce OHUHU au Canada?
[45] L’alinéa 18(1)c) de la Loi prévoit que l’enregistrement d’une marque de commerce est invalide si la marque de commerce a été abandonnée. La date pertinente à l’examen de l’invalidité de la marque de commerce par suite de son abandon est celle de la requête en radiation : le 19 novembre 2020 (Bedessee, au paragraphe 43; Cross‑Canada Auto Body Supply, (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada, une division de Hyundai Motor America, 2007 CF 580 au paragraphe 10).
[46] La conclusion d’abandon repose non seulement sur le non‑emploi d’une marque de commerce, mais aussi sur l’intention de l’abandonner (Iwasaki Electric Co. Ltd. c. Hortilux Schreder B.V., 2012 CAF 321 au paragraphe 18 (Iwasaki)). Cependant, en l’absence de preuve de l’emploi, on peut déduire l’intention d’abandonner une marque du fait qu’une personne ne l’a pas employée depuis longtemps (Iwasaki, au paragraphe 21).
[47] ThousandShores soutient qu’on peut conclure au vu du dossier que le défendeur a abandonné la marque de commerce OHUHU au Canada. Le défendeur n’employait pas la marque de commerce OHUHU au Canada en date du 19 novembre 2020 et, à tout le moins, ne l’a pas employée depuis octobre 2014 ou avant cette date. ThousandShores invoque l’absence de toute indication de l’emploi de la marque de commerce OHUHU par le défendeur dans les recherches sur Internet et sur le marché qu’il a effectuées depuis 2014. De plus, le défendeur a eu de nombreuses possibilités d’établir qu’il avait employé la marque OHUHU, mais il n’a pas répondu à la lettre d’octobre 2020, pas plus qu’il n’a participé de quelque façon que ce soit à la procédure d’annulation aux États‑Unis ou à la présente procédure de radiation.
[48] Je souscris aux arguments de ThousandShores, et je conclus que l’enregistrement contesté est invalide en vertu de l’alinéa 18(1)c) de la Loi au motif qu’il a été abandonné.
iv. L’enregistrement contesté est‑il invalide parce qu’il a été obtenu sur le fondement de la fausse déclaration importante selon laquelle le défendeur avait employé la marque de commerce OHUHU au Canada à partir du 1er janvier 2015?
[49] ThousandShores soutient que la demande d’enregistrement de la marque de commerce OHUHU, que le défendeur a déposée le 27 février 2017, contenait une fausse déclaration importante, essentielle à la demande : l’allégation du défendeur selon laquelle il faisait usage de la marque depuis le 1er janvier 2015. Le défendeur n’a présenté aucun autre motif d’enregistrement dans la demande. Sur ce fondement, ThousandShores soutient que l’enregistrement contesté est invalide et nul ab initio.
[50] La jurisprudence reconnaît qu’une fausse déclaration essentielle à une demande peut avoir pour effet d’invalider un enregistrement et de le rendre nul ab initio (Coors Brewing Company c. Anheuser‑Busch, LLC, 2014 CF 716 au paragraphe 38; WCC Containers Sales Ltd. c. Haul‑All Equipment Ltd., 2003 CF 962 au paragraphe 25). Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’une fraude ou d’une intention de tromper dans ces circonstances. Il a été reconnu qu’une fausse déclaration sur l’emploi est une fausse déclaration essentielle, parce qu’il n’aurait pas été possible d’obtenir l’enregistrement en l’absence de la fausse déclaration.
[51] Conformément à mon analyse antérieure de l’utilisation de l’enregistrement, et en insistant sur le défaut du défendeur de participer à la présente procédure et de produire une preuve de l’utilisation, je conclus que ThousandShores a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la date de premier emploi revendiquée par le défendeur est fausse. Par conséquent, je conclus que l’enregistrement contesté est invalide et nul ab initio.
v. L’enregistrement contesté est‑il invalide parce que la demande d’enregistrement de la marque de commerce OHUHU présentée par le défendeur a été déposée de mauvaise foi?
[52] ThousandShores soutient que l’enregistrement contesté est invalide suivant l’alinéa 18(1)e) de la Loi, parce que la demande a été déposée de mauvaise foi. L’alinéa 18(1)e) est entré en vigueur le 17 juin 2019, mais le paragraphe 73(1) de la Loi prévoit que les affaires soulevées après cette date relativement à une marque de commerce enregistrée avant le 17 juin 2019 sont régies par les dispositions actuelles de la Loi.
[53] ThousandShores soutient que le défendeur a tenté d’usurper le nom et la marque de commerce OHUHU au Canada et aux États‑Unis. ThousandShores soutient aussi qu’il n’est pas nécessaire que la mauvaise foi soit flagrante et qu’une mesure prise dans l’intention de bloquer ou de perturber autrement une entreprise suffit pour établir la mauvaise foi. Dans les circonstances en l’espèce, lorsque le défendeur a présenté une demande d’enregistrement de la marque OHUHU en février 2017, ThousandShores avait déjà employé la marque de façon intensive au Canada pendant plus de deux ans. En l’absence de preuve de l’emploi de la marque de commerce faite par le défendeur et compte tenu de la perturbation des affaires et des pertes qu’il a subies, ThousandShores affirme que je peux et que je devrais conclure à la mauvaise foi.
[54] Je ne suis pas de cet avis. Rien n’indique dans le dossier qu’en 2017 le défendeur a expressément déposé la demande d’enregistrement de sa marque de commerce dans le but d’usurper la marque de commerce OHUHU. ThousandShores n’a pas établi que le défendeur connaissait alors l’entreprise de ThousandShores ou sa marque de commerce OHUHU et son image de marque, ni qu’il avait l’intention de nuire à ses affaires. L’annulation des enregistrements américains du défendeur à laquelle a procédé le TTAB n’indique pas nécessairement que la demande a été présentée de mauvaise foi. Selon la preuve, les enregistrements américains ont été annulés parce que le défendeur n’a pas répondu. Même si les actes posés par le défendeur au Canada et aux États‑Unis peuvent laisser croire à l’émergence d’un comportement dont il est possible de déduire un acte de mauvaise foi, je ne suis pas convaincue de devoir tirer cette conclusion au vu du dossier dont je suis saisie.
[55] Je conclus que la preuve au dossier ne permet pas de conclure à un acte de mauvaise foi de la part du défendeur.
C. Le défendeur a‑t‑il, en contravention de l’alinéa 7a) de la Loi, directement ou indirectement, fait des déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer les produits, les services et l’entreprise de ThousandShores?
[56] ThousandShores soutient que les déclarations que le défendeur a faites à Amazon.ca au sujet de la validité de l’enregistrement contesté et du défaut d’authenticité des produits OHUHU de ThousandShores, ainsi que l’atteinte à ses droits, ont été fausses et trompeuses. De plus, ces déclarations ont incité Amazon.ca à retirer les produits OHUHU de ThousandShores et ont entraîné des pertes de bénéfices importantes. ThousandShores est d’avis que les demandes de retrait constituaient des lettres de menace (Fluid Energy Group Ltd. c. Exaltexx Inc., 2020 CF 81 aux paragraphes 99, 101). Le défendeur a allégué la contrefaçon, et ThousandShores n’a pas eu la possibilité de rétorquer ou de présenter une explication. Les allégations de défaut d’authenticité et de contrefaçon du défendeur tendent à discréditer les produits OHUHU et le comptoir OHUHU, ce qui contrevient à l’alinéa 7a).
[57] Selon l’alinéa 7a), nul ne peut « faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent ». Dans S & S Industries Inc. c. Rowell, [1966] RCS 419, la Cour suprême du Canada a énoncé les trois éléments qui doivent être présents pour établir une allégation fondée sur l’alinéa 7a) :
une déclaration fausse et trompeuse;
le fait de chercher à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent;
l’existence d’un préjudice.
[58] Je suis d’accord avec ThousandShores pour dire que le défendeur a fait des allégations et des déclarations fausses et trompeuses à Amazon.ca dans les demandes de retrait, dont l’une au moins a été présentée après que le défendeur a reçu la lettre d’octobre 2020. ThousandShores n’était pas en mesure de répondre directement aux allégations du défendeur. L’absence de toute preuve de l’emploi de la marque de commerce OHUHU par le défendeur et la possibilité de confusion entre les marques des parties signifie que l’enregistrement contesté est invalide. Par conséquent, les déclarations du défendeur concernant l’enregistrement contesté, le défaut d’authenticité des produits OHUHU de ThousandShores et l’atteinte de cette dernière à ses droits étaient fausses. Ces déclarations tendaient clairement à discréditer l’entreprise de ThousandShores, le comptoir OHUHU et les produits OHUHU. Ces déclarations ont trompé Amazon.ca, ce qui l’a incitée à retirer les listes de produits OHUHU de ThousandShores et a entraîné une perte de bénéfices. Le seul recours de ThousandShores était de fournir la preuve de l’autorisation ou du permis détenu par le défendeur, ou de contester la validité de l’enregistrement en cause.
[59] Je conclus que les déclarations fausses et trompeuses du défendeur tendaient à discréditer l’entreprise de ThousandShores et les produits OHUHU, ce qui contrevient à l’alinéa 7a) de la Loi.
IV. Redressement demandé
[60] En plus de sa requête demandant à la Cour de radier l’enregistrement contesté et de sa demande de jugement déclaratoire et d’injonction, ThousandShores demande des dommages‑intérêts pour la perte de bénéfices et les frais d’entreposage s’élevant à 69 400 $, dont le quantum sera mis à jour à partir de décembre 2020, ainsi que des dommages‑intérêts punitifs de 50 000 $, payables sans délai.
[61] Les déclarations fausses et trompeuses du défendeur au sens de l’alinéa 7a) de la Loi ont eu pour effet de faire perdre à ThousandShores plus de 348 000 $ en ventes de produits OHUHU au Canada et plus de 68 000 $ en bénéfices entre août et décembre 2020. ThousandShores a aussi dû dépenser plus de 1 400 $ pour entreposer les produits OHUHU qu’Amazon.ca avait retirés. La preuve présentée par ThousandShores à cet égard me convainc. De plus, il est raisonnable de s’attendre à ce que les dommages subis par ThousandShores et les frais d’entreposage que celle‑ci a engagés au fil des mois depuis décembre 2020 aient augmenté de façon linéaire et qu’ils représentent au moins le double à la fin de 2020.
[62] Par conséquent, j’accorde à ThousandShores des dommages‑intérêts de 138 800 $ pour la perte de bénéfices et les frais d’entreposage.
[63] ThousandShores soutient que le comportement insensible et malveillant du défendeur au Canada et aux États‑Unis mérite l’attribution de dommages‑intérêts punitifs dans le cadre de la présente procédure. ThousandShores allègue que les demandes de retrait présentées par le défendeur au Canada et aux États‑Unis ont été planifiées et délibérées, et qu’elles visaient clairement à porter préjudice à son entreprise, à son achalandage et à sa réputation. Le défendeur a persisté dans son comportement même s’il avait été avisé des droits de ThousandShores à la marque de commerce OHUHU aux États‑Unis dans la procédure d’annulation et dans la lettre d’octobre 2020. En outre, le défendeur ne s’est pas défendu et n’a participé ni à la présente procédure ni à la procédure d’annulation aux États‑Unis, ce qui indique que les conséquences de ses actes le laissent indifférent. Il a effectivement forcé ThousandShores à intenter des procédures juridiques inutiles et dispendieuses dans deux pays.
[64] Les principes applicables à l’adjudication et à l’évaluation de dommages‑intérêts punitifs se trouvent dans l’arrêt Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18 (Whiten) de la Cour suprême du Canada (voir aussi, Louis Vuitton Malletier S.A. c Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 CF 776 au paragraphe 163). Les dommages‑intérêts punitifs sont une mesure réparatrice qui doit être exceptionnellement accordée lorsqu’une partie adopte une conduite malveillante, opprimante et abusive qui choque le sens de la dignité de la Cour (Whiten, au paragraphe 36) et lorsque les autres mesures ne permettraient pas de réaliser les objectifs de châtiment, dissuasion et dénonciation (Young c. Thakur, 2019 CF 835 au paragraphe 52).
[65] Je ne pense pas que l’adjudication de dommages‑intérêts punitifs soit la décision appropriée en l’espèce. Je reconnais le défaut du défendeur de défendre ses enregistrements lorsqu’il en a eu la possibilité au Canada et aux États‑Unis, ainsi que ses fausses déclarations à Amazon.com et Amazon.ca, même s’il avait été avisé des revendications de ThousandShores. De plus, le fait que le défendeur a décidé de ne pas participer à la présente procédure est un facteur pertinent qui laisse croire à l’indifférence face aux conséquences de ses actes. Cependant, il m’est impossible de