1429539 Ontario Limited c. Café Mirage Inc.

1429539 Ontario Limited c. Café Mirage Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2011-11-09
Référence neutre
2011 CF 1290
Numéro de dossier
T-82-05
Contenu de la décision
Date : 20111109
Dossier : T‑82‑05
Référence : 2011 CF 1290
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2011
En présence de monsieur le juge Mandamin
ENTRE :
1429539 ONTARIO LIMITED
demanderesse
et
CAFÉ MIRAGE INC., BDD SOLUTIONS INC.,
MICHAEL BACHOUR ET AMY SALAM
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Introduction
[1] La demanderesse est une société qui franchise un concept de restaurant appelé ‘The Symposium Café’, créé par ses dirigeants, les frères William et Terry Argiropoulos. Elle est titulaire de la marque de commerce déposée ‘The Symposium Café’ et d’autres marques liées au concept. En 2003, avant les difficultés financières occasionnées par le ralentissement économique consécutif au 11 septembre 2001, on comptait cinq restaurants Symposium Café dans le sud de l’Ontario, dont deux à Toronto.
[2] Par suite des difficultés financières que le Symposium Café a rencontrées, un de ses créanciers, M. Jim Kotsos, a saisi quatre restaurants pour non‑paiement d’un billet à ordre. Le litige qui en a découlé s’est soldé par un règlement entre le Groupe Symposium Café et M. Kotsos. Aux termes du règlement amiable, les actifs du Symposium Café Kennedy et du Symposium Café Sheppard ont été transférés à M. Kotsos qui était autorisé à les vendre à sa guise en dehors ou à l’intérieur du réseau de franchises Symposium Café. M. Kotsos a exploité les cafés Sheppard et Kennedy durant le litige, et peu après le règlement, en a vendu les actifs, en l’état, à la défenderesse BDD Solutions Inc.
[3] La demanderesse a proposé à la nouvelle propriétaire, BDD Solutions Inc., et à ses dirigeants, M. Michael Bachour et Mme Amy Salam, d’adhérer au réseau de franchises Symposium Café, offre qu’elle a refusée. Cette dernière a exploité les restaurants Sheppard et Kennedy sous le nom de Café Mirage, tout en conservant l’aspect, la présentation, les marques de commerce et les menus du Symposium Café.
[4] La demanderesse a intenté la présente poursuite en contrefaçon de marques de commerce et pour violation du droit d’auteur protégeant les menus du Symposium Café, et en vue d’obtenir une injonction contre les défendeurs, des dommages‑intérêts et les frais.
[5] Je conclus qu’il y a lieu d’accueillir l’action en contrefaçon de marques de commerce et pour violation du droit d’auteur, et d’accorder l’injonction et les dommages‑intérêts demandés. Toutefois, la demanderesse n’a pas prouvé que la conduite des défendeurs justifiait l’octroi de dommages‑intérêts punitifs. Enfin, je suis d’avis de rejeter la demande visant la défenderesse Amy Salam.
II. Contexte
Groupe Symposium Café
[6] Les frères Argiropoulos ont commencé à mettre au point leur concept de restaurant en 1996, alors qu’ils exploitaient plusieurs restaurants de type déli sous le nom d’entreprise Biltermar Restaurants Limited (Biltermar). C’est sous l’égide de cette entreprise qu’ils ont ouvert un nouveau restaurant, le Plantation Coffee and Tea Company.
[7] En septembre 1996, Biltermar a déposé des demandes d’enregistrement pour la marque ‘Plantation Coffee and Tea Company et Dessin’ ainsi que pour la marque ‘Plantation Coffee and Tea Company’. Lorsque Biltmore a été vendue en 2000, les frères Argiropoulos ont cessé d’exploiter l’entreprise Plantation Coffee and Tea Company par l’entremise de Biltermar et l’ont par la suite rebaptisée The Symposium Café; durant la transition, ils géraient cette entreprise sous les deux noms.
[8] Ce nouveau restaurant utilisait la fresque « L’école d’Athènes » du peintre de la Renaissance Raphaël, reproduite bien en évidence à la façon d’une murale gravée dans un marbre antique, et il était présenté comme un endroit où les gens pouvaient se rencontrer pour manger, boire et converser.
[9] En plus d’exploiter directement des restaurants secondaires, les frères Argiropoulos ont franchisé leur concept de restaurant au nom de la demanderesse et d’une entreprise franchiseuse secondaire établie en Ontario. Ils ont aussi créé des entreprises commerciales distinctes pour gérer chaque Symposium Café et louer les baux des restaurants.
[10] Les frères Argiropoulos sont les dirigeants de l’entreprise demanderesse. Ce sont eux qui ont fondé les entreprises distinctes chargées respectivement de la commercialisation de la franchise, de l’exploitation des restaurants et de la signature des baux. Ils ont mis au point le concept du Symposium Café et ont offert de l’assistance aux franchisés. Par souci de commodité, je désignerai collectivement les frères Argiropoulos et leurs entreprises, y compris la demanderesse, comme le Groupe Symposium Café.
[11] En 2000, la demanderesse a présenté une demande d’enregistrement pour la marque ‘Symposium Café Dessin’ en liaison avec des services de restauration et de traiteur et des marchandises promotionnelles, tasses de café, t‑shirts et autres objets du même genre. Deux ans plus tard, en 2002, la demanderesse a produit une demande d’enregistrement de la marque ‘The Symposium Café’, en liaison avec la même gamme de marchandises et de services de restauration. En 2005, elle a également déposé une demande visant à enregistrer comme marques de commerce une série d’expressions complétant le concept Symposium Café, et dont la date de premier emploi alléguée remontait aussi tôt que 1999, notamment :
Second To None
Passport To Pleasure
East Meets West
Escape The Ordinary
Symmetry For The Senses
To Europe And Back In 15 Minutes
Redefining the Café Experience
Je les désignerai ci‑après les expressions Symposium Café ou les expressions déposées.
[12] La demanderesse a également enregistré comme marque figurative une représentation du concept visuel (trade dress) en trois dimensions de l’intérieur des Symposium Café comprenant des murs intérieurs et des colonnes en fausse pierre antique lézardée, une reproduction bien visible de la fresque L’École d’Athènes, un bar circulaire en acajou constitué de deux niveaux faisant vitrine, le niveau inférieur servant de comptoir, et un motif circulaire en céramique entourant le bar. Cette marque figurative a été déposée en 2007 et enregistrée en 2008. La date de premier emploi alléguée remonte à 1999, lorsque le premier restaurant Plantation Coffee and Tea Company a ouvert ses portes. Cette marque figurative était utilisée en tant qu’élément principal de l’image commerciale de tous les Symposium Café.
[13] Le Groupe Symposium Café a aussi élaboré un menu commun, en insistant sur le caractère uniforme du service et de l’ambiance dans tout le réseau de franchises Symposium.
Les difficultés financières du Symposium Café
[14] En 2001, le Groupe Symposium Café a connu des difficultés financières, principalement liées à des dépassements budgétaires lors de la rénovation d’un nouveau restaurant à Kingston (Ontario). Le Groupe Symposium Café a emprunté de l’argent à M. Kotsos, un entrepreneur‑électricien dont ils avaient retenu les services. Le Groupe lui devait également environ 512 000 $ pour des travaux électriques effectués au restaurant de Kingston.
[15] Le 13 août 2001, 1480045 Ontario Limited (le Symposium Café Kennedy) a notamment fourni à M. Kotsos :
• une entente de garantie générale à son intention;
• un billet à ordre et à terme pour une somme de 437 000 $ encaissable sur demande, dont M. William Argiropoulos lui garantissait le paiement.
Les événements du 11 septembre 2001 sont survenus quelques semaines après la signature de l’entente de prêt entre le Groupe Symposium Café et M. Kotsos. Les recettes des restaurants Symposium Café ont chuté de 50 pour cent et le Groupe Symposium Café a omis de faire un paiement sur le billet à ordre.
[16] Par suite de ces événements, M. Kotsos a saisi le Symposium Café Kennedy et le Symposium Café Sheppard, ainsi que deux autres Symposium Café à London et à Waterloo (Ontario), ce qui a donné lieu à des procédures judiciaires.
Transfert des cafés Sheppard et Kennedy
[17] Les quatre Symposium Café ont demandé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario que leur soit octroyée une main levée des saisies effectuées par M. Kotsos. Ce dernier a présenté une demande reconventionnelle désignant les frères Argiropoulos et d’autres parties, individus et entreprises du Groupe Symposium Café, comme défendeurs reconventionnels. Le 26 février 2002, la Cour a rendu une ordonnance interlocutoire et provisoire par laquelle elle remettait la possession des Symposium Café de London et de Waterloo au Groupe Symposium Café et celle des Symposium Café Sheppard et Kennedy à M. Kotsos, en attendant qu’elle rende une autre ordonnance.
[18] Le 21 juillet 2003, le Groupe Symposium Café et M. Kotsos se sont entendus sur un règlement confirmant que les deux restaurants Symposium Café de London et de Waterloo resteraient la propriété du Groupe Symposium Café tandis que tous les actifs des Symposium Café Sheppard et Kennedy seraient transférés à M. Kotsos [traduction] « libres de toute charge ». Le procès‑verbal du règlement a été déposé devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour mettre fin au litige.
[19] Le règlement stipulait qu’il était loisible à M. Kotsos de vendre les Symposium Café Kennedy et Sheppard à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau de franchises Symposium. Si la vente se produisait en dehors du réseau, M. Kotsos avait accepté d’inclure dans les documents d’achat une promesse par laquelle les acquéreurs devaient s’engager à retirer les enseignes Plantation/Symposium.
Vente des cafés Sheppard et Kennedy
[20] Le 18 septembre 2003, M. Kotsos a vendu les actifs des restaurants Symposium Café Sheppard et Kennedy à BDD Solutions Inc., une entreprise constituée par M. Michael Bachour et Mme Amy Salam. En vertu du contrat de vente, M. Kotsos cédait à BDD Solutions Inc. tous les droits, titres et intérêts dans l’entreprise ainsi que ses actifs. Le contrat stipulait que les [traduction] « acheteurs [acquéraient] les actifs sur place et dans l’état ».
[21] Le contrat de vente entre M. Kotsos et BDD Solutions Inc. comportait une clause par laquelle, BDD Solutions Inc. s’engageait, si elle ne devenait pas une franchisée Symposium Café, à retirer les enseignes Symposium Café, et prévoyant en outre que le Groupe Symposium Café pouvait les récupérer.
Action en contrefaçon
[22] En décembre 2003, le Groupe Symposium Café a fait parvenir une lettre à BDD Solutions Inc. l’invitant à se joindre au réseau Symposium et à continuer d’exploiter les restaurants Sheppard et Kennedy en tant que franchises du Symposium Café, moyennant des droits de franchise de 17 500 $. Aux termes de cette proposition, les ententes en place resteraient en vigueur et accorderaient notamment aux défendeurs le droit d’utiliser le nom de Symposium Café/Plantation Coffee & Tea Company en contrepartie de la redevance de franchisage, payable une seule fois.
[23] BDD Solutions Inc. a décliné l’offre du Groupe Symposium, et a plutôt adopté le nouveau nom de Café Mirage pour les restaurants Sheppard et Kennedy et utilisé une enseigne qui par son aspect général ressemblait à la marque Symposium Café Dessin.
[24] Le 4 janvier 2004, l’avocat du Groupe Symposium Café a demandé le retrait de tous les menus, enseignes et autres objets promotionnels associés au Symposium Café/Plantation Coffee and Tea Company. Le 7 janvier suivant, l’avocat des défendeurs répondait que ses clients étaient disposés à retirer les enseignes et qu’ils n’avaient pas l’intention d’utiliser le nom Symposium Café.
[25] Les défendeurs ont remplacé les enseignes affichant la marque nominale et figurative Symposium Café (Symposium Café Dessin), et se sont servis des châssis pour la nouvelle enseigne de leur Café Mirage sans retourner les encarts en plastique au Groupe Symposium Café. Les deux Café Mirage ont conservé L’école d’Athènes dans leur concept visuel et continué d’utiliser les noms et expressions déposés sur différents menus, enseignes et reçus aux établissements Sheppard et Kennedy, et ce jusqu’en 2008, date à laquelle le Café Mirage Sheppard a subi d’importantes rénovations. Le Café Mirage Kennedy a continué d’utiliser le concept visuel Symposium Café.
La présente poursuite
[26] Le Groupe Symposium Café est passé de trois restaurants seulement en 2004 à neuf Symposium Café franchisés. Les frères Argiropoulos se concentrent à présent sur le franchisage, l’aide à l’implantation des nouveaux franchisés par le biais d’une formation et d’un soutien, l’élaboration de nouveaux menus et la promotion des Symposium Café en général.
[27] Le Groupe Symposium Café a tenté plusieurs fois de récupérer ses enseignes sur lesquelles figurait la marque Symposium Café Dessin. Les défendeurs affirment qu’ils les ont retirées, mais n’ont offert aucune preuve de leur restitution au Groupe Symposium Café.
[28] Le 13 janvier 2004, l’avocat du Groupe Symposium Café signifiait aux défendeurs un avis les informant qu’ils seraient tenus responsables pour la valeur des enseignes si elles n’étaient pas retournées ou si elles étaient endommagées, et pour contrefaçon des dessins et logos Symposium Café déposés. Un avis contenant de plus amples détails sur les allégations de contrefaçon a été signifié le 22 mars 2004. Le 1er décembre de la même année, l’avocat actuel du Groupe Symposium Café a informé par écrit les défendeurs que le Groupe avait l’intention d’engager la poursuite en cause en l’espèce.
[29] La déclaration de la demanderesse a été déposée le 17 janvier 2005, puis modifiée le 3 janvier 2006. La demanderesse cherche à obtenir :
i. un jugement déclarant qu’il y a eu contrefaçon de ses marques et commercialisation trompeuse;
ii. un jugement déclarant qu’il y a eu violation du droit d’auteur protégeant les menus du Symposium Café;
iii. une ordonnance d’injonction contre les défendeurs;
iv. des dommages‑intérêts pour la contrefaçon des marques de commerce;
v. des dommages‑intérêts légaux pour la violation du droit d’auteur;
vi. la restitution des enseignes Symposium ou le paiement de dommages‑intérêts en lieu et place;
vi. des dommages‑intérêts punitifs;
vii. les frais.
[30] Les défendeurs ont déposé une défense modifiée dans laquelle ils reconnaissent qu’ils n’ont pas conclu de contrat de franchise avec la demanderesse, tout en niant et contestant les autres allégations et les réclamations figurant dans la déclaration modifiée de la demanderesse.
III. Questions en litige
[31] Les questions en litige dans cette poursuite concernent la contrefaçon de marques de commerce et la violation du droit d’auteur. Les questions de fond sont les suivantes :
1. Les défendeurs ont‑ils acquis le droit d’employer les marques de commerce de la demanderesse en achetant les actifs des restaurants Symposium Café Sheppard et Kennedy? Dans le cas contraire, ont‑ils contrefait les marques de commerce de la demanderesse et fait passer leurs restaurants pour des franchisés Symposium Café alors qu’ils ne faisaient pas partie du réseau?
2. La demanderesse est‑elle titulaire du droit d’auteur à l’égard des menus du Symposium Café? Le cas échéant, les défendeurs ont‑ils commis une violation initiale ou à une étape ultérieure du droit d’auteur relatif aux menus?
3. La demanderesse a‑t‑elle le droit d’exiger que les enseignes Symposium Café lui soient retournées ou que des dommages‑intérêts lui soient versés en lieu et place?
4. La demanderesse a‑t‑elle prouvé que les défendeurs individuels étaient responsables?
IV. Analyse
La preuve de la demanderesse
[32] Les témoins de la demanderesse étaient les suivants : M. William Argiropoulos, vice‑président Finances et développement pour la demanderesse; Mme Darlene George et M. John Palumbo, tous deux franchisés du Symposium Café; Mme Valentina B. Potter et M. Vittorio S. R. Scicchitano, de Monarch Protection Services, engagés pour enquêter sur l’apparence et la gestion des cafés Sheppard et Kennedy; Mme Mindy Fleming, directrice des opérations pour Sensor Quality Management, entreprise qui a mené un sondage.
[33] M. Argiropoulos était un témoin crédible. Il a expliqué en détail comment son frère et lui avaient mis au point le concept du Symposium Café et a expliqué comment l’entreprise, maintenant une entreprise franchiseuse prospère, s’est développée. Son témoignage sur la création du concept Symposium Café n’a pas été sérieusement contesté.
[34] Une partie importante du témoignage de M. Argiropoulos concerne la mise au point du concept du Symposium Café. Il a expliqué que lui et son frère avaient voulu créer une ambiance où les gens pouvaient se rencontrer, manger et s’entretenir de sujets d’intérêt. L’œuvre L’école d’Athènes illustrait cette ambiance et le concept du Symposium Café s’articule autour d’une grande murale, placée bien en vue, qui représente cette fresque. Pour la compléter, ils ont donné au mur une apparence antique en lui donnant un aspect de marbre lézardé, et ils ont ajouté un comptoir circulaire faisant vitrine, entouré d’un motif en céramique. Ce concept visuel a été employé pour la première fois en 1999 au Plantation Coffee and Tea Company, puis repris dans les Symposium Café ouverts par la suite. Il a été enregistré en 2008 à titre de concept visuel employé comme marque de commerce en liaison avec des services de restauration.
[35] M. Argiropoulos a souligné que ce concept visuel rendait leurs restaurants uniques et les distinguait d’autres restaurants franchisés, tous décorés de façon similaire.
[36] Certaines des déclarations de M. Argiropoulos constituaient du ouï‑dire et un témoignage d’opinion, ne permettant guère de tirer des conclusions. Je n’ai pas tenu compte de cette partie de son témoignage, notamment celle qui concernait les renseignements obtenus sur Internet.
[37] Le témoignage de Mme George était clair et je n’ai aucune difficulté à l’accepter. Ancienne employée de la demanderesse, elle est devenue propriétaire indépendante de deux franchises du Symposium Café.
[38] M. Palumbo était également un témoin crédible. Il s’apprêtait à acheter une franchise Symposium Café, mais s’est ravisé lorsqu’il a vu le Café Mirage Kennedy, se trouvant à proximité. Il a ouvert plus tard une franchise Symposium Café ailleurs.
[39] Les témoignages de Mme Potter et de M. Scicchitano de Monarch Protection Services n’ont pas été sérieusement contestés. Il s’agit d’enquêteurs qui ont témoigné à ce titre. J’accepte leur témoignage concernant l’apparence des cafés Sheppard et Kennedy.
[40] Mme Fleming a témoigné au sujet des résultats d’un sondage effectué auprès de la clientèle. Les défendeurs ont contesté la valeur de ce sondage. Je reconnais qu’il n’était pas suffisamment étayé, et je ne lui accorde aucune force probante.
Les témoins des défendeurs
[41] Les témoins des défendeurs étaient M. Michael Bachour, président et directeur de BDD Solutions Inc. et de Café Mirage Inc., M. Jim Kotsos et M. Pele Dagher, un associé de M. Bachour qui participe à la gestion des restaurants Café Mirage.
[42] Le témoignage de M. Bachour était peu précis. Le témoignage qu’il a fourni sur sa contribution à l’administration des restaurants était loin d’être aussi détaillé que celui de M. Argiropoulos. Lorsque son témoignage contredit directement celui de M. Argiropoulos, je préfère m’en remettre à celui que ce dernier a livré.
[43] Le témoignage de M. Kotsos reflétait le climat acrimonieux qu’avait engendré le premier litige qui l’avait opposé aux frères Argiropoulos et au Groupe Symposium Café. C’est un homme d’affaires qui ne mâche pas ses mots. Nonobstant son animosité envers les frères Argiropoulos, je ne vois aucune raison de ne pas accepter l’essentiel de son témoignage. Cependant, je n’ai pas tenu compte de son interprétation juridique du règlement amiable et des documents de vente, que j’aborderai plus loin.
[44] M. Dagher a fourni un témoignage crédible, mais qui ne comporte guère d’éléments nouveaux. Il a joué un rôle dans l’exploitation des Café Mirage et a géré les deux établissements sur Sheppard et Kennedy après leur vente par M. Kotsos.
Preuve documentaire
[45] Trois documents juridiques sont pertinents. Le premier est le procès‑verbal de l’entente signée le 21 juillet 2003 (le règlement amiable) entre le Groupe Symposium Café et M. Kotsos déposé devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Les deux autres sont les contrats concernant la vente et l’achat des actifs des Symposium Café Kennedy et Sheppard par M. Kotsos et BDD Solutions Inc. respectivement, le premier se rapportant à la vente par 1499675 Ontario Limited et le deuxième à celle par M. Kotsos en sa qualité de séquestre des actifs de 1480045 Ontario Limited.
[46] Le règlement amiable stipulait :
[traduction]
13. Le franchiseur et les défendeurs reconventionnels conviennent qu’il est loisible à M. Kotsos de vendre les cafés Sheppard et Kennedy ou l’un des deux établissements à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau de franchises Symposium.
14. Le franchiseur et les défendeurs reconventionnels conviennent que s’il décide de vendre les cafés Kennedy ou Sheppard à un acheteur à l’extérieur du réseau de franchises Symposium, M. Kotsos accepte d’insérer dans les documents d’achat une promesse par laquelle l’acheteur s’engagera à retirer les enseignes Plantation ou Symposium dans les 90 jours de la clôture. Le franchiseur pourra s’il le souhaite récupérer les enseignes.
[47] Le contrat de vente des actifs du Symposium Café Sheppard prévoit :
[traduction]
1. Le vendeur accorde, négocie, vend, cède, transfère et transporte par la présente à l’acheteur l’ensemble de ses droits, titres et intérêts, le cas échéant, dans les actifs […]
2. En consentant au présent contrat, l’acheteur reconnaît que :
[…]
(ii) l’acheteur acquiert les actifs sur place et dans l’état; […]
3. Le présent contrat ne doit pas être interprété comme visant à céder les droits contractuels formant une partie des actifs qui ne sont pas cessibles, en tout ou en partie, avec le consentement de l’autre partie au présent contrat, à moins qu’un tel consentement ait par ailleurs été effectivement donné ou que la cession soit autrement légale.
4. Le vendeur convient qu’il a le droit de transmettre à l’acheteur l’ensemble de ses droits, titres et intérêts, le cas échéant, dans les actifs.
[…]
11. Le présent contrat ou la transaction qu’il renferme ne sont assortis d’aucune assertion, garantie, convention ou condition subsidiaire autres que celles expressément énoncées.
Le libellé du contrat de vente du Symposium Café Kennedy est à peu près identique.
[48] La demanderesse et les défendeurs ont soumis d’autres documents à l’appui de leurs positions respectives. Je considère que deux séries de documents revêtent une importance notable.
[49] La première série de documents regroupe les menus du Symposium Café et du Café Mirage qui font l’objet des allégations de violation du droit d’auteur. La seconde est constituée de rapports d’inspection effectués par les enquêteurs de Monarch Protection Services, qui concernent l’apparence des cafés Sheppard et Kennedy.
Contrefaçon de marque de commerce
[50] La Cour suprême du Canada a récemment eu l’occasion de traiter de la nature des marques de commerce dans l’arrêt Mattel U.S.A. Inc. c 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772. Le juge Binnie déclarait au paragraphe 2 :
[Les marques de commerce] ont toujours pour objet, sur le plan juridique, (selon les termes mêmes de l’art. 2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13) leur emploi par la personne qui en est propriétaire « de façon à distinguer […] les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres ». Il s’agit d’une garantie d’origine et, implicitement, d’un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier (comme c’est le cas du personnage mythique du réparateur « Maytag »). Le droit relatif aux marques de commerce appartient, en ce sens, au domaine de la protection des consommateurs.
[51] C’est en gardant cette analyse à l’esprit que j’examinerai la question de la contrefaçon des marques de commerce dans cette affaire.
1. Les défendeurs ont‑ils acquis le droit d’employer les marques de commerce de la demanderesse en achetant les actifs des restaurants Symposium Café Sheppard et Kennedy? Dans le cas contraire, ont‑ils contrefait les marques de commerce de la demanderesse et fait passer leurs restaurants pour des franchisés Symposium Café alors qu’ils ne faisaient pas partie du réseau?
[52] La demanderesse fait valoir que depuis 1996, le Groupe Symposium Café a mis au point un système de franchise unique qui emploie des noms, des expressions et un concept visuel protégés en tant que marques de commerce déposées ainsi que des menus protégés par le droit d’auteur. Elle ajoute que bien qu’ils aient refusé d’adhérer au réseau de franchises Symposium, les défendeurs n’ont pas moins continué à employer le concept visuel, les marques de commerce et les menus Symposium Café dans leurs établissements sur Kennedy et Sheppard et, après 2008, dans celui sur Kennedy.
[53] La demanderesse soutient que les défendeurs ont contrefait ses marques de commerce déposées en les utilisant dans les enseignes et les annonces relatives au Café Mirage. Elle ajoute qu’ils doivent être tenus responsables pour la contrefaçon et la commercialisation trompeuse de leurs marques de commerce, en contravention de l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13, et allègue spécifiquement qu’il y a eu contrefaçon aux termes des articles 7, 19, 20 et 22 de ladite loi.
Dispositions législatives
[54] La compétence de la Cour fédérale eu égard à la contrefaçon des marques de commerce découle de l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce. Les alinéas b) et c) de cette disposition sont pertinents puisqu’ils traitent de la confusion et de la commercialisation trompeuse. Ils prévoient :
7. Nul ne peut :
[…]
b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;
c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
7. No person shall
…
(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;
(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;
[55] Pour déterminer si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, il faut se reporter au paragraphe 6(5) qui prévoit :
6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
6. (5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trademarks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or
sound or in the ideas suggested by them.
[56] Le paragraphe 20(1) décrit les circonstances dans lesquelles une marque de commerce est réputée être violée :
20. (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l’employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut empêcher une personne :
a) d’utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
b) d’employer de bonne foi, autrement qu’à titre de marque de commerce :
(i) soit le nom géographique de son siège d’affaires,
(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services, d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce.
20. (1) The right of the owner of a registered trade‑mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade‑mark or trade‑name, but
no registration of a trade‑mark prevents a person from making
(a) any bona fide use of his personal name as a trade‑name, or
(b) any bona fide use, other than as a trademark,
(i) of the geographical name of his place of business, or
(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services, in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade‑mark.
[57] Le fait que la demanderesse soit la titulaire de l’enregistrement des marques de commerce relatives à des services de restauration, et des marchandises connexes, n’est pas contesté. Ces marques de commerce sont :
Symposium Café Dessin (déposée le 2000‑04‑18, enregistrée le 2003‑08‑29)
The Symposium Café (déposée le 2002‑05‑05, enregistrée le 2005‑01‑18)
Second To None (déposée le 2005‑04‑29, enregistrée le 2007‑03‑07)
Passport To Pleasure (déposée le 2005‑04‑29, enregistrée le 2006‑03‑08)
East Meets West (déposée le 2005‑04‑29, enregistrée le 2006‑05‑06)
Escape The Ordinary (déposée le 2005‑04‑29, enregistrée le 2006‑03‑06)
Symmetry For The Senses (déposée le 2005‑04‑29, enregistrée le 2006‑12‑01)
To Europe And Back In 15 Minutes (déposée le 2005‑04‑29, enregistrée le 2006‑03‑7)
Redefining The Cafe Experience (déposée le 2005‑04‑29, enregistrée le 2007‑12‑21)
Concept visuel Symposium Café (marque figurative déposée le 2007‑12‑07, enregistrée le 2008‑05‑21)
[58] La demanderesse allègue qu’elle a employé pour la première fois les marques de commerce déposées susmentionnées depuis aussi tôt que 1999 pour le concept visuel et les expressions Symposium Café, et 2000 pour la marque nominale et figurative Symposium Café Dessin et la marque nominale The Symposium Café. Ces dates figurent dans la base de données sur les marques de commerce et les certificats d’enregistrement. Les défendeurs n’ont pas contesté cette preuve.
Acquiescement
[59] Les défendeurs font valoir que même si elle ne l’a pas signé, la demanderesse était visée par le règlement amiable et qu’il serait malhonnête de prétendre le contraire, d’autant qu’elle s’efforce également de faire valoir ses droits en vertu de la promesse qui figure dans ce règlement pour se faire restituer les enseignes affichant la marque Symposium Café Dessin. Les défendeurs ajoutent que la demanderesse est liée par le règlement amiable que les frères Argiropoulos et les sociétés Symposium ont accepté et par lequel tous les actifs des Symposium Café Sheppard et Kennedy ont été transférés.
[60] Les défendeurs soutiennent qu’ils sont en droit d’invoquer l’acquiescement comme moyen de défense parce que la demanderesse a consenti à ce qu’ils emploient les marques de commerce. Ils s’appuient sur la décision Boston Pizza International Inc. c Boston Market Corp., 2003 CF 892, [2003] 238 FTR 1, dans laquelle la juge Tremblay‑Lamer a déclaré :
[42] Une défense fondée sur l’acquiescement peut être accueillie si la partie demandant la radiation (la partie demanderesse) consent à l’emploi et à l’enregistrement de la marque de commerce ou laisse croire à la partie défenderesse que l’emploi qu’elle fait de la marque est correct, au préjudice de la partie défenderesse.
[43] Dans la décision White Consolidated Industries, Inc. c. Beam of Canada Inc. (1991), 47 F.T.R. 172, le juge Teitelbaum a adopté la définition suivante de l’acquiescement, tirée de l’arrêt Archbold c. Scully (1861), 9 H.L.C. 360 :
Si une partie qui aurait pu s’y opposer demeure passive et permet sciemment à un autre d’engager une dépense pour poser un acte, croyant que nul ne s’y opposerait, elle se trouve, en quelque sorte à avoir autorisé l’autre à modifier sa condition, ce qui revient à dire qu’elle a acquiescé. [...]
[61] Je suis d’accord avec les défendeurs que la demanderesse est liée par les conditions du règlement amiable bien qu’elle n’y soit pas expressément désignée en tant que partie. Les frères Argiropoulos sont les administrateurs et directeurs majoritaires de la demanderesse. Ils ont établi une structure hiérarchique d’entreprises qui comprenait 1424930 Ontario Limited, une société ontarienne de franchisage pour les restaurants de l’Ontario, 966778 Ontario Inc. (le Café Sheppard) et 1480045 Ontario Limited (le Café Kennedy), et qui étaient autorisées à employer les marques de commerce de la demanderesse.
[62] À mon avis, il allait de soi pour les parties au règlement que l’emploi des marques de commerce en cause était autorisé à condition que l’acheteur subséquent accepte de rester à l’intérieur du réseau de franchises Symposium. Les frères Argiropoulos ont accepté cette modalité, et ils étaient habilités à demander à la demanderesse, la titulaire des marques de commerce, d’y donner suite. Par conséquent, ils ne peuvent plus tard prétendre, en l’absence d’un libellé clair dans le procès‑verbal du règlement, que la demanderesse n’a jamais consenti à l’emploi subséquent des marques de commerce par un acheteur ayant opté de rester dans le réseau de franchises Symposium.
[63] Dans les circonstances, je conclus que l’accord des frères Argiropoulos valait consentement de la part de la demanderesse. Cependant, il me faut déterminer quels droits ont effectivement été transférés aux termes du règlement amiable.
[64] Les défendeurs affirment que la demanderesse ne peut prétendre à aucun droit relativement aux marques de commerce étant donné qu’elle, ou d’autres entités agissant en son nom, y ont effectivement renoncé. Ils ajoutent que le règlement amiable prévoyait le transfert de tous les actifs du Café Sheppard et du Café Kennedy à M. Kotsos qui était libre de les vendre.
[65] Je conclus sans hésiter que M. Kotsos pouvait vendre les cafés Sheppard et Kennedy à l’intérieur du réseau de franchises Symposium. Le procès‑verbal du règlement envisage expressément la vente de ces cafés [traduction] « à l’intérieur ou à l’extérieur du système de franchises Symposium Café ». Le fait que les frères Argiropoulos aient tenté de convaincre les défendeurs de rester au sein du réseau de franchises après l’achat des restaurants par BDD Solutions Inc. confirme ma conclusion. À mon avis, M. Kotsos était en droit, en vertu du règlement amiable, de transférer ce droit à BDD Solutions Inc.
[66] Toutefois, les actifs des cafés Sheppard et Kennedy n’incluaient pas le droit illimité d’employer les marques de commerce à l’extérieur du système de franchises Symposium. À cet égard, M. Kotsos a affirmé que ce droit lui revenait étant donné que tous les actifs des cafés Sheppard et Kennedy lui avaient été cédés en vertu du règlement amiable. C’est là son interprétation, mais je ne puis l’accepter.
[67] Les défendeurs soutiennent que BDD Solutions Inc. a acheté tous les actifs que M. Kotsos possédait, y compris les marques de commerce, attendu que les ententes d’achat et de vente mentionnent expressément [traduction] « [l’]achalandage et le nom commercial » dont elles fixent la valeur à 10 000 $ sur un total de 160 000 $ pour le Café Sheppard, et à 49 000 $ sur un total de 328 000 $ pour le Café Kennedy.
[68] Je note que le contrat de vente résultant ne fait qu’énoncer les prix totaux de vente sans ventilation ni référence particulière à l’achalandage et aux noms commerciaux. De plus, le contrat limite les actifs transférés à ceux détenus par M. Kotsos, vendus [traduction] « sur place et en l’état ». Il restreint encore expressément la portée du transfert comme suit :
[traduction]
2. Le présent contrat ne doit pas être interprété comme visant à céder les droits contractuels formant une partie des actifs qui ne sont pas cessibles, en tout ou en partie, avec le consentement de l’autre partie au présent contrat, à moins qu’un tel consentement ait par ailleurs été effectivement donné ou que la cession soit autrement légale.
[…]
11. Le présent contrat ou la transaction qu’il renferme ne sont assortis d’aucune assertion, garantie, convention ou condition subsidiaire autres que celles expressément énoncées.
[69] Il ressort du témoignage de M. Bachour que les défendeurs ont décidé de ne pas exploiter les restaurants au sein du système de franchises Symposium.
[70] Le Groupe Symposium Café détenait les marques déposées Symposium Café Dessin et The Symposium Café. Les frères Argiropoulos étaient en train de développer le réseau de franchises Symposium. Tous leurs projets et activités témoignent de leur intention de maintenir et de répandre le concept de restaurant Symposium Café dans le cadre de leur réseau de franchises. Ils ont contracté un emprunt personnel pour se défendre dans le litige qui les a opposés à M. Kotsos. Tout cela est loin de suggérer qu’ils avaient l’intention de renoncer aux droits protégeant les éléments essentiels de leur concept, et ce, malgré les difficultés financières et commerciales auxquelles ils faisaient face.
[71] Il n’y a rien dans le procès‑verbal du règlement amiable qui puisse confirmer l’interprétation de M. Kotsos. J’estime que le document établit en lui‑même que le droit transféré était celui d’employer les marques de commerce Symposium Café au sein du système de franchises Symposium. C’est ce qu’a reconnu M. Kotsos lui‑même en admettant que tout document de vente et d’achat contiendrait une promesse par laquelle l’acheteur s’engagerait à retirer les enseignes Plantation/Symposium des cafés Sheppard et Kennedy dans les 90 jours de la signature, si ce dernier décidait de ne pas poursuivre ses activités au sein du système de franchises Symposium Café.
[72] J’estime également que les défendeurs ont été avisés que la demanderesse ne consentait plus à ce qu’ils emploient ses marques de commerce déposées dès janvier 2004, date à laquelle elle a exigé que les enseignes affichant la marque Symposium Café Dessin lui soient restituées. En décembre de cette année, l’avocat de la demanderesse avisait les défendeurs de l’intention de la demanderesse de les poursuivre parce qu’ils avaient contrefait les marques de commerce Symposium Café et n’avaient pas retourné les enseignes. J’estime que les défendeurs n’avaient plus le droit, à partir de janvier 2004, d’utiliser les marques de commerce sans le consentement de la titulaire de ces marques déposées, à savoir la demanderesse, et que tel consentement n’a jamais été donné.
Confusion
[73] L’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que nul ne peut appeler l’attention du public sur ses services de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, entre ses services et ceux d’un autre. La