Caterpillar Inc. c. Puma SE

Caterpillar Inc. c. Puma SE
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2021-09-22
Référence neutre
2021 CF 974
Numéro de dossier
T-1645-17
Contenu de la décision
Date : 20210922
Dossier : T‑1645‑17
Référence : 2021 CF 974
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2021
En présence de madame la juge Fuhrer
ENTRE :
CATERPILLAR INC.
demanderesse
et
PUMA SE
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
(Version publique de la version préliminaire confidentielle envoyée le 10 septembre 2021)
I. Aperçu
[1] La marque de commerce projetée procat pour des articles chaussants et des couvre‑chefs est‑elle susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN et CAT pour les mêmes produits et d’autres produits? Puma a‑t‑elle droit à l’enregistrement de la marque de commerce procat au Canada? La marque de commerce procat est‑elle distinctive ou adaptée à distinguer les produits de Puma de ceux de Caterpillar? En rejetant l’opposition de Caterpillar, la Commission des oppositions des marques de commerce [COMC] a répondu par la négative à la première question et par l’affirmative aux deuxième et troisième questions.
[2] Caterpillar interjette l’appel de la décision de la COMC rejetant son opposition, et demande que la décision soit annulée et que la demande d’enregistrement de marque de commerce procat de Puma soit rejetée.
[3] Les deux parties ont déposé de nouveaux éléments de preuve qui, à mon avis, sont pertinents, ce qui entraîne un examen de novo ou un contrôle de la décision de la COMC selon la norme de la décision correcte. Après avoir examiné de nouveau l’affaire, je conclus que Caterpillar s’est acquittée de son fardeau de preuve, mais que Puma n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque de commerce procat, enregistrée pour emploi projeté, est enregistrable, qu’elle est la personne ayant droit à l’enregistrement et que sa marque de commerce est distinctive ou adaptée à distinguer ses produits et ceux de Caterpillar.
[4] Pour les motifs plus détaillés qui suivent, j’accueille donc l’appel de Caterpillar, annule la décision de la COMC et rejette la demande d’enregistrement de la marque de commerce procat de Puma.
[5] Je fais remarquer qu’en l’espèce, la protonotaire Milczynski, qui était la juge responsable de la gestion de l’instance, a rendu une ordonnance de confidentialité le 11 septembre 2020. À la lumière de cette ordonnance, la version préliminaire confidentielle de la présente décision a été communiquée aux parties afin de s’assurer que la version publique ne contient aucun renseignement confidentiel qui n’a pas été rendu public. Comme le prévoit l’ordonnance, les renseignements et les documents visés, qui, néanmoins, étaient publics ou le sont devenus (par exemple, parce qu’ils ont été déposés auprès de la COMC), ne sont pas traités comme confidentiels aux fins du présent jugement et ses motifs.
II. Contexte : la demande, l’opposition et la décision de la COMC
A. La demande
[6] Le 5 janvier 2012, Puma a produit la demande numéro 1,558,723 pour la marque de commerce procat, qui est fondée sur l’emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des « Articles chaussants, nommément chaussures et bottes d’entraînement, de sport et tout‑aller; couvre‑chefs, nommément chapeaux et casquettes ». La demande a été annoncée le 8 août 2012 dans le Journal des marques de commerce aux fins d’opposition.
B. Résumé de la procédure d’opposition
[7] Caterpillar a déposé une déclaration d’opposition le 5 octobre 2012. Caterpillar est la propriétaire des marques de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN (reproduite ci‑dessous), correspondant à l’enregistrement numéro LMC382,234, daté du 29 mars 1991, et CAT, correspondant à la demande numéro 1,588,026, produite le 30 juillet 2012 (maintenant l’enregistrement numéro LMC934,244, daté du 8 avril 2016), qui visent toutes deux des produits (et des services) comprenant des articles chaussants et des couvre‑chefs.
[8] Caterpillar a fondé son opposition sur les alinéas 38(2)b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [LMC]. Les dispositions applicables de la LMC figurent à l’annexe A ci‑dessous. Plus précisément, Caterpillar invoque les motifs d’opposition suivants :
la marque de commerce procat crée de la confusion avec la marque de commerce déposée CAT & TRIANGLE DESIGN de Caterpillar et, par conséquent, n’est pas enregistrable : LMC, art 12(1)d);
Puma n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce procat parce que celle‑ci crée de la confusion avec les marques de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN et CAT de Caterpillar, qui ont toutes deux été employées ou révélées par Caterpillar au Canada avant la date de production de la demande d’enregistrement de la marque de commerce procat : LMC, art 16(3)a);
Puma n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce procat parce que celle‑ci crée de la confusion avec le nom commercial CAT de Caterpillar, qui avait été employé ou révélé antérieurement par Caterpillar au Canada avant la date de production de la demande d’enregistrement de la marque de commerce procat : LMC, art 16(3)c);
la marque de commerce procat n’est pas « distincti[ve] » : terme défini à l’art 2 de la LMC.
[9] Le 14 décembre 2012, Puma a déposé une contre‑déclaration dans laquelle elle nie toutes les allégations formulées dans la déclaration d’opposition de Caterpillar.
[10] Caterpillar a déposé en preuve l’affidavit de Kenneth J. Beaupre, daté du 9 avril 2013, et l’affidavit de Nai Vin Janet Chong, daté du 3 avril 2013. Seul M. Beaupre a été contre‑interrogé au sujet de son affidavit.
[11] Puma a déposé en preuve l’affidavit de Neil Narriman, daté du 23 juillet 2014, et l’affidavit de Lesley Gallivan, daté du 17 juillet 2014. Aucun des auteurs des affidavits n’a été contre‑interrogé. Caterpillar n’a déposé aucune contre‑preuve.
[12] Les deux parties ont déposé des plaidoyers écrits. Une audience a été tenue et les deux parties étaient représentées. Le 29 août 2017, la COMC, au nom du registraire des marques de commerce, a rendu sa décision rejetant l’opposition de Caterpillar et autorisant la demande d’enregistrement de la marque de commerce procat.
C. Décision de la COMC faisant l’objet de l’appel : Caterpillar Inc c Puma SE, 2017 COMC 114
[13] La COMC, au nom du registraire des marques de commerce, a rejeté tous les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 12(1)d), 16(3)a) et 16(3)c), et l’article 2 qui ont été soulevés par Caterpillar à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque de commerce procat de Puma. La décision est résumée brièvement ci‑dessous.
[14] La COMC a fait remarquer que Caterpillar, en tant qu’opposante, avait le fardeau de preuve initial de fournir suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de ses motifs d’opposition. Étant donné que l’opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve, la requérante avait le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande était conforme aux exigences de la LMC.
[15] La COMC a ensuite résumé la preuve par affidavit des deux parties, puis elle a examiné la question préliminaire de savoir si l’emploi des marques de l’opposante au Canada par ses licenciés s’appliquait à son profit, conformément à l’article 50 de la LMC. Le paragraphe 50(1) prévoit essentiellement que l’emploi d’une marque de commerce par un licencié est réputé être un emploi de la marque par le propriétaire, lorsque ce dernier, aux termes d’une licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits ou des services visés par la licence.
[16] La COMC a déterminé que Caterpillar n’exerçait pas le contrôle requis pour bénéficier de cette disposition déterminative. La COMC a tenu compte des accords de licence conclus par Caterpillar avec deux de ses licenciés, Wolverine World Wide Inc. [Wolverine] et Toromont Industries Ltd. [Toromont], et a conclu que l’accent mis sur l’emballage et l’étiquetage des produits fabriqués, plutôt que sur les caractéristiques ou la qualité des produits vendus en liaison avec la marque de Caterpillar, était la preuve d’une absence de contrôle. En outre, les éléments de preuve selon lesquels les marchands en propriété exclusive de Caterpillar échappaient au contrôle direct de Caterpillar portent à croire que Caterpillar n’exerçait pas le contrôle requis.
[17] La COMC était également d’avis que les messages publics des licenciés concernant la source des produits et l’emploi des marques de commerce faisant l’objet d’une licence n’invoquaient pas Caterpillar. Ainsi, Caterpillar ne pourrait pas bénéficier de la présomption du contrôle lié à la licence, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’octroi d’une licence et à l’identité du propriétaire, conformément au paragraphe 50(2) de la LMC.
[18] La COMC s’est ensuite penchée sur le motif fondé sur l’enregistrabilité en vertu de l’alinéa 12(1)d). Compte tenu des paragraphes 6(2) et 6(5) de la LMC, et compte tenu du critère applicable en matière de confusion, c’est‑à‑dire celui de la première impression et du vague souvenir, la COMC a conclu que les marques des deux parties étaient intrinsèquement distinctives, mais qu’il n’y avait aucun élément de preuve portant que la marque de commerce procat visée par la demande avait acquis un caractère distinctif. En ce qui concerne la marque de commerce déposée CAT & TRIANGLE DESIGN de Caterpillar, la COMC a fait remarquer que l’enregistrement est fondé sur l’emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt que 1991. Toutefois, il n’y avait pas suffisamment de documents à l’appui des ventes de couvre‑chefs avant 2003 et d’articles chaussants avant 2011. Renvoyant de nouveau à l’inférence selon laquelle l’emploi par les licenciés ne s’appliquait pas au profit de Caterpillar, la COMC a conclu que les consommateurs n’établiraient pas nécessairement un lien entre les produits offerts par les licenciés et Caterpillar. La COMC a toutefois conclu que les marques de Caterpillar étaient devenues plus connues au Canada que celle de Puma.
[19] En ce qui concerne la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, la COMC a conclu que ce facteur ne favorisait de façon significative aucune des parties, soulignant encore une fois l’emploi douteux de la marque de Caterpillar par ses licenciés.
[20] La COMC a conclu qu’il y avait un chevauchement direct dans certains produits des parties et d’autres produits étroitement liés. Étant donné que les voies de commercialisation ne sont restreintes ni dans la demande de Puma ni dans les enregistrements de Caterpillar, la COMC a conclu que les voies de commercialisation respectives des parties pourraient se chevaucher.
[21] En ce qui concerne le degré de ressemblance, la COMC a conclu que la première partie de la marque de commerce procat aide à différencier les marques, concluant que « pro » n’a aucune connotation suggestive ou élogieuse en liaison avec les produits de Puma, et que les idées que suggèrent les marques n’étaient pas similaires. La COMC a conclu que la marque de Caterpillar « suggère l’idée d’un animal félin tandis que la Marque de la Requérante est un mot inventé sans signification évidente ».
[22] En ce qui concerne les circonstances particulières de l’affaire, la COMC n’était pas convaincue que les consommateurs seraient susceptibles de présumer que la marque nominale procat fait partie d’une famille de marques comprenant le dessin d’un félin qui bondit. La COMC a également conclu qu’un propriétaire n’a pas automatiquement le droit d’obtenir d’autres enregistrements, peu importe dans quelle mesure ils seraient liés à l’enregistrement initial.
[23] En ce qui concerne les éléments de preuve de Puma concernant l’état du registre, la COMC a conclu que l’existence de 13 marques de commerce qui appartiennent à des tiers différents, qui comprennent le terme « CAT » sans élément graphique distinctif et qui sont enregistrées en liaison avec des vêtements constituait un facteur pertinent. En plus des éléments de preuve de Puma concernant l’emploi de divers noms de produits contenant le terme « Cat », bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement de marques de commerce, la COMC était disposée à conclure que le terme « CAT » a été couramment adopté sur le marché en liaison avec des vêtements et que les consommateurs sont passablement habitués à voir des marques nominales CAT dans l’industrie du vêtement.
[24] Compte tenu de ce qui précède, la COMC a conclu qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce procat de Puma et les marques de Caterpillar. En se fondant sur son analyse de l’alinéa 12(1)d) de la LMC, la COMC a conclu que les motifs fondés sur le droit à l’enregistrement de Caterpillar en vertu des alinéas 16(3)a) et 16(3)c) de la LMC étaient également rejetés.
[25] Enfin, la COMC a examiné l’allégation de Caterpillar selon laquelle la marque de Puma ne fait pas de distinction entre ses produits et les produits de Caterpillar. Pour décider qu’aucune des marques de Caterpillar n’était devenue suffisamment connue au Canada en liaison avec des articles chaussants et des couvre‑chefs, la COMC a cité l’emploi non distinctif par les licenciés de Caterpillar. Le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif a également été rejeté.
III. Questions en litige, nouveaux éléments de preuve des parties et norme de contrôle
A. Questions en litige
[26] Caterpillar interjette maintenant appel de la décision du 29 août 2017 de la COMC, conformément à l’article 56 de la LMC. La probabilité de confusion entre la marque de commerce procat de Puma et les marques de commerce CAT de Caterpillar est en litige dans le présent appel, ainsi que le caractère distinctif de la marque de commerce procat. Caterpillar allègue que la COMC a commis une erreur à au moins trois égards : (1) dans son analyse du préfixe « pro » dans la marque de commerce procat en ce qui a trait au caractère distinctif inhérent de la marque de commerce procat et au degré de ressemblance entre les marques de Caterpillar et la marque de Puma; (2) dans sa conclusion concernant le caractère suffisant du contrôle exercé par Caterpillar sur ses licenciés; et (3) en tirant des inférences quant à l’emploi sur le marché en se fondant sur les éléments de preuve de Puma concernant l’état du registre, sans éléments de preuve concernant l’emploi réel.
B. Nouveaux éléments de preuve des parties en appel
[27] Les deux parties ont déposé de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du présent appel, conformément au paragraphe 56(5) de la LMC.
[28] Caterpillar a déposé :
a) l’affidavit de Kenneth J. Beaupre, directeur du marketing, Soutien aux services à la clientèle du Service de marketing et de marque – anciennement le Centre du développement des affaires dans le commerce de détail – de Caterpillar, daté du 22 janvier 2019;
b) l’affidavit d’Onder Ors, vice‑président de l’approvisionnement, Approvisionnement du groupe Heritage et de l’hémisphère ouest, de Wolverine, daté du 26 octobre 2018;
c) l’affidavit de David C. Wetherald, ancien vice‑président, Ressources humaines et services juridiques, et avocat général et secrétaire général de Toromont, qui est daté du 7 septembre 2018.
[29] Puma a contre‑interrogé M. Beaupre au sujet de son deuxième affidavit le 22 octobre 2019, M. Ors le 15 octobre 2019 et M. Wetherald le 15 novembre 2019. Les transcriptions de leurs contre‑interrogatoires font partie du dossier conjoint de demande. Les nouveaux éléments de preuve de Caterpillar sont résumés à l’annexe B ci‑dessous.
[30] Puma a déposé :
a) l’affidavit de Neil Jafar Narriman, avocat général, Propriété intellectuelle de Puma, daté du 28 août 2019;
b) l’affidavit de Maria Papadopoulos, auxiliaire juridique chez Kestenberg Siegal Lipkus LLP, daté du 27 août 2019.
[31] Caterpillar a contre‑interrogé M. Narriman au sujet de son deuxième affidavit le 13 septembre 2019. La transcription fait partie du dossier conjoint de demande. Mme Papadopoulos n’a pas été contre‑interrogée au sujet de son affidavit. Les nouveaux éléments de preuve de Puma sont résumés à l’annexe B ci‑dessous.
C. Norme de contrôle
(1) Principes généraux
[32] La norme de contrôle en appel s’applique lorsque, comme dans l’affaire dont je suis saisie, il y a un droit d’appel prévu par la loi : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 36‑37, citant Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235 [Housen]. L’arrêt Vavilov n’écarte pas la jurisprudence antérieure concernant les nouveaux éléments de preuve déposés auprès de la Cour fédérale en appel d’une décision du registraire, mais nécessite plutôt un ajustement : Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC, 2020 CAF 76 [Clorox] aux para 19‑23. Le point de départ est l’examen de la question de savoir si de nouveaux éléments de preuve auraient eu une incidence importante sur la décision de la COMC : Clorox, précité, au para 19.
[33] Pour être considérés comme « pertinents », les nouveaux éléments de preuve doivent être suffisamment importants et avoir une valeur probante : Clorox, précité, au para 21, citant, respectivement, Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co, 2005 CF 707 [Vivat] au para 27; et Tradition Fine Foods Ltd c Groupe Tradition’L Inc, 2006 CF 858 au para 58. « [U]ne preuve qui simplement complète ou répète la preuve existante ne dépassera pas le seuil requis » : Papiers Scott Limitée c Georgia‑Pacific Consumer Products LP, 2010 CF 478 [Papiers Scott] aux para 48‑49. Le critère n’est pas de savoir si les nouveaux éléments de preuve auraient fait changer d’avis le registraire, mais plutôt s’ils ont pu avoir une incidence sur sa décision : Papiers Scott, précité, au para 49. À cet égard, le critère en est un de qualité et non de quantité : Vivat, précité, au para 27.
[34] En plus du paragraphe 56(5) de la LMC, une conclusion de pertinence permet à la Cour d’« exercer toute discrétion dont le registraire est investi ». Le juge de Montigny a fait remarquer qu’il s’agit d’un appel de novo qui exige l’application de la norme de la décision correcte : Clorox, précité, au para 21, renvoyant à Vavilov, précité (et aux situations où la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable sera réfutée, comme résumé dans l’arrêt Vavilov, précité, au para 17). En d’autres termes, la Cour n’a pas à s’en remettre au raisonnement du décideur; en entreprenant sa propre analyse, la Cour peut décider si elle est d’accord avec les décisions du décideur ou si elle y substituera sa propre conclusion : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 50.
[35] Si les nouveaux éléments de preuve ne sont pas jugés pertinents (ou si aucun nouvel élément de preuve n’est déposé), c’est à ce moment‑là que l’arrêt Vavilov exige un ajustement de la norme applicable : Clorox, précité, au para 22. Au lieu de l’ancienne norme de la décision raisonnable, c’est la norme de contrôle en appel qui s’applique, en renvoyant à l’arrêt Housen. Cela signifie que les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit (lorsqu’il n’y a pas de question de droit isolable) seront évaluées en fonction de la norme de l’« erreur manifeste et dominante ». Une erreur manifeste signifie une erreur évidente, tandis qu’une erreur dominante est une erreur qui a une incidence sur la conclusion du décideur; il s’agit d’une norme de contrôle qui commande une grande déférence : Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 aux para 61‑64. Toutefois, dans le cas des questions de droit, la norme applicable est celle de la décision correcte, qui ne commande aucune déférence à l’égard des conclusions du décideur sous‑jacent : Clorox, précité, au para 23; Miller Thomson SENCRL, srl c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134 au para 42.
[36] En résumé, je dois évaluer la nature, l’importance, la valeur probante et la fiabilité des nouveaux éléments de preuve des parties, dans le contexte du dossier, et déterminer si ces éléments de preuve ajoutent des « éléments importants » et, par conséquent, si elle aurait eu une incidence importante sur la décision de la COMC : Seara Alimentos Ltda c Amira Enterprises Inc, 2019 CAF 63 [Seara] aux para 23‑26. En d’autres termes, les éléments de preuve auraient‑ils amélioré ou autrement clarifié le dossier d’une manière qui aurait pu avoir une incidence sur les conclusions de fait tirées par le registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, s’ils avaient été disponibles au moment de la décision? En outre, même lorsque de nouveaux éléments de preuve sont admis en appel, cela ne permet pas nécessairement d’écarter les conclusions de la COMC à l’égard de chaque question, mais plutôt uniquement les questions visées par les nouveaux éléments de preuve présentés et admis : Seara, précité, au para 22.
(2) Pertinence des nouveaux éléments de preuve des parties
[37] À mon avis, les définitions de dictionnaire pour « pro » qui sont énoncées dans l’affidavit de M. Beaupre sont suffisamment importantes et probantes pour qu’elles aient eu une incidence importante sur la décision de la COMC. Les conclusions de la COMC concernant le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce procat et le degré de ressemblance entre la marque de commerce procat et les marques de commerce de Caterpillar ont été influencées par l’absence d’éléments de preuve portant que « pro » a une connotation suggestive ou élogieuse en liaison avec les produits de Puma. L’absence de tels éléments de preuve est expressément mentionnée aux paragraphes 51 et 61 de la décision de la COMC.
[38] La Cour suprême du Canada a déclaré que « la signification courante des mots [est] une question dont un tribunal ou une commission exerçant un pouvoir judiciaire ou quasi‑judiciaire peut prendre connaissance d’office » : Pfizer Co Ltd c Sous‑ministre du Revenu National, 1975 CanLII 194 (CSC), [1977] 1 RCS 456 à la p. 463. Toutefois, dans l’affaire dont je suis saisie, la COMC a choisi de ne pas prendre connaissance d’office. De plus, la Cour a conclu que, « [b]ien que la Commission ait le droit de prendre connaissance d’office dans un dictionnaire des définitions des mots que l’on trouve dans les marques de commerce, elle n’est pas habilitée à prendre connaissance d’une seule signification sans preuve » : McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327 [McDowell] au para 36. Étant donné que la COMC a mis l’accent sur l’absence d’éléments de preuve concernant la signification de « pro », je suis convaincue que les définitions fournies par la demanderesse dans l’affaire dont je suis saisie auraient eu une incidence importante sur la décision de la COMC.
[39] Je suis en outre convaincue que les affidavits et contre‑interrogatoires de M. Beaupre, de M. Ors et de M. Narriman présentent des éléments de preuve suffisamment importants et probants concernant l’analyse relative à la confusion qui a été menée par la COMC en vertu du paragraphe 6(5) de la LMC, ainsi que les conclusions concernant le droit à l’enregistrement et le caractère distinctif, de sorte qu’un examen de novo ou un contrôle selon la norme de la décision correcte est justifié, sauf en ce qui a trait aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la LMC et aux circonstances entourant la famille alléguée de marques de commerce de Puma. Étant donné que le critère en matière de confusion est tranché selon la prépondérance des probabilités, à mon avis, leurs nouveaux éléments de preuve auraient pu revêtir une certaine importance dans les évaluations de la COMC concernant le contrôle lié à la licence (y compris les messages publics), la probabilité de confusion et le caractère distinctif.
[40] Je ne suis pas convaincue que l’affidavit de M. Wetherald aurait nécessairement eu une incidence importante sur la décision de la COMC, du moins en ce qui a trait à son examen du paragraphe 50(2) de la LMC. L’énoncé juridique circulaire ou absurde, qui semble indiquer que Toromont a elle‑même obtenu une licence, n’a été modifié qu’en 2017 pour devenir une forme d’énoncé juridique qui identifiait Caterpillar Inc. comme étant la propriétaire des marques de commerce CAT et CATERPILLAR, et de leurs logos respectifs. Étant donné que la décision de la COMC a été rendue en 2017, à mon avis, il est très peu probable que la COMC ait pu tenir compte de cette modification. Caterpillar n’aurait donc pas pu bénéficier de la présomption de contrôle lié à une licence qui s’applique lorsque la condition prévue au paragraphe 50(2) de la LMC est satisfaite (c’est‑à‑dire un avis public quant à l’emploi autorisé et à l’identité du propriétaire de la marque de commerce).
[41] D’autre part, à mon avis, la preuve de M. Wetherald aurait pu avoir une incidence importante sur la question de savoir si l’existence réelle d’un contrôle direct ou indirect aux termes d’une licence suffit pour satisfaire aux exigences du paragraphe 50(1) de la LMC, de sorte que l’emploi par les licenciés serait réputé être un emploi par la propriétaire. En outre, étant donné que j’entreprends un contrôle selon la norme de la décision correcte en l’espèce et que, dans les circonstances, la date pertinente pour évaluer l’enregistrabilité de la marque de commerce procat en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la LMC est la date de ma décision, je conclus que l’affidavit de M. Wetherald est néanmoins important et pertinent pour mon analyse de ce motif d’opposition.
[42] Je ne suis pas non plus convaincue que l’affidavit de Mme Papadopoulos aurait eu une incidence importante sur la décision de la COMC, ni plus importante, de sorte qu’il serait nécessaire, fiable, et donc admissible. Tout d’abord, Mme Papadopoulos n’a pas effectué la recherche elle‑même pour mettre à jour l’affidavit de Mme Gallivan. Elle indique plutôt que la recherche a été menée par un avocat du même cabinet où elle était employée, et elle décrit les renseignements qu’il a fournis et en lesquels elle croit. Toutefois, il n’y a aucune explication quant à la raison pour laquelle l’avocat n’était pas disponible pour signer l’affidavit lui‑même. En outre, les autres marques de commerce trouvées dans le cadre de la recherche visant la mise à jour concernent les demandes en instance produites après 2017, ainsi que des demandes accueillies ou enregistrées après 2017, après que la décision de la COMC ait été rendue. Je conclus donc que l’ensemble de l’affidavit de Mme Papadopoulos est inadmissible.
IV. Analyse
A. Article 50 : contrôle lié à une licence
[43] Étant donné que les décisions rendues en vertu de l’article 50 ont une incidence sur les analyses relatives à la confusion et au caractère distinctif, j’examine la question du contrôle lié à une licence à titre préliminaire, tout comme l’a fait la COMC. Bien que je considère cette question sous l’angle de la norme de la décision correcte, à mon avis, la COMC a commis des erreurs manifestes et dominantes en évaluant la question de savoir si l’emploi autorisé des marques de commerce CAT au Canada par les licenciés de Caterpillar s’appliquait au profit de cette dernière. Je conclus que les nouveaux affidavits de M. Beaupre et de M. Ors appuient la conclusion selon laquelle Caterpillar a satisfait aux exigences des paragraphes 50(1) et 50(2) de la LMC et que, par conséquent, cet emploi s’appliquait au profit de Caterpillar.
[44] Dans le cadre de de son examen du paragraphe 50(1) de la LMC, la COMC a conclu que « l’emploi des marques par Wolverine et Toromont démontre que le contrôle exercé par l’Opposante sur les caractéristiques et la qualité des produits était déficient et que, par conséquent, cet emploi ne s’appliquait pas au profit de l’Opposante » : 2017 COMC 114 au para 40. L’« emploi » auquel renvoie la COMC est double. Premièrement, il s’agit d’un renvoi à l’énoncé du [traduction] « Guide de l’acheteur CAT de l’automne 2000 », qui indique que Wolverine Canada est responsable de la qualité des produits qu’elle vend en ce qui a trait à la fabrication et aux matériaux. Deuxièmement, il s’agit d’un renvoi à l’énoncé juridique antérieure à 2017 sur le site Web de Toromont, qui semble laisser entendre que Toromont s’est elle‑même octroyée une licence.
[45] Je conclus que les nouveaux affidavits de M. Beaupre et de M. Ors démontrent que l’énoncé du Guide de l’acheteur est exigé par l’accord de licence visant les produits liés aux marques de commerce. En outre, l’énoncé n’est pas incompatible avec les mesures de contrôle mises en place par Caterpillar à l’égard des accords tripartites entre Caterpillar, les licenciés des produits liés aux marques de commerce et les usines, ainsi que dans les accords de licence en ce qui a trait aux contrôles de la qualité des produits aux étapes de la conception, de la préproduction et de la postproduction.
[46] Le fait qu’un licencié offre une garantie à l’égard des articles chaussant CAT de Caterpillar qui sont visés par une licence et qu’il vend n’est pas incompatible, à mon avis, avec les contrôles démontrés qu’exercice Caterpillar au début du processus de fabrication et à d’autres étapes (comme décrit ci‑dessous), ou avec la responsabilité du licencié à l’égard de tout défaut de qualité détecté à la fin du processus. Le fait que ces défauts puissent survenir malgré les contrôles de qualité ne se traduit pas, à mon avis, par un contrôle déficient de la part de Caterpillar, ou ne nuit pas à la qualité ou aux caractéristiques générales des articles chaussants CAT faisant l’objet d’une licence, en particulier en l’absence d’éléments de preuve concernant l’occurrence ou l’étendue des défauts.
[47] De plus, comme M. Ors l’a indiqué, les guides de l’acheteur sont destinés aux détaillants et ne sont pas offerts aux consommateurs, à moins que le détaillant ne choisisse de le faire. Il n’y a aucun élément de preuve concernant l’étendue de la diffusion des guides de l’acheteur, que ce soit auprès des détaillants ou de leurs clients, voire même s’ils ont en fait été distribués à ces derniers.
[48] Je fais en outre remarquer qu’un message imprécis ou incertain adressé au public n’est pas nécessairement fatal à une conclusion de contrôle lié à la licence : Michaels c Unitop Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia, 2020 CF 937 [Michaels], au para 13. Bien que l’énoncé juridique de Toromont n’invoquait pas Caterpillar avant 2017, celui‑ci a été corrigé, ce qui aura une incidence positive sur mon analyse relative à la confusion en ce qui a trait au motif fondé sur l’enregistrabilité. En outre, l’affidavit de M. Wetherald atteste que Toromont acquiert des produits CAT auprès des licenciés des produits liés aux marques de commerce de Caterpillar, dont Wolverine en ce qui a trait aux articles chaussants. À mon avis, les éléments de preuve appuient la conclusion selon laquelle Toromont agit à titre de distributeur de produits CAT (c’est‑à‑dire des articles chaussants et des couvre‑chefs) fabriqués par d’autres personnes; elle ne fabrique pas elle‑même ces produits. En d’autres termes, Toromont ne semble pas techniquement employer les marques de commerce en liaison avec les produits au sens de l’article 4 de la LMC lorsqu’elle vend des produits CAT déjà fabriqués qu’elle obtient auprès de licenciés des produits liés aux marques de commerce de Caterpillar.
[49] La COMC a en outre conclu que « la déclaration de M. Beaupre indiquant que les marchands de l’Opposante sont des marchands en propriété exclusive qui échappent au contrôle direct de l’Opposante me porte à croire que l’Opposante n’exerce pas dans les faits un contrôle direct/indirect sur la surveillance/qualité des produits vendus en liaison avec les marques de l’Opposante » : 2017 COMC 114, au para 40.
[50] Toutefois, il ne s’agit pas de déterminer s’il y avait un contrôle, comme envisagé par le paragraphe 50(1) de la LMC. Le fait que les licenciés soient des marchands en propriété exclusive ne permet pas de déterminer si la propriétaire contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits visés par une licence. Le paragraphe 50(1) n’exige pas non plus que le licencié donne un avis public au propriétaire de la marque de commerce; il s’agit d’une obligation à satisfaire en vertu du paragraphe 50(2). Cela dit, la présomption de contrôle lié à une licence ne s’applique que si le propriétaire choisit de fournir ou d’autoriser la communication au public de renseignements spécifiques prévus au paragraphe 50(2) de la LMC. La LMC n’oblige toutefois pas la communication de ces renseignements; en d’autres termes, la communication des renseignements par le propriétaire est volontaire, comme je l’ai déjà dit : Michaels, précité, au para 12.
[51] Je conclus donc que la COMC a confondu les paragraphes 50(1) et 50(2) dans ses motifs en mettant l’accent sur les déclarations des licenciés, lorsqu’elle a examiné la question de savoir si Caterpillar exerçait véritablement le contrôle requis, à l’exclusion d’autres éléments de preuve pertinents. À mon avis, affirmer que l’emploi des marques par Wolverine et Toromont n’était pas une preuve suffisante du contrôle exercé en vertu du paragraphe 50(1) était déplacé et a, à tout le moins, constitué une erreur manifeste et dominante.
[52] Je conclus en outre que le critère à appliquer pour déterminer si le propriétaire de la marque de commerce exerce un contrôle suffisant aux fins de l’application du paragraphe 50(1) de la LMC peut être satisfait de trois autres façons : (i) il peut attester qu’il exerce le contrôle requis (directement ou indirectement); (ii) il peut fournir des éléments de preuve démontrant qu’il exerce le contrôle requis; ou (iii) il peut fournir une copie de l’accord de licence qui prévoit explicitement un contrôle direct ou indirect des caractéristiques ou de la qualité des produits visés par la licence : Empresa Cubana Del Tabaco Trading (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen, 2011 CF 102 [Empresa], au para 84.
[53] À mon avis, la preuve de Caterpillar dont la COMC était saisie a satisfait à la première façon énumérée de satisfaire au critère en matière de suffisance du contrôle en vertu du paragraphe 50(1) de la LMC. Je conclus que les nouveaux éléments de preuve de Caterpillar satisfont également aux deuxième et troisième façons possibles de satisfaire au critère. En particulier, les nouveaux éléments de preuve de Caterpillar, sous la forme du deuxième affidavit de M. Beaupre, de l’affidavit M. Ors et de leurs contre‑interrogatoires, démontrent que :
- en vertu des accords de licence visant les produits liés aux marques de commerce, les licenciés sont non seulement tenus de soumettre des échantillons des produits visés par leur licence aux étapes de conception, de préproduction et de postproduction, mais l’équipe d’analystes des contrôles de Caterpillar leur fournit également une formation sur ce processus et l’emploi des marques de commerce;
- lorsque Wolverine met à jour ses normes de qualité, elle les communique à Caterpillar pour obtenir son approbation, et Caterpillar exerce un contrôle en demandant l’examen des politiques et des normes de Wolverine;
- Caterpillar certifie ou approuve les usines choisies par les licenciés et conclut des accords tripartites entre elle‑même, le licencié et l’usine certifiée;
- les licenciés comme Wolverine prennent diverses mesures pour contrôler la qualité des produits visés par une licence, lesquelles sont supervisées par Caterpillar (et qui, à mon avis, ne sont pas incompatibles avec un contrôle indirect à tout le moins), comme les processus et les contrôles de la qualité pour la fabrication, y compris les inspections de produits, les exigences d’essai et les normes de qualité acceptables;
- un rôle de Caterpillar est de s’assurer que les produits provenant de ses licenciés répondent à ses attentes, notamment en ce qui concerne la qualité et le positionnement.
[54] La COMC a reconnu que les accords de licence visant les marques de commerce de Caterpillar exigent que tous les produits de Caterpillar visés par une licence soient identifiés par le logo circulaire autorisé des produits (reproduit au paragraphe 8 de l’annexe B ci‑dessous), comme l’atteste M. Beaupre dans son premier affidavit, mais elle ne semble pas avoir évalué le logo pour s’assurer qu’il est conforme au paragraphe 50(2) de la LMC, à la lumière de ses conclusions concernant l’énoncé du Guide de l’acheteur. De plus, l’affidavit de Mme Chong dont était saisie la COMC a démontré l’emploi de ce logo sur plusieurs échantillons d’articles chaussants CAT (plus précisément, à l’intérieur de la languette) que Mme Chong a achetés auprès de Wolverine par l’entremise du site Web www.catfootwear.com. Je conclus que l’affidavit de M. Ors comble une lacune dans la preuve en attestant que le logo des produits visés par une licence est toujours inclus sur les articles chaussants CAT vendus par Wolverine au Canada.
[55] Je fais remarquer que l’affidavit de Mme Chong a également souligné l’emploi du logo sur plusieurs échantillons de couvre‑chefs CAT, y compris des casquettes de style baseball et des tuques (particulièrement sur l’étiquette intérieure ou extérieure) que Mme Chong a achetées par l’entremise des sites Web www.catmerchanise.com, www.shopcaterpillar.com, www.boutiquecat.ca et www.heavydutygear.ca.
[56] Je conclus donc que le logo des produits visés par une licence indique que les produits CAT sont visés par une licence (c’est‑à‑dire qu’ils sont au moins vendus en vertu de cette licence) en liaison avec la marque de commerce CAT & TRIANGLE DESIGN incorporée dans le logo, et qu’elle fournit l’identité de la propriétaire de la marque de commerce, à savoir Caterpillar Inc. À mon avis, Caterpillar s’est conformée aux exigences du paragraphe 50(2) de la LMC et a droit à la présomption de contrôle liée à une licence.
[57] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que les nouveaux éléments de preuve de Caterpillar démontrent qu’ils respectent les exigences du paragraphe 50(1) de la LMC, notamment en ce qui concerne la présomption de contrôle lié à une licence, qui découle du paragraphe 50(2) de la LMC, et que, par conséquent, l’emploi autorisé des marques de commerce CAT par ses licenciés, y compris Wolverine, profite à Caterpillar.
B. Alinéa 12(1)d) : enregistrabilité
[58] Conformément à l’alinéa 12(1)d) de la LMC, une marque de commerce n’est enregistrable que si elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée. La date pertinente pour évaluer la confusion en vertu de cette disposition est la date de la décision du juge des faits, qu’il s’agisse du registraire ou de la Cour, selon le cas : Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd, [1991] ACF no 546 (CAF) [Park Avenue]. Étant donné que je conclus que les nouveaux éléments de preuve des parties sont pertinents, la date pertinente applicable est la date de la décision de la Cour. Même si cette date tombe bien après le 17 juin 2019, date à laquelle d’importantes modifications à la LMC sont entrées en vigueur, les modifications à l’article 12 de la LMC, à mon avis, ont peu, voir aucune incidence sur l’analyse relative à l’enregistrabilité en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la LMC.
[59] À titre préliminaire, je fais remarquer que la déclaration d’opposition déposée par Caterpillar le 5 octobre 2012 ne repose que sur l’enregistrement numéro LMC382,234 pour CAT & TRIANGLE DESIGN en ce qui a trait à ce motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité. La demande d’enregistrement numéro 1,588,026 de Caterpillar pour la marque de commerce CAT, alors en instance (que Caterpillar a invoquée à l’égard du motif fondé sur le droit à l’enregistrement en vertu de l’alinéa 16(3)a) de la LMC), a été enregistrée le 8 avril 2016 sous le numéro LMC934,244. Toutefois, la déclaration d’opposition n’a pas été modifiée pour alléguer la non‑enregistrabilité également à l’égard de ce dernier enregistrement. J’examine donc ce moti