Beverly Hills Jewellers MFG Ltd. c. Corona Jewellery Company Ltd.

Beverly Hills Jewellers MFG Ltd. c. Corona Jewellery Company Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2021-06-28
Référence neutre
2021 CF 673
Numéro de dossier
T-1491-17
Contenu de la décision
Date : 20210628
Dossier : T-1491-17
Référence : 2021 CF 673
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 28 juin 2021
En présence de monsieur le juge Brown
DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13, relativement à la demande numéro 1,593,806 visant la marque de commerce TRULY CANADIAN CERTIFIED GOLD & Dessin
ENTRE :
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD.
demanderesse
et
CORONA JEWELLERY COMPANY LTD.
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
Table des matières
I. Faits et décision faisant l’objet du contrôle 4
A. Généralités 4
B. Facteurs pris en compte dans une analyse relative à la confusion 8
C. Litige connexe sur les diamants 10
D. Instance devant la COMC 11
E. Appel interjeté à la Cour fédérale conformément à l’article 56 12
II. Questions à trancher 14
III. Norme de contrôle applicable aux appels fondés sur l’article 56 15
A. L’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, établit deux voies de contrôle en appel 15
B. Qu’entend-on par norme de l’erreur manifeste et dominante applicable aux questions de fait et aux questions de fait et de droit? 17
C. Les questions de droit doivent être contrôlées selon la norme de la décision correcte 18
D. Critères relatifs à la preuve nouvelle ou additionnelle 18
(1) Qu’est‑ce qu’une nouvelle preuve pertinente? 18
E. Dates pertinentes 23
F. Analyse de la pertinence de la nouvelle preuve au titre du paragraphe 16(1) de la Loi 24
(1) Affidavit Vaccaro 2019 déposé par la demanderesse 26
(2) Affidavit Singh déposé par la demanderesse 35
(3) Affidavit Soare 2019 déposé par la défenderesse 36
(4) Résumé de l’analyse et conclusion concernant la preuve présentée comme nouvelle et pertinente 39
IV. Analyse de la décision de la COMC selon la norme d’appel de l’erreur manifeste et dominante établie dans l’arrêt Housen 40
A. Généralités 40
B. Qu’est-ce qu’une erreur manifeste et dominante? 42
C. Analyse au titre du paragraphe 16(1) 43
D. Pertinence et examen de la ou des décisions de l’examinateur dans le présent appel 43
E. Analyse au titre du paragraphe 6(5), partie 1 46
(1) Degré de ressemblance visé à l’alinéa 6(5)e) 48
(2) Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, visés à l’alinéa 6(5)a) 56
(3) Période pendant laquelle chacune des marques a été en usage visée à l’alinéa 6(5)b) 67
(4) Genre de produits et voies commerciales visés aux alinéas 6(5)c) et d) 69
(5) Circonstances de l’espèce 80
(a) État du registre 80
(b) Confusion réelle 84
F. Analyse au titre du paragraphe 6(5), partie 2 85
V. Conclusion 89
VI. Dépens 93
[1] La Cour est saisie d’un appel visant la décision par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce [la COMC] a repoussé, au nom du registraire des marques de commerce [le registraire], la demande d’enregistrement de la marque de commerce TRULY CANADIAN CERTIFIED GOLD et Dessin (la demande no 1,593,806) [la marque GOLD] présentée par la demanderesse :
La COMC a repoussé la demande [la décision] en raison de l’opposition déposée par la défenderesse [également désignée sous le nom de Corona], qui alléguait une confusion avec la marque de commerce CANADIAN CERTIFIED GOLD et Dessin (LMC767,318) [la marque CORONA] :
La COMC s’est concentrée sur la marque CORONA, estimant que la défenderesse n’aurait gain de cause à l’égard d’aucune de ses autres marques. La COMC a souscrit à l’opposition de la défenderesse, estimant que la marque GOLD de la demanderesse créait de la confusion avec la marque CORONA et a repoussé la demande de la demanderesse.
[2] La demanderesse interjette appel en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑ 13 [Loi] et sollicite une directive enjoignant à la COMC de rejeter l’opposition à la marque GOLD et les demandes de redressement connexes. La défenderesse demande quant à elle que l’appel soit rejeté et les demandes, repoussées, avec dépens.
[3] La Loi a été modifiée le 17 juin 2019 : elle a notamment été rebaptisée Trademarks Act en anglais. Cependant, le présent appel est régi par l’ancienne Loi dont le nom anglais comporte un trait d’union.
I. Faits et décision faisant l’objet du contrôle
A. Généralités
[4] La demanderesse a déposé sa demande relative à la marque GOLD en liaison avec des « [b]ijoux : or » sur le fondement de son emploi au Canada depuis le 1er janvier 2012. La demande a été déposée le 12 septembre 2012.
[5] D’après le dossier certifié du tribunal [le DCT], l’examinateur de marques de commerce [l’examinateur] a initialement refusé d’annoncer la demande relative à la marque GOLD en raison de la confusion avec la marque CORONA et d’autres marques appartenant au gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest [DCT, p 128]. La demanderesse a toutefois présenté d’autres observations à la COMC, qui a autorisé l’annonce [DCR, p 114 à 124].
[6] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 30 avril 2014.
[7] Le 26 juin suivant, la défenderesse a déposé une déclaration d’opposition fondée sur l’article 30, l’alinéa 12(1)d), le paragraphe 16(1) et l’article 2 de la Loi en invoquant sa marque CORONA :
[8] Les motifs d’opposition étaient la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au titre du paragraphe 16(1), la confusion avec une marque de commerce déposée au titre de l’alinéa 12(1)d), et le caractère distinctif au titre de l’article 2. L’opposition reposait également sur l’alinéa 30i) (mauvaise foi); ce motif a été rejeté par la COMC et n’a pas été présenté dans le cadre du présent appel.
[9] Comme l’a correctement expliqué la COMC au paragraphe 4 de la décision, « [l]es motifs d’opposition tels qu’ils sont invoqués concernent la probabilité de confusion entre la Marque [GOLD] et les marques de commerce suivantes de [la défenderesse], employées en liaison avec, entre autres, des [TRADUCTION] “bijoux; or” (collectivement, les Marques CORONA) ». Comme nous l’avons déjà noté, la COMC ne s’est attardée en fin de compte que sur la marque CORONA.
[10] Les principales dispositions invoquées à l’appui de ces trois motifs sont les suivantes; j’insiste sur la confusion visée au paragraphe 16(1), car le présent appel est tranché en fonction de ce motif :
Confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée : Aux termes du paragraphe 16(1), nul n’a le droit d’enregistrer une marque de commerce si, à la date où elle a été employée pour la première fois [le « premier emploi »], elle créait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada. En l’espèce, la marque CORONA avait été antérieurement employée ou révélée à la date de premier emploi de la marque GOLD :
Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada
Registration of marks used or made known in Canada
16 (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des produits ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces produits ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n’ait créé de la confusion :
16 (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those goods or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
[Non souligné dans l’original.]
[Emphasis added]
Confusion avec une marque de commerce déposée : Selon l’alinéa 12(1)d), une marque de commerce est enregistrable si, à la date de la décision (voir l’arrêt Park Avenue Furniture Corp. c Wickes/Simmons Bedding Ltd., (1991) 130 NR 223 (CAF) [la juge d’appel Desjardins] [Park]), elle ne crée pas de la confusion avec une marque de commerce déposée :
Marque de commerce enregistrable
When trade-mark registrable
12 (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
12 (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not
d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
(d) confusing with a registered trade-mark;
[…]
…
[Non souligné dans l’original.]
[Emphasis added]
3. Caractère distinctif : L’article 2, soit la disposition générale contenant les définitions, exige que les marques de commerce soient « distinctives » en date du dépôt de l’opposition, voir Metro‑Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc., 2004 CF 1185 [la juge Simpson] [Stargate] :
marque de commerce Selon le cas :
trade-mark means :
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
[…]
…
c) signe distinctif;
(c) a distinguishing guise, or
d) marque de commerce projetée. (trade-mark)
(d) a proposed trade-mark; (marque de commerce)
[Non souligné dans l’original.]
[Emphasis added]
B. Facteurs pris en compte dans une analyse relative à la confusion
[11] Le paragraphe 6(5) de la Loi fournit une liste inclusive de facteurs à examiner pour décider si une marque de commerce crée de la confusion. Ces facteurs seront examinés en détail ultérieurement dans les présents motifs. La liste est inclusive, ce qui signifie qu’il peut y avoir d’autres circonstances pertinentes :
Quand une marque ou un nom crée de la confusion
When mark or name confusing
6 (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
6 (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.
Idem
Idem
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.
[…]
…
Éléments d’appréciation
What to be considered
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
c) le genre de produits, services ou entreprises;
(c) the nature of the goods, services or business;
d) la nature du commerce;
(d) the nature of the trade; and
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
[Non souligné dans l’original.]
[Emphasis added]
C. Litige connexe sur les diamants
[12] La présente affaire a été instruite par la COMC, puis par notre Cour, en même temps qu’un autre litige relatif à des marques de commerce opposant les mêmes parties et portant non pas sur des bijoux en or, mais sur des bijoux en diamants [le litige connexe sur les diamants]. Le litige en question concerne des demandes visant les marques de commerce FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin (numéro de demande 1,615,226) et FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin (numéro de demande 1,615,229) déposées par la même demanderesse le 22 février 2013. La défenderesse s’est opposée aux demandes présentées dans le cadre du litige connexe sur les diamants en raison d’une confusion avec sa marque verbale déposée MAPLE LEAF DIAMONDS (LMC688,061) et son dessin-marque déposé Dessin GÉOMÉTRIQUE (LMC677,376). Le litige connexe sur les diamants instruit par notre Cour fait l’objet du dossier numéro T‑1485‑17.
[13] La COMC a repoussé la demande visant la marque GOLD présentée par la demanderesse ainsi que les demandes que cette dernière a soumises dans le litige connexe sur les diamants. La demanderesse a interjeté appel devant notre Cour des décisions rendues par la COMC dans ces deux affaires conformément à l’article 56 de la Loi. La Cour a instruit l’appel relatif au litige connexe sur les diamants en même temps que le présent appel concernant les marques GOLD et CORONA et statue sur les deux affaires en même temps; les deux appels sont rejetés.
D. Instance devant la COMC
[14] Les deux parties ont déposé des affidavits devant la COMC. La demanderesse a déposé l’affidavit de M. Giovanni Vaccaro (président de la demanderesse), qui a fourni des renseignements concernant la marque GOLD et la situation générale de la société [l’affidavit Vaccaro 2015]. Elle a également déposé l’affidavit de Mme Elenita Anastacio (chercheure de marques de commerce pour les agents de la demanderesse) ainsi que la preuve de l’état du registre [l’affidavit Anastacio 2015]. La défenderesse a déposé l’affidavit de Mme Diana Soare (directrice de marketing de la défenderesse), qui contient de nombreux renseignements concernant l’emploi de sa marque, les ventes et les annonces s’y rapportant ainsi que d’autres renseignements sur la marque CORONA [l’affidavit Soare 2014].
[15] Aucun contre‑interrogatoire relatif aux affidavits n’a été déposé devant la COMC.
[16] Les parties se sont échangé des arguments dans le cadre de l’instance devant la COMC puis, à la suite d’une audience, la COMC a rendu sa décision le 31 juillet 2017. Elle a repoussé la demande en raison de la confusion entre la marque GOLD et la marque CORONA. La COMC a conclu à l’existence d’une confusion au titre de l’alinéa 12(1)d), du paragraphe 16(1) et de l’article 2 de la Loi.
[17] Le même jour, la COMC a rendu la décision par laquelle elle a repoussé la demande présentée dans le cadre du litige connexe sur les diamants en raison d’une confusion au titre de l’alinéa 12(1)d), du paragraphe 16(3) et de l’article 2 de la Loi.
E. Appel interjeté à la Cour fédérale conformément à l’article 56
[18] Le 2 octobre 2017, la demanderesse a déposé un avis de demande interjetant appel devant notre Cour de la décision de la COMC conformément à l’article 56 de la Loi. Elle a déposé le même jour un avis de demande relatif au litige connexe sur les diamants.
[19] L’article 56 crée un droit d’appel, mais avec ceci de particulier qu’il autorise le dépôt d’une preuve additionnelle à celle dont disposait le registraire. Si elle juge cette preuve pertinente et elle l’admet, la Cour est habilitée à exercer toute discrétion dont le registraire est investi. Les parties conviennent que la nouvelle preuve additionnelle doit être pertinente pour que la Cour puisse l’examiner dans le cadre d’un appel fondé sur l’article 56. Les paragraphes 56(1) et 56(5) prévoient :
Appel
Appeal
56 (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.
56 (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.
[…]
…
Preuve additionnelle
Additional evidence
(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.
[Non souligné dans l’original.]
[Emphasis added]
[20] La demanderesse a déposé deux affidavits dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté devant notre Cour, soit l’affidavit de M. Vaccaro souscrit le 12 avril 2019 [l’affidavit Vaccaro 2019] et l’affidavit de Sandy Singh, stagiaire en droit dans le cabinet d’avocats qui la représente, souscrit le 12 avril 2019 [l’affidavit Singh].
[21] La défenderesse a également déposé une nouvelle preuve dans le cadre du présent appel, à savoir l’affidavit de Mme Soare souscrit le 21 octobre 2019 [l’affidavit Soare 2019].
[22] M. Vaccaro et Mme Soare ont été contre‑interrogés au sujet des affidavits déposés devant notre Cour.
[23] Les parties ont obligeamment déposé un dossier conjoint ainsi qu’un cahier conjoint de textes faisant autorité, lesquels contiennent des documents pertinents au regard des marques dont il est question en l’espèce et dans le litige connexe sur les diamants. L’audition de l’appel relatif à ce litige connexe s’est déroulée à Ottawa et à Toronto par vidéoconférence sur ZOOM le 15 mars 2021 et une partie du lendemain. L’audition du présent appel s’est poursuivie aux mêmes endroits et par les mêmes moyens le reste de la journée du 16 mars 2021.
II. Questions à trancher
[24] Voici les questions à trancher :
Quelles sont la norme de contrôle et la méthodologie juridique applicables en l’espèce?
La preuve additionnelle présentée par la demanderesse satisfait‑elle au critère d’admissibilité à l’examen?
a) Si la preuve additionnelle satisfait au critère d’admissibilité, quelle est l’évaluation correcte cette preuve, évaluation qui se fera dans le cadre d’un examen de novo dans le présent appel?
b) Si la preuve additionnelle ne satisfait pas au critère d’admissibilité, quelle doit être l’issue appropriée du présent appel compte tenu des critères applicables au contrôle en appel confirmés dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen], à savoir la norme de la décision correcte pour les questions de droit, et celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait, ou de fait et de droit, y compris celles à l’égard desquelles le principe juridique n’est pas facilement isolable?
III. Norme de contrôle applicable aux appels fondés sur l’article 56
A. L’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, établit deux voies de contrôle en appel
[25] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au para 37, la Cour suprême du Canada explique la démarche que doit entreprendre notre Cour lorsqu’elle est saisie d’appels prévus par la loi, comme le présent appel fondé sur l’article 56. L’arrêt Vavilov confirme essentiellement que deux normes de contrôle sont applicables en appel, la norme de la décision correcte pour les erreurs de droit, et celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions de fait et de droit lorsque le principe juridique n’est pas facilement isolable, conformément à ce qui a été décidé dans l’arrêt Housen :
[37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière. Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8. Si l’appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante (applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable) : voir Housen, par. 10, 19 et 26‑37. Évidemment, si le législateur entend prévoir l’application en appel d’une autre norme de contrôle, il lui est toujours loisible d’exprimer son intention en énonçant dans la loi la norme de contrôle applicable.
[Non souligné dans l’original.]
[26] L’arrêt récent Clorox Company of Canada, Ltd. c Chloretec s.e.c., 2020 CAF 76 [le juge d’appel de Montigny] [Clorox], rendu par la Cour d’appel fédérale, va dans le même sens :
23 En conséquence, il s’agit désormais de la jurisprudence de la Cour suprême sur les normes de contrôle en appel (et, plus précisément, l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 [arrêt Housen]) que la Cour fédérale et notre Cour doivent appliquer lorsqu’elles traitent un appel aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi. Je note qu’il s’agit effectivement la norme que la Cour fédérale a appliquée dans ce qui semble être le seul jugement publié jusqu’à présent concernant un appel sous le régime de la Loi : voir la décision Pentastar Transport Ltd. c. FCA US LLC, 2020 CF 367, aux paragraphes 42 à 45. Pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit (à l’exception des questions de droit isolables), la norme applicable est donc celle de « l’erreur manifeste et dominante ». Dans le cas des questions de droit, la norme applicable est celle de la décision correcte.
[Non souligné dans l’original.]
B. Qu’entend-on par norme de l’erreur manifeste et dominante applicable aux questions de fait et aux questions de fait et de droit?
[27] Si notre Cour estime qu’il existe une question qui soulève des points de fait et de droit, elle la contrôlera selon la norme d’appel de l’erreur manifeste et dominante. Dans l’arrêt Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165 [South Yukon], le juge Stratas explique ce que la demanderesse doit établir pour prouver une erreur manifeste et dominante en appel (cette question sera aussi analysée plus loin dans les présents motifs) :
[46] L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue : H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Peart c. Peel Regional Police Services (2006), 217 O.A.C. 269 (C.A.), aux paragraphes 158 et 159; arrêt Waxman, précité. Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier.
[Non souligné dans l’original.]
[28] Cette description de l’erreur manifeste et dominante a été adoptée par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. Voir les décisions plus récentes suivantes : Spectrum Brands, Inc. c Schneider Electric Industries SAS, 2021 CAF 51 [le juge d’appel LeBlanc], au para 7, Apotex Inc. c Janssen Inc., 2021 CAF 45 [le juge d’appel Locke], au para 44, Dixon c Groupe Banque TD, 2021 CF 101 [le juge Norris], au para 8.
[29] Dans l’arrêt Clorox, la Cour d’appel fédérale a également traité de la norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante applicable aux erreurs de fait et aux erreurs de fait et de droit invoquées dans le cadre d’un appel fondé sur l’article 56 :
[38] L’appelante demande à présent à notre Cour de réévaluer la preuve et de parvenir à une conclusion différente de celle à laquelle la Commission et la Cour fédérale sont parvenues. Il s’agit d’une tâche difficile, car, en ce qui a trait aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit, la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et dominante. En d’autres termes, l’appelante doit convaincre notre Cour que la Cour fédérale a commis une erreur évidente qui touche directement à l’issue de l’affaire : Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, au paragraphe 46, 431 N.R. 286. Il s’agit d’une norme de contrôle appelant un degré plus élevé de retenue que la norme de la décision raisonnable appliquée par la Cour fédérale.
[Non souligné dans l’original.]
C. Les questions de droit doivent être contrôlées selon la norme de la décision correcte
[30] Le contrôle en appel des questions de droit, y compris des erreurs de droit facilement isolables, est soumis à la norme de la décision correcte. C’est ce qu’explique la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Housen :
8. Dans le cas des pures questions de droit, la règle fondamentale applicable en matière de contrôle des conclusions du juge de première instance est que les cours d’appel ont toute latitude pour substituer leur opinion à celle des juges de première instance. La norme de contrôle applicable à une question de droit est donc celle de la décision correcte : Kerans, op. cit., p. 90.
[Non souligné dans l’original.]
D. Critères relatifs à la preuve nouvelle ou additionnelle
(1) Qu’est‑ce qu’une nouvelle preuve pertinente?
[31] Comme je l’ai déjà noté, trois affidavits ont été déposés dans le cadre du présent appel, deux par la demanderesse et un par la défenderesse. Cependant, ce ne sont pas tous les éléments de preuve déposés par une partie qui sont examinés dans le cadre d’un appel fondé sur l’article 56. La jurisprudence établit que la preuve déposée au titre de cette disposition ne sera considérée que si elle est « pertinente » ou « importante », termes qui ne sont pas définis dans la Loi, mais la Cour d’appel fédérale et notre Cour se sont interrogées sur les caractéristiques d’une preuve pertinente ou importante dans les décisions suivantes.
[32] Dans l’arrêt Clorox, le juge de Montigny a récemment confirmé que pour être jugée pertinente, la nouvelle preuve soumise au titre de l’article 56 doit être « suffisamment importante » et « de valeur probante » :
21 Lorsque les nouveaux éléments de preuve sont jugés pertinents – ce qui a été interprété comme signifiant « suffisamment important[s] » (Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co., 2005 CF 707, au paragraphe 27, 276 F.T.R. 40) et de « valeur probante » (Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition’L Inc., 2006 CF 858, au paragraphe 58, 51 C.P.R. (4th) 342) – le paragraphe 56(5) de la Loi dispose que la Cour fédérale « peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi ». Il s’agit d’un appel de novo et cela impose l’application de la norme de la décision correcte. Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a clairement indiqué que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle présumée lorsqu’une cour de justice se penche sur le fond d’une décision administrative. Une telle présomption sera toutefois réfutée lorsque le législateur aura clairement signalé qu’une norme différente devrait s’appliquer. C’est précisément ce qu’indique le paragraphe 56(5), et je ne vois aucun motif de ne pas mettre en application cette intention du législateur.
[Non souligné dans l’original.]
[33] Voir également la décision Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co, 2005 CF 707 [Vivat] [la juge Layden‑Stevenson] suivant laquelle la nouvelle preuve doit être suffisamment importante, être probante et ne pas consister à compléter ou à répéter tout simplement des éléments déjà mis en preuve :
[27] Pour avoir une incidence sur la norme de contrôle, la nouvelle preuve doit être suffisamment importante. Lorsque la preuve additionnelle ne va pas au-delà de ce qui a déjà été établi devant la Commission et a peu de poids, mais ne consiste qu’à compléter ou tout simplement répéter des éléments déjà mis en preuve, alors l’application d’une norme comportant une moins grande déférence n’est pas justifiée. Le critère en est un de qualité et non de quantité : Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co. (1999), 3 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1re inst.); Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - Engineered Wood Assn. (2000), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1re inst.); Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2004), 30 C.P.R. (4th) 456 (C.F.).
[Non souligné dans l’original.]
[34] Dans l’arrêt Seara Alimentos Ltda. c Amira Enterprises Inc., 2019 CAF 63 [Seara] [la juge d’appel Gauthier] aux para 23‑25, la Cour d’appel fédérale confirme que seule la preuve qui aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait de la COMC ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire est pertinente. La pertinence est un critère préliminaire visant à établir si notre Cour devra réévaluer en appel la preuve à l’égard d’une question donnée. Ce critère ne peut pas et ne doit pas comporter d’emblée un tel réexamen pour déterminer si cette preuve modifierait en fin de compte le résultat ou l’issue. Le critère de la pertinence renvoie à l’importance et à la valeur probante de la nouvelle preuve. Si la preuve produite ne fait que compléter ou confirmer les conclusions de la COMC, elle ne peut être jugée suffisamment « pertinente » pour être admise. La preuve additionnelle ne doit pas être répétitive et devrait renforcer la valeur probante de l’ensemble des éléments au dossier. Dans l’arrêt Seara, la Cour pose la question en ces termes : la nouvelle preuve aurait‑elle pu, en raison de son importance et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la COMC?
[23] Comme il a été signalé précédemment, le critère d’admission de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi consiste à rechercher, si ces éléments avaient été produits devant la Cour fédérale, [s’ils] « auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire » (Brasseries Molson, au paragraphe 51, sous la plume du juge Rothstein, j.c.a.). Il faut lire les mots « would have » (« aurait pu avoir ») au regard du contexte. Décider si la Cour fédérale devra réexaminer les preuves sur une question donnée constitue un critère préliminaire. Par conséquent, ce critère ne peut pas et ne doit pas comporter d’emblée un réexamen en vue de déterminer purement et simplement si le résultat ou l’issue en serait modifié. Telle est la raison pour laquelle les mots « would have » dans la formulation du critère ont toujours été traduits en français par « aurait pu avoir » (voir par exemple Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, au paragraphe 71; Pizzaiolo Restaurants inc. c. Les Restaurants La Pizzaiolle inc., 2016 CAF 265, au paragraphe 2; Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, 2000 CanLII 17105 (CAF), [2000] 3 C.F. 145, au paragraphe 51 [C.A.]).
[24] De plus, il est bien reconnu que le critère de l’importance concerne la portée et la valeur probante de ce nouvel élément de preuve. Si la preuve présentée ne fait que compléter ou confirmer les conclusions de la COMC, celle-ci ne saurait être suffisamment importante pour justifier son admissibilité (voir U-haul International Inc. c. U Box It Inc., 2017 CAF 170, au paragraphe 26). Pour avoir de l’importance, la preuve additionnelle ne doit pas être très répétitive et elle doit renforcer la valeur probante de l’ensemble des preuves (Cortefiel, S.A. c. Doris Inc., 2013 CF 1107, au paragraphe 33, confirmée par 2014 CAF 255; voir aussi Servicemaster Company c. 385229 Ontario Ltd. (Masterclean Service Company), 2015 CAF 114, aux paragraphes 23 et 24).
[25] La question est donc la suivante : cette preuve supplémentaire aurait-elle pu, en vertu de sa portée et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la COMC? Autrement dit, dans le cadre de l’analyse sur la confusion en l’espèce, cette preuve résulterait-elle en une conclusion différente découlant d’un ou de plusieurs facteurs définis au paragraphe 6(5) de la Loi et une nouvelle conclusion sur la probabilité d’une confusion entre les marques?
[Non souligné dans l’original.]
[35] La jurisprudence suivante fournit des orientations additionnelles quant à la question de savoir si une nouvelle preuve est pertinente :
(i) Dans la décision Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company, 2012 CF 1539 [Hawke], le juge de Montigny, alors juge à la Cour fédérale, a estimé que la preuve pertinente ne se rapporte pas à des faits postérieurs à la date pertinente, et ne doit pas simplement compléter ou confirmer des conclusions antérieures :
[31] Il est bien établi que, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont présentés, le critère « est un critère de qualité et non de quantité » (Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA – The Engineered Wood Assn, [2000] ACF no 1027 (QL), 7 CPR (4th) 239 (CF) au paragraphe 36; Wrangler Apparel Corp c Timberland Co, 2005 CF 722 au paragraphe 7). Une preuve qui ne fait que compléter ou confirmer des conclusions antérieures ou qui se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente ne suffit pas pour écarter la norme déférente de la décision raisonnable.
[Non souligné dans l’original.]
(ii) Le juge LeBlanc, lui aussi alors juge à la Cour fédérale, s’est rangé à l’opinion du juge de Montigny dans la décision Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha c Sakura‑Nakaya Alimentos Ltda., 2016 CF 20 [Kabushiki] et a dit que la preuve qui ne fait que compléter ou confirmer des conclusions antérieures ou qui se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente n’est pas importante :
[19] […] Autrement dit, une preuve « qui ne fait que compléter ou confirmer des conclusions antérieures ou qui se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente ne suffit pas pour écarter » le fardeau. En outre, « le critère est un critère de qualité et non de quantité »; voir la décision Conseil canadien des ingénieurs professionels c. APA – Engineered Wood Assn., au paragraphe 36, et la décision Wrangler Apparel Corporation c. Timberland Company, 2005 CF 722, au paragraphe 7, 272 FTR 270.
[Non souligné dans l’original.]
[36] En résumé, la nouvelle preuve peut être pertinente si elle est suffisamment importante et probante (Clorox, au para 21; Seara, au para 24; Vivat, au para 27). Il doit s’agir du type de preuve qui aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (comme cela est expliqué dans l’arrêt Seara, au para 23). Cette preuve ne doit pas consister à compléter ou à confirmer tout simplement des éléments antérieurs (Seara, au para 24; Vivat, au para 27; Hawke, au para 31; Kabushiki, au para 19), ne doit pas se rapporter à des faits postérieurs à la date pertinente (Hawke, au para 31; Kabushiki, au para 19), ni être répétitive (Seara, au para 24). Le critère relatif à la pertinence est qualitatif et non quantitatif (Vivat, au para 27; Hawke, au para 31; Kabushiki, au para 19) et doit renforcer le caractère probant de l’ensemble des éléments au dossier (Seara, au para 24). La question est la suivante : « [C]ette preuve supplémentaire aurait‑elle pu, en vertu de sa portée et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la COMC? » (Seara, au para 25).
E. Dates pertinentes
[37] La nouvelle preuve pertinente doit être évaluée au regard de certaines dates pertinentes. Les parties sont d’accord quant aux dates pertinentes pour chaque motif d’opposition :
Paragraphe 16(1) : la date pertinente aux fins de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée est établie au paragraphe 16(1) même de la Loi comme étant « la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée ». Je désigne cette date comme la date de premier emploi. En l’espèce, la date pertinente de premier emploi est le 1er janvier 2012;
Article 2 : la date pertinente aux fins du caractère distinctif de la marque de commerce est celle du dépôt de l’opposition (voir Stargate), soit le 26 juin 2014 en l’espèce;
Alinéa 12(1)d) : la date pertinente aux fins de la confusion avec une marque de commerce déposée est celle de la décision de la COMC (voir Park), soit le 31 juillet 2017 en l’espèce.
F. Analyse de la pertinence de la nouvelle preuve au titre du paragraphe 16(1) de la Loi
[38] Comme cette disposition est associée à la première des trois dates pertinentes, j’évaluerai en premier le caractère pertinent de la nouvelle preuve à l’égard du paragraphe 16(1) de la Loi à la date en question. La date pertinente est celle du premier emploi. Les parties conviennent qu’il s’agit du 1er janvier 2012. Le paragraphe 16(1) prévoit :
Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada
Registration of marks used or made known in Canada
16 (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des produits ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces produits ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n’ait créé de la confusion :
16 (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with goods or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those goods or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with
a) so