Novopharm Ltd. c. Pfizer Canada Inc.

Novopharm Ltd. c. Pfizer Canada Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2010-09-24
Référence neutre
2010 CAF 242
Numéro de dossier
A-292-09
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20100924
Dossier : A‑292‑09
Référence : 2010 CAF 242
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED
appelante
et
PFIZER CANADA INC., PFIZER INC.,
PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS,
PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A.
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 mars 2010
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 septembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE TRUDEL
Date : 20100924
Dossier : A‑292‑09
Référence : 2010 CAF 242
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED
appelante
et
PFIZER CANADA INC., PFIZER INC.,
PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS,
PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A.
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La Cour statue sur l’appel interjeté par Novopharm Limited (l’appelante) d’une ordonnance (2009 CF 638) en date du 18 juin 2009 (la décision) par laquelle le juge Kelen de la Cour fédérale (le juge de première instance) a, en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, interdit au ministre de la Santé de délivrer à l’appelante un avis de conformité pour une version générique de comprimés de sildénafil (commercialisés par les intimées sous le nom de Viagra) tant que le brevet canadien 2163446 des intimées (le brevet 446) ne sera pas expiré. Pour les motifs qui suivent, je conclus que le juge de première instance n’a commis aucune erreur susceptible de révision en concluant comme il l’a fait.
Les faits
[2] Le brevet 446 appartient à l’intimée Pfizer Ireland Pharmaceuticals et a été concédé sous licence à l’intimée Pfizer Canada Ltd. (je vais désormais désigner les diverses intimées sous l’appellation de Pfizer). Le brevet expire le 13 mai 2014.
[3] Le brevet 446 revendique l’utilisation du citrate de sildénafil (le sildénafil) pour le traitement de la dysfonction érectile. Le sildénafil a d’abord été mis au point par Pfizer pour traiter l’angine et l’hypertension. Toutefois, lorsqu’ils ont mis à l’essai le médicament sur des patients souffrant d’angine, les scientifiques de Pfizer ont constaté des « érections spontanées et prolongées » chez les patients. Jusqu’alors, il n’existait aucun traitement par voie orale contre la dysfonction érectile et les traitements offerts requéraient pour la plupart l’injection de médicaments directement dans le pénis.
[4] Par suite de ses études sur l’angine, Pfizer a déposé un mémoire descriptif provisoire pour un brevet au Royaume‑Uni. Elle a ensuite mené une étude, connue sous le nom d’étude 350, pour vérifier les effets du sildénafil sur la dysfonction érectile. Dans le cadre de l’étude 350, 16 hommes chez qui l’on avait diagnostiqué une dysfonction érectile ont reçu une dose orale de sildénafil pendant six jours. Le sixième jour, les patients ont été hospitalisés, ont visionné des vidéos sexuellement explicites et ont passé la nuit à l’hôpital. Un dispositif appelé « transducteur RigiScan » a été installé pour mesurer la rigidité de leur pénis et la durée de leur érection. Les patients ont également tenu un journal. À la lumière de cette étude, Pfizer a conclu que le sildénafil pouvait être utilisé pour traiter la dysfonction érectile.
[5] Le brevet 446 a été délivré le 7 juillet 1998, à la suite d’une demande déposée au Canada le 13 mai 1994 qui revendiquait la priorité sur la demande de brevet déposée au Royaume‑Uni le 9 juin 1993.
[6] L’exposé de l’invention du brevet 446 indique que ce dernier porte sur [traduction] « l’utilisation d’une série de pyrazolo[4,3‑d]pyrimidin‑7‑ones pour le traitement de l’impuissance ». L’exposé indique ensuite que [traduction] « la présente invention concerne l’utilisation d’un composé de la formule I ». La formule I est à l’origine d’approximativement 260 quintillions de composés chimiques. L’exposé classe ces 260 quintillions de composés en quatre catégories : un « groupe privilégié de composés », un « groupe plus privilégié de composés », un « groupe particulièrement privilégié de composés » et une liste de « composés individuels particulièrement privilégiés ». Dans la liste de composés individuels particulièrement privilégiés figure le « 5‑[2‑éthoxy‑5‑(4‑méthyl‑1‑pipérazinylsulfonyl)phényl]‑1‑méthyl‑3‑n-propyl‑1,6‑dihydro‑7H‑pyrazolo[4,3‑d]pyrimidin‑7‑one, ou l’un de ses sels pharmaceutiquement acceptables ». Ce composé est le sildénafil.
[7] L’exposé de l’invention renvoie ensuite aux expériences menées par Pfizer. À la page 10, on y trouve ce qui suit :
[traduction] Chez l’humain, certains composés particulièrement privilégiés ont été mis à l’essai par voie orale dans des études de doses uniques et de doses multiples chez des volontaires. De plus, les études cliniques menées jusqu’à présent ont confirmé qu’un des composés particulièrement privilégiés cause une érection pénienne chez les hommes impuissants.
Il s’agit de la seule mention de l’étude 350 dans le brevet 446. L’exposé de l’invention indique que « certains composés particulièrement privilégiés » causent une érection, mais il ne précise pas lesquels.
[8] Le brevet 446 comporte ensuite 27 revendications. Les sept premières ont trait à l’utilisation de la formule I dans le traitement de la dysfonction érectile. La revendication 1 dresse la liste de la totalité des composés dérivés de la formule I et de leur utilisation. Les revendications 2 à 5 énumèrent successivement un groupe plus restreint de composés dérivés de la formule I. Chacune des revendications 6 et 7 ne renvoie qu’à un seul composé. Le composé dont il est fait mention dans la revendication 7 est le sildénafil.
[9] Il ne s’agit pas du premier procès relatif au brevet sur le Viagra. En 2000, la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a invalidé le brevet sur le Viagra pour cause d’évidence (Lilly Icos Ltd. c. Pfizer Ltd., 2000 EWHC Patents 49; [2001] F.S.R. 16). La Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles a confirmé cette décision en appel (Lilly Icos Ltd. c. Pfizer Ltd., [2002] EWCA Civ. 1). Au Canada, en 2007, Apotex Inc. a contesté la validité du brevet 446 en invoquant plusieurs motifs, principalement l’évidence. Le juge Mosley de la Cour fédérale a fait droit à la demande présentée par Pfizer en vue de faire interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex (Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., 2007 CF 971, [2007] 61 C.P.R. (4th) 305 [la décision Apotex‑Viagra]). Notre Cour a par la suite confirmé la décision du juge Mosley (Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CAF 8; (2009) 72 C.P.R. (4th) 141).
[10] Le 19 décembre 2006, l’appelante a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle pour des comprimés de sildénafil à administrer par voie orale, dans laquelle elle comparait ses comprimés à ceux commercialisés par Pfizer sous le nom de Viagra. Le 6 juillet 2007, l’appelante a signifié un à Pfizer un avis d’allégation dans lequel elle alléguait que le brevet 446 était invalide. Plus précisément, elle affirmait que le brevet 446 était invalide pour cause d’évidence, d’absence d’utilité et d’insuffisance de l’exposé de l’invention.
[11] Le 18 juin 2009, le juge de première instance a estimé que les allégations d’invalidité de l’appelante n’étaient pas fondées.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES
[12] Le présent appel met en jeu la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4 (la Loi). Suivant la définition qu’on en trouve à l’article 2 de la Loi, une « invention » doit être à la fois nouvelle et utile :
« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.
“invention” means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter.
[13] Le paragraphe 27(3) énumère les conditions que doit respecter le mémoire descriptif du brevet :
(3) Le mémoire descriptif doit :
a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;
b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;
c) s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l’application;
d) s’il s’agit d’un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention en cause d’autres inventions.
(3) The specification of an invention must
(a) correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor;
(b) set out clearly the various steps in a process, or the method of constructing, making, compounding or using a machine, manufacture or composition of matter, in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it pertains, or with which it is most closely connected, to make, construct, compound or use it;
(c) in the case of a machine, explain the principle of the machine and the best mode in which the inventor has contemplated the application of that principle; and
(d) in the case of a process, explain the necessary sequence, if any, of the various steps, so as to distinguish the invention from other inventions.
[14] Le paragraphe 27(4) précise que le mémoire descriptif se termine par les revendications du brevet :
(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.
(4) The specification must end with a claim or claims defining distinctly and in explicit terms the subject‑matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed.
LA DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE
a) Interprétation des revendications
[15] Avant d’examiner les arguments invoqués par l’appelante au soutien de ses allégations d’invalidité, le juge de première instance a interprété la revendication 7, la seule revendication qui concerne à la fois la demande et le présent appel. Le juge de première instance a fait sienne l’interprétation que le juge Mosley a retenue dans la décision Apotex‑Viagra, précitée, au paragraphe 35, selon laquelle « l’utilisation du sildénafil (ou d’un sel de sildénafil) sous la forme d’un médicament administré par voie orale destiné au traitement de la dysfonction érectile chez l’homme », et que notre Cour a approuvée, en appel, au paragraphe 11 de ses motifs.
[16] Au paragraphe 42, le juge de première instance a ensuite accepté l’argument de Pfizer suivant lequel « dans le cas de brevets comme celui qui nous intéresse en l’espèce, chacune des revendications devrait être examinée séparément pour déterminer quelle revendication doit être interprétée ». Il a cité la décision C.H. Boehringer Sohn c. Bell‑Craig Ltd., [1962] R.C. de l’Éch. 201, 39 C.P.R. 201, conf. par [1963] R.C.S. 410 [la décision Boehringer], à l’appui de la proposition qu’une substance qui est revendiquée séparément constitue une invention distincte. Le juge de première instance a suivi une décision antérieure, Merck & Co. c. Apotex, 2006 CF 524, (2006) 53 C.P.R. (4th) 1 [la décision Apotex ACE (CF)], dans laquelle la Cour fédérale avait donné effet à la décision Boehringer. Dans la décision Apotex ACE (CF), le brevet en litige concernait l’utilisation d’inhibiteurs d’enzyme convertisseur de l’angiotensine (les inhibiteurs de l’ECA) pour le traitement de l’hypertension. La formule énoncée dans le brevet couvrait des milliards de composés distincts, parmi lesquels se trouvaient le linisopril, l’énalapril et l’énalaprilat, qui faisaient chacun l’objet d’une revendication distincte. Citant la décision Boehringer, le juge Hughes a conclu que « la demande 340 contenait non seulement des exemples, mais aussi des revendications spécifiques visant les composés individuels que sont l’énalapril, l’énalaprilat et le lisinopril, dont chacun, selon la théorie de cette jurisprudence, constitue une invention différente de celle de la classe » (Apotex ACE (CF) au paragraphe 116 / Décision, au paragraphe 45).
[17] À son tour, notre Cour a confirmé l’interprétation du juge Hughes (Merck & Co c. Apotex Inc., 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588 [Apotex ACE (CAF)]. En conséquence, au paragraphe 46 de sa décision, le juge de première instance a déclaré :
Comme le brevet 446 renferme des revendications spécifiques et décrit le sildénafil à la revendication 7, l’arrêt de la Cour d’appel fédérale [Merck & Co. c. Apotex Inc., 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588] s’applique également en l’espèce et le sildénafil dont il est question à la revendication 7 devrait être examiné séparément.
b) Évidence
[18] Pfizer soutenait que les tentatives faites par l’appelante en vue de faire invalider le brevet pour cause d’évidence constituaient un abus de procédure. Le juge de première instance n’a pas partagé cet avis. Il a estimé que l’appelante avait soulevé de nouveaux arguments distincts. Il a toutefois conclu que le brevet 446 n’était pas évident. Cet aspect de la décision du juge de première instance n’a pas été porté en appel.
c) Utilité
[19] Suivant l’appelante, Pfizer n’avait pas ni démontré ni prédit de façon valable l’utilité du sildénafil à la date du dépôt du brevet canadien. Elle affirmait que l’utilité du brevet 446 n’avait pas été démontrée parce que le brevet lui‑même ne révélait pas l’utilité du sildénafil. Elle affirmait en outre que le brevet 446 ne permettait pas de prédire valablement l’utilité du sildénafil parce qu’il ne désignait pas dans le brevet le sildénafil comme « ingrédient pharmaceutique actif », étant donné que les résultats de l’étude 350 n’y étaient pas divulgués et que cette étude comportait de graves lacunes. L’appelante affirmait par ailleurs que le brevet 446 n’avait pas d’utilité parce qu’il comprenait des espèces inopérantes, en l’occurrence des quintillions de composés qui ne traitaient pas la dysfonction érectile.
[20] Le juge de première instance a conclu que le brevet 446 n’était pas invalide pour manque d’utilité. Il a rappelé que, pour être utile, l’invention doit faire ce que le brevet indique qu’elle fera. Il a cité l’arrêt Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan Ltd.), [1981] 1 R.C.S. 504 [Consolboard] à l’appui de la proposition qu’il suffit que l’inventeur démontre un degré d’utilité peu élevé, citant également la décision Aventis Pharma c. Apotex Inc., 2005 CF 1283, [2005] 43 C.P.R. (4th) 161 [la décision Aventis] au soutien de la proposition que « [l]orsque le mémoire descriptif ne promet pas un résultat précis […..] la “moindre parcelle” d’utilité suffit » (paragraphe 271 de la décision Aventis; Décision, au paragraphe 78).
[21] Le juge de première instance a estimé que le brevet 446 démontrait effectivement l’utilité de l’invention. Il a rejeté l’argument de l’appelante suivant lequel lorsqu’un brevet est octroyé sur le fondement de l’utilité démontrée, la preuve de l’utilité démontrée du brevet doit être incluse dans le brevet. Il a également déclaré que la brève mention de l’étude 350 (citée au paragraphe 7 des présents motifs) était suffisante pour conclure que le brevet 446 avait été octroyé sur le fondement de l’utilité démontrée. Au paragraphe 82 de ses motifs, il déclare ce qui suit :
[82] La Cour estime que rien dans la législation sur les brevets n’exige que la preuve de l’utilité démontrée du brevet soit incluse dans le brevet. Il suffit que le brevet déclare que l’invention s’est révélée utile, ce que le brevet 446 fait en renvoyant aux tests cliniques du composé (Étude 350), et que le titulaire du brevet soit en mesure de fournir des preuves de l’utilité démontrée si la validité du brevet est contestée.
[22] Comme la validité du brevet était contestée, le juge de première instance s’est ensuite demandé si l’invention était utile. L’appelante soutenait que l’étude 350 comportait trois lacunes : premièrement, elle utilisait les érections et non les rapports sexuels comme paramètre; deuxièmement, les données consignées dans les journaux des patients n’étaient pas statistiquement significatives; troisièmement, il n’y avait pas nécessairement de corrélation entre les résultats de l’appareil RigiScan et la capacité d’avoir des rapports sexuels.
[23] Voici comment le juge de première instance a disposé de ces arguments au paragraphe 86 :
[86] Après avoir revu les données, la Cour est convaincue que les résultats de l’Étude 350 indiquent que les patients qui ont reçu du sildénafil ont bénéficié d’une amélioration importante de leur fonction érectile. La preuve fournie par les experts montre que l’appareil RigiScan est le meilleur outil disponible pour mesurer la rigidité du pénis et la durée d’une érection, qui est la seule méthode objective pour déterminer si une érection est suffisante pour un rapport sexuel (contre‑affidavit de Brock, vol. 6). Les résultats du RigiScan étaient statistiquement significatifs. En outre, les résultats consignés dans les journaux, bien qu’ils ne fussent pas statistiquement significatifs, fournissaient néanmoins une mesure subjective de l’amélioration de la fonction érectile. La petite taille de l’étude, soit une des objections de Novopharm, est prise en compte dans les valeurs p qui mesurent la signification statistique du résultat.
[24] De plus, au paragraphe 87 de sa décision, le juge de première instance a souligné qu’en présence d’un brevet valide, il n’est pas nécessaire de satisfaire au niveau de preuve requis par les autorités réglementaires pour démontrer l’utilité du brevet. À l’appui de cette proposition, le juge citait la décision du juge Wetston dans l’affaire Apotex c. Wellcome, (1998) 79 C.P.R. (3d) 193 (C.F.) [la décision Wellcome (CF)] aux paragraphes 105 et 106.
[25] Le juge de première instance a ensuite rejeté l’argument invoqué par l’appelante au sujet des espèces inopérantes. L’appelante soutenait que, comme un seul des composés revendiqués par le brevet 446 traitait la dysfonction érectile, le brevet devait être considéré invalide en entier. Se fondant sur l’article 58 de la Loi, qui prévoit que lorsque le brevet renferme une revendication qui est invalide, il est donné effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que les revendications valides, le juge de première instance a rejeté les arguments de l’appelante. Ainsi, suivant le juge de première instance, si les revendications 1 à 6 étaient invalides, le brevet 446 devait être interprété comme si elles n’en faisaient pas partie (Décision, au paragraphe 91).
d) Divulgation
[26] L’appelante soutenait que le brevet 446 ne décrivait pas suffisamment l’invention et la façon de la mettre en application. Le juge de première instance a commencé son analyse en citant la décision rendue par notre Cour dans l’affaire Pfizer Canada c. Ranbaxy Laboratories Ltd., 2008 CAF 108, [2009] 1 R.C.F. 253 [l’arrêt Ranbaxy], qui se fondait à son tour sur l’arrêt Consolboard, précité, à l’appui de la proposition suivante : « Il suffit que le brevet réponde aux deux questions suivantes pour satisfaire au critère prévu au paragraphe 27(3) : En quoi consiste l’invention? Comment fonctionne‑t‑elle? » (Décision, au paragraphe 103; Ranbaxy, au paragraphe 59; Consolboard, au paragraphe 157).
[27] Le juge de première instance a également mentionné, au paragraphe 106 de ses motifs, l’ouvrage Hughes & Woodley on Patents, 2e éd., édition à feuilles mobiles (Markham (Ontario), LexisNexis Canada, 2005) au §34, que notre Cour cite dans l’arrêt Ranbaxy au paragraphe 36, où les auteurs Rogers T. Hughes et Dino P. Clarizio écrivent ce qui suit :
[traduction] L’insuffisance vise à établir si le mémoire descriptif suffit pour permettre à une personne versée dans l’art de comprendre comment ce qui fait l’objet du brevet est fabriqué [...] Une allégation d’insuffisance est une attaque technique qui ne devrait pas servir à repousser un brevet pour une invention méritoire; une telle attaque sera couronnée de succès lorsqu’une personne versée dans l’art ne pourra mettre en pratique l’invention.
[28] Le juge de première instance expose ensuite, au paragraphe 107, les conditions suivantes à remplir pour que l’exposé de l’invention soit considéré comme suffisant :
[107] Il est aussi de jurisprudence constante que le libellé du brevet ne doit pas être obscur, embrouillé ou déroutant pour le lecteur averti. La description du brevet [traduction] « doit être dénuée de toute obscurité ou ambiguïté évitable et être aussi simple et aussi distinctive que le permet la difficulté de la description ». Elle ne doit pas comporter de déclarations erronées ou fallacieuses destinées à tromper ou induire en erreur les personnes auxquelles elle est destinée, et ne pas rendre difficile à ces personnes, sans essai et expérimentation, la compréhension du mode d’application de l’invention. La description doit aussi fournir tous les renseignements nécessaires pour le bon fonctionnement ou la bonne utilisation de l’invention, sans que ce résultat soit laissé au hasard d’une expérience réussie. L’inventeur doit fournir tous les renseignements de bonne foi.
[Renvois omis.]
[29] En tenant compte de ces principes, le juge de première instance a examiné le témoignage de l’expert sur ce que le brevet 446 enseigne à la personne versée dans l’art. L’appelante avait présenté des éléments de preuve tendant à démontrer qu’une personne versée dans l’art ne serait pas capable de sélectionner le sildénafil parmi l’ensemble des composés du brevet. Quant à Pfizer, elle avait soumis des éléments de preuve suivant lesquels une personne versée dans l’art ne consulterait que les neuf « composés particulièrement privilégiés » mentionnés dans l’exposé de l’invention et qu’elle constaterait alors que seulement deux de ces composés font l’objet d’une revendication particulière, de sorte qu’elle serait en mesure de concentrer son analyse en conséquence.
[30] Le juge de première instance a ensuite formulé deux observations. En premier lieu, il a fait observer que l’affaire dont il était saisi soulevait une question nouvelle parce qu’il ne pouvait trouver aucune décision portant sur la question de la suffisance dans le cas d’un brevet comportant un grand nombre de revendications sans divulguer la revendication qui est censée permettre de réaliser l’invention qui correspond au produit commercial en question. En second lieu, il a estimé que « la crédibilité de cette allégation est affaiblie en raison du fait qu’elle n’a été soulevée qu’en 2007, soit treize ans après que le brevet a été rendu public aux fins d’inspection » (Décision, au paragraphe 133).
[31] Avant de tirer ses conclusions sur la question de l’exposé de l’invention, le juge de première instance a, aux paragraphes 135 et 136 de ses motifs, formulé les observations suivantes à titre incident, exprimant son malaise en ce qui concerne la jurisprudence actuelle :
[135] […] À mes yeux, l’exposé de l’invention joue au plus fin avec le lecteur. Pourquoi n’a‑t‑on pas simplement indiqué que le composé dans la revendication 7 était le sildénafil? Le brevet joue « à la cachette » avec le lecteur. On s’attend à ce que le lecteur trouve « l’aiguille dans la botte de foin » ou « l’arbre dans la forêt ». Il faut se rappeler que la revendication 1 concerne une gamme de composés au nombre de 260 trillions.
[136] En cachant à la population l’identité du seul composé testé et trouvé efficace, le sildénafil, le brevet ne décrit pas entièrement l’invention. De toute évidence, Pfizer a décidé consciemment de ne pas divulguer l’identité du seul composé trouvé efficace et a laissé le lecteur versé dans l’art se perdre en conjectures. Cette pratique est contraire à l’exigence réglementaire de divulguer entièrement l’invention.
[32] Malgré ses réserves, le juge de première instance a refusé d’invalider le brevet 446 pour cause d’insuffisance de l’exposé de l’invention. Voici ce qu’il a écrit à ce propos aux paragraphes 141 à 146 de ses motifs :
1. Il a cité la popularité actuelle du Viagra comme preuve que le sildénafil est une invention méritoire.
2. Il a relevé le délai de treize ans écoulé avant que l’instance en invalidation ne soit introduite.
3. Il a conclu de ce délai que « [l]e brevet aurait certainement été attaqué sur ce fondement avant 2007 s’il y avait eu la moindre chance que cette attaque réussisse » (Décision, au paragraphe 143).
4. Il a estimé que le lecteur versé dans l’art sait depuis des années que le sildénafil est l’ingrédient actif de l’invention et que le brevet expire en 2014.
5. Il a conclu que la jurisprudence exigeait de considérer la revendication pertinente comme une invention distincte.
6. Enfin, il a accepté le témoignage suivant lequel la personne versée dans l’art concentrerait son analyse des 260 quintillons de composés en ne retenant que les deux composés particulièrement privilégiés revendiqués séparément. « Le lecteur versé dans l’art procéderait ensuite à des tests sur ces deux composés pour déterminer lequel fonctionne. En l’espèce, la revendication 7 est celle qui vise le composé qui fonctionne et la revendication 7 décrit clairement et de façon suffisante le sildénafil ». (Décision, au paragraphe 146).
QUESTIONS EN LITIGE
[33] L’appel soulève deux questions qui comportent chacune deux volets :
1. Le juge de première instance a‑t‑il eu raison de conclure que l’exposé de l’invention du brevet 446 était suffisant au sens de l’article 27 de la Loi?
a) En quoi consiste l’invention revendiquée?
b) Vu la conclusion tirée quant à ce qui constitue l’invention, l’exposé de l’invention était‑il suffisant?
2. Le juge de première instance a‑t‑il eu raison de conclure que le brevet 446 satisfaisait à l’exigence de l’utilité prévue à l’article 2 de la Loi?
a) L’intimée devait‑elle démontrer l’utilité dans l’exposé de l’invention du brevet?
b) Dans la négative, la preuve révèle‑t‑elle que l’invention était utile?
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1.a) Divulgation : En quoi consiste l’invention revendiquée?
[34] L’appelante affirme que le juge de première instance a commis une erreur en concluant que le brevet n’était pas invalide pour cause d’insuffisance de l’exposé de l’invention. Je commence mon analyse par l’examen de la prétention de l’appelante en ce qui concerne l’invention revendiquée.
[35] L’appelante signale que le critère de la suffisance de l’exposé de l’invention qui a été énoncé dans l’arrêt Consolboard, précité, exige que le brevet réponde à deux questions : En quoi consiste l’invention? Comment fonctionne‑t‑elle? L’appelante affirme que Pfizer a fait défaut de divulguer son invention en cachant quel composé du brevet était du sildénafil.
[36] Suivant l’appelante, les obligations qui incombent à Pfizer en ce qui concerne l’exposé de l’invention se rapportent à l’ensemble du brevet 446. Elle fait donc valoir que le juge de première instance a eu tort d’affirmer que l’invention en question, s’agissant des obligations relatives à l’exposé de l’invention, était précisément la revendication 7. L’appelante maintient que les obligations relatives à l’exposé de l’invention s’appliquent de façon générale à l’ensemble du brevet.
[37] Premièrement, l’appelante affirme que le juge de première instance a commis une erreur en n’obligeant pas Pfizer à exposer la meilleure manière de réaliser l’invention. Elle se fonde sur les conditions applicables à l’exposé de l’invention que le président Thorson énumère dans la décision Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines Ltd. [1947] R.C. de l’Éch. 106, 12 C.P.R. 99, à la page 112 [la décision Minerals Separation (Cour de l’Éch.)] :
[traduction] La description doit aussi fournir tous les renseignements nécessaires pour le bon fonctionnement ou la bonne utilisation de l’invention, sans que ce résultat soit laissé au hasard d’une expérience réussie, et si des avertissements sont nécessaires pour éviter l’échec, ces avertissements doivent être présents De plus, l’inventeur doit agir en toute bonne foi et donner tous les renseignements qu’il connaît pour mettre en œuvre l’invention de façon à obtenir le mieux possible le résultat qu’il a conçu.
[38] L’appelante affirme que Pfizer était tenue d’expliquer la « meilleure manière » de réaliser son invention. Tout en admettant qu’aux termes de l’alinéa 27(3)c) de la Loi, les obligations relatives à la meilleure manière ne valent que pour les machines, l’appelante affirme qu’une partie de la jurisprudence a donné une application plus large de cette obligation. Ainsi, dans l’arrêt Lido c. Teledyne (1981) 57 C.P.R. (2d) 29 (C.A.F.), le juge en chef Thurlow, qui était dissident en partie mais qui souscrivait à la décision des juges majoritaires au sujet de la question de la validité, cite un extrait de l’édition de 1969 de l’ouvrage de Fox, Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions, dans lequel l’auteur affirme que l’inventeur [traduction] « est tenu de décrire exactement et complètement son invention. Cela comporte nécessairement l’obligation de divulguer le meilleur moyen de la [réaliser] tel[le] qu’il l’a conçu[e] » (Lido, à la page 44; Fox, à la page 180).
[39] Deuxièmement, l’appelante soutient que lorsqu’il a jugé que la revendication 7 devait être interprétée comme une invention distincte pour ce qui est des conditions relatives à l’exposé de l’invention, le juge de première instance a confondu les conditions régissant l’exposé de l’invention qui sont prévues au paragraphe 27(3) avec les conditions du paragraphe 27(4) relatives à la description de la revendication. Bien que le paragraphe 27(3) exige notamment que l’exposé de l’invention soit suffisant, l’obligation suivant laquelle la revendication doit décrire clairement l’invention se trouve ailleurs, au paragraphe 27(4) de la Loi.
[40] Troisièmement, l’appelante soutient que le juge de première instance a mal appliqué le critère des arrêts Consolboard, précité, et Ranbaxy, précité, en concluant que le brevet 446 répond à la question « en quoi consiste l’invention? » parce que la revendication 7 est claire, et ce, indépendamment du reste du brevet. Au paragraphe 58 de son mémoire, l’appelante déclare :
[traduction]
58. Dans l’affaire Ranbaxy, il n’était pas contesté que le public était capable, uniquement avec l’exposé, d’utiliser l’invention avec autant de succès que l’inventeur lui‑même le pouvait. En revanche, le brevet 446 n’identifie pas le seul inhibiteur de la PDE5 dont il a été constaté qu’il provoquerait des érections. Le brevet 446 ne répond tout simplement pas à la question : « En quoi consiste l’invention? »
[41] Quatrièmement, l’appelante affirme que le juge a fondé sa conclusion sur une [traduction] « appréciation a posteriori inacceptable ». Plus précisément, l’exposé de l’invention du brevet doit permettre au public d’utiliser immédiatement l’invention (Kirin‑Amgen Inc. c. Hoechst Marion Roussel Ltd, [2005] R.P.C. 9 (H.L.), au paragraphe 77). En l’espèce toutefois, le juge de première instance a déclaré que « le lecteur versé dans l’art sait […] que le sildénafil est l’ingrédient actif de l’invention et qu’il sera en mesure de réaliser l’invention à l’expiration du brevet en 2014 » (Décision, au paragraphe 144). L’appelante soutient par conséquent que le juge de première instance n’avait pas le droit de se fonder sur ce que le lecteur versé dans l’art sait maintenant, mais qu’il était tenu de se fonder sur ce que le lecteur versé dans l’art savait au moment du dépôt. Elle ajoute qu’au moment du dépôt, le lecteur versé dans l’art n’aurait pas été en mesure de discerner quel composé était du sildénafil.
[42] Pfizer répond comme suit aux arguments de l’appelante. Elle avance deux arguments. En premier lieu, elle cite l’arrêt Consolboard, précité, pour affirmer que les attaques portées contre la validité d’un brevet en raison de son mémoire descriptif sont de nature technique et qu’elles ne devraient pas faire échec à une invention méritoire.
[43] En second lieu, Pfizer affirme que la Loi n’impose aucune obligation en ce qui concerne la « meilleure manière » de réaliser l’invention, sauf dans le cas de machines, et que la Loi n’impose pas non plus l’obligation d’établir des distinctions entre les inventions, sauf en ce qui concerne les procédés. Elle relève que dans la décision Sanofi Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CF 676, (2009) 77 C.P.R. (4th) 99 [la décision Sanofi], la juge Snider de la Cour fédérale a expressément examiné et écarté l’idée que la décision Minerals Separation (C. de l’Éch.), précitée, impose l’obligation d’expliquer la meilleure manière de réaliser l’invention, sauf dans le cas de machines.
1.b) Divulgation : Vu la conclusion tirée quant à ce qui constitue l’invention, l’exposé de l’invention était‑il suffisant?
[44] Deux des arguments invoqués par l’appelante au sujet du caractère suffisant ont davantage trait à la question de savoir si le juge de première instance a bien apprécié la preuve qu’à celle de savoir si les conditions relatives à l’exposé de l’invention concernent le brevet 446 dans son ensemble ou la revendication 7 en particulier.
[45] L’appelante soutient tout d’abord que le juge de première instance a commis une erreur en déclarant que « la revendication 7 et le sildénafil correspondent à l’invention revendiquée » (Décision, au paragraphe 131). L’appelante fait valoir que l’expert a témoigné qu’il n’était pas possible de discerner quel composé était du sildénafil. À l’appui de cette opinion, l’appelante souligne le fait qu’au paragraphe 135 de ses motifs, le juge affirme que « le lecteur versé dans l’art [doit] entreprendre un projet de recherche mineur pour déterminer quelle revendication constitue la véritable invention ».
[46] Ensuite, l’appelante affirme que le juge de première instance a tenu compte de facteurs étrangers et non pertinents, et plus particulièrement du fait que l’appelante avait attendu treize ans avant de contester la validité du brevet (en 2007), que Pfizer avait identifié il y a onze ans le sildénafil comme étant l’ingrédient actif et que le Viagra avait été lancé aux États‑Unis il y a neuf ans.
[47] Pfizer répond ce qui suit. Premièrement, elle soutient que, même si l’invention devait être interprétée à la lumière de la totalité du brevet et pas seulement en fonction de la revendication 7, [traduction] « un brevet ne doit pas être interprété selon la règle contra proferentem ». Le brevet doit plutôt être interprété de façon téléologique, avec un esprit disposé à comprendre et « avec le souci judiciaire de confirmer une invention vraiment utile » (citant la décision Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc. (1994), 57 C.P.R. (3d) 488, au paragraphe 62 (C.F 1re inst.), inf. pour d’autres motifs à (1995) 63 C.P.R. (3d) 473 (C.A.)). Pfizer affirme que l’exposé de l’invention est suffisant parce qu’il fournit suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer la conclusion que la personne versée dans l’art sélectionnerait un des composés particulièrement privilégiés et qu’elle se concentrerait en particulier sur les deux composés revendiqués individuellement dans les revendications 6 et 7 du brevet 446. La personne versée dans l’art entreprendrait ensuite un « projet de recherche mineur » (et non une expérimentation).
[48] Deuxièmement, Pfizer cite l’arrêt Consolboard, précité, à la page 520, à l’appui de la proposition que la contrepartie donnée par le breveté en échange du brevet est la suivante : [traduction] « une fois la période de monopole terminée, le public [pourra], en n’ayant que le mémoire descriptif, utiliser l’invention avec le même succès que l’inventeur ». Dans le cas qui nous occupe, suivant Pfizer, l’appelante a déjà été en mesure de le faire puisqu’elle a déposé auprès du ministre de la Santé une présentation portant sur un médicament contenant du sildénafil.
2.a) Utilité : L’intimée devait‑elle démontrer l’utilité dans l’exposé de l’invention du brevet?
[49] L’appelante soutient que l’octroi du brevet 446 reposait sur une prédiction valable plutôt que sur une utilité démontrée. Elle maintient que notre Cour a confirmé que la question de savoir si un brevet est fondé sur l’utilité démontrée doit être tranchée en fonction de ce que le brevet révèle, et non sur ce que le breveté peut avoir fait en secret et ne pas avoir dévoilé. À l’appui de cet argument, elle invoque l’arrêt de notre Cour Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2007 CAF 97, (2007) 78 C.P.R. (4th) 388 [l’arrêt Eli Lilly] : « il [faut] se demander si la divulgation était suffisante pour que la personne versée dans l’art sache comment utiliser l’invention ou si elle était suffisante pour que la personne versée dans l’art puisse prédire valablement que l’invention fonctionnerait » (Mémoire de l’appelante, paragraphe 7).
[50] Étant donné que l’exposé de l’invention du brevet 446 ne mentionne pas les composés ayant fait l’objet d’essais cliniques, une personne versée dans l’art devrait sélectionner un composé parmi les quintillions d’options. Une personne versée dans l’art ne saurait donc pas, au moment de la sélection, si ce composé est bel et bien le sildénafil. Pour l’appelante, [traduction] « la sélection doit être effectuée en tenant pour acquis que chaque composé mentionné dans le brevet 446 aura la même utilité que le composé non identifié » (Mémoire de l’appelante, paragraphe 74).
[51] L’appelante affirme par ailleurs que le juge de première instance n’a cité aucune décision qui appuyait l’idée que [traduction] « il suffit, pour satisfaire à l’exigence imposée par la loi quant à la suffisance du mémoire descriptif, de déclarer de façon générale que l’utilité de l’invention promise par le brevet a été démontrée et de se contenter de présenter des éléments de preuve au sujet de l’utilité démontrée à une date ultérieure non précisée » (Mémoire de l’appelante, au paragraphe 102). Selon l’appelante, le juge de première instance ne s’est jamais demandé [traduction] « si le brevet 446 fournit au lecteur des connaissances concrètes lui permettant de savoir que le sildénafil est effectivement efficace pour traiter la dysfonction érectile » (Mémoire de l’appelante, au paragraphe 104).
[52] Pfizer répond à l’appelante en soutenant qu’elle interprète mal le raisonnement suivi dans l’arrêt Eli Lilly, précité, et que la question de savoir si un brevet établit l’utilité de l’invention est une question de fait à laquelle on répond en examinant ce que l’inventeur a effectivement fait. Elle soutient que, dans l’affaire Eli Lilly, le juge a d’abord conclu que l’invention était fondée sur une prédiction valable, et qu’il a ensuite décidé que le fondement de la prédiction n’était pas suffisamment expliqué. Cet arrêt n’appuie donc pas la proposition que la réponse à la question de savoir si une invention est fondée sur une prédiction valable ou sur son utilité démontrée dépend uniquement de l’exposé de l’invention. Il appuie plutôt le principe que, dès lors que le tribunal conclut qu’un brevet est fondé sur une prédiction valable, il doit ensuite s’assurer que le fondement de la prédiction est correctement divulgué.
[53] Pfizer affirme également que l’appelante confond l’exigence d’utilité de l’invention prévue à l’article 2 avec l’obligation prévue à l