Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition’L Inc.

Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition’L Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2006-07-10
Référence neutre
2006 CF 858
Numéro de dossier
T-459-05
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20060710
Dossier : T-459-05
Référence : 2006 CF 858
Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
TRADITION FINE FOODS LTD.
demanderesse
et
GROUPE TRADITION’L INC.
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
1. Introduction
[1] Il s’agit d’un appel interjeté en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), par lequel Tradition Fine Foods Ltd (la demanderesse) conteste une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) en date du 16 décembre 2004. La Commission a rejeté l’opposition de la demanderesse à la demande d’enregistrement de la marque de commerce BAGEL TRADITION’L ET DESSIN présentée par Groupe Tradition’l Inc. (la défenderesse).
2. Contexte factuel
[2] La demanderesse, une société constituée sous le régime des lois de l’Ontario, a entrepris ses activités en 1983. Depuis sa création, elle fabrique et vend un assortiment de produits de boulangerie congelés, notamment des muffins, pâtes à gâteaux et à biscuits, croissants, pâtisseries danoises et autres pâtisseries. En 1990, la demanderesse a commencé à vendre aussi des produits de boulangerie frais. Les marchandises de la demanderesse sont vendues en liaison avec la marque de commerce TRADITION à différents distributeurs alimentaires qui les revendent ensuite en différents points de vente au détail comme des épiceries, dépanneurs, boulangeries de beignes et muffins et des restaurants. La demanderesse vend également ses produits à des établissements comme des hôtels.
[3] La demanderesse possède au Canada plusieurs marques de commerce comprenant le mot TRADITION pour emploi en liaison avec des produits de boulangerie. Elle a obtenu des certificats d’enregistrement pour les marques de commerce suivantes :
a) TRADITION
pour emploi en liaison avec des produits de boulangerie congelés, nommément pâtes à muffins, à gâteaux et à biscuits, croissants, danoises et autres pâtisseries. Certificat d’enregistrement no TMA406,696 reçu le 8 janvier 1993.
b)
pour emploi en liaison avec des produits de boulangerie congelés, nommément pâtes à gâteaux et à muffins. Certificat d’enregistrement no TMA409,680 reçu le 19 mars 1993. Le droit à l’usage exclusif du mot « Bake » en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
c) TRADITION
pour emploi en liaison avec des produits de boulangerie, nommément muffins, croissants, biscuits, gâteaux et pâtisseries. Certificat d’enregistrement no TMA487,365 reçu le 22 décembre 1997.
d)
pour emploi en liaison avec de la pâte à muffins et des muffins cuits au four ainsi qu’avec des biscuits. Certificat d’enregistrement no TMA503,636 reçu le 4 novembre 1998. Le droit à l’usage exclusif de la représentation d’un muffin, dans le cas de marchandises désignées comme pâte à muffins et muffins cuits au four en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
[4] La demanderesse utilise aussi le nom commercial TRADITION FINE FOODS pour désigner son entreprise depuis 1983. Ce nom figure sur l’emballage de tous les produits vendus en liaison avec la marque de commerce TRADITION.
[5] La défenderesse a entrepris ses activités en 1989. Comme ses prédécesseurs, elle confectionne principalement une variété de bagels vendus frais ou congelés, emballés ou en vrac. La défenderesse confectionne et vend aussi des pizzas-bagels et du fromage à la crème. Elle prépare et vend ses marchandises par l’intermédiaire de sa fabrique-restaurant située à Sillery, au Québec.
[6] Le 13 mai 1997, la société qui a précédé la défenderesse, 3102-6636 Québec Inc., a demandé l’enregistrement de la marque de commerce en cause dans le présent appel. La demande no 844,912 vise l’enregistrement d’un emploi projeté; la marque de commerce projetée est destinée à être employée en liaison avec des produits de boulangerie, nommément bagel, pizza-bagel, pâte et pâtisserie et autres produits alimentaires (nommément fromage en crème) et en liaison avec l’exploitation de restaurants et d’autres services connexes (nommément : préparation de mets à apporter et services de traiteurs). La marque de commerce projetée de la défenderesse est reproduite ci-dessous :
Dans sa demande, la défenderesse s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot « Bagel » en dehors de la marque de commerce.
[7] La défenderesse est déjà propriétaire de deux marques de commerce qui utilisent les mots BAGEL TRADITION’L :
a)
pour emploi en liaison avec des produits de boulangerie nommément : bagel, pizza-bagel, pâtisseries et autres produits alimentaires, nommément : fromage en crème. Certificat d’enregistrement no TMA497,624 reçu le 22 juillet 1998. Le droit à l’usage exclusif des mots « bagel » et « café » en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
b) BAGEL TRADITION’L
pour emploi en liaison avec des produits de boulangerie, nommément : bagel, pizza-bagel, pâtisserie et autres produits alimentaires, nommément : fromage en crème. Certificat d’enregistrement no TMA497,625 reçu le 22 juillet 1998. Le droit à l’usage exclusif du mot « bagel » en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
[8] Le 28 janvier 1998, le registraire des marques de commerce, ayant conclu qu’il existait un doute quant au caractère enregistrable de la marque de commerce revendiquée par la défenderesse, a publié la demande de cette dernière dans le Journal des marques de commerce, conformément au paragraphe 37(3) de la Loi, afin de donner à toute partie qui pourrait être intéressée l’occasion de s’opposer à la demande.
[9] Le 14 mai 1998, la demanderesse a déposé une déclaration d’opposition à l’enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse. Conformément au paragraphe 38(2) de la Loi, la demanderesse a fait valoir les motifs d’opposition énoncés ci dessous :
1) suivant l’alinéa 12(1)d) de la Loi, la marque de commerce de la défenderesse n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce de la demanderesse;
2) suivant le paragraphe 16(3) de la Loi, la défenderesse n’est pas une personne admise à l’enregistrement de sa marque de commerce, parce que cette marque crée de la confusion avec les marques de commerce de la demanderesse;
3) la marque de commerce de la défenderesse n’est pas distinctive des marchandises et services offerts par la défenderesse ainsi que l’exige l’article 2 de la Loi.
La demanderesse a aussi allégué que la défenderesse n’avait pas droit à l’enregistrement de sa marque de commerce projetée parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi, suivant lequel la défenderesse devait joindre à sa demande d’enregistrement une déclaration portant qu’elle a le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans sa demande. La demanderesse a ensuite renoncé à ce motif d’opposition.
[10] Le 22 octobre 1998, la défenderesse a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie les motifs d’opposition de la demanderesse. La défenderesse insiste notamment sur le fait qu’elle est propriétaire de marques de commerce semblables qui comportent les mots BAGEL TRADITION’L et qu’elle emploie ces mots en liaison avec des produits de boulangerie depuis mai 1989. La défenderesse revendique aussi l’emploi des noms de commerce Bagel Tradition’l et Bagel Tradition’l Café.
[11] Le 16 décembre 2004, le registraire des marques de commerce, statuant au nom de la Commission, a rejeté l’opposition de la demanderesse. La Commission a jugé que la défenderesse avait prouvé, suivant la prépondérance de la preuve, qu’il n’existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce de la demanderesse et la marque projetée de la défenderesse. La Commission a conclu en outre que la demanderesse n’avait pas établi que la marque de commerce de la défenderesse n’est pas distinctive.
3. Droit applicable
[12] L’opposition de la demanderesse porte essentiellement sur deux motifs : la confusion et le caractère distinctif. Dans les paragraphes qui suivent, j’exposerai les dispositions de la Loi qui se rapportent à ces motifs d’opposition et ferai état de la jurisprudence pertinente. Le texte des dispositions pertinentes de la Loi est reproduit à l’annexe « A » des présents motifs.
A. Confusion
[13] L’alinéa 12(1)d) de la Loi prévoit qu’une marque de commerce n’est pas enregistrable si elle crée de la confusion avec une marque déposée. De même, l’alinéa 16(3)c) interdit l’enregistrement d’une marque de commerce en vue d’un emploi projeté, si cette marque crée de la confusion avec une marque de commerce non déposée qui a été antérieurement employée au Canada ou à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été présentée.
[14] L’article 2 de la Loi définit le terme « créant de la confusion »; cependant, c’est à l’article 6 que l’on trouve les critères régissant la confusion entre les marques de commerce. Plus précisément, le paragraphe 6(2) énonce que de la confusion survient lorsqu’un acheteur éventuel est susceptible de conclure erronément que les marchandises ou services liés aux marques de commerce respectives sont fabriqués ou exécutés par la même personne. Cette disposition s’applique uniquement lorsque les marques de commerce sont employées ou que leur emploi est projeté dans la même région. Pour décider si des marques de commerce créent de la confusion, la Commission doit examiner les cinq facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, soit :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues;
b) la période pendant laquelle la marque de commerce a été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
Cette liste n’est pas exhaustive; la Commission doit aussi tenir compte de tout autre facteur pertinent au regard de « toutes les circonstances de l’espèce » : voir les arrêts Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, au paragraphe 54, et Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée, Mademoiselle Charmante Inc. et 3017320 Canada Inc., 2006 CSC 23, au paragraphe 21. De plus, puisque cette appréciation dépend du contexte, le poids attribué à chacun des facteurs examinés peut varier. La preuve d’une confusion réelle constitue un facteur pertinent, mais elle n’est pas nécessaire, même dans les cas où les marques de commerce ont été exploitées dans la même zone de marché pendant une longue période. Cependant, une conclusion défavorable peut être tirée de l’absence d’une telle preuve lorsqu’une preuve abondante indique un emploi simultané : voir Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd. (C.A.), [2002] 3 C.F. 405, 2002 CAF 29.
[15] La date pertinente pour trancher la question de la confusion dépend de la disposition invoquée. Lorsqu’il s’agit de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, la date pertinente est celle de la décision de la Commission : voir l’arrêt Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et al. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), à la page 422. Par ailleurs, la date pertinente pour décider s’il y a confusion aux termes du paragraphe 16(3) est celle de la production de la demande d’enregistrement, comme le précise cette disposition.
[16] En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe d’abord à la partie qui s’oppose à l’enregistrement de démontrer qu’elle avait déjà employé sa marque de commerce avant la date pertinente. Une fois cette preuve établie, il revient à la personne qui demande l’enregistrement d’établir selon la prépondérance de la preuve qu’il n’y a pas probabilité raisonnable de confusion : voir Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1re inst.). S’il existe un doute quelconque quant à savoir si la personne qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce satisfait à l’exigence concernant l’absence de « probabilité raisonnable de confusion », la Commission doit rejeter la demande : voir Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183, à la page 188.
[17] La question de savoir si des marques de commerce créent de la confusion dépend de la première impression d’un « acheteur ordinaire pressé » : voir l’arrêt Mattel, au paragraphe 56. Dans l’arrêt Miss Universe Inc. c. Bohna, [1995] 1 C.F. 614 (C.A.F.) au paragraphe 9, le juge Robert Décary s’est exprimé comme suit :
Pour décider si l’emploi d’une marque de commerce ou d’un nom commercial cause de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l’esprit d’une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l’autre marque ou de l’autre nom, l’emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l’impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale. (Renvois omis)
[18] La Cour suprême du Canada a récemment confirmé ce principe dans l’arrêt Mattel, au paragraphe 56.
Quel point de vue faut-il alors adopter pour apprécier la probabilité d’une « conclusion erronée »? Ce n’est pas celui de l’acheteur prudent et diligent. Ni, par ailleurs, celui du « crétin pressé », si cher à certains avocats qui plaident en matière de commercialisation trompeuse : Morning Star Co-Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd., [1979] F.S.R. 113 (Ch. D.), p. 117. C’est plutôt celui du consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé « l’acheteur ordinaire pressé » par le juge en chef Meredith dans une décision ontarienne de 1927 : Klotz c. Corson (1927), 33 O.W.N. 12 (C.S.), p. 13. Voir aussi Barsalou c. Darling (1882), 9 R.C.S. 677, p. 693. Dans Aliments Delisle Ltée. c. Anna Beth Holdings Ltd. (1992), 45 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), le registraire a dit, à la p. 538 :
Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque de l’opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises.
[19] De plus, pour évaluer si des marques de commerce créent de la confusion, la Commission (tout comme la Cour) doit examiner les marques de commerce dans leur ensemble, comme l’a exposé la juge Alice Desjardins dans l’arrêt Park Avenue Furniture, précité, à la page 426.
Je suis d’accord avec l’appelante pour dire que les marques doivent être examinées dans leur ensemble. Sur ce point précis, voici ce que déclare H. G. Fox :
[Traduction] Pour appliquer ces critères, le premier principe à invoquer est celui selon lequel les marques doivent être examinées dans leur ensemble et non en tant qu’éléments distincts. Il faut analyser l’idée qu’évoque chaque marque, c’est-à-dire l’impression nette qu’elle laisse globalement dans l’esprit. C’est la marque en son entier qu’il faut examiner pour en arriver ensuite à une décision sur la question de savoir si cette marque est susceptible de créer de la confusion avec une marque déjà enregistrée […] Le véritable critère est celui de savoir si l’ensemble de la marque dont on projette l’enregistrement risque de causer une erreur, de tromper ou de créer de la confusion dans l’esprit des personnes habituées à la marque de commerce existante. C’est la combinaison des marques dans leur ensemble qu’il faut examiner, et c’est leur effet ou idée générale qu’il faut comparer.
B. Caractère descriptif
[20] L’alinéa 12(1)b) prévoit qu’une marque de commerce qui donne « une description claire » ou une description « trompeuse » ne peut être enregistrée. Pour qu’une marque de commerce soit considérée donner une « description claire », elle doit faire plus que suggérer simplement la nature ou la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l’égard desquels on projette de l’employer. Comme l’a indiqué la juge Danielle Tremblay‑Lamer dans la décision ITV Technologies c. WIC Television Ltd., 2003 CF 1056 au paragraphe 67, le caractère descriptif doit plutôt s’appliquer à « la composition matérielle » des marchandises ou services qui forment l’objet de la marque de commerce, ou se rapporter à « une de leurs qualités intrinsèques évidentes », par exemple une caractéristique, une particularité ou un trait inhérents au produit même. La juge Tremblay‑Lamer a ajouté, au paragraphe 71, qu’il s’agit d’une question de première impression.
Le critère applicable au point de savoir si une marque de commerce enfreint l’alinéa 12(1)b) est celui de la première impression ou de l’impression immédiate. La décision ne doit pas être fondée sur les résultats d’une recherche ou d’une analyse critique touchant la signification des mots (Oshawa Group Ltd. c. Registraire des marques de commerce, [1981] 2 C.F. 18). Le terme « claire » de l’alinéa 12(1)b) n’est pas synonyme d’exacte, mais signifie plutôt facile à comprendre, évident ou simple (Drackett Co. of Canada c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29). En outre, l’impression doit être appréciée du point de vue de l’acheteur ou de l’utilisateur ordinaire des marchandises ou services (Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2d) 25). Le point de vue des experts ou des personnes possédant des connaissances spéciales n’est pas représentatif de celui du consommateur moyen (Consorzio del Prosciutto de Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2001] 2 C.F. 536).
La responsabilité de démontrer qu’une marque de commerce projetée donne « une description claire » ou « une description fausse et trompeuse » incombe à la partie qui s’oppose à l’enregistrement : voir Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best Western International Inc. (2000), 30 C.P.R. (4th) 481, au paragraphe 24.
C. Caractère distinctif
[21] Une marque qui donne « une description claire » ou « une description fausse et trompeuse » des marchandises ou services et qui, dès lors, n’est pas enregistrable en application de l’alinéa 12(1)b), peut néanmoins être enregistrable si elle est « distinctive » aux termes du paragraphe 12(2). L’article 2 de la Loi définit comme « distinctive » une marque de commerce qui soit a) distingue véritablement les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée des autres marchandises, ou b) est adaptée à distinguer les marchandises.
[22] Le juge Barry Strayer, dans Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1985), 1 C.P.R. (3d) 191 à la page 197, a conclu que la charge de la preuve incombe à la partie qui demande l’enregistrement de la marque de commerce; il a précisé qu’il s’agit là d’une lourde charge :
Il existe de nombreux arrêts selon lesquels lorsqu’il faut démontrer [sic] qu’un terme habituellement descriptif a acquis une seconde signification de sorte qu’il décrit un produit particulier, la charge est en vérité très lourde : [renvois omis] […] Comme je l’ai fait remarquer plus haut, il appartient à la requérante de l’enregistrement d’une telle marque de démontrer clairement que le mot est devenu si distinctif de son produit qu’il a acquis une signification secondaire que le public concerné ne confondrait habituellement pas avec son sens premier.
4. Preuve dont disposait la Commission
[23] Chacune des parties a déposé à la Commission des affidavits accompagnés de pièces. De plus, les parties ont produit des observations écrites et présenté des plaidoiries au cours de l’audience fixée par la Commission.
[24] Au soutien de son opposition, la demanderesse a présenté l’affidavit de Peter Glowczewski, fondateur et président de la société Tradition Fine Foods. Dans son affidavit, souscrit le 27 août 1999, M. Glowczewski témoigne de l’histoire de l’entreprise de la demanderesse et des marques déposées de cette dernière, qui comportent le mot TRADITION. Il précise en outre le chiffre d’affaires lié aux produits TRADITION et traite de l’emballage et de la promotion de ces produits. De nombreuses pièces annexées à son affidavit montrent l’emploi des marques de commerce de la demanderesse sur l’emballage de ses produits et les efforts qu’elle a déployés pour en faire la promotion; les exemples compris dans ces pièces ne portent aucune date.
[25] Durant son contre-interrogatoire, M. Glowczewski a reconnu que la demanderesse n’a commencé à vendre des bagels qu’en octobre 1995 et que les bagels de la demanderesse ne portaient pas les marques de commerce de la société. Les bagels étaient plutôt vendus exclusivement à des chaînes d’hôtels, dans des boîtes portant le nom de commerce de la demanderesse. M. Glowczewski a également admis que la demanderesse n’a jamais vendu ni pizzas-bagels ni fromage à la crème et qu’elle n’a pas non plus proposé de services de restauration ni de service traiteur.
[26] La preuve de la défenderesse consiste en trois affidavits, souscrits respectivement par François Joyet, Johanne Clouet et Doris Dion.
[27] M. Joyet, président de Groupe Tradition’l Inc., témoigne de l’histoire et des activités commerciales de la défenderesse. Il fournit des éléments de preuve concernant l’emploi et l’enregistrement par sa société des marques de commerce BAGEL TRADITION’L au Canada. Il atteste aussi le montant total des ventes réalisées entre 1989 et 1999 sous la marque de commerce BAGEL TRADITION’L ainsi que le montant d’argent dépensé par la défenderesse durant la même période pour la mise en marché et la promotion. De nombreuses pièces annexées à l’affidavit de M. Joyet montrent l’emploi de la marque de commerce de la défenderesse; toutefois, les exemples contenus dans ces pièces ne sont pas datés. Enfin, M. Joyet déclare n’être au courant d’aucun incident de confusion entre les marques de commerce de la défenderesse comportant les mots BAGEL TRADITION’L et les marques de commerce de la demanderesse.
[28] En contre-interrogatoire, M. Joyet a clarifié les dates relatives aux pièces jointes à son affidavit.
[29] Mme Clouet, assistante juridique au cabinet McCarthy Tétrault (l’agent de marques de commerce de la défenderesse), affirme avoir acheté dans plusieurs épiceries au Québec, des produits dont l’étiquette comprend le mot « tradition ». L’affidavit de Mme Clouet est accompagné de quinze pièces jointes, qui comportent soit des étiquettes de produits sur lesquelles figure le mot « tradition », soit des reçus de ses achats de tels produits. Mme Clouet n’a pas été contre‑interrogée relativement à son affidavit.
[30] Dans son affidavit, Mme Dion, une employée du cabinet McCarthy Tétrault, déclare avoir cherché, dans le site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, des marques de commerce contenant le mot « tradition »; elle affirme avoir trouvé 188 documents comportant ce mot. Elle a annexé les résultats de sa recherche à son affidavit. Mme Dion précise que des 188 marques de commerce qu’elle a relevées, 67 se rapportent à des produits alimentaires. Mme Dion n’a pas été contre-interrogée relativement à son affidavit.
[31] En réplique, la demanderesse a produit un affidavit souscrit par Patricia MacFarlane. Cet affidavit n’est pas au dossier de la Cour.
5. Décision de la Commission
[32] Dans sa décision du 16 décembre 2004, la Commission a rejeté l’opposition de la demanderesse, ne retenant aucun des moyens invoqués. La décision de la Commission est répertoriée sous Tradition Fine Foods Ltd. c. 3102-6636 Québec Inc. (2004), 46 C.P.R. (4th) 185.
[33] Dans ses motifs, la Commission a passé en revue la preuve soumise par les parties. En ce qui concerne l’affidavit de M. Glowczewski, la Commission a souligné que malgré la « preuve documentaire abondante », l’on trouvait peu d’information sur les périodes d’emploi des échantillons d’emballage annexés comme pièces au soutien de l’affidavit. La Commission a fait remarquer qu’elle avait dû s’en remettre au contre-interrogatoire de M. Glowczewski pour tenter d’établir les dates d’emploi de certains des emballages ou prospectus.
[34] La Commission a déclaré que la seule preuve pertinente dans l’affidavit de M. Joyet a trait à l’emploi des marques déposées de la défenderesse. Quant aux pièces produites au soutien de l’affidavit de M. Joyet, la Commission a indiqué qu’elle ne tiendrait compte que des pièces pour lesquelles M. Joyet, lors de son contre-interrogatoire, a précisé une période d’emploi. Pour ce qui est des affidavits de Mmes Clouet et Dion, la Commission a fait savoir qu’elle prendrait en considération uniquement les emballages et marques de commerce correspondant précisément à des produits alimentaires. En conséquence, la Commission a conclu que six des exemples fournis par Mme Clouet et 21 des marques de commerce répertoriées par Mme Dion étaient pertinentes pour les besoins de l’instance.
[35] La Commission a également déclaré, au sujet de la preuve, qu’elle acceptait que la demanderesse employait le mot « tradition » servant de marque depuis 1984 au moins, en liaison avec des produits de boulangerie congelés et de la pâte congelée pour la préparation de produits de boulangerie. Toutefois, la Commission a aussi remarqué que la demanderesse n’avait commencé à vendre des bagels qu’en octobre 1995 et que ses bagels n’étaient empaquetés ni individuellement ni en vrac dans des emballages portant l’une de ses marques de commerce. En ce qui a trait aux ventes de la défenderesse, la Commission a souligné que cette dernière n’avait fourni aucun chiffre s’appliquant uniquement à l’emploi de la marque de commerce BAGEL TRADITION’L et, en conséquence, elle a conclu que les chiffres d’affaires présentés par la défenderesse n’étaient d’aucune utilité.
[36] Pour les fins de la procédure d’opposition, la Commission a déclaré qu’elle comparerait les mots compris dans la marque de commerce projetée de la défenderesse avec le mot TRADITION servant de marque à la demanderesse puisque, de l’avis de la Commission « il s’agit du cas où les chances de succès de [la demanderesse] sont les meilleures car les portions graphiques des autres marques de [la demanderesse] sont totalement différentes de la Marque [de la défenderesse] ». De plus, la Commission a indiqué que pour les fins de son analyse, elle « considérerai[t] […] l’emploi de l’une ou l’autre des marques graphiques de [la demanderesse] comme preuve d’usage de la marque vocable TRADITION ».
[37] L’analyse de la Commission a porté principalement sur le motif d’opposition relatif à la « confusion ». Pour prendre sa décision, elle a traité explicitement des cinq facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi ainsi que de plusieurs facteurs additionnels. Sur la question de la confusion, la Commission a tiré les conclusions suivantes.
(i) le caractère distinctif inhérent
[38] Au chapitre du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la Commission a estimé que ni les marques de commerce de la demanderesse ni la marque projetée de la défenderesse ne confèrent un caractère distinctif inhérent marqué. Plus précisément, en ce qui touche les marques de commerce de la demanderesse, la Commission a fait référence à la décision Tradition Fine Foods Ltd. c. The Oshawa Group Ltd. et al., 2004 CF 1011, dans laquelle le juge James O’Reilly, qui analysait le caractère distinctif inhérent des marques de commerce de la demanderesse, a exposé au paragraphe 38 :
La marque de commerce de la demanderesse est un mot commun, qui suggère des qualités dignes d’être respectées et préservées et qui est naturellement associé à de bons aliments. Ce genre de marque de commerce est moins distinctif et reçoit généralement une protection moindre que les marques de commerce uniques : [renvois omis] La preuve démontre que beaucoup d’autres producteurs d’aliments emploient le nom « Tradition » ou un nom s’en rapprochant et que ces noms semblent coexister sans confusion dans le marché.
La Commission a aussi fait remarquer que la marque de commerce de la défenderesse est très faible « en raison de sa partie vocable hautement suggestive à savoir des bagels traditionnels ». Par comparaison, la Commission a conclu que les marques de commerce de la demanderesse sont plus connues que les marques déposées de la défenderesse, compte tenu particulièrement de ce que la défenderesse n’a fourni aucun chiffre d’affaires pour les produits portant la marque de commerce BAGEL TRADITION’L.
(ii) la période d’usage
[39] La Commission a conclu que le facteur relatif à la période d’usage des marques de commerce favorise la demanderesse. La Commission a reconnu que la demanderesse emploie ses marques de commerce au moins depuis 1984 et que la défenderesse exploite sa marque depuis 1997 ou 1998.
(iii) le genre de marchandises
[40] Au regard du genre de marchandises, services ou entreprises, la Commission a fait remarquer que même si les marchandises de la demanderesse et celles de la défenderesse appartiennent à la même catégorie générale de « produits de boulangerie », il existe une différence entre un bagel et un muffin. Pour ce qui est des autres marchandises et services offerts par la défenderesse, comme la confection de produits à emporter et les services de traiteur, la Commission a conclu qu’ils ne sont pas du même genre que ceux offerts par la demanderesse.
[41] Plus loin dans ses motifs, la Commission cite la décision du juge Louis-Marcel Joyal dans Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 483. À la page 490, le juge Joyal déclare que la Commission et la Cour devraient se garder d’accorder une trop grande importance au fait que les marchandises de la partie demanderesse et celles de la partie opposante appartiennent à la « même catégorie générale », surtout dans le cas d’une ou de plusieurs marques faibles.
(iv) la nature du commerce
[42] Quant à la nature du commerce, la Commission a relevé qu’en dépit d’un chevauchement entre les activités commerciales de la demanderesse et celles de la défenderesse pour ce qui est de la vente des produits de boulangerie, les autres activités de la défenderesse sont différentes des activités de la demanderesse.
(v) le degré de ressemblance
[43] Enfin, en ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu’elles suggèrent, la Commission a conclu qu’en examinant les marques de commerce dans leur ensemble plutôt qu’en comparant séparément chacune de leurs composantes, le degré de ressemblance entre les marques de commerce respectives de la demanderesse et de la défenderesse est « plutôt faible ». La Commission a mentionné plus précisément que la présence, dans la marque de commerce de la défenderesse, d’un dessin, du mot « bagel » et du symbole « l » distingue la marque de la défenderesse de la marque de commerce TRADITION de la demanderesse.
(vi) les autres facteurs
[44] En plus des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, la Commission a tenu compte de plusieurs autres facteurs pour se prononcer sur l’existence d’une probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce de la défenderesse et celle de la demanderesse.
[45] En premier lieu, en réponse aux observations de la défenderesse qui rappelait avoir déjà obtenu des certificats d’enregistrement à l’égard des mots compris dans la marque de commerce, soit BAGEL TRADITION’L, sans opposition de la demanderesse, la Commission a fait remarquer que l’enregistrement d’une marque de commerce ne confère pas à la défenderesse un droit automatique à l’enregistrement d’une marque similaire.
[46] Deuxièmement, la Commission a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel l’existence, au registre, d’autres marques de commerce contenant le mot « tradition » est sans pertinence pour déterminer si le consommateur moyen est susceptible de confondre les marques de commerce de la défenderesse et celles de la demanderesse, puisque aucun élément de preuve n’établit que l’une de ces autres marques de commerce est employée en liaison avec des produits de boulangerie. La Commission s’est dite en désaccord, estimant que le consommateur moyen serait en mesure de distinguer l’origine d’un muffin de marque TRADITION de celle d’un bagel vendu en liaison avec la marque de commerce projetée de la défenderesse.
[47] Troisièmement, la Commission a rejeté la prétention de la demanderesse selon laquelle celle-ci détient une « famille de marques de commerce » comportant le mot « tradition ». Selon la Commission, il appert de l’examen du dossier que le mot « tradition » est couramment employé par des tiers dans l’industrie alimentaire. La Commission cite la décision Man and His Home Ltd. c. Mansoor Electronic Ltd. (1999), 87 C.P.R. (3d) 218 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge Pierre Denault a souligné que les marques de commerce faibles n’ont droit qu’à « une faible protection ». La Commission a jugé qu’en raison de la faiblesse de la marque de commerce de la demanderesse, la notion de famille de marques de commerce n’était d’aucune utilité à la demanderesse.
[48] Enfin, la Commission a noté q’en dépit de la coexistence des marques de commerce de la demanderesse et de la défenderesse, la preuve ne faisait état d’aucun incident de confusion entre les marques.
[49] En résumé, la Commission a conclu que la défenderesse s’était acquittée de sa responsabilité de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce respectives de la demanderesse et de la défenderesse. Pour étayer cette décision, la Commission a donné les motifs suivants :
a) les marques de commerce de la demanderesse possèdent un caractère distinctif inhérent très faible lorsqu’elles sont employées en liaison avec des produits alimentaires;
b) considérée dans son ensemble, la marque de commerce de la défenderesse est tout à fait différente de celles de la demanderesse;
c) aucun incident de confusion n’a été démontré;
d) étant donné que d’autres marques de commerce en usage comportent le mot « tradition », le consommateur moyen serait en mesure de distinguer les marques de commerce de la demanderesse de celle de la défenderesse.
La Commission a examiné le mot « tradition » servant de marque, mais elle a aussi tenu compte des marques de commerce dans leur ensemble. Dans ses motifs, la Commission conclut :
J’arriverais à la même conclusion si j’avais comparé la Marque à l’une ou l’autre des marques déposées de l’Opposante comportant une portion graphique. En effet la différence marquée des portions graphiques des marques de commerce en cause ajouterait à la distinction entre la Marque et les autres marques de commerce de l’Opposante.
[50] Pour les motifs énoncés ci-dessus, la Commission a aussi rejeté les deux autres motifs d’opposition de la demanderesse, soulignant que la probabilité de confusion était au centre du débat relatif à ces motifs d’opposition.
6. Questions en litige
[51] Le présent appel soulève deux questions :
A. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant à l’absence de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce projetée de la défenderesse et les marques de commerce de la demanderesse?
B La Commission a-t-elle commis une erreur en statuant comme elle l’a fait sur le troisième motif d’opposition de la demanderesse, relatif au caractère distinctif?
7. Norme de contrôle
[52] L’article 56 de la Loi confère explicitement le droit d’interjeter appel à la Cour fédérale de toute décision de la Commission. De plus, le paragraphe 56(5) dispose qu’en appel, les parties peuvent présenter une preuve additionnelle à celle dont disposait le registraire. Toutefois, la seule existence d’un droit d’appel prévu par la loi ne suffit pas à identifier la norme de contrôle que doit appliquer la Cour à l’égard de la décision de la Commission. Comme l’a réitéré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, la Cour doit néanmoins déterminer la norme de contrôle applicable en procédant à une analyse pragmatique et fonctionnelle.
[53] Dans l’arrêt Mattel, précité, aux paragraphes 35 à 39, le juge Ian Binnie a appliqué la méthode pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable à une décision de la Commission portant sur la confusion. Voici l’analyse qu’a faite la Cour suprême de chacun des quatre facteurs contextuels :
(1) La présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel
¶ 35 La Loi prévoit un droit absolu d’interjeter appel devant un juge de la Cour fédérale, qui est autorisé à admettre et à examiner de nouveaux éléments de preuve ((par. 56(1) et 56(5)). Elle ne comporte aucune clause privative. Lorsqu’un nouvel élément de preuve est admis, il peut, selon sa nature, apporter un éclairage tout à fait nouveau sur le dossier dont était saisie la Commission et amener ainsi le juge des requêtes à instruire l’affaire comme s’il s’agissait d’une nouvelle audition fondée sur ce dossier élargi plutôt que comme un simple appel (Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd., [1987] A.C.F. no 849 (QL) (C.A.)). L’article 56 laisse croire que le législateur voulait qu’il soit procédé à un réexamen complet, non seulement des questions de droit, mais aussi des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit, y compris la probabilité de confusion. Voir en général Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), par. 46-51; Novopharm Ltd. c. Bayer Inc., [2000] A.C.F. no 1864 (QL) (C.A.F.), par. 4, et Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co., [1999] A.C.F. no 1763 (QL) (1re inst.).
(2) L’expertise de la Commission
¶ 36 La détermination de la probabilité de confusion requiert une expertise que la Commission (qui procède quotidiennement à des évaluations de ce genre) possède dans une plus grande mesure que les juges en général. Il faut donc faire preuve d’une certaine retenue judiciaire à l’égard de la décision de la Commission, comme la Cour l’a souligné dans Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp., [1969] R.C.S. 192, p. 200 :
[TRADUCTION] À mon avis, il faut attribuer beaucoup de poids à la décision du registraire sur la question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion et la conclusion d’un fonctionnaire qui, au cours de son travail quotidien, doit rendre des décisions sur ce point et sur d’autres questions connexes en vertu de la Loi ne doit pas être rejetée à la légère, mais comme l’a déclaré le juge Thorson, alors président de la Cour de l’Échiquier, dans l’affaire Freed and Freed Limited v. The Registrar of Trade Marks et al [[1951] 2 D.L.R. 7, p. 13] :
[...] le fait de se fonder sur la décision du registraire portant que deux marques se ressemblent au point de créer de la confusion ne doit pas aller jusqu’à décharger le juge qui entend l’appel de cette décision de l’obligation de trancher la question en tenant dûment compte des circonstances de l’espèce.
¶ 37 Cela signifie en pratique que la décision du registraire ou de la Commission [TRADUCTION] « ne devrait pas être annulée à la légère, compte tenu des connaissances spécialisées dont disposent ces instances décisionnelles » : McDonald’s Corp. c. Silcorp Ltd. (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1re inst.), p. 210, conf. par [1992] A.C.F. no 70 (QL). L’admission d’un nouvel élément de preuve pourrait évidemment (selon sa nature) affaiblir le fondement factuel de la décision rendue par la Commission et lui enlever le poids que lui confère l’expertise de la Commission. Toutefois, le pouvoir dont dispose