Provigo Distribution Inc. c. Max Mara Fashion Group SRL

Provigo Distribution Inc. c. Max Mara Fashion Group SRL
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2006-04-28
Référence neutre
2005 CF 1550
Numéro de dossier
T-2030-04
Contenu de la décision
Date : 20060428
Dossier : T-2030-04
Référence : 2005 CF 1550
Ottawa (Ontario), le 28 avril 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY
ENTRE :
PROVIGO DISTRIBUTION INC.
demanderesse
et
MAX MARA FASHION GROUP SRL
défenderesse
MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’un appel qui a été interjeté en l’espèce à l’encontre de la décision d’un membre de la Commission d’opposition des marques de commerce (la Commission), en date du 2 juillet 2004. Dans sa décision, le membre a conclu qu’il existait, suivant la prépondérance de la preuve, une probabilité de confusion entre la marque de commerce de la demanderesse, MAXI & CIE, et la marque de commerce de la défenderesse, MAX & CO, relativement à certains services.
LE CONTEXTE
[2] La défenderesse a enregistré la marque de commerce MAX & CO. (LMC 435,440) le 18 novembre 1994, en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
(1) Vêtements pour femmes, nommément tailleurs, robes, vestes, blazers, manteaux, manteaux de pluie, chemisiers, jupes, chandails, gilets, pantalons, jeans, shorts, pantalons habillés, tee-shirts, bas, châles, écharpes, cravates, gants, ceintures; chaussures pour femmes, nommément souliers, bottes; coiffures, nommément chapeaux, chapeaux de pluie; cuir et similicuir; peaux d’animaux; malles et valises; sacs, nommément sacs à main; parasols, parapluies et cannes.
(2) Vêtements pour femmes, nommément jupes, robes, vestes, pantalons habillés et chemisiers.
[3] La défenderesse est également propriétaire d’un enregistrement valide pour la marque MAX & CO. (LMC 629,249) délivré le 4 janvier 2005 relativement aux marchandises suivantes :
(1) Bijoux, pierres précieuses et imitations, montres, horloges, montres-bracelets, montres de poche, horloges électriques, montres et horloges électriques, chaînes de montre, réveille-matin, horloges de table, horloges murales, horloges de vestibule, chronographes, chronomètres, plaques-cadrans et bracelets de montres.
(2) Lunettes, lunettes de soleil, lentilles, étuis et supports à lunettes, montures de lunettes, chaînes, pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
(3) Articles en cuir et en similicuir, articles de voyage, nommément sacs, serviettes, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage et malles de voyage, trousses, nommément étuis et supports vendus vides pour articles de toilette, articles de papeterie et livres, étuis à clés et supports pour cartes d’affaires et cartes de crédit, portefeuilles et bourses, tous ces articles étant en cuir ou en simili cuir, peaux d’animaux, cuirs bruts, parapluies, parasols, cannes, badines, harnais, sellerie, articles textiles sous forme de pièces de tissus, draps, couvertures, couvre-lits, taies d’oreiller, dessus de table, serviettes de table, serviettes de toilette et torchons.
[4] Le 2 février 1996, la demanderesse, Provigo Distribution Inc., a produit au Bureau des marques de commerce une demande d’enregistrement concernant la marque MAXI & CIE (numéro 803,758) en vue de son emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :
MARCHANDISES : Circulaires périodiques publicitaires de produits.
SERVICES : Services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de chaînes de supermarchés d’alimentation; services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail; services inhérents ou se rattachant à l’exploitation d’un centre informatique; magasin de photographie de détail et services de traitement de film; services de location de matériel audio et vidéo; magasin d’optique au détail et services d’opticiens et d’optométristes; exploitation d’une pharmacie et services de pharmaciens; exploitation d’un restaurant et services de casse-croûte; services de nettoyage à sec; exploitation d’une boutique de fleuriste; exploitation d’un centre d’affaires donnant accès à des guichets automatiques bancaires et permettant à l’utilisateur de faire des transactions directement avec des banques et d’autres établissements financiers.
[5] En septembre 1996, la demanderesse a ouvert des magasins (magasins à escompte de grandes surfaces) appelés MAXI & CIE. Elle a élargi la gamme des produits vendus dans ses supermarchés d’alimentation en ajoutant notamment des produits électroniques (jeux vidéos, CD et DVD), des produits pour la maison et pour la cuisine, des produits de santé et de beauté, de l’équipement informatique et des fournitures de bureau.
[6] La demande d’enregistrement de la demanderesse a été publiée dans le numéro du 26 mars 1997 du Journal des marques de commerce. La défenderesse a produit, le 20 août 1997, une déclaration d’opposition dont les motifs peuvent être résumés ainsi :
a) la marque n’est pas enregistrable car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de la défenderesse MAX & CO., numéro d’enregistrement LMC435440, employée en liaison avec des [traduction] « vêtements pour femmes, chaussures pour femmes, coiffures, cuir et imitations de cuir; peaux d’animaux, malles et valises, sacs, parasols, parapluies et cannes »;
b) la demanderesse n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement parce qu’à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque de commerce de la défenderesse, MAX & CO., antérieurement employée au Canada par elle (alinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi)) et à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement (numéro 788,370) a été antérieurement produite par la défenderesse (alinéa 16(3)b) de la Loi);
c) la marque n’est pas distinctive en ce qu’elle n’est pas adaptée à distinguer les marchandises et services de la demanderesse de ceux de la défenderesse, puisqu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce de la défenderesse MAX & CO.;
d) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 de la Loi en ce qu’elle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque sera employée.
[7] La demanderesse a produit sa contre-déclaration le 16 octobre 1997. Le registraire a rendu sa décision le 2 juillet 2004, après le dépôt des observations écrites des parties et la tenue d’une audience.
DÉCISION VISÉE PAR LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE
[8] La Commission a rejeté le deuxième motif d’opposition, dans la mesure où l’alinéa 16(3)a) s’appliquait, et le troisième motif d’opposition, parce que la défenderesse n’avait présenté aucun élément de preuve pour attester l’emploi de sa marque de commerce MAX & CO. antérieurement aux dates pertinentes (respectivement la date de production de la demande et la date de production de la déclaration d’opposition) et qu’en conséquence, elle ne s’était pas acquittée de sa charge initiale de preuve.
[9] Quant au quatrième motif d’opposition, la Commission a jugé que la description des marchandises et services satisfait au critère énoncé dans la décision Everything for a Dollar Store (Canada) Inc. c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd. (1998), 86 C.P.R. (3d) 269. Elle a également conclu que l’argument selon lequel les circulaires n’étaient pas des marchandises transférées dans la pratique ordinaire du commerce suivant l’alinéa 30a), était prématurée parce que la demanderesse n’avait pas, à ce stade, à démontrer l’emploi de la marque, sa demande ayant été déposée sur le fondement d’un emploi projeté.
[10] Après examen de toutes les circonstances de l’espèce énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, et compte tenu de la preuve présentée, la Commission a conclu que la marque de la demanderesse n’était pas enregistrable et que cette dernière n’avait pas droit à l’enregistrement de la marque en ce qui a trait aux services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail, aux services inhérents ou se rattachant à l’exploitation d’un centre informatique et à un magasin d’optique au détail et à des services d’opticiens et d’optométristes. Elle a tranché que les noms créaient suffisamment de confusion compte tenu du fait qu’ils consistaient en une version tronquée du superlatif « MAXIMUM », une perluète (&) et une version tronquée du terme COMPANY ou COMPAGNIE (CO en anglais et CIE en français).
[11] La demanderesse interjette appel de cette partie de la décision de la Commission. La défenderesse ne conteste pas les conclusions de la Commission relativement aux deuxième, troisième et quatrième motifs de son opposition.
QUESTIONS EN LITIGE
- Quelle est la norme de contrôle applicable?
- La Commission a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en concluant que la défenderesse avait satisfait à sa charge initiale de preuve en ce qui concerne ses motifs d’opposition fondés sur l’absence d’enregistrabilité et l’absence de droit à l’enregistrement par la production d’une demande antérieure?
- La Commission a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en concluant que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’existait pas, aux dates pertinentes, selon la prépondérance de la preuve, de probabilité de confusion entre la marque de la demanderesse, MAXI & CIE., et la marque de la défenderesse, MAX & CO., relativement aux services rejetés?
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES
Loi sur les marques de commerce
«créant de la confusion» Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6;
«distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;
«marque de commerce projetée» Marque qu'une personne projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
"confusing", when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6;
"distinctive", in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;
"proposed trade-mark" means a mark that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;
6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
Éléments d'appréciation
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
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6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
What to be considered
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them
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12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;
c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;
d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;
f) elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption;
g) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication;
h) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication.
(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant.
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16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.
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(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.
12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not
(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;
(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;
(c) the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;
(d) confusing with a registered trade-mark;
(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10;
(f) a denomination the adoption of which is prohibited by section 10.1;
(g) in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a wine not originating in a territory indicated by the geographical indication; and
(h) in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a spirit not originating in a territory indicated by the geographical indication.
(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.
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16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.
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(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.
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30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :
a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée;
b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;
c) dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l'ont révélée;
d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;
e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié;
f) dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se livre pas à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée;
g) l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même;
h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;
i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.
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37.(1) Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;
b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;
c) le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.
Lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.
Avis au requérant
(2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d'y répondre.
Cas douteux
(3) Lorsque, en raison d'une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l'annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.
Déclaration d'opposition
38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.
Motifs
(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;
b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;
c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;
d) la marque de commerce n'est pas distinctive.
Teneur
(3) La déclaration d'opposition indique :
a) les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre;
b) l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires de l'opposant au Canada, le cas échéant, et, si l'opposant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout document concernant l'opposition peut être signifié avec le même effet que s'il était signifié à l'opposant lui-même.
Opposition futile
(4) Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l'opposant.
Objection sérieuse
(5) Si le registraire est d'avis que l'opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant.
Contre-déclaration
(6) Le requérant doit produire auprès du registraire une contre-déclaration et en signifier, dans le délai prescrit après qu'une déclaration d'opposition lui a été envoyée, copie à l'opposant de la manière prescrite.
Preuve et audition
(7) Il est fourni, de la manière prescrite, à l'opposant et au requérant l'occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
a) l'opposition est retirée, ou réputée l'être, au titre du paragraphe (7.1);
b) la demande est abandonnée, ou réputée l'être, au titre du paragraphe (7.2).
Retrait de l'opposition
(7.1) Si, dans les circonstances prescrites, l'opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l'opposition est réputée retirée.
Abandon de la demande
(7.2) Si le requérant ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, la demande est réputée abandonnée.
Décision
(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.
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56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.
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(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
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30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing
(a) a statement in ordinary commercial terms of the specific wares or services in association with which the mark has been or is proposed to be used;
(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
(c) in the case of a trade-mark that has not been used in Canada but is made known in Canada, the name of a country of the Union in which it has been used by the applicant or his named predecessors in title, if any, and the date from and the manner in which the applicant or named predecessors in title have made it known in Canada in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
(d) in the case of a trade-mark that is the subject in or for another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or the applicant's named predecessor in title on which the applicant bases the applicant's right to registration, particulars of the application or registration and, if the trade-mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade-mark has been used by the applicant or the applicant's named predecessor in title, if any, in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
(e) in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada;
(f) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used;
(g) the address of the applicant's principal office or place of business in Canada, if any, and if the applicant has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm to whom any notice in respect of the application or registration may be sent, and on whom service of any proceedings in respect of the application or registration may be given or served with the same effect as if they had been given to or served on the applicant or registrant himself;
(h) unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark as may be prescribed; and
(i) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the wares or services described in the application.
***
37. (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade-mark if he is satisfied that
(a) the application does not conform to the requirements of section 30,
(b) the trade-mark is not registrable, or
(c) the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark because it is confusing with another trade-mark for the registration of which an application is pending,
and where the Registrar is not so satisfied, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed.
Notice to applicant
(2) The Registrar shall not refuse any application without first notifying the applicant of his objections thereto and his reasons for those objections, and giving the applicant adequate opportunity to answer those objections.
Doubtful cases
(3) Where the Registrar, by reason of a registered trade-mark, is in doubt whether the trade-mark claimed in the application is registrable, he shall, by registered letter, notify the owner of the registered trade-mark of the advertisement of the application.
Statement of opposition
38. (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.
Grounds
(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:
(a) that the application does not conform to the requirements of section 30;
(b) that the trade-mark is not registrable;
(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or
(d) that the trade-mark is not distinctive.
Content
(3) A statement of opposition shall set out
(a) the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply thereto; and
(b) the address of the opponent's principal office or place of business in Canada, if any, and if the opponent has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm on whom service of any document in respect of the opposition may be made with the same effect as if it had been served on the opponent himself.
Frivolous opposition
(4) If the Registrar considers that the opposition does not raise a substantial issue for decision, he shall reject it and shall give notice of his decision to the opponent.
Substantial issue
(5) If the Registrar considers that the opposition raises a substantial issue for decision, he shall forward a copy of the statement of opposition to the applicant.
Counter statement
(6) The applicant shall file a counter statement with the Registrar and serve a copy on the opponent in the prescribed manner and within the prescribed time after a copy of the statement of opposition has been served on the applicant.
Evidence and hearing
(7) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the prescribed manner, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless
(a) the opposition is withdrawn or deemed under subsection (7.1) to have been withdrawn; or
(b) the application is abandoned or deemed under subsection (7.2) to have been abandoned.
Withdrawal of opposition
(7.1) The opposition shall be deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the opponent does not submit either evidence under subsection (7) or a statement that the opponent does not wish to submit evidence.
Abandonment of application
(7.2) The application shall be deemed to have been abandoned if the applicant does not file and serve a counter statement within the time referred to in subsection (6) or if, in the prescribed circumstances, the applicant does not submit either evidence under subsection (7) or a statement that the applicant does not wish to submit evidence.
Decision
(8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.
***
56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.
***
(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.
ANALYSE
[12] Les deux parties conviennent que la norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission est celle de la décision raisonnable simpliciter, comme il a été jugé dans Molson Breweries c. John Labatt Ltd. (C.A.), [2000] 3 C.F. 145; (2000) 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.F.), suivie dans Novopharm Ltd. c. Bayer Inc. (2000) 9 C.P.R. (4th) 304 (C.A.F.). Dans la première de ces décisions, le juge Rothstein a, au paragraphe 51, souligné ce qui suit relativement à la norme de contrôle :
Même s'il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter.
[13] Au même paragraphe, le juge Rothstein a ensuite examiné les circonstances où il est permis de produire de nouveaux éléments de preuve conformément au paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce :
Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.
Voir également Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A., (2002) 20 C.P.R.(4th) 155 (C.A.F.); Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Assn. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.); Garbo Creations Inc. c. Harriet Brown & Co. (1999), 3 C.P.R.(4th) 224 (C.F.).
[14] En l’espèce, les parties ont toutes deux présenté des affidavits additionnels dont la Commission n’avait pas été saisie. La demanderesse a déposé les affidavits de quatre employés de ses avocats qui se sont rendus dans des magasins Max Mara et Holt Renfrew, à Vancouver et à Toronto, de même qu’aux trois magasins de Montréal (Les Ailes de la Mode, Les Magasins Simons et Holt Renfrew). Ces employés ont déclaré solennellement n’avoir pu trouver aucune marchandise portant la marque MAX & CO. au cours de leurs visites