Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.

Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.
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Décisions de la Cour fédérale
Date
2004-11-30
Référence neutre
2004 CF 1672
Numéro de dossier
T-1822-97
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20041130
Dossier : T-1822-97
Référence : 2004 CF 1672
OTTAWA (ONTARIO), LE 30 NOVEMBRE 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU
ENTRE :
JOHNSON & JOHNSON INC.,
EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP
et CORDIS CORPORATION
demanderesses
- et -
BOSTON SCIENTIFIC LTD./
BOSTON SCIENTIFIQUE LTÉE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente requête s'inscrit dans une action en contrefaçon dans laquelle les demanderesses allèguent que la défenderesse a contrefait les brevets canadiens no 1,281,505 (le brevet 505), 1,338,303 (le brevet 303) et 1,330,186 (le brevet 186) (collectivement appelés les brevets en cause).
[2] La défenderesse demande à la Cour de rendre un jugement sommaire rejetant toutes les prétentions des demanderesses et déclarant les brevets en cause nuls et de nul effet. Elle requiert également l'invalidation des brevets ainsi que les dépens de la présente requête et de l'action.
[3] La défenderesse fait notamment valoir dans ses actes de procédure que les demandeurs des brevets en cause n'ont pas acquitté la taxe de dépôt et la taxe de complètement réglementaires. Elle soutient que ni la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 ni les Règles sur les brevets, C.R.C. 1978, ch. 1250, ne confèrent au commissaire aux brevets (le commissaire) le pouvoir discrétionnaire d'attribuer une date de dépôt à une demande pour laquelle les taxes prescrites n'ont pas été acquittées ou d'exempter un demandeur de toute partie desdites taxes et que, par conséquent, les demandes de brevet n'ont jamais été validement déposées ou doivent être tenues pour abandonnées puisque leurs auteurs n'ont pas pris les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti.
[4] Les demanderesses contestent la requête, et j'examinerai les motifs qu'elles invoquent après avoir donné un aperçu général du cadre législatif applicable, lequel sera suivi d'un bref résumé des faits pertinents, lesquels ne sont pas contestés.
CADRE LÉGISLATIF
[5] Le droit canadien en matière de brevets est un droit d'origine entièrement législative. Le droit d'obtenir un brevet et les exigences auxquelles un demandeur de brevet doit satisfaire sont régis exclusivement par la Loi sur les brevets et par son règlement d'application, les Règles sur les brevets. Au Canada, le commissaire accorde un brevet lorsque toutes les conditions prévues ont été remplies. Les dispositions applicables de la Loi et des Règles sur les brevets sont reproduites à l'annexe A. Les brevets en cause ont été délivrés après le 1er octobre 1989, mais toutes les demandes de brevets, principalement la demande visant le brevet 186, ayant été déposées avant cette date, toutes les dispositions de la Loi sur les brevets applicables sont celles qui étaient en vigueur immédiatement avant le 1er octobre 1989 (paragraphe 78.2(2) de la Loi sur les brevets actuelle), exception faite de l'article 46 (relatif à la durée du brevet).
[6] La Loi et les Règles sur les brevets énoncent toutes les modalités du processus de demande de brevet ainsi que les attributions du commissaire en matière de réception et de traitement des demandes et de délivrance des brevets. Pour obtenir un brevet, les inventeurs, ou leurs représentants légaux, doivent soumettre une pétition au commissaire et satisfaire aux autres exigences de la Loi sur les brevets (article 27 de la Loi), dont l'une est que la demande soit « complétée » dans les douze mois suivant son dépôt (paragraphe 30(1) de la Loi). Les Règles sur les brevets établissent à quel moment une demande est « censée complète » , soit lorsque le demandeur fournit certains documents et acquitte les « taxes prescrites » (articles 32 et 34 des Règles).
[7] Les taxes applicables au dépôt de demandes de brevet ou à toute autre formalité prévue par la Loi sur les brevets ou par un de ses règlements d'application ainsi que le paiement de ces taxes et, notamment, la date et les modalités de leur acquittement sont régis par des règles et des règlements pris par le gouverneur en conseil (paragraphe 12(1) de la Loi). Celui qui dépose une demande de brevet doit acquitter la taxe de dépôt prescrite. Le montant exact de la taxe à payer pour déposer et compléter une demande est indiqué à l'annexe II des Règles sur les brevets (article 11 des Règles); il varie selon que l'auteur de la demande a ou non qualité de « petite entité » . Une petite entité s'entend d'un « inventeur indépendant » ou d'une « petite entreprise » , expressions qui sont à leur tour définies à l'article 2 des Règles sur les brevets. Il ressort de ces définitions qu'une petite entité exclut les personnes physiques qui ont cédé un droit sur l'invention à une entité qui a à son tour concédé une licence à son égard à une personne morale comptant plus de cent employés ou ayant des recettes annuelles brutes de plus de deux millions de dollars. En outre, l'article 8 de l'annexe II des Règles sur les brevets prévoit également une taxe supplémentaire qui doit être acquittée pour le « [c]omplètement d'une demande non complète à la date de son dépôt » . Cette taxe de complètement s'ajoute à la taxe de dépôt lorsque le demandeur n'accomplit pas toutes les formalités prévues aux articles 32 et 34 des Règles sur les brevets au moment du dépôt de la demande.
[8] Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les brevets prévoit également que si la demande n'est pas complétée dans les douze mois suivant son dépôt, elle est « tenue pour avoir été abandonnée » . Aux termes du paragraphe 30(2) de la Loi, une demande abandonnée peut être rétablie sur présentation d'une pétition au commissaire dans les douze mois suivant la date de l'abandon réputé et sur paiement de la taxe prescrite, s'il est démontré à la satisfaction du commissaire que le défaut de compléter ou de poursuivre la demande dans le délai prévu n'était pas raisonnablement évitable. L'article 61 des Règles sur les brevets exige que la pétition soit attestée d'un affidavit. En outre, le paragraphe 30(3) de la Loi sur les brevets énonce qu'une « demande rétablie garde la date de son dépôt original » .
[9] Le 1er octobre 1989, sont entrées en vigueur des modifications apportées à la Loi sur les brevets, lesquelles exigeaient notamment le paiement d'une taxe périodique. Cette nouvelle exigence était prévue aux articles 27.1 et 46 de la Loi sur les brevets modifiée. Le paragraphe 27.1(1) énonce que le demandeur d'un brevet est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire, et le paragraphe 27.1(2), que la demande de brevet est réputée abandonnée si les taxes applicables n'ont pas été acquittées avant l'expiration de la période. Le paragraphe 27.1(3) ajoute que la présomption d'abandon est annulée sur dépôt d'une requête au commissaire dans le délai prescrit et sur paiement des taxes réglementaires et que la demande ainsi rétablie conserve sa date de dépôt initiale et sa date de priorité, le cas échéant.
[10] Comme il en sera question en détail plus loin, la défenderesse soutient qu'à la date du dépôt des demandes de brevet, les auteurs de la demande n'ont acquitté que la taxe exigible d'une petite entité. Plus tard, hors du délai de douze mois prévu au paragraphe 30(2) de la Loi sur les brevets pour le rétablissement d'une demande abandonnée, ils ont voulu acquitter la taxe exigible d'une grande entité en ajoutant à la taxe de dépôt des petites entités, déjà payée, un versement correctif équivalant à la différence entre les deux montants. Le commissaire paraît avoir accepté que ce paiement additionnel, non accompagné de la taxe de complètement, corrige le versement de taxe insuffisant et a permis que les demandes suivent leur cours jusqu'à la délivrance des brevets. Avant les décisions rendues par notre Cour et par la Cour d'appel dans l'affaire Barton No-till Disk Inc. c. Dutch Industries Ltd., [2002] 1 C.F. 325 et 2003 CAF 121, il était d'usage pour le commissaire de recevoir des paiements complémentaires corrigeant des versements de taxe insuffisants. Il semble que la date de tels paiements ait été sans conséquence; ils étaient reçus même après l'expiration des délais prescrits pour acquitter la taxe ou pour accomplir les mesures correctives prévues par la Loi sur les brevets.
[11] Toutefois, notre Cour et la Cour d'appel fédérale ont toutes deux statué, dans l'affaire Dutch Industries Ltd., précitée, que le commissaire n'avait pas compétence pour accepter les paiements complémentaires reçus après l'expiration du délai prévu par la Loi sur les brevets. En raison de l'interprétation stricte donnée à la Loi et du pouvoir limité du commissaire d'accepter des paiements complémentaires tardifs, les demandeurs et les titulaires de brevet qui n'ont pas acquitté un montant de taxe suffisant peuvent donc se trouver dans l'incapacité de corriger leur erreur.
[12] Il est évident que notre Cour et la Cour d'appel fédérale étaient conscientes des dures conséquences que leur décision aurait pour les demandeurs et les titulaires de brevet qui n'avaient pas acquitté les taxes prescrites. Comme la juge Sharlow de la Cour d'appel l'a écrit dans l'arrêt Dutch Industries Ltd., « [d]ans le contexte de l'administration du Bureau des brevets, les conséquences probables [...] sont qu'aucun demandeur ou titulaire de brevet n'osera payer de taxes en fonction du barème des " petites entités " parce que toute erreur sur la qualification de " petite entité " risquera de lui faire perdre tous les droits que pourrait lui conférer la demande de brevet et tout brevet pouvant en résulter, à moins que l'erreur ne soit découverte et rectifiée dans le délai prescrit par la loi pour le paiement tardif de la taxe » (par. 4). (Non souligné dans l'original.)
[13] Le 8 août 2003, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la Loi sur les brevets par suite des décisions rendues par notre Cour et par la Cour d'appel fédérale dans Dutch Industries Ltd., précité. Dans le communiqué rendu public à cette date, il a indiqué que « [l]es modifications proposées à la Loi sur les brevets visent à établir un mécanisme permettant de corriger, de façon rétroactive, les taxes versées au tarif applicable à une petite entité plutôt qu'à celui d'une grande entité » .
[14] Toutefois, le Parlement n'a encore adopté aucune modification en ce sens. À l'heure actuelle, la forme que pourraient prendre de telles modifications, dont l'effet pourrait être rétroactif, est d'ordre purement hypothétique et non juridique. La défenderesse en l'espèce a droit à ce que la Cour se prononce sur la présente affaire en fonction du droit actuellement applicable. Ce qui m'amène au résumé des faits pertinents pour statuer sur la présente requête en jugement sommaire.
LES FAITS
[15] Les brevets en cause concernent, de façon générale, des « endoprothèses » ou « endoprothèses articulées » gonflables par ballonnets, c'est-à-dire des dispositifs employés pour élargir et renforcer les vaisseaux sanguins. Les endoprothèses jouent en quelque sorte le rôle d'un échafaudage étayant les parois d'un vaisseau afin de garder le passage ouvert.
[16] La demanderesse Expandable Grafts Partnership (EGP) a été propriétaire des brevets en cause de la date de leur délivrance ou redélivrance jusqu'au 26 février 1999, date à laquelle la demanderesse Cordis Corporation (Cordis) en est devenue propriétaire. Cette dernière a cédé la totalité de ses droits dans le brevet, pour le Canada, à la demanderesse Johnson & Johnson (J & J) le 13 juillet 1999.
[17] EGP est une société de personnes qui a été constituée le 30 décembre 1985 par Julio C. Palmaz (Palmaz), Richard Schatz (Schatz) et Philip J. Romano et dont le but principal était de développer et mettre en marché l'endoprothèse vasculaire auto expansible endoluminale (l'invention) visée par les brevets en cause. L'apport de Palmaz à la société consistait en la cession de tous les droits afférents à l'invention pour les États-Unis et les pays étrangers. Plus particulièrement, Palmaz cédait à EGP la demande de brevet américain no 796,009, déposée le 7 novembre 1985 (la demande américaine 009) ainsi que toutes les demandes analogues déposées dans d'autres pays.
[18] Le 27 août 1986, au su de Palmaz et Schatz, EGP a conclu un accord de licence avec Ethicon Inc. (Ethicon), une société comptant plus de cent employés et possédant des réserves supérieures à deux millions de dollars, qui fabrique et vend des dispositifs médicaux et chirurgicaux comme du matériel de suture et des ligatures. L'accord conférait à Ethicon (une filiale en propriété exclusive de Johnson & Johnson) une licence mondiale exclusive à l'égard de « droits de brevets » définis comprenant les équivalents étrangers de la demande américaine 009. Le 15 mars 1989, EGP a modifié la licence concédée à Ethicon, pour y inclure tous les brevets dans le monde portant sur toute endoprothèse vasculaire auto expansible endoluminale et nommant Palmaz ou Schatz comme inventeur. L'alinéa 4.01(a) de l'accord de licence stipulait l'obligation d'Ethicon de verser 3 600 000 $ à EGP à la signature de l'accord; la signature a eu lieu au mois d'août 1986, à la suite de quoi la somme de 3 600 00 $ a été versée dans un compte de banque au nom d'Expandable Grafts Partnership/Ethicon le 2 septembre 1986. Le compte a été fermé le 7 octobre suivant, et le solde de 3 624 320 $ a été déposé dans un compte ouvert au nom d'Expandable Grafts Partnership uniquement. Des chèques payables aux associés d'EGP ont alors été tirés sur ce compte.
[19] Le 6 novembre 1986, Palmaz a soumis au commissaire, par l'intermédiaire de ses agents de brevet, deux demandes de brevet relatives à l'invention, lesquelles ont reçu les numéros 522,324 (la demande 324) et 522,325 (la demande 325) (collectivement, les demandes de 1986). Ces demandes revendiquaient une date de priorité sur le fondement de la première demande américaine 009, déposée le 7 novembre 1985. La demande 325 revendiquait également une date de priorité se rapportant à une deuxième demande américaine, déposée le 3 novembre 1986. La demande 324 a donné lieu à la délivrance du brevet canadien no 1,281,504, qui a lui-même été redélivré sous le no 1,338,303 (le brevet 303). La demande 325 a donné lieu à la délivrance du brevet canadien no 1,281,505 (le brevet 505). Les deux brevets ont été délivrés à Palmaz.
[20] Dans les deux pétitions et les deux lettres d'accompagnement soumises au commissaire le 6 novembre 1986 relativement aux demandes de 1986, les agents de brevet de Palmaz ont déclaré que ce dernier était une petite entité. La taxe versée à l'égard des demandes de 1986 a été calculée en considérant que Palmaz était une petite entité. Par la suite, les agents de Palmaz ont reconnu que le montant de taxe versé n'était pas suffisant parce que, le 6 novembre 1986, Palmaz n'était pas une petite entité, mais aucune mesure visant à combler le déficit dans le paiement de la taxe n'a été prise dans les délais prévus à l'article 30 de la Loi sur les brevets.
[21] C'est le 30 juin 1989 que les agents de brevet de Palmaz ont fait parvenir au commissaire deux lettres informant ce dernier que Palmaz ne pouvait prétendre au statut de petite entité relativement aux demandes de 1986. Palmaz a donc versé à l'Office de la propriété intellectuelle la somme de 150 $ pour chacune des demandes, soit la différence entre les taxes de dépôt payables par une grande et par une petite entité. Aucune autre taxe, comme la taxe de complètement, n'a été versée. Le commissaire semble avoir accepté ce montant supplémentaire, sans taxe de complètement, pour combler le déficit dans le paiement de la taxe de dépôt, et il a permis que les demandes suivent leur cours jusqu'à la délivrance des brevets.
[22] Le 23 mars 1989, Palmaz et Schatz ont, par l'intermédiaire de leurs agents, déposé une autre demande de brevet relativement à l'invention. Le commissaire a attribué à cette demande le numéro 594,694 (la demande de 1989). Cette demande a par la suite donné lieu à la délivrance du brevet canadien no 1,330,186 (le brevet 186). Comme ils l'avaient fait pour les demandes de 1986, Palmaz et Schatz avaient déclaré qu'ils étaient une petite entité dans la pétition et la lettre d'accompagnement transmises au commissaire. Ils ont plus tard reconnu, par l'intermédiaire de leurs agents, qu'ils avaient acquitté un montant de taxe insuffisant car ils n'avaient pas le statut de petite entité le 23 mars 1989.
[23] En effet, le 10 novembre 1989, les agents de Palmaz et Schatz ont informé le commissaire que leurs clients n'étaient pas une petite entité le 23 mars 1989 et qu'ils n'étaient donc pas admis à payer la taxe prévue pour les petites entités, et ils ont versé un montant supplémentaire pour « corriger » rétroactivement le paiement original insuffisant. Toutefois, ils n'ont versé aucune taxe additionnelle, telle la taxe de complètement. Le commissaire semble avoir accepté ce montant supplémentaire pour combler le déficit dans le paiement de la taxe de dépôt et a permis que la demande de 1989 suive son cours jusqu'à la délivrance du brevet.
[24] Relativement à la demande de 1989, la taxe périodique, exigée par les articles 27.1 ou 46 de la Loi sur les brevets modifiée, n'a jamais été payée.
[25] Pendant ce temps, le brevet américain no 4,733,665 (le brevet américain 665) a été délivré le 29 mars 1988. Ce brevet vise la même invention que le brevet 303. Le 26 avril 1988, le brevet américain no 4,739,762 (le brevet américain 762), visant la même invention que le brevet 505, a été délivré. Le brevet américain 762 et le brevet 505 revendiquent la date de priorité du 7 novembre 1985, sur la base de la demande américaine 009 déposée à cette date. Le brevet américain 665 et le brevet 303 revendiquent également une priorité fondée sur la demande américaine 009.
LA PRÉSENTE INSTANCE
[26] La Cour a entendu la requête en jugement sommaire de la défenderesse le 24 juin 2003, en même temps qu'une requête semblable présentée par Arterial Vascular Engineering Canada Inc., Medtronic Ave, Inc. et Medtronic of Canada Ltd. (les autres défenderesses), qui sont également poursuivies par les demanderesses dans une autre action en contrefaçon des brevets en cause et d'un quatrième brevet non visé en l'espèce (dossier T-808-98). Les motifs de l'ordonnance qui a été rendue concurremment dans le dossier T-808-98 relativement à cette requête analogue incluent par renvoi les présents motifs.
[27] Quelques jours avant l'audition de ces deux requêtes, les demanderesses ont sollicité un ajournement jusqu'à l'entrée en vigueur des Règles modifiant les Règles sur les brevets, DORS/2003-208, qui avaient été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada, le 18 juin 2003. J'ai rejeté leur demande, et j'ai donc entendu l'argumentation des parties sur le fond des requêtes en jugement sommaire. J'ai toutefois autorisé les parties à déposer des observations écrites supplémentaires sur les incidences, si incidences il y a, des modifications réglementaires susmentionnées, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004.
[28] En outre, alors que l'affaire était en délibéré, le gouvernement du Canada a annoncé le 8 août 2003 son intention de présenter au Parlement des propositions de modification rétroactive de la Loi sur les brevets en réponse à la décision de notre Cour et de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Dutch Industries Ltd., précitée.
[29] Le 2 novembre 2003, saisi d'une requête des demanderesses fondée sur l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, j'ai ordonné une suspension d'instance d'une période d'un an pour deux motifs : 1) les modifications législatives attendues (rétroactives); 2) la demande d'autorisation de pourvoi relative à la décision Dutch Industries Ltd., pendante devant la Cour suprême du Canada. Cette ordonnance a été portée devant la Cour d'appel fédérale, laquelle a rejeté l'appel (Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2004 CAF 354). Le juge Sexton, qui a rendu jugement pour la Cour d'appel, a écrit : « le juge des requêtes pouvait à bon escient accorder un sursis en se fondant sur la demande d'autorisation pendante dans l'affaire Dutch Industries » . Relativement à l'autre motif fondant l'ordonnance de suspension, le juge Sexton, sans examiner la question, a néanmoins indiqué : « qu'il s'agit d'un rare cas où la Cour refusera de procéder en raison de modifications législatives prévues » .
[30] Un an s'est écoulé depuis l'octroi de la suspension. La Cour suprême du Canada a refusé la demande d'autorisation de pourvoi dans l'affaire Dutch Industries Ltd., précitée, au cours de cette période, mais les modifications législatives rétroactives qui étaient attendues n'ont pas été adoptées. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et de la jurisprudence applicable, j'ai refusé la prolongation de la suspension que sollicitaient les demanderesses. Il me faut donc statuer sur la présente requête en jugement sommaire en appliquant le droit dans son état actuel.
LES QUESTIONS EN LITIGE ET LA POSITION DES PARTIES
[31] Les questions à trancher en l'espèce sont relativement simples. Il faut déterminer si les actes de procédure révèlent une question sérieuse concernant la validité des brevets en cause. Les faits pertinents n'étant pas contestés, la Cour doit essentiellement déterminer si les demandeurs des brevets en cause, Palmaz et Schatz, pouvaient prétendre au statut de petite entité à la date du dépôt des demandes et, s'ils ne le pouvaient pas, quelles sont les conséquences juridiques de leur défaut d'acquitter la taxe de dépôt réglementaire (ainsi que la taxe de complètement) dans le délai de douze mois prévu au paragraphe 30(1) de la Loi sur les brevets. Elle doit également trancher la question de savoir si les demandes relatives aux brevets en cause sont réputées avoir été abandonnées de façon permanente étant donné qu'aucune pétition visant leur rétablissement n'a été présentée au commissaire.
[32] La défenderesse avance qu'il n'existe aucune question sérieuse à instruire. Elle soutient, plus particulièrement, que les brevets en cause sont invalides, nuls et de nul effet. EGP ayant reçu une somme d'argent substantielle par suite de l'accord de licence conclu le 27 août 1986 avec Ethicon, Palmaz et Schatz ne pouvaient prétendre au statut de petite entité. Pour corriger les demandes de brevet déposées, ils ont versé au commissaire, le 30 juin 1989, une somme équivalente à la différence entre les taxes de dépôt payables par une petite et par une grande entité. Subsidiairement, la défenderesse fait valoir que, si la Cour détermine que la date de dépôt des demandes de 1986 est le 6 novembre 1986, elles devaient être tenues pour abandonnées le 6 novembre 1987, par application du paragraphe 30(1) de la Loi sur les brevets, parce qu'elles n'ont pas été complétées par le paiement de la taxe exigible d'une grande entité et de la taxe de complètement. Comme aucune pétition visant le rétablissement des demandes de 1986 n'a été faite avant le 6 novembre 1988, l'abandon de ces demandes est devenu permanent, selon la défenderesse. Subsidiairement encore, la défenderesse soutient que, si la Cour détermine que la date de dépôt des demandes de 1986 est le 30 juin 1989 - date à laquelle la taxe exigible d'une grande entité a été acquittée au complet - les brevets 505 et 303 sont invalides en raison de la délivrance antérieure des brevets américains 762 et 665, par application de l'alinéa 27(2)b) de la Loi sur les brevets applicable à cette date (postérieurement au 1er octobre 1989).
[33] Quant au brevet 186, la défenderesse affirme qu'il a toujours été invalide, nul et de nul effet, car la taxe exigible d'une grande entité n'avait pas été acquittée à la date du dépôt de la demande. Elle soutient que s'il est déterminé que la date du dépôt de la demande de 1989 est le 23 mars 1989, date à laquelle la demande a été soumise au Canada, la demande devait être tenue pour abandonnée le 23 mars 1991, par application du paragraphe 30(1) de la Loi sur les brevets, parce qu'elle n'avait pas été complétée par le paiement de la taxe exigible d'une grande entité et de la taxe de complètement. La défenderesse ajoute que puisque qu'aucune pétition visant le rétablissement de la demande de 1989 n'a été soumise avant le 23 mars 1991, l'abandon de la demande est devenu permanent à cette date. La défenderesse avance subsidiairement que si la Cour conclut que la date du dépôt de la demande de 1989 est le 10 novembre 1989, date à laquelle la totalité de la taxe de dépôt exigible a été acquittée, cette demande devait être tenue pour abandonnée le 10 novembre 1991, par application du paragraphe 73 de la Loi sur les brevets alors applicable (postérieurement au 1er octobre 1989), parce que la taxe périodique exigée par le paragraphe 27.1(1) de la Loi sur les brevets alors applicable n'avait pas été acquittée. Elle signale également que puisqu'aucune pétition visant le rétablissement de la demande de 1989 n'a été soumise avant le 10 novembre 1992, l'abandon est devenu permanent à cette date.
[34] Les demanderesses, quant à elles, soutiennent qu'il n'y a pas lieu de procéder par voie de jugement sommaire en l'instance. Elles font valoir, premièrement, que la défenderesse aurait dû présenter une demande de contrôle judiciaire puisqu'elle conteste la décision du commissaire. Deuxièmement, signalant que l'article 59 de la Loi sur les brevets prévoit que le défendeur « peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d'après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet » , elles avancent que la défenderesse n'a pas explicitement invoqué l'article 59 et que, l'eût-elle fait, cette disposition ne concernant que des « moyens de défense » , elle ne peut servir de fondement au recours recherché dans la requête (c'est-à-dire un jugement déclaratoire d'invalidité, vu la demande reconventionnelle de la défenderesse et l'article 60 de la Loi sur les brevets,). Il est à noter que dans le dossier T-808-98, les autres défenderesses invoquent expressément l'article 59 et l'article 60 de la Loi sur les brevets.
[35] Les demanderesses soutiennent en outre que les brevets en cause ont été régulièrement délivrés puisque la taxe exigible a été payée. Selon elles, la date qui sert à déterminer si les demandeurs des brevets sont une petite entité est, en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur les brevets, la date du dépôt des premières demandes américaines, date à laquelle le régime des brevets est entré en jeu, c'est-à-dire le 7 novembre 1985 (la date de priorité). Par conséquent, les demandeurs des brevets pouvaient se réclamer du statut de petite entité.
[36] Les demanderesses ajoutent que l'article 77 de la Loi sur les brevets crée une [traduction] « fiction juridique » , suivant laquelle toutes les conditions applicables à la délivrance des brevets ont été remplies à l'égard des brevets en cause et que, par conséquent, lesdits brevets sont réputés avoir été régulièrement délivrés.
[37] Elles invoquent également le paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets et les articles 32, 34 et 137 des Règles sur les brevets, des dispositions relatives aux pouvoirs du commissaire. Il en résulte, selon elles, qu'en 1985 le commissaire a établi la procédure d'acceptation des taxes supplémentaires ou, autrement dit, des versements correctifs de taxe, dans les cas où le statut de petite entité avait été revendiqué à tort. La procédure a été publiée dans un bulletin à diffusion publique. Elle disposait qu'un demandeur de brevet qui s'était réclamé à tort du statut de petite entité devait signaler l'erreur au Bureau des brevets et verser le montant manquant de la taxe de dépôt. Les demanderesses affirment donc que la procédure a été suivie et que les montants de taxe supplémentaires ont été versés et acceptés. Elles estiment donc que le commissaire, en acceptant les frais supplémentaires, a choisi de ne pas modifier les dates de dépôt attribuées aux demandes de brevet. Elles ajoutent que le commissaire n'a pas traité ces demandes comme incomplètes ou abandonnées, pas plus qu'il ne les a déclarées telles.
DÉCISION
[38] Je suis parvenu à la conclusion qu'il y a lieu d'accueillir la présente requête ainsi que la requête analogue présentée par les autres défenderesses dans le dossier T-808-98. Il n'existe pas de question sérieuse à instruire. J'accepte sans réserve les arguments respectivement invoqués à cet égard par la défenderesse en l'espèce et par les défenderesses au dossier T-808-98, arguments qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici. Je rejette l'argumentation des demanderesses. J'ai déjà indiqué quel était le cadre législatif applicable et résumé les faits pertinents, lesquels ne sont pas contestés. Je compléterai les présents motifs en examinant des questions précises, ce que je ferai en suivant l'ordre dans lequel j'ai présenté les arguments des demanderesses.
LA DÉFENDERESSE AURAIT-ELLE DÛ PRÉSENTER UNE DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE?
[39] Selon les demanderesses, la défenderesse conteste les pouvoirs du commissaire. La défenderesse allègue, plus précisément, que le commissaire a erronément délivré les brevets. Vu leur prétention, les demanderesses soutiennent que le recours recherché par la défenderesse annule l'exercice des pouvoirs légaux du commissaire et elles concluent que la défenderesse aurait dû procéder par voie de demande de contrôle judiciaire. Elles prétendent, en s'appuyant sur le paragraphe 18(3) de la Loi sur les Cours fédérales, que le recours demandé par la défenderesse ne peut s'exercer que par la présentation d'une demande de contrôle judiciaire, comme ce fut le cas dans l'affaire Dutch Industries Ltd., précitée.
[40] Il est bien établi en droit que les actes administratifs ne sont pas tous des « décisions » au sens de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Il doit s'agir d'une « décision » rendue dans l'exercice de pouvoirs conférés par une loi fédérale (Monsanto Co. c. Canada, [1999] A.C.F. no 1144 (C.F. 1re inst.) (QL)). Il doit également s'agir d'une « décision » qui a pour effet juridique de régler l'affaire ou qui vise un tel effet (Canada (Procureur général) c. Cylien, [1973] C.F. 1166 (C.A.); Singh c. Canada (1994), 82 F.T.R. 68; Cynamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire aux brevets (1983), 74 C.P.R. (2d) 133). Une fois que le tribunal a exercé sa compétence - en l'espèce, lorsque le commissaire a délivré le brevet - la décision a été rendue. Dans Monsanto, précité, la Cour a statué que la délivrance d'un brevet constitue une décision finale. En l'espèce, toutefois, la défenderesse ne cherche pas à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision du commissaire au sujet de ses propres demandes de brevet, elle conteste la délivrance des brevets en cause.
[41] Dans la décision Cangene Corp. c. Eli Lilly and Co. (1995), 63 C.P.R. (3d) 377, le juge en chef adjoint Jerome était saisi d'une demande de prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire visant une décision du commissaire aux brevets. Bien que la présente situation diffère de cette affaire, les propos que le juge a tenus sont pertinents (à la page 379) :
La Cour n'est pas disposée à accueillir la demande. Il ressort des dispositions de la Loi sur les brevets que le législateur a prévu un ensemble complet de mécanismes qui permettent de contester une décision du commissaire aux brevets. La procédure énoncée dans la Loi et ses règles d'application ne prévoit pas le genre de contrôle judiciaire que la requérante cherche à obtenir en l'espèce.
[42] Plus loin, le juge en chef adjoint Jerome cite l'article 42, qui correspond à l'article 41 actuel de la Loi sur les brevets, et poursuit ainsi :
Le droit d'appel n'est accordé qu'à la personne qui n'a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l'opposition du commissaire, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'intimée Eli Lilly. Cangene, qui est un tiers, n'a pas un tel droit.
[43] Je conviens que la procédure établie aux articles 59 et 60 de la Loi sur les brevets, dont peut se prévaloir une personne poursuivie pour contrefaçon de brevet ou toute autre personne intéressée, prévoit un ensemble complet de mécanismes permettant de contester une décision du commissaire menant à la délivrance d'un brevet, y compris pour tout motif d'invalidité fondé sur l'excès de compétence.
[44] Cela dit, la défenderesse, en l'espèce, a un intérêt commercial à titre de concurrente et, de ce fait, elle n'est pas « directement touché[e] par l'objet de la demande » au sens de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Un nombre substantiel de décisions ont affirmé le principe voulant qu'un tel intérêt ne puisse conférer la qualité nécessaire pour contester des décisions administratives touchant un rival (Glaxo Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1990), 31 C.P.R. (3d) 29 (C.A.F.), confirmant (1987), 18 C.P.R. (3d) 206; Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1986), 12 C.P.R. (3d) 438 (C.A.F.); Apotex Inc. c. Canada (Procureur général) (1986), 9 C.P.R. (3d) 193 (C.F. 1re inst.) et Apotex Inc. c. Canada (Procureur général) (1993), 48 C.P.R. (3d) 296 (C.F. 1re inst.)).
[45] Ainsi, dans la décision Pharmascience Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1998] A.C.F. no 1735 (1re inst.) (QL), le juge Pinard, saisi d'une demande de contrôle judiciaire soumise par Pharmascience visant la décision du commissaire d'accepter l'inscription tardive de la défenderesse G.D. Searle & Co. à la phase nationale de demande, a rejeté la demande parce que Pharmascience n'avait pas expliqué de façon satisfaisante le retard d'un an qu'elle avait mis à présenter cette demande, et il a statué également que Pharmascience n'avait pas qualité pour agir car elle n'était pas directement touchée par la décision. Voici ce qu'a dit le juge Pinard, au paragraphe 9 de ses motifs :
Pharmascience n'a pas la qualité pour agir. Aux termes du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale, une demande de contrôle judiciaire ne peut être présentée que par « quiconque est directement touché par l'objet de la demande » . À mon avis, la seule personne qui est « directement touchée » par les décisions qui sont prises au cours de l'examen d'une demande de brevet par le Bureau canadien des brevets est, en règle générale, le « demandeur » de brevet, au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets .
(Non souligné dans l'original)
[46] De plus, il est évident que la défenderesse n'aurait jamais cherché à faire déclarer les brevets en cause invalides si les demanderesses ne l'avaient pas poursuivie pour contrefaçon. En outre, lorsque le commissaire a pris la décision d'accepter le paiement tardif des demandeurs des brevets, décision qui a mené à la délivrance des brevets en cause, lesdits demandeurs étaient seuls au courant de la décision. Compte tenu des motifs exposés précédemment, il est clair que la demande de contrôle judiciaire ne serait pas la procédure appropriée en l'espèce.
LA DÉFENDERESSE PEUT-ELLE OBTENIR UN JUGEMENT DÉCLARATOIRE PORTANT QUE LES BREVETS EN CAUSE ET LEURS REVENDICATIONS SONT INVALIDES ET NULS?
[47] Vu ce qui précède, il faut se demander comment un défendeur peut faire déclarer un brevet invalide et nul sous le régime de la Loi sur les brevets dans le cadre d'une action en contrefaçon intentée contre lui. En vertu du paragraphe 53(1) de cette loi, le défendeur peut invoquer en défense la nullité du brevet en cause si une allégation importante de la pétition n'est pas conforme à la vérité ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est faite volontairement dans le but d'induire en erreur. Un défendeur peut également intenter une action (ou, en l'espèce présenter une demande reconventionnelle) fondée sur l'article 60 de la Loi sur les brevets pour faire déclarer le brevet invalide ou nul, même s'il a été délivré (Monsanto, précité). Un défendeur peut également se prévaloir de l'article 59 de la Loi sur les brevets, lequel énonce que dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui entraîne la nullité du brevet.
[48] La défenderesse s'appuie sur les articles 59 et 60 de la Loi sur les brevets. Elle s'appuyait également, au début, sur les dispositions relatives à la nullité des brevets énoncées à l'article 53 de la Loi et affirmait, dans sa défense et demande reconventionnelle que : [traduction] « le brevet est nul si la pétition [...] contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité » . Toutefois, la défenderesse a abandonné son argument fondé sur l'article 53 lors de l'audition de la présente requête en jugement sommaire, et elle a modifié l'exposé des faits et du droit qu'elle avait déposé à l'appui de son avis de requête pour en retirer tout ce qui avait trait aux « allégations importantes » . Il s'ensuit donc que pour les fins de la présente requête elle demande uniquement à la Cour de se prononcer sur la question de l'invalidité des brevets en cause par suite du défaut des demanderesses d'acquitter correctement la taxe de dépôt et de leur défaut subséquent de compléter les demandes de brevet dans le délai imparti à l'article 30 de la Loi sur les brevets.
[49] À strictement parler, l'article 59 de la Loi sur les brevets ne donne pas droit à un jugement in rem déclarant un brevet invalide. Le rejet d'une action en contrefaçon pour invalidité du brevet par l'opération de l'article 59 constitue un jugement entre les parties et non un jugement in rem (Sno Jet Ltd. c. Bombardier Limitée (1975), 22 C.P.R. (2d) 224 (C.F. 1re inst.); Inline Fiberglass Ltd. c. Omniglass Ltd. 48 C.P.R. (3d) 214) (C.F. 1re inst.)). Par conséquent, alors que l'action en invalidation fondée sur l'article 60 de la Loi sur les brevets est déterminante quant à la validité du brevet dans tout le Canada, le rejet d'une action en contrefaçon par l'opération de l'article 59 de cette loi n'a valeur de chose jugée qu'entre les parties quant à la validité du brevet (Maple Creek Manufacturing & Marketing Inc. c. Hanson Marketing Inc., [1997] O.J. No. 1870). Il s'ensuit qu'un défendeur peut se prévaloir de l'article 59 en défense dans une action en contrefaçon et il peut également obtenir un jugement déclaratoire entre les parties portant que le brevet est invalide, ou, sous le régime de l'article 60, il peut obtenir un jugement in rem déclarant le brevet invalide ou nul. Toutefois, l'article 60 doit être invoqué dans une action originale ou dans une demande reconventionnelle (Dableh c. Ontario Hydro, [1993] A.C.F. no 924 (C.F. 1re inst.) (QL), porté en appel sur d'autres points). À l'inverse, l'article 59 n'a pas à être invoqué dans une demande reconventionnelle puisqu'il s'agit d'un moyen de défense prévu par la loi (Dableh, précité), il peut l'être dans une défense.
[50] Je dois à présent déterminer quelles sont les conséquences du défaut de la défenderesse d'alléguer explicitement les articles 59 et 60 de la Loi sur les brevets dans sa « défense et demande reconventionnelle » modifiée, datée du 11 février 2002 (la défense modifiée).
[51] Les demanderesses font valoir que le défaut d'alléguer adéquatement un élément essentiel d'une prétention ou d'une action est un motif suffisant de rejet, citant à l'appui de leur argument la décision DuPont Canada Inc. c. Glopak Inc. (1998), 81 C.P.R. (3d) 44, p. 58-59 (C.F. 1re inst.), où la Cour a statué qu'une requête en jugement sommaire pouvait être rejetée pour ce motif. Dans cette décision, la Cour a jugé que le défa