Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company

Energizer Brands, LLC c. The Gillette Company
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2018-10-29
Référence neutre
2018 CF 1003
Numéro de dossier
T-1591-15
Contenu de la décision
Date : 20181029
Dossier : T‑1591‑15
Référence : 2018 CF 1003
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2018
En présence de monsieur le juge Brown
ENTRE :
ENERGIZER BRANDS, S.R.L. ET
ENERGIZER CANADA INC.
demanderesses
et
THE GILLETTE COMPANY,
DURACELL CANADA, INC.,
DURACELL U.S. OPERATIONS INC.,
ET PROCTER & GAMBLE INC.
défenderesses
JUGEMENT ET MOTIFS
(Version caviardée de la version confidentielle rendue le 5 octobre 2018)
I. Nature de l’affaire et résumé des conclusions
[1] La Cour est saisie d’une requête en jugement sommaire présentée par les défenderesses [Duracell] en vue de radier certaines allégations de la deuxième déclaration modifiée des demanderesses [Energizer].
[2] Duracell et Energizer sont les principales marques de piles au Canada.
[3] Les allégations que Duracell cherche à faire radier de l’action en justice d’Energizer découlent du fait que Duracell a utilisé l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » sur les étiquettes apposées par Duracell sur les emballages de ses piles. Energizer demande des dommages‑intérêts à Duracell, en lien avec l’emploi par Duracell de ces deux expressions, en vertu du paragraphe 22(1) et des alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [Loi sur les marques de commerce]. Duracell sollicite la radiation de ces demandes. Energizer demande également la restitution des bénéfices si elle obtient gain de cause; Duracell demande à la Cour de rejeter la demande de restitution des bénéfices d’Energizer. La demande de restitution des bénéfices d’Energizer est présentée en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34 [Loi sur la concurrence]; Duracell soutient qu’une telle réparation ne peut pas être accordée au titre du paragraphe 52(1).
[4] Energizer s’oppose à la requête de Duracell quant à son bien‑fondé et soutient en outre que la Cour ne doit pas trancher ces questions, mais qu’elle doit laisser le juge de première instance les trancher. Comme nous le verrons, j’ai rejeté cet argument.
[5] En guise de contexte, la déclaration initiale déposée par les anciens avocats d’Energizer était plus restreinte qu’elle ne l’est maintenant; elle visait les expressions figurant sur différentes étiquettes apposées par Duracell sur les emballages de ses piles. Ces étiquettes comportaient des énoncés liés à ENERGIZER et à ENERGIZER MAX. ENERGIZER et ENERGIZER MAX sont toutes les deux des marques de commerce enregistrées d’Energizer et, par conséquent, elles peuvent être protégées par le paragraphe 22(1), ainsi que par les alinéas 7a) et d). On ne demande pas à la Cour de trancher les allégations liées à ENERGIZER et à ENERGIZER MAX; elles demeurent dans la deuxième déclaration modifiée, dont le procès de dix jours commence le 3 décembre 2018.
[6] Les allégations en litige dans le cadre de la présente procédure ont été ajoutées par le nouvel avocat d’Energizer, qui a représenté Energizer auparavant devant la Cour, après que l’autorisation de déposer une deuxième déclaration modifiée a été accordée par le protonotaire Milczynski dans une ordonnance datée du 10 août 2016. Duracell n’a pas interjeté appel de cette ordonnance, mais elle s’est opposée à l’autorisation des modifications pour bon nombre des mêmes raisons pour lesquelles elle demande maintenant leur radiation.
[7] Pour les motifs exposés ci‑après, la requête est accueillie, en partie. À mon humble avis, l’emploi par Duracell de l’expression « la marque du lapin » sur les emballages de ses piles Duracell pourrait contrevenir au paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce tel qu’interprété par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, le juge Binnie [Veuve Clicquot]; les allégations ne seront pas radiées. De même, l’emploi de l’expression « la marque du lapin » peut contrevenir aux alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce, et l’allégation ne sera pas radiée. Toutefois, je conclus que l’emploi par Duracell de l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » sur les emballages de ses piles ne contrevient ni au paragraphe 22(1) ni aux alinéas 7a) et d). Les actes de procédure qui font à allusion à « l’autre marque concurrente la plus populaire » dans le contexte du paragraphe 22(1) et des alinéas 7a) et d) seront radiés de la demande d’Energizer.
[8] À mon humble avis, Energizer n’a pas droit à la restitution des bénéfices au titre du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence. La demande d’Energizer à cet égard sera radiée.
[9] Je suis également d’avis que la requête en jugement sommaire devrait être examinée et tranchée maintenant.
II. Les faits
[10] Lors d’une conférence de gestion de l’instance préalable à l’audience, j’ai demandé aux parties de s’entendre, si elles le pouvaient, sur les faits pertinents et de les fournir à la Cour. Par la suite, les parties se sont entendues sur les faits suivants, que je retiens; je rendrai d’autres conclusions de fait dans les présents motifs :
Allégations en litige concernant les emballages de Duracell
[1] Les références visées par les plaintes en litige dans la présente requête en jugement sommaire sont les suivantes :
a) Durent jusqu’à 15% plus longtemps que les piles de l’autre marque concurrente la plus populaire*
*L’autre pile alcaline AA la plus populaire selon les données sur les ventes de Nielsen. Les résultats varient selon le type d’appareil et la fréquence d’utilisation.
b) up to 15% longer lasting vs. the next leading competitive brand*
*Next leading alkaline based on Nielsen sales data. AA size. Results vary by device and usage patterns.
c) Durent jusqu’à 20% PLUS LONGTEMPS vs. les piles 10, 13, et 312 de la marque du lapin.
d) Up to 20% LONGER LASTING vs. the bunny brand on size 10, 13 & 312.
[2] Voici des exemples de ces références :
[3] Les références ont été utilisées par Duracell sur des autocollants apposés à l’avant des emballages de ses piles AA et de piles pour appareils auditifs vendus aux détaillants au Canada.
[4] Duracell a utilisé les expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » sur les autocollants à apposer sur les emballages. Les autocollants apposés aux produits font partie de la communication avec les consommateurs.
Marques de commerce certifiées d’Energizer
[5] Dans sa deuxième déclaration modifiée (la déclaration), Energizer a certifié les marques de commerce suivantes :
a) ENERGIZER (TMA157162) enregistrée en liaison avec [traduction] « les piles sèches électriques aux fins d’utilisation sur des appareils électroniques, auditifs, lumineux et d’horlogerie pour faire fonctionner les petits moteurs électriques »;
b) ENERGIZER (TMA740338) enregistrée en liaison [avec] [traduction] « les piles tous usages »;
c) ENERGIZER MAX (TMA580557) enregistrée en liaison avec « les piles »;
d) RABBIT & DESIGN (TMA399312) enregistrée en liaison avec « les piles » :
[6] Duracell a consenti à la modification proposée d’Energizer à la déclaration en ce qui concerne l’ajout de l’enregistrement de la marque de commerce ENERGIZER BUNNY & Design (TMA943350) à la liste des enregistrements de marque de commerce certifiés. ENERGIZER BUNNY & Design (TMA943350) est enregistrée en liaison avec [traduction] « les piles tous usages; les chargeurs de piles tous usages » :
[7] Energizer a toujours utilisé le mot « ENERGIZER » lorsqu’elle a fait la publicité de ses piles au Canada de 2012 à 2016.
L’autre marque concurrente la plus populaire
[8] Energizer n’a jamais utilisé l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » sur l’emballage de piles au Canada.
Le lapin Energizer
[9] Energizer appelle le lapin mascotte d’Energizer le « Lapin Energizer ».
[10] Le Lapin Energizer tient un tambour qui comporte la mention ENERGIZER et, dans certaines représentations, le Lapin Energizer porte une pile ENERGIZER sur sa hanche, comme le montre l’image ci‑dessous.
[11] Le site Web d’Energizer compte une section distincte consacrée au Lapin Energizer.
Marques concurrentes les plus populaires
[12] Les deux marques concurrentes les plus populaires de piles au Canada sont Duracell et Energizer.
III. Affidavits et contre‑interrogatoires
[11] L’avocat de Duracell a demandé à un enquêteur privé embauché par celle‑ci, James Meadway, de mener une enquête sur le marché concernant les produits qui contenaient des réclamations comparatives dans leurs publicités en comparant un produit à un produit d’un concurrent de manière spécifique ou générique. En août 2017, M. Meadway a visité 13 magasins dans la région du Grand Toronto. Dans le cadre de son enquête, M. Meadway a repéré sept produits qui contenaient des réclamations comparatives lorsque le produit d’un concurrent était considéré comme une marque concurrente « populaire » ou quelque chose de semblable.
[12] Energizer soutient que, selon la preuve de Duracell, l’emploi de l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » n’est pas chose courante. Energizer déclare qu’après que M. Meadway eut visité 13 magasins ayant des milliers de produits, il n’a été en mesure de trouver que quelques produits ayant une étiquette semblable à l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire ».
[13] Energizer fait valoir en outre que M. Meadway ne connaissait pas les marques concurrentes les plus populaires des produits qu’il a repérés. Energizer indique que les produits comme la nourriture pour chats, repérés par M. Meadway, doivent être distingués du marché des piles, où il est entendu qu’il existe deux marques concurrentes les plus populaires, soit Duracell et Energizer. Concernant ce lien, l’enquêteur privé d’Energizer, Junior Williams, a visité trois magasins où il a constaté ce qui suit : le magasin à grande surface de Walmart offrait 11 marques de nourriture pour chats et trois marques d’assiettes en papier; le Real Canadian Superstore offrait cinq marques de papier de toilette et cinq marques de jus d’orange; et Shoppers Drug Mart offrait 11 marques de barres de nettoyage et huit marques de brosse à dents qui fonctionnent à l’aide de piles. Il s’agissait des types de produits pour lesquels M. Meadway a constaté l’emploi d’une expression semblable à « l’autre marque concurrente la plus populaire ».
[14] Il y avait deux autres déposants, tous les deux des employés des parties.
[15] Mark Pawliw est le directeur des ventes de Duracell Canada Inc, et gérait la force de vente externe canadienne de Duracell. M. Pawliw occupait des postes relativement élevés en matière de commercialisation auprès de Duracell depuis 2010. Il a déclaré que, d’août 2014 à janvier 2016, Duracell a vendu environ |||||||||||||||||| paquets de piles AA aux détaillants canadiens portant l’autocollant qui comportait l’allégation « l’autre marque concurrente la plus populaire ». Selon le témoignage de M. Pawliw, Duracell utilisait l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » en fonction des données que Duracell a obtenues de AC Nielsen Company, qui tient à jour une base de données relatives aux analyses des détaillants. Les données sur les ventes de Nielsen indiquaient que les piles AA Energizer étaient l’autre marque concurrente la plus populaire, après Duracell.
[16] M. Pawliw a également déclaré que, de juillet 2015 à janvier 2016, Duracell a vendu aux détaillants canadiens environ |||||||||||| paquets de piles de tailles 10, 13 et 312 pour les appareils auditifs portant les autocollants qui utilisaient l’expression « la marque du lapin ». Aucune pile AA Duracell ne portait un autocollant renvoyant à la « marque du lapin ». M. Pawliw a affirmé et, comme en ce qui concerne le nombre de piles pour les appareils auditifs, je retiens aux fins des présentes, et sous réserve de toute conclusion d’un tribunal de première instance à cet égard, qu’environ |||||||||||| paquets de piles pour les appareils auditifs portant l’autocollant utilisant le mot « Energizer » ont été vendus aux détaillants canadiens d’octobre 2014 à juillet 2015. En septembre 2015, environ |||||| paquets de piles AA portant l’autocollant utilisant les mots « Energizer Max » ont été vendus aux détaillants canadiens. Même si je ne suis pas tenu de rendre une décision concernant l’emploi de ces deux expressions, comme cela a déjà été indiqué, ENERGIZER et ENERGIZER MAX sont toutes les deux des marques de commerce enregistrées d’Energizer.
[17] M. Pawliw a également affirmé que, d’après son expérience commerciale, ainsi que d’après son expérience en tant que consommateur, il a vu des expressions descriptives telles que « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque concurrente la plus populaire » employées dans la commercialisation de produits de consommation en vue de désigner une marque concurrente à des fins de publicité comparative.
[18] Comme Energizer le soutient, je retiens que M. Pawliw a admis que Duracell était au courant des publicités d’Energizer qui montrent le Lapin Energizer. M. Pawliw – et, par conséquent, Duracell – était au courant du fait que les emballages d’Energizer affichent le Lapin et a reconnu un certain nombre de publicités vidéo d’Energizer avec le Lapin. Je retiens le témoignage de M. Pawliw à cet égard, en dépit du fait qu’Energizer soutient que M. Pawliw n’était pas directement responsable du domaine de commercialisation. Je remarque également que Duracell n’a pas présenté Peter Gorzkowski dans le cadre de cette requête, malgré le fait qu’il a témoigné auparavant au cours de l’interrogatoire préalable. M. Pawliw a affirmé que le personnel de Duracell aux États‑Unis était chargé des réclamations sur les emballages.
[19] Energizer fait valoir que certains des chiffres de vente de Duracell pourraient être inexacts (moins élevés) parce que, notamment, la dernière date de vente de certains des produits contrevenants pourrait être inexacte, les ventes pourraient ne pas tenir compte des produits qui étaient encore sur les étagères, certains présentoirs portaient les expressions contrevenantes qui ne figuraient pas sur les paquets réellement vendus, et, dans les mêmes présentoirs, il y avait des produits portant des autocollants et des produits ne portant aucun autocollant. Cependant, je le répète, je ne suis pas tenu de quantifier avec précision le nombre de produits supposément contrevenants vendus puisque cela appartient au juge de première instance.
[20] Je conclus que, dans la mesure où Energizer pourrait avoir des réclamations valides contre Duracell en vertu du paragraphe 22(1) et des alinéas 7a) et d) et en vertu du nombre approximatif de ventes en soi (qui pourrait être plus élevé si Energizer a raison), comme cela est indiqué ci‑dessus, les réclamations possibles les plus importantes sont celles ayant trait à l’emploi de l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » figurant sur les emballages de piles AA de Duracell. Tel que cela est discuté de manière plus approfondie ci‑dessous, je suis convaincu que le règlement de la présente réclamation à ce stade de la procédure permettra de réduire considérablement le coût de préparation au procès, y compris les questions liées à l’interrogatoire préalable et aux documents. Un tel règlement anticipé réduira également les coûts et le temps requis pour l’audience relative à l’action d’Energizer.
[21] Lors du contre‑interrogatoire, M. Pawliw a indiqué qu’il était au courant des « problèmes » en matière d’étiquetage, à savoir que le libellé de l’étiquette apposé sur les emballages de Duracell comportait une comparaison entre les piles de Duracell et celles d’Energizer. Voici son témoignage en contre‑interrogatoire :
[traduction]
[38] Q. Avant la date à laquelle elle [l’action] a été intentée, étiez‑vous au courant de problèmes relatifs à l’allégation figurant dans le libellé de l’étiquette apposé sur les emballages de Duracell?
R. Oui.
[39] Q. Et de quoi avez‑vous pris conscience?
R. Nous savions que certains produits étaient arrivés avec le ‑‑ d’Energizer, avec le nom d’Energizer et une allégation.
[40] Q. Lorsque vous dites le nom d’Energizer et l’allégation, renvoyez‑vous à la fois au nom d’Energizer Max et d’Energizer ou seulement au nom d’Energizer?
R. Le nom d’Energizer Max et d’Energizer.
[41] Q. Et je suppose que Duracell est au courant qu’il existait un problème concernant l’utilisation du mot « Energizer » sur l’emballage?
R. Lorsque cela s’est produit au Canada, il a été porté à mon attention qu’il y figurait et, évidemment, il y a eu une discussion portant sur les prochaines étapes.
[42] Q. Et les prochaines étapes consistaient à l’enlever de l’emballage; c’est exact?
R. C’est exact.
[43] Q. Et c’était parce que Duracell comprenait qu’il ne devait pas figurer sur son emballage?
R/F ME LUE : C’est refusé. [Note de la Cour : Me Lue est l’avocat de Duracell]
[22] La préoccupation de M. Pawliw était partagée par d’autres personnes chez Duracell. Energizer a déposé des extraits de la transcription de l’interrogatoire préalable de M. Gorzkowski, un cadre supérieur de Duracell. Le témoignage de M. Gorzkowski lors de l’interrogatoire préalable était plus révélateur :
[traduction]
[458] Q. À quelle date l’enquête concernant l’étiquette du produit numéro 1 a‑t‑elle été amorcée?
R. Vers octobre 2015.
[459] Q. Avez‑vous une date plus précise?
R. Il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas.
[460] Q. D’accord. Et, qu’est‑ce qui a suscité la tenue de l’enquête?
R. Moi, lorsque j’ai repéré ces produits sur le marché.
[461] Q. Et, comment les avez‑vous repérés? Vous magasiniez à Pharmaprix et vous avez jeté un coup d’œil sur les piles Duracell?
R. C’est exact.
[462] Q. Et vous regardiez les piles Duracell, vous avez constaté l’étiquette et vous avez dit, il y a quelque chose de louche ici?
R. C’est exact.
[463] Q. Et, qu’est‑ce qui vous a incité à constater qu’il y avait quelque chose de louche?
R. C’était indiqué [traduction] « par rapport à Energizer Max ».
[464] Q. Et vous saviez – et, quoi [...] quoi –
R. D’après ce que je comprends du droit des marques de commerce au Canada, nous n’avons pas le droit d’utiliser des marques de commerce sans le consentement exprès écrit sur la publicité aux points de vente.
[Non souligné dans l’original.]
[23] Lors du contre‑interrogatoire, M. Pawliw a également admis, et je retiens cette admission, que Duracell a utilisé l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » en tant qu’allusion indirecte à Energizer par rapport à ses piles AA.
[traduction]
[85] Q. Mais vous [sic] seriez les deux marques concurrentes les plus populaires, à savoir Duracell et Energizer; est‑ce exact?
R. Oui.
[86] Q. Et l’étiquette figurant sur l’emballage des piles qui indiquait « l’autre marque concurrente la plus populaire », je suppose que cela visait à communiquer un message selon lequel Duracell souhaitait indiquer que l’autre marque la plus populaire était Energizer?
R. Non, je ne souscrirais pas nécessairement à cet énoncé.
[87] Q. Il signifiait une marque concurrente, oui –
R. En effet.
[88] Q. – l’autre marque concurrente la plus populaire? Et, l’autre marque concurrente la plus populaire, selon votre compréhension, était Energizer?
R. À certains moments donnés, oui, donc une allusion indirecte.
[89] Q. Une allusion indirecte à Energizer?
R. Oui.
[Non souligné dans l’original.]
[24] M. Pawliw a admis, et je retiens cette admission, que l’utilisation par Duracell de « la marque du lapin » sur l’emballage des piles des appareils auditifs était en fait une [traduction] « allusion à Energizer ».
[traduction]
[234] Q. Donc, si nous examinons le paragraphe 19 de votre affidavit, alors, et vous faites allusion aux autocollants de la marque du Lapin qui indiquent qu’elles durent « jusqu’à 20 % plus longtemps vs. les piles 10, 13, et 312 de la marque du lapin », et vous dites là que l’allégation « jusqu’à 20 % plus longtemps » fait allusion aux piles Energizer 10, 13 et 312 et, par conséquent, le renvoi à la marque du lapin était un renvoi à Energizer; est‑ce exact?
R. Oui.
[25] Je n’ai aucune difficulté à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que, lorsque Duracell a utilisé les deux expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin », elle avait l’intention de faire renvoi aux piles d’Energizer.
[26] L’autre employé déposant était Amanda Broderick, la principale directrice de la commercialisation mondiale à Energizer Holdings, Inc., de mai 2015 à janvier 2018. Elle s’occupait de la commercialisation pour l’ensemble des Amériques.
[27] Mme Broderick a déclaré qu’Energizer ne possède pas de marque de commerce enregistrée au Canada pour l’expression « marque du lapin ». Elle a déclaré que le Lapin Energizer figure principalement sur l’emballage et la publicité d’Energizer concernant ses piles au Canada.
[28] À cet égard, je souligne qu’Energizer possède un enregistrement de marque de commerce du dessin‑marque décrit comme ENERGIZER BUNNY & Design (TMA943350). Ce dessin‑marque est décrit dans l’enregistrement comme le LAPIN ENERGIZER; voici le dessin‑marque enregistré :
[29] Toutefois, Energizer ne possède pas de marque verbale enregistrée en ce qui concerne le terme LAPIN ENERGIZER. Même si cette expression est utilisée sur l’enregistrement du dessin‑marque (TMA943350) en tant que « référence descriptive de la marque » du dessin‑marque, Energizer ne possède pas d’enregistrement de la marque verbale en ce qui concerne le terme LAPIN ENERGIZER.
[30] Je fais également remarquer qu’Energizer Brands, LLC a déposé une demande de marque de commerce de la marque verbale pour le terme LAPIN ENERGIZER (1724082) le 16 avril 2015. Toutefois, en date du 13 décembre 2016, l’enregistrement de la marque de commerce n’a pas été accordé.
[31] Mme Broderick a déclaré que, de 2014 à 2016, Energizer a dépensé plus de |||||||||||||||||||||| au Canada pour commercialiser ses piles Energizer. Ce montant comprend des achats publicitaires dans les médias et des productions créatives. Mme Broderick a indiqué que le Canada bénéficie également de la production créative réalisée aux États‑Unis, laquelle s’ajoute à ces montants.
[32] Mme Broderick a déclaré qu’Energizer et son prédécesseur Eveready Canada vendent, distribuent et font la promotion de piles Energizer au Canada à l’aide du Lapin Energizer emblématique depuis au moins 1992. Ces sociétés ont fait la publicité du Lapin Energizer en lien avec leurs piles dans de nombreuses publications. Elle a indiqué qu’Energizer a participé aux promotions nationales concernant les bons de cinéma, les cartes‑cadeaux d’essence Visa, les Bunny Bucks et d’autres publicités, lesquelles visaient toutes à promouvoir le Lapin Energizer en liaison avec les piles d’Energizer. Les produits Energizer comportant le Lapin Energizer font également l’objet d’une publicité par voie numérique sur les sites de magasinage en ligne, les nouveaux sites et les médias sociaux, ainsi que dans les dépliants et d’autres médias. Energizer a également utilisé le Lapin Energizer pour parrainer des athlètes célèbres, comme l’étoile olympique canadienne du hockey, Cassie Campbell, et l’étoile du hockey de la Ligue nationale de hockey, Alex Ovechkin.
[33] Mme Broderick a également affirmé qu’en 2017, le Lapin Energizer a été intronisé dans le Madison Avenue Wall of Fame en tant que [traduction] « Mascotte la plus emblématique ». Cette reconnaissance a été possible en raison des votes effectués en ligne par les partisans. En outre, elle a déclaré qu’en 2017, le Lapin Energizer a été mis en vedette grâce à son apparition en personne au Festival international du film de Toronto et à la Semaine de la mode de New York. Ces apparitions ont créé une attention médiatique importante à l’égard du Lapin Energizer.
[34] Je suis d’accord avec Duracell pour dire que Mme Broderick était évasive et réticente concernant certains points et a donné de mauvaises réponses quant à d’autres points. Malgré l’hésitation de Mme Broderick à reconnaître ces points, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que l’utilisation par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » visait les piles d’Energizer, tout comme l’a admis Duracell.
[35] Je suis d’accord pour dire qu’Energizer n’a pas utilisé l’expression « la marque du lapin » sur l’emballage de ses piles ou dans les publicités au Canada. Je retiens également l’argument selon lequel aucun élément de preuve n’indique qu’Energizer a utilisé les expressions « Bunny Bucks » ou « Bunny Birthday Cash Back ». En outre, le témoignage de Mme Broderick ne portait aucunement sur l’utilisation de l’expression « DO YOU HAVE THE BUNNY INSIDE? » Quoi qu’il en soit, Energizer ne se fonde pas sur la marque de commerce enregistrée DO YOU HAVE THE BUNNY INSIDE? (TMA 590453) dans sa deuxième déclaration modifiée.
[36] Je suis également convaincu qu’Energizer n’a jamais utilisé l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » sur les étiquettes apposées à ses emballages ou sur les présentoirs. Cela dit, Energizer a utilisé l’expression « l’autre marque la plus populaire » dans les publicités des piles au lithium qui ne sont pas en litige en l’espèce; ces mots ne figurent pas sur les étiquettes apposées aux emballages. Mme Broderick a déclaré que, selon les données d’AC Nielsen Company, qui tient à jour une base de données de toutes les analyses de détail, Energizer et Duracell représentent plus de 80 % du marché canadien en matière de piles. Ce fait n’est pas contesté.
IV. Les questions en litige
[37] Lors de la conférence de gestion de l’audience dont il a été fait mention au début des présents motifs, j’ai demandé aux avocats de s’entendre, s’ils le pouvaient, sur les questions à trancher à l’audience et de me donner un résumé de leurs observations relatives à chacune. Ils ont convenu que les quatre questions suivantes devaient être tranchées :
1. L’article 22 de la Loi sur les marques de commerce s’applique‑t‑il à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » (et leurs équivalents anglais) figurant sur les autocollants apposés sur ses emballages?
2. Les alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce s’appliquent‑ils à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » (et leurs équivalent anglais) figurant sur les autocollants apposés sur ses emballages?
3. Une demande de restitution des bénéfices peut‑elle être faite au titre de l’article 52 de la Loi sur la concurrence?
4. La demande de jugement sommaire partiel présentée par Duracell est‑elle appropriée dans les circonstances de la présente action?
V. Analyse
A. La nature de la requête
[38] Je vais traiter à tour de rôle chacune des quatre questions soulevées. Avant de le faire, je tiens à passer en revue le droit relatif aux requêtes en jugement sommaire comme celle dont la Cour est saisie en l’espèce.
[39] Les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles des Cours fédérales] disposent ce qui suit :
Principe général
General Principle
3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.
3 These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.
[…]
…
Requête d’une partie
Motion by a Party
213 (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés.
213 (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed
[…]
…
Absence de véritable question litigieuse
If no genuine issue for trial
215 (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.
215 (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.
[40] Dans Apotex Inc. c Pfizer Canada Inc., 2016 CF 136 [Apotex], le juge Diner a conclu ce qui suit au paragraphe 31 :
[31] Le principe de base de la requête de jugement sommaire est que chacune des parties [traduction] « parte du bon pied » en ce qui concerne les éléments de preuve. Par conséquent, la Cour a droit de tenir pour acquis qu’aucune nouvelle preuve ne serait présentée si la question devait être portée devant les tribunaux (Rude Native Inc. c. Tyrone T. Resto Lounge, 2010 CF 1278, au paragraphe 16). Dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, au paragraphe 49 [Hryniak »], la Cour suprême a conclu qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse lorsque :
[...] le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste.
[41] Il incombe à la partie requérante (Duracell en l’espèce) d’établir qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. Cela dit, il incombe également à Energizer de déposer des éléments de preuve sérieux et crédibles qui démontrent l’existence d’une question litigieuse. Voir Apotex au paragraphe 32 :
[32] Ainsi, dans la présente requête, comme il incombe à la demanderesse de démontrer qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse relativement à la question du paiement de la taxe, les défenderesses ne peuvent pas soulever une véritable question litigieuse en se basant uniquement sur des vagues déclarations, des connaissances insuffisantes ou des dénégations (Moroccanoil Israel Ltd. c. Lipton, 2013 CF 667). Les défenderesses ont donc le fardeau de présenter des éléments de preuve sérieux et crédibles qui démontrent l’existence d’une véritable question litigieuse (MacNeil c. Canada, 2004 CAF 50; NFL Enterprises L.P. c. 1019491 Ontario Ltd. (1998), 229 NR 231 [CAF]).
[42] Si, selon le droit et les éléments de preuve présentés, la demande n’a aucun fondement juridique, il n’existe aucune véritable question litigieuse : Burns Bog Conservation Society c Canada, 2014 CAF 170, au paragraphe 35, la juge Gauthier, confirmé par Manitoba c Canada, 2015 CAF 57, au paragraphe 15, le juge Stratas.
[43] Je passe maintenant à l’analyse des questions.
B. Question 1 – L’article 22 de la Loi sur les marques de commerce s’applique‑t‑il à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » (et leurs équivalents anglais) figurant sur les autocollants apposés sur ses emballages?
[44] Le point de départ de cette analyse est le paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce :
Dépréciation de l’achalandage
Depreciation of goodwill
22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.
22 (1) No person shall use a trade‑mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.
[Non souligné dans l’original.]
[Emphasis added.]
[45] Je tiens d’abord à faire remarquer deux choses. En premier lieu, je souligne qu’on n’a pas demandé à la Cour de trancher la question de savoir si l’emploi des expressions en litige dans les parties de l’action maintenant visées par le contrôle constituait un emploi qui est « susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce » et elle ne la tranchera pas. Les parties ont accepté le fait que l’analyse sera effectuée de la même manière, qu’il y ait une diminution ou non. Je ne me prononce pas sur la diminution. La Cour traite de la question préliminaire : essentiellement, même en supposant une diminution, le paragraphe 22(1) s’applique‑t‑il? En deuxième lieu, ma conclusion relative à cette affaire s’applique aux versions anglaise et française des marques de commerce concernées.
[46] Les parties ont adopté les arguments suivants :
[traduction]
Les arguments de Duracell
Duracell demande à la Cour de conclure que l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce ne s’applique pas à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » sur les emballages de ses piles.
L’article 22 de la Loi exige l’emploi d’une marque de commerce enregistrée. Les seules marques de commerce enregistrées invoquées par Energizer sont les marques ENERGIZER et ENERGIZER MAX et une illustration d’un lapin. Energizer a reconnu qu’elle ne possède aucune marque de commerce enregistrée pour les expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin ». Il n’y a aucune violation de l’article 22 si un défendeur emploie une expression autre que la marque de commerce, tel qu’elle a été enregistrée ou une marque de commerce enregistrée comportant une faute d’orthographe mineure. L’emploi des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » n’est pas visé par cette disposition.
Energizer a soutenu que la portée de l’article 22 s’étend à l’emploi d’expressions qui ne constituent pas des marques de commerce enregistrées au motif que les consommateurs comprennent que l’emploi de ces expressions renvoie à des marques de commerce enregistrées. Il ne s’agit pas du critère énoncé à l’article 22. Même s’il en était ainsi, ce qui est nié, Energizer n’a déposé aucun élément de preuve d’une telle compréhension par les consommateurs.
Les arguments d’Energizer en ce qui concerne les expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » sont fallacieux. Non seulement l’emploi de ces types d’expressions de publicité comparative est courant sur le marché, mais aussi Energizer a elle‑même employé l’expression « l’autre marque la plus populaire » pour faire allusion à Duracell dans le cadre de la publicité de ses propres piles.
Les arguments d’Energizer
La Cour suprême du Canada a conclu que l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce s’applique même si l’emploi de la marque en litige peut différer de la marque de commerce enregistrée (« Cliquot » par rapport à la marque enregistrée « Veuve Clicquot ») s’il établit une « connexion ou une association » dans l’esprit du consommateur [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, aux par. 38 et 47(ce renvoi figure en bas de page dans le document original)]. Duracell a admis que l’objet visé par l’emploi des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » était de faire allusion à Energizer et elle n’a déposé aucun élément de preuve donnant à penser que l’objet visé par l’allusion aux marques de commerce d’ENERGIZER n’a pas été atteint par ses emballages, c’est‑à‑dire qu’elle n’a pas réussi à communiquer son message.
Duracell comparaît devant la Cour, après avoir admis qu’elle avait l’intention de faire allusion aux marques de commerce ENERGIZER et elle demande d’être soustraite à l’application de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce parce qu’elle a employé des expressions visant à évoquer les marques de commerce ENERGIZER, sans employer le terme ENERGIZER. Cela est évidemment contraire au sens de l’article, tel qu’il a été interprété par la Cour suprême du Canada.
Duracell soutient que la publicité comparative qui emploie les expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » est courante dans l’industrie. Il n’y a aucun élément de preuve qui indique que l’expression « la marque du lapin » constitue autre chose qu’une allusion à ENERGIZER. En ce qui concerne l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire », les propres éléments de preuve de Duracell indiquent que cette expression n’est pas couramment utilisée sur les emballages. L’enquêteur privé de Duracell a visité 13 magasins et a regardé des milliers de produits, mais n’en a trouvé qu’une poignée, et aucun ne comportait l’expression comme « l’autre marque concurrente la plus populaire ». Il n’a pas trouvé la publicité d’Energizer à laquelle Duracell a fait allusion. Même si la publicité d’Energizer ne constitue pas un « emploi » aux termes de la Loi sur les marques de commerce (puisqu’elle ne figure pas sur les marchandises), Duracell peut intenter une action en justice si elle estime en avoir le droit. L’argument de Duracell semble reconnaître le fait que l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire » peut faire allusion à la marque de commerce d’un concurrent.
En conséquence, la réponse à la première question est que l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce s’applique à l’emploi par Duracell des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » (et leurs équivalents anglais) figurant sur les autocollants apposés sur ses emballages.
[47] Essentiellement, Duracell soutient que l’interdiction prévue au paragraphe 22(1) s’applique uniquement aux marques de commerce enregistrées et aux fautes d’orthographe mineures d’une marque de commerce enregistrée. Energizer indique qu’il s’agit d’une interprétation trop restrictive. Évidemment, la question centrale concernant le paragraphe 22(1) consiste à savoir s’il s’applique aux deux expressions en litige, notamment « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » figurant sur les autocollants apposés sur les emballages de piles du Duracell.
[48] Il n’est pas contesté que ni l’une ni l’autre des expressions « l’autre marque concurrente la plus populaire » et « la marque du lapin » ne sont des marques de commerce enregistrées d’Energizer et c’est ce que je conclus.
[49] En résumé et tel que cela est expliqué ci‑dessous, en ce qui concerne le paragraphe 22(1), je souscris à l’interprétation d’Energizer. Je suis d’avis que l’interprétation faite par Duracell de paragraphe 22(1) est trop restrictive et ne respecte pas le droit établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 [Veuve Clicquot]. Les arguments de Duracell auraient pu être justes avant l’arrêt Veuve Clicquot, mais il n’en est plus ainsi. À mon humble avis, l’arrêt Veuve Clicquot a modifié de manière importante la jurisprudence en ce qui concerne l’interprétation du paragraphe 22(1). Le changement dans la jurisprudence a été confirmé récemment par la Cour d’appel fédérale : Venngo Inc. c Concierge Connection Inc., 2017 CAF 96, la juge Gleason [Venngo]. À mon humble avis, le paragraphe 22(1) interprété de la manière exigée par l’arrêt Veuve Clicquot interdit l’emploi par Duracell de l’expression « la marque du lapin », même si elle n’est pas une marque de commerce enregistrée d’Energizer. Toutefois, le paragraphe 22(1) n’interdit pas l’emploi par Duracell de l’expression « l’autre marque concurrente la plus populaire ».
[50] L’arrêt de principe concernant le paragraphe 22(1) est Veuve Clicquot. La Cour suprême du