Empresa Cubana Del Tabacp (Sociale Cubatabaco) c. Shapiro Cohen

Empresa Cubana Del Tabacp (Sociale Cubatabaco) c. Shapiro Cohen
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2011-01-28
Référence neutre
2011 CF 102
Numéro de dossier
T-1969-07, T-1970-09
Contenu de la décision
Date : 20110128
Dossiers : T‑1969‑07, T‑1970‑07
Référence : 2011 CF 102
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2011
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
EMPRESA CUBANA DEL TABACO, FAISANT ÉGALEMENT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE CUBATABACO
demanderesse
et
SHAPIRO COHEN et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le présent appel est fondé sur l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, et ses modifications (la Loi), et vise deux décisions, en date du 13 septembre 2007, par lesquelles le registraire des marques de commerce a ordonné la radiation, aux termes de l’article 45 de la Loi, des marques de commerce COHIBA de la demanderesse en ce qui concerne les cigares et les cigarillos, à savoir :
1. COHIBA, numéro d’enregistrement 277,250;
2. COHIBA et DESSIN, numéro d’enregistrement 373,446.
[2] Les deux marques ont été radiées, la demanderesse n’ayant pas apporté la preuve de leur utilisation par le propriétaire inscrit, en l’occurrence, la demanderesse, et s’agissant de la marque de commerce COHIBA, la demanderesse n’ayant présenté aucune preuve que celle‑ci avait été employée en liaison avec l’une ou l’autre des marchandises spécifiées dans l’enregistrement.
[3] L’article 45 de la Loi prévoit la radiation d’une marque de commerce déposée lorsque celle‑ci n’a été employée à aucun moment au cours des trois années précédant la date de l’avis du registraire des marques de commerce enjoignant au propriétaire de la marque de fournir la preuve que la marque a effectivement été employée.
LES PARTIES
[4] La demanderesse, Empresa Cubana del Tabaco, qui fait également affaire sous la raison sociale Cubatabaco, est une entreprise d’État de la République cubaine, constituée en vertu d’une loi et domiciliée à La Havane (Cuba). Cubatabaco, propriétaire inscrit des deux marques en question, fait appel de la décision du registraire de radier ses marques COHIBA et COHIBA et DESSIN.
[5] Le défendeur, Shapiro Cohen, est un cabinet d’avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle établi à Ottawa (Ontario). En septembre 2000, Shapiro Cohen a demandé au registraire de transmettre l’avis prévu à l’article 45 de la Loi en vue de déterminer si les deux marques en question devraient être radiées.
[6] L’autre défendeur, le registraire des marques de commerce, n’a pas déposé de conclusions dans le cadre du présent appel.
Autres sociétés intéressées
[7] Deux autres sociétés sont intéressées au présent appel, sans cependant y être parties. Corporacion Habanos S.A. (Habanos S.A.) est une entreprise constituée à La Havane (Cuba). En 1994, Habanos S.A. s’est vu concéder, par Cubatabaco, une licence l’autorisant à employer les marques de commerce COHIBA et COHIBA et DESSIN. Habanos S.A. était responsable de l’exportation, du marketing et de la commercialisation des produits du tabac de marque COHIBA et COHIBA et DESSIN.
[8] Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. (Havana House) est une entreprise établie à Toronto (Canada). Havana House, le distributeur canadien de Habanos S.A., a l’exclusivité de l’importation et de la vente au Canada des marchandises de Habanos S.A.
LES FAITS
[9] La demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque de commerce COHIBA le 17 juin 1982. La marque COHIBA a été enregistrée le 4 mars 1983 en liaison avec les marchandises suivantes :
[traduction]
Tabac en feuilles, tabac manufacturé à fumer et à chiquer, tabac à priser et cigarettes.
[10] La demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque de commerce COHIBA et DESSIN (reproduite ci‑dessous) le 4 juillet 1989. La marque de commerce COHIBA et DESSIN a été enregistrée le 14 septembre 1990 en liaison avec les marchandises suivantes :
[traduction]
Tabac brut, cigares, cigarillos, cigarettes, tabac haché, tabac râpé, tabac manufacturé de tout genre, allumettes, pipes à tabac, porte‑pipes, cendriers, boîtes d’allumettes, étuis à cigares et boîtes à cigares.
[11] Le 21 septembre 2000, à la demande de Shapiro Cohen, le registraire a, conformément à l’article 45 de la Loi, demandé à Cubatabaco de lui fournir dans les trois mois un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement de la marque de commerce COHIBA, si elle a employé cette marque au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, et, dans la négative, la date à laquelle la marque a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
[12] Le 13 octobre 2000, encore une fois à la demande de Shapiro Cohen, le registraire, conformément à l’article 45 de la Loi, a enjoint à Cubatabaco de fournir dans les trois mois un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement de la marque COHIBA et DESSIN, si elle a employé cette marque au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date à laquelle la marque a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
Périodes pertinentes
[13] En ce qui concerne la marque de commerce COHIBA, la période pertinente pour les besoins du présent appel s’étend du 21 septembre 1997 au 21 septembre 2000, et pour la marque de commerce COHIBA et DESSIN, du 13 octobre 1997 au 13 octobre 2000.
Les décisions du registraire visées par le présent appel
[14] Dans deux décisions en date du 13 septembre 2007, le registraire a estimé qu’il y avait lieu, aux termes de l’article 45 de la Loi, de radier les marques de commerce COHIBA et COHIBA et DESSIN du registre des marques de commerce.
La décision concernant la marque de commerce COHIBA
[15] Tel qu’indiqué plus haut, les marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement de la marque de commerce COHIBA sont : [traduction] « tabac en feuilles, tabac manufacturé à fumer et à chiquer, tabac à priser et cigarettes ».
[16] Le registraire a rappelé qu’aux termes de l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque est tenu de démontrer, pour chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, que la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, et dans la négative, d’indiquer la date à laquelle la marque a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
[17] Le registraire a examiné la preuve soumise par la demanderesse – en l’occurrence, l’affidavit d’Abel Gonzalez Ortego, de Havana House au Canada, et l’affidavit d’Adargelio Garrido De La Grana, de Habanos S.A.
[18] Le registraire admet que Habanos S.A. est titulaire d’une licence accordée par Cubatabaco.
[19] À l’audience, le registraire s’est par conséquent penché sur les deux questions suivantes :
1. L’emploi de la marque par Habanos S.A. peut‑il, conformément à l’article 50 de la Loi, être attribué au propriétaire inscrit (la demanderesse en l’espèce)?
2. L’emploi de la marque concorde‑t‑il avec l’état déclaratif des marchandises?
[20] Pour ce qui est de la première question, celle de savoir si l’emploi que Habanos S.A. a fait de la marque peut être imputé au propriétaire inscrit de celle‑ci, le registraire a jugé que la preuve fournie à cet égard ne permettait pas de l’affirmer :
Par conséquent, à défaut d’une preuve recevable établissant que la titulaire de l’enregistrement était le fabricant des marchandises vendues au Canada pendant la période pertinente, je ne suis pas disposée à conclure que la titulaire de l’enregistrement fabriquait les marchandises exportées au Canada par Habanos S.A. et en contrôlait les caractéristiques et la qualité selon les dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi. En outre, comme l’a signalé la partie à la demande de qui l’avis a été donné, la présomption prévue au paragraphe 50(2) ne s’applique pas en l’espèce en l’absence d’une preuve établissant qu’un avis public a été donné de l’emploi sous licence et de l’identité du propriétaire.
Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la titulaire de l’enregistrement ne peut invoquer l’emploi établi par la preuve.
(Non souligné dans l’original.)
[21] Le registraire a conclu que la preuve était insuffisante à deux égards importants. D’abord, il a convenu avec le défendeur que les déclarations contenues dans l’affidavit de M. Ortego concernant le fabricant des marchandises que Havana House avait achetées de Habanos S.A. constituaient une preuve par ouï‑dire irrecevable :
M. Ortego n’est ni un dirigeant ni un administrateur de la titulaire de l’enregistrement et il n’est indiqué nulle part que sa déclaration repose sur une « connaissance personnelle ». De plus, aucune raison n’a été donnée pour expliquer pourquoi une personne ayant une connaissance directe de la fabrication des marchandises ne pouvait pas fournir de renseignements sur cette question.
[22] Deuxièmement, le registraire a estimé que la preuve démontrait que Habanos S.A. n’est pas seulement responsable de l’exportation des produits de Cubatabaco, mais qu’elle contrôle la production même des marchandises :
Il se peut que le licencié n’ait été autorisé qu’à vendre et commercialiser les marchandises, mais compte tenu de la formulation du contrat de licence, on peut penser que le licencié pouvait exercer les trois activités, soit « la production, la vente et la commercialisation » des marchandises.
En outre, comme la preuve établit que l’étiquette et l’emballage des marchandises portent la dénomination Habanos S.A. et ne portent pas le nom de la titulaire de l’enregistrement, il semble plus vraisemblable que ce soit la licenciée qui produisait les marchandises.
[23] Quant à la seconde question, le registraire a estimé que la preuve ne démontrait pas l’emploi de la marque en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement :
Aucune des marchandises mentionnées dans l’affidavit, soit des « cigares et cigarillos », ne figure parmi les marchandises de l’état déclaratif des marchandises de l’enregistrement de la marque de commerce. L’état déclaratif des marchandises vise du « tabac manufacturé à fumer et à chiquer » et ne vise pas « des produits du tabac manufacturés à fumer ». Comme l’a fait justement remarquer la partie à la demande de qui l’avis a été donné, il existe une distinction importante entre les deux. Les marchandises de l’enregistrement, soit du « tabac manufacturé à fumer et à chiquer » comprendraient « du tabac en feuilles vendu dans des sachets, des boîtes de métal et des emballages similaires » mais excluraient les produits du tabac finis, comme les cigares et les cigarillos. Comme la preuve fait état de « produits finis à fumer », nommément de « cigares et cigarillos », je conclus que la preuve produite ne concerne aucune des marchandises visées par l’enregistrement.
[24] Le registraire a par conséquent conclu qu’il y avait lieu de radier la marque de commerce COHIBA.
La décision concernant la marque de commerce COHIBA et DESSIN
[25] Tel qu’indiqué plus haut, les marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement de la marque de commerce COHIBA et DESSIN sont : « tabac brut, cigares, cigarillos, cigarettes, tabac haché, tabac râpé, tabac manufacturé de tout genre, allumettes, pipes à tabac, porte‑pipes, cendriers, boîtes d’allumettes, étuis à cigares et boîtes à cigares ».
[26] Les éléments de preuve fournis au registraire au sujet de la marque COHIBA et DESSIN sont les mêmes que pour la marque de commerce COHIBA.
[27] Le registraire s’est, à l’audience relative à la marque COHIBA et DESSIN, penché sur les deux mêmes questions :
1. L’emploi de la marque par Habanos S.A. peut‑il, conformément à l’article 50 de la Loi, être attribué au propriétaire inscrit (la demanderesse en l’espèce)?
2. L’emploi de la marque concorde‑t‑il avec l’état déclaratif des marchandises?
[28] Pour ce qui est de la première question, celle de savoir si l’emploi de la marque peut être attribué au propriétaire inscrit de celle‑ci, le registraire a jugé que, pour les raisons exposées à l’égard de la marque COHIBA, la preuve ne permettait pas de conclure en ce sens :
Par conséquent, à défaut d’une preuve recevable établissant que la titulaire de l’enregistrement était le fabricant des marchandises vendues au Canada pendant la période pertinente, je ne suis pas disposée à conclure que la titulaire de l’enregistrement fabriquait les marchandises exportées au Canada par Habanos S.A. et en contrôlait les caractéristiques et la qualité selon les dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi. En outre, comme l’a signalé la partie à la demande de qui l’avis a été donné, la présomption prévue au paragraphe 50(2) ne s’applique pas en l’espèce en l’absence d’une preuve établissant qu’un avis public a été donné de l’emploi sous licence et de l’identité du propriétaire.
Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’emploi établi par la preuve n’en est pas un que la titulaire de l’enregistrement peut invoquer et que la marque de commerce doit être radiée.
[29] Contrairement à ce qu’il a conclu à l’égard de la marque de commerce COHIBA, le registraire a reconnu, tout comme la demanderesse, que dans le cas de la marque COHIBA et DESSIN, l’état déclaratif des marchandises devrait être modifié afin que n’y figurent que les « cigares et cigarillos ». Il n’y avait par conséquent pas lieu de se demander si l’emploi démontré concordait avec l’état déclaratif : les produits vendus se limitaient aux cigares et aux cigarillos, tel que spécifié dans l’état des marchandises.
La preuve soumise au registraire
[30] La preuve soumise au registraire pour les marques COHIBA et COHIBA et DESSIN était la même.
[31] En réponse aux avis du registraire, Cubatabaco a, dans un premier temps, déposé un affidavit (en date du 10 mai 2001) d’Abel Gonzalez Ortego, directeur commercial de Havana House, distributeur canadien des cigares Cohiba. Dans les deux cas, l’affidavit de M. Ortego était le même, à une différence près. Au paragraphe 3 de l’affidavit déposé en vue de l’audience relative à la marque COHIBA et DESSIN, M. Ortego affirme ce qui suit :
[traduction] ¶3. Que le propriétaire inscrit vend au Canada depuis au moins 10 ans des cigares et des cigarillos, sous le dessin‑marque COHIBA. Ces cigares et cigarillos sont fabriqués par le propriétaire inscrit, Empresa Cubana del Tabaco, faisant affaire sous la raison sociale Cubatabaco, et distribués dans le monde par l’entremise de HABANOS S.A., exportatrice sous licence exclusive du propriétaire inscrit. Les cigares et cigarillos destinés au marché canadien sont fournis à HAVANA HOUSE CIGAR & TOBACCO MERCHANTS LTD, qui les revend à des détaillants au Canada. Au moment de la vente, les cigares et les boîtes dans lesquelles les cigares sont vendus portent soit une inscription, soit une étiquettes sur laquelle la marque de commerce COHIBA et ses composantes graphiques sont affichées bien en vue.
[32] L’affidavit de M. Ortego déposé en vue de l’audience relative à la marque de commerce COHIBA différait par l’ajout des mots « tabac manufacturé à fumer » dans les trois premières lignes du paragraphe :
Le propriétaire inscrit vend des cigares et cigarillos sous la marque COHIBA depuis au moins 20 ans. Le tabac manufacturé à fumer sous forme de cigares et cigarillos est manufacturé par le propriétaire inscrit, Empresa Cubana del Tabaco, faisant affaire sous la raison sociale Cubatabaco […]
[33] Aux affidavits de M. Ortego étaient jointes des pièces attestant les ventes de cigares et de cigarillos au Canada, notamment sous la marque COHIBA et DESSIN, indiquant le prix de gros, au Canada, des cigares et cigarillos COHIBA, l’original de deux étiquettes COHIBA et DESSIN (l’une étant légèrement différente de l’autre) apposées sur les boîtes de cigares et de cigarillos de marque COHIBA, ainsi qu’une copie de la liste des clients de Havana House.
[34] Le 6 novembre 2001, le défendeur a fait valoir que la déposition de M. Ortego soulevait les questions suivantes :
1. Ce que M. Ortego affirme au paragraphe 3 de son affidavit au sujet de la relation existant entre Cubatabaco et Habanos S.A. constitue une preuve par ouï‑dire et n’est pas admissible en l’espèce.
2. M. Ortego aurait dû, dans la mesure où il en faisait état dans son affidavit, joindre une copie du contrat de licence intervenu entre Cubatabaco et Habanos S.A.
3. La marque de commerce COHIBA et ses composantes graphiques qui, selon M. Ortego, figurent sur les étiquettes des produits vendus sous la marque COHIBA, dont des exemplaires accompagnent son affidavit, s’écartent du dessin de la marque enregistrée par des détails importants :
i. Le dessin‑marque enregistré comporte la raison sociale du propriétaire de la marque CUBATABACO en bas dans le coin gauche, alors que dans les pièces jointes à l’affidavit de M. Ortego, on trouve à la place le nom Habanos S.A.
ii. Les mots inscrits dans le coin droit diffèrent eux aussi étant donné que, dans la marque enregistrée, on trouvait la mention « hecho a mano » alors que dans la pièce, cette mention est remplacée par « totalmente a mano ».
4. Dans les reçus joints à son affidavit par M. Ortego pour attester des ventes, il n’est fait aucune mention de Cubatabaco; toutes les ventes aux détaillants canadiens sont le fait de Havana House.
[35] Le 22 décembre 2004, la demanderesse a déposé, dans les deux dossiers, ses conclusions écrites accompagnées d’une demande de prolongation rétroactive des délais afin de pouvoir déposer l’affidavit d’Adargelio Garrido De La Grana, directeur des affaires juridiques et secrétaire général de Habanos S.A., auquel était jointe une copie du contrat de licence entre Cubatabaco et Habanos S.A. La prolongation rétroactive a été accordée. Selon l’affidavit de M. De La Grana, Cubatabaco a accordé à Habanos S.A. une licence en 1994, et une copie du contrat de licence était jointe à titre de pièce au dossier.
[36] Dans ses conclusions écrites, la demanderesse reconnaît que l’enregistrement de la marque de commerce COHIBA et DESSIN ne vise que les cigares et les cigarillos :
[traduction]
Compte tenu de ce qui précède, il est clair que la marque COHIBA et DESSIN a effectivement été, au cours de la période pertinente, employée au Canada, dans la pratique normale du commerce, en liaison avec les marchandises en question. Le propriétaire inscrit précise que la marque n’a cependant pas été employée en liaison avec du « tabac brut, cigarettes, tabac haché, tabac râpé, tabac manufacturé de tout genre, allumettes, pipes à tabac, porte‑pipes, cendriers, boîtes d’allumettes, étuis à cigares et boîtes à cigares ». Le propriétaire inscrit fait donc respectueusement valoir que le maintien de l’enregistrement de la marque se justifie en ce qui concerne les cigares et les cigarillos.
[37] La demanderesse n’a pas pu en dire autant de la marque COHIBA, étant donné que, ainsi que nous l’avons vu plus haut, les marchandises spécifiées dans l’enregistrement de la marque COHIBA ne comprenaient pas les cigares et les cigarillos.
[38] En réponse aux conclusions de la demanderesse et à l’affidavit de M. De La Grana, le défendeur a déposé des conclusions écrites supplémentaires, faisant valoir que la déposition de M. De La Grana soulève les questions suivantes :
1. Le contrat de licence ne prévoit aucune modalité qui lui permettrait d’être visé par l’article 50 de la Loi.
i. Selon le paragraphe 50(1) de la Loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée à une entité par le propriétaire de la marque, et que celui‑ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi qui est fait de la marque par cette entité, est réputé avoir été fait par le propriétaire. Le défendeur soutient que le contrat de licence joint à l’affidavit de M. De La Grana ne répond pas aux conditions prévues au paragraphe 50(1) puisque ce contrat démontre que le propriétaire avait en fait renoncé à contrôler les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services relevant de la marque de commerce, et ne démontre aucunement que tout emploi de la marque par le concessionnaire de la licence, Habanos S.A., peut être attribué au propriétaire inscrit, Cubatabaco. Le défendeur a notamment fait valoir que deux dispositions du contrat indiquent que Cubatabaco avait effectivement renoncé à exercer son contrôle :
1. Il ressort clairement du contrat de licence que le titulaire était « exclusivement » chargé de la « production, de la vente et de la commercialisation » des produits cubains du tabac « sans la moindre restriction », ainsi que de la promotion de ces produits, de leur publicité, et de l’élaboration et du contrôle des stratégies de communication et des prix, le titulaire de la licence se voyant en outre reconnaître le droit d’accorder, sans l’autorisation du propriétaire de la marque, des sous‑licences en matière de production et de distribution;
2. Le contrat de licence est décrit comme étant d’« emploi exclusif ». Un contrat d’emploi exclusif donne au titulaire de la licence le droit exclusif d’employer la marque de commerce, à l’exclusion du propriétaire lui‑même. Le défendeur a reconnu, cependant, qu’au vu des éléments de preuve fournis par la demanderesse, le contrat ne peut pas être considéré comme un contrat d’exclusivité.
ii. De plus, selon le paragraphe 50(2) de la Loi, lorsque le public est avisé de l’identité du propriétaire de la marque et du fait que l’emploi de cette marque fait l’objet d’une licence, il existe une présomption réfutable que cet emploi est fait pour le compte du propriétaire. Le défendeur fait valoir que seul figure sur les marchandises en question, le nom de Habanos S.A., et non celui de Cubatabaco.
[39] Les deux parties étaient représentées à l’audience tenue devant le registraire. Les deux dossiers, celui de COHIBA et celui de COHIBA et DESSIN ont été examinés le même jour.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES
[40] Voici en quels termes le paragraphe 4(1) de la Loi définit l’emploi d’une marque en liaison avec des marchandises :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4. (1) A trade‑mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
[41] La procédure devant le registraire a été engagée conformément à l’article 45 de la Loi, aux termes duquel il appartient au propriétaire inscrit d’une marque de démontrer que la marque a été employée à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis :
45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui‑ci ou par la personne à la demande de qui l’avis a été donné ou pour celle‑ci.
(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’une de ces marchandises ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence. . .
45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade‑mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trademark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade‑mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.
(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade‑mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.
(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade‑mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trademark is liable to be expunged or amended accordingly. . . .
[42] Aux termes de l’article 50, dans certaines conditions, l’emploi de la marque par le titulaire d’une licence d’emploi est réputé être celui du propriétaire de la marque :
50. (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui‑ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial – ou partie de ceux‑ci – ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.
(2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.
. . .
50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade‑mark to use the trade‑mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade‑mark in that country as or in a trade‑mark, trade‑name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade‑mark in that country by the owner.
(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade‑mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade‑mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner.
. . .
[43] L’article 56 de la Loi accorde le droit d’interjeter appel d’une décision du registraire et permet à l’appelant de produire des éléments de preuve additionnels :
56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.
. . .
(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.
. . .
(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.
QUESTIONS EN LITIGE
[44] Trois questions se posent en l’espèce. La première concerne la norme de contrôle applicable, qui dépend de l’effet qu’auraient pu produire les nouveaux éléments de preuve soumis par la demanderesse sur la décision du registraire à l’égard des deux principales questions en litige.
[45] Les deux principales questions en litige sont :
1. L’enregistrement de la marque de commerce COHIBA en liaison avec les marchandises « tabac manufacturé à fumer et à chiquer » vise‑t‑il les cigares et cigarillos?
2. La demanderesse contrôlait‑elle les caractéristiques et la qualité des cigares et cigarillos vendus par la licenciée, Habanos S.A., et la demanderesse est‑elle par conséquent en mesure de démontrer que l’emploi des marques de commerce en question au Canada répond aux conditions prévues au paragraphe 50(1) de la Loi?
LA NORME DE CONTRÔLE
[46] Le présent appel est fondé sur l’article 56 de la Loi, et il ne s’agit donc pas d’une demande de contrôle judiciaire devant faire l’objet d’une analyse traditionnelle relative à la norme de contrôle. Dans l’arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltée [2000] 3 C.F. 145, 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.F.), le juge Rothstein s’est penché sur la nature des appels fondés sur l’article 56 de la Loi : le paragraphe 56(1) prévoit un droit d’appel, et, en général, la Cour se prononce sur la foi du dossier au vu duquel a été rendue la décision dont il est fait appel, mais le paragraphe 56(5) autorise la production de nouveaux éléments de preuve et permet à la Cour d’« exercer toute discrétion dont le registraire est investi ».
[47] Au paragraphe 49, le juge Rothstein conclut que, dans le cadre d’un appel fondé sur l’article 56 de la Loi, il y a lieu de s’en remettre aux connaissances spécialisées du registraire, précisant toutefois que lorsque de nouveaux éléments de preuve produits en appel auraient pu influencer sensiblement la décision du registraire, la norme de la décision correcte devrait être appliquée :
[51]Je pense que l’approche suivie dans les affaires Benson & Hedges et McDonald’s Corp. est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s’il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d’un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l’objet d’une certaine déférence. Compte tenu de l’expertise du registraire, et en l’absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu’une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire.
[48] Ainsi, et comme l’indique clairement la jurisprudence ultérieure, pour déterminer si, appelée à se prononcer sur la décision du registraire, la Cour doit appliquer la norme de la décision raisonnable ou celle de la décision correcte, il faut se demander si les nouveaux éléments de preuve produits en appel auraient « pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire » : voir, par exemple, mes décisions dans les affaires Worldwide Diamond Trademarks Limited c. Canadian Jewellers Association, 2010 C.F. 309 (conf. par Worldwide Diamond Trademarks Limited c. Canadian Jewellers Association, 2010 CAF 326), par. 38, et Jose Cuervo S.A. de C.V. c. Bacardi & Co., 2009 C.F. 1166 (conf. par Jose Cuervo S.A. de C.V. c. Bacardi and Company Limited, 2010 CAF 248), par. 31.
ANALYSE
Nouveaux éléments de preuve produits en l’espèce
[49] La demanderesse a produit devant la Cour les nouveaux éléments de preuve suivants :
1. L’affidavit de Juan Manuel Diaz Tenorio, en date du 10 janvier 2008;
2. L’affidavit d’Adargelio Garrido De La Grana, en date du 10 janvier 2008;
3. L’affidavit d’Ernest Rix, en date du 8 janvier 2008;
4. L’affidavit de Brendan Haveman, en date du 15 janvier 2008;
5. L’affidavit de Ronald J. Shulman, en date du 15 janvier 2008.
[50] Le défendeur a contre‑interrogé MM. Tenorio, De La Grana et Haveman.
Affidavit de Juan Manuel Diaz Tenorio, en date du 10 janvier 2008
[51] Juan Manuel Diaz Tenorio était, de 1995 à 2006, un des administrateurs de Cubatabaco. Selon lui, Cubatabaco est à même de contrôler et éventuellement de repousser les décisions prises par Habanos S.A. à l’égard des marques de commerce COHIBA et COHIBA et DESSIN, et la qualité des marchandises vendues sous ces marques. Il affirme, au paragraphe 2 de son affidavit, que Cubatabaco pouvait effectivement exercer ce contrôle, puisqu’il assistait lui‑même et participait activement aux réunions mensuelles du conseil d’administration de Habanos S.A., ajoutant, au paragraphe 3, qu’il communiquait fréquemment avec les employés de Habanos S.A. Les pièces accompagnant l’affidavit de M. Tenorio comprennent des copies de lettres échangées entre lui et Habanos S.A. au sujet de la qualité du tabac et des produits connexes manufacturés dans les usines cubaines.
[52] Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Tenorio affirme avoir lu l’affidavit d’Adargelio Garrido De La Grana et avoir pris connaissance des pièces qui y sont jointes (voir ci‑dessous), déclarant avoir une connaissance personnelle des faits qui y sont consignés. M. Tenorio affirme faire sien l’affidavit de M. De La Grana [traduction] « en ce qui concerne toutes ces questions ».
Affidavit d’Adargelio Garrido De La Grana, en date du 10 janvier 2008
[53] Tel qu’indiqué, M. Adargelio Garrido De La Grana est directeur des affaires juridiques et secrétaire général de Habanos S.A. Il occupe ces fonctions depuis septembre 1994.
[54] Dans son nouvel affidavit, M. De La Grana déclare qu’en 1994, Habanos S.A. s’est vu accorder par licence de Cubatabaco le droit d’employer les marques COHIBA et COHIBA et DESSIN, et d’exporter sous ces marques des produits du tabac et divers produits connexes.
[55] M. De La Grana confirme que Cubatabaco est une entreprise d’État cubaine, constituée en vertu d’une loi. Au paragraphe 3 de son affidavit, M. De La Grana affirme avoir une connaissance personnelle de ces questions [traduction] « étant donné les liens étroits existant entre Cubatabaco et Habanos S.A., ces liens étant d’autant plus étroits que Cubatabaco est actuellement un des propriétaires de Habanos S.A ».
[56] Au paragraphe 4, M. De La Grana décrit les rôles respectifs de Habanos S.A. et de Cubatabaco à l’égard des cigares portant les marques de commerce en cause :
[traduction]
Entre le 21 septembre 1997 et le 21 septembre 2000, et entre le 13 octobre 1997 et le 13 octobre 2000 (les périodes pertinentes), Habanos S.A. était chargée du marketing et de la commercialisation des cigares de marques COHIBA et COHIBA et DESSIN, Cubatabaco se chargeant pour sa part du contrôle de la production et de la qualité du tabac et des produits connexes portant, eux aussi, les marques COHIBA et COHIBA et DESSIN.
[57] Aux paragraphes 5 à 7, M. De La Grana décrit les circonstances dans lesquelles a été constituée Cubatabaco. Il explique que Cubatabaco est une entreprise d’État de la République cubaine et que les objectifs et responsabilités de l’entreprise sont fixés par une loi dont une copie est jointe à son affidavit à titre de pièce. Il énumère quelques‑uns des objectifs et des responsabilités qui présentent un intérêt pour la présente espèce, précisant notamment que Cubatabaco est chargée de la [traduction] « gestion, de l’exécution et de la supervision des plans de développement de l’industrie tabatière du pays, et plus particulièrement du développement de ses exportations de tabac ». Aux termes de cette loi, Cubatabaco doit élaborer des normes en matière de production, de récolte et de transformation du tabac, et veiller à leur respect. Les dispositions de cette loi sont précises et assignent à Cubatabaco une très large mission au niveau de la production du tabac et des produits connexes. Voici quelques exemples de ces dispositions :
[traduction]
1. Aux termes du paragraphe 6g) de la loi, Cubatabaco est tenue d’« organiser, gérer, exécuter et superviser la production industrielle de cigares et de cigarettes afin d’assurer une meilleure efficacité, une meilleure utilisation des installations fixes, une meilleure productivité, des coûts moindres et une meilleure qualité du produit ».
2. Selon le paragraphe 6i), elle est tenue d’« organiser, gérer et assurer la distribution de cigares, de cigarettes, de tabac brut et d’autres produits du tabac sur le marché national, ainsi que la distribution d’allumettes, et de faire en sorte que les quantités et assortiments de ces produits livrés aux détaillants répondent aux besoins de la population ».
3. Selon le paragraphe 6j), c’est l’entreprise qui « fixe les prix et les marges bénéficiaires pour les récoltes de tabac, ainsi que pour la vente en gros et au détail de cigares, de cigarettes, de tabac brut et d’autres produits du tabac.
4. Selon le paragraphe 6k), l’entreprise doit « effectuer les diverses opérations que suppose l’exportation du tabac sous toutes ses formes, y compris la gestion des ventes à l’étranger et, le cas échéant, les autres opérations liées au commerce international du tabac, que pourrait lui confier le gouvernement dans le cadre de la politique commerciale définie par le minist