UNICAST SA c. South Asian Broadcasting Corporation Inc.

UNICAST SA c. South Asian Broadcasting Corporation Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2014-03-27
Référence neutre
2014 CF 295
Numéro de dossier
T-1766-12
Contenu de la décision
Cour fédérale
Federal Court
Date : 20140327
Dossier : T-1766-12
Référence : 2014 CF 295
Ottawa (Ontario), le 27 mars 2014
En présence de monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
UNICAST SA
demanderesse
et
SOUTH ASIAN BROADCASTING CORPORATION INC.
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Introduction
[1] Il s’agit d’une demande présentée par Unicast SA [la demanderesse] au titre de l’article 57 de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), ch T-13 [la Loi], dans laquelle celle‑ci réclame l’invalidation de l’enregistrement au Canada de la marque de commerce no LMC715146 détenue par South Asian Broadcasting Corporation Inc. [la défenderesse] et la radiation de la marque de commerce en question du registre canadien des marques de commerce.
[2] Pour les motifs qui suivent, la Cour a décidé de rejeter la demande de radiation.
II. L’enregistrement en litige
[3] Les détails de la marque de commerce déposée en litige en l’espèce sont les suivants :
Numéro d’enregistrement : LMC715146
Date de l’annonce : 9 septembre 2007
Date d’enregistrement : 26 mai 2008
Propriétaire inscrit : South Asian Broadcasting Corporation Inc.
Marque de commerce : RED FM
Services pour lesquels la
marque est enregistrée : (1) Exploitation d’une station de radio, services de
radiodiffusion et programmation d’émissions de radio sur la diversité ethnique.
III. Les parties
A. La demanderesse
[4] La demanderesse, Unicast SA, est un radiodiffuseur établi en Suisse qui exploite une station radio FM en liaison avec la marque de commerce « ROUGE FM ». Cette station radio diffuse ses émissions aux pays francophones voisins par radiodiffusion FM, ainsi que dans le monde entier, notamment au Canada, par l’intermédiaire de son site Web. La demanderesse est propriétaire de deux stations radio (dont la station ROUGE FM), d’une station de télévision, d’une agence de publicité, ainsi que de plusieurs sites Web, applications mobiles, webradios et webtélés.
[5] La station radio ROUGE FM était auparavant connue sous le nom de Radio Framboise S.A., jusqu’à ce qu’un changement de propriétaire de la société se traduise par le passage à ROUGE FM entre les mois de mars et de juin 2005. Le lancement officiel de la station radio sous la nouvelle marque a eu lieu le 1er juillet 2005. Dans le cadre du passage de Radio Framboise S.A. à ROUGE FM, la demanderesse ne voulait pas se limiter à la simple diffusion FM, afin de pouvoir accéder aux régions francophones en dehors de la Suisse, y compris le Canada. Le site Web de ROUGE FM a donc été lancé le même jour que la station radio. Les auditeurs du monde entier ont accès au site Web, qui diffuse les émissions de la station radio en direct et en continu. Les émissions de la station radio peuvent aussi être écoutées au moyen d’une application pour téléphones intelligents lancée en 2010.
[6] Les droits sur la marque de commerce ROUGE FM en Suisse ont été transférés à la demanderesse le 18 décembre 2009, qui est un actionnaire majoritaire de ROUGE FM depuis le mois d’août 2011.
[7] Depuis le lancement du site Web de la station radio, de plus en plus de Canadiens visitent le site Web – de sorte que le Canada est devenu le troisième plus important auditoire de ROUGE FM après la Suisse et la France. La station radio joue aussi un rôle actif dans les médias sociaux, en dialoguant avec les auditeurs, notamment des Canadiens.
B. La défenderesse
[8] La défenderesse, South Asian Broadcasting Corporation Inc., un radiodiffuseur ayant son siège à Surrey, en Colombie‑Britannique (Canada), a été fondée en septembre 2004 dans le but d’offrir des émissions radiophoniques destinées à la communauté sud-asiatique locale. Le 22 décembre 2005, la défenderesse a présenté une demande d’enregistrement de la marque de commerce « RED FM » sur la base d’un emploi antérieur.
[9] Le 26 mai 2008, la marque de commerce a été dûment enregistrée. La défenderesse est présente au Canada et est titulaire de toutes les licences requises du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes [le CRTC] et d’Industrie Canada pour exploiter une station radio.
IV. Les faits
[10] Le 8 septembre 2011, la demanderesse a présenté une demande d’enregistrement au Canada de la marque de commerce ROUGE FM en liaison avec des services se rapportant à ce qui suit (la demande a été rédigée en français) :
Communications radiophoniques;
[translation] Radio communications;
Diffusions d’émissions radiophoniques;
[translation] Broadcasting of radio programming;
Transmission de son, de messages par terminaux d’ordinateurs, nommément diffusion de programmes de musique, de radio par ordinateurs.
[translation] Transmission of sound, information and messages by computer terminals, namely the broadcast of music and radio programming by computer.
Dans sa demande, la demanderesse affirmait avoir commencé à employer la marque de commerce ROUGE FM en juillet 2005.
[11] Le 29 février 2012, un examinateur de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a soulevé une objection à l’égard de la demande d’enregistrement de la demanderesse au motif que la marque de commerce pour laquelle la demande d’enregistrement était présentée, ROUGE FM, pouvait créer de la confusion avec une marque de commerce déposée existante selon l’alinéa 12(1)d) de la Loi, c.‑à‑d., la marque de commerce canadienne déposée no LMC715146, RED FM, appartenant à la défenderesse. Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, cette marque de commerce a été enregistrée le 26 mai 2008 sur la base d’un emploi antérieur, qui remonte au 21 décembre 2005.
V. Les motifs invoqués à l’appui de la radiation
[12] La demanderesse allègue que l’enregistrement au Canada de la marque de commerce no LMC715146, RED FM, devrait être tenu pour invalide et radié par la Cour :
1. parce que la défenderesse a fait une assertion inexacte et frauduleuse en ce qui concerne la date de premier emploi au Canada [le motif de l’assertion inexacte], ou
2. subsidiairement, parce que la défenderesse n’était pas la personne ayant le droit d’obtenir un enregistrement à la date de premier emploi, selon les dernières lignes de l’article 18 de la Loi, étant donné que la demanderesse employait déjà, à ce moment‑là, sa marque de commerce ROUGE FM au Canada en liaison avec des services semblables [le motif de la non‑admissibilité].
VI. La preuve et les observations de la demanderesse
A. Les observations de la demanderesse
[13] Comme je l’ai déjà mentionné, la demanderesse allègue que la marque de commerce RED FM de la défenderesse devrait être tenue pour invalide et radiée par la Cour parce que la défenderesse a fait une assertion inexacte et frauduleuse et parce que la défenderesse n’était pas la personne ayant le droit d’obtenir un enregistrement à la date de premier emploi, étant donné que la demanderesse employait déjà la marque ROUGE FM à ce moment‑là en liaison avec des services semblables.
1. Le motif de l’assertion inexacte
[14] La demanderesse soutient que l’enregistrement en cause a été obtenu de manière frauduleuse parce que, bien que la défenderesse ait affirmé dans sa demande d’enregistrement de la marque de commerce qu’elle employait déjà la marque RED FM pour l’exploitation d’une station radio et des services de radiodiffusion, il existe des éléments de preuve contradictoires quant à la question de savoir si la station radio a commencé à diffuser sur les ondes le 21 décembre 2005, le 20 janvier 2006 ou le 23 janvier 2006. En fait, la défenderesse a été incapable de fournir des éléments de preuve concrets – communiqué de presse, article de presse, etc. – confirmant que la marque de commerce était effectivement employée le 21 décembre 2005. La défenderesse a même refusé de produire les états financiers de ses deux premières années d’exploitation. Qui plus est, un document présenté au CRTC par la défenderesse montre clairement que la défenderesse a commencé à diffuser sur les ondes le 23 janvier 2006. Il existe aussi des contradictions en ce qui concerne l’embauche d’animateurs à la radio et la date à laquelle la radio aurait commencé à diffuser sur les ondes.
[15] Par conséquent, comme la défenderesse a été incapable de prouver qu’elle diffusait activement des émissions le 21 décembre 2005, on peut présumer qu’elle a sciemment fait une assertion inexacte et frauduleuse dans la demande d’enregistrement de sa marque de commerce le 22 décembre 2005 sur la base d’un emploi antérieur. Ce motif revêt une importance particulière si l’on tient compte du fait que, si la Cour accepte la marque de commerce de la défenderesse, malgré le fait qu’elle est clairement fondée sur une assertion inexacte, cela empêcherait les autres propriétaires légitimes d’une marque de commerce, y compris la demanderesse, de présenter leur propre demande afin que leur marque de commerce puisse être dûment reconnue et enregistrée.
2. Le motif de la non‑admissibilité
[16] Subsidiairement, la demanderesse fait valoir que l’enregistrement de la marque de commerce RED FM est invalide suivant les dernières lignes de l’article 18 de la Loi, parce que la défenderesse n’était pas la personne ayant le droit de présenter la demande d’enregistrement, comme le prévoit l’alinéa 16(1)a) de la Loi. Pour les motifs qui suivent, la demanderesse est d’avis que c’est elle, et non la défenderesse, qui avait le droit de présenter la demande d’enregistrement.
[17] Confusion (paragraphe 17(1) de la Loi) – Les marques de commerce ROUGE FM et RED FM sont, à tous égards, identiques, étant donné que l’une est l’équivalent de l’autre dans l’autre langue (français et anglais). En outre, les marques de commerce doivent être considérées du point de vue du consommateur canadien moyen, que l’on peut présumer bilingue, parce que ROUGE FM diffuse son contenu dans l’ensemble du Canada, y compris au Québec, province francophone.
[18] Emploi antérieur (paragraphe 17(1) de la Loi) – En ce qui concerne l’emploi antérieur de la marque de commerce créant de la confusion, la demanderesse soutient qu’elle emploie la marque ROUGE FM au Canada en liaison avec des services semblables à ceux de la défenderesse relativement à sa marque RED FM, malgré le fait qu’elle offre ses émissions depuis l’étranger et par Internet plutôt que par radiodiffusion conventionnelle sur les ondes et qu’elle n’est pas titulaire d’une licence du CRTC.
[19] La demanderesse fait valoir que sa station radio emploie effectivement la marque de commerce ROUGE FM en liaison avec des « services de radiodiffusion » parce que, selon l’interprétation que le CRTC a donnée au terme, la « diffusion » est neutre sur le plan technologique, ce qui signifie que la diffusion sur Internet constitue néanmoins de la « diffusion » pour l’application des lois canadiennes. Une distinction entre les deux types de transmission serait sans conséquence. Cela explique aussi pourquoi la demanderesse n’est pas tenue d’être titulaire d’une licence du CRTC. De plus, la demanderesse est d’avis que l’emploi d’une marque de commerce au Canada en liaison avec un service en provenance de l’étranger – p. ex., la Suisse – et qui est offert au Canada constitue quand même un emploi de la marque de commerce suivant l’alinéa 16(1)a) de la Loi. En effet, le paragraphe 4(2) dispose que « [u]ne marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services » et, à cet égard, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’endroit d’où proviennent les renseignements est sans importance, pour autant que la marque de commerce apparaisse à l’écran d’un ordinateur au Canada. Ainsi, la demanderesse allègue que la marque de commerce ROUGE FM a été continuellement employée et montrée sur son site Web depuis juillet 2005 en liaison avec des « services de radiodiffusion ».
[20] En outre, si l’on se fonde sur les observations susmentionnées se rapportant au motif de l’assertion inexacte, comme la défenderesse n’a pas établi que sa station radio était exploitée depuis le 21 décembre 2005, elle n’a de toute évidence pas établi qu’elle employait la marque de commerce RED FM à cette date, et encore moins qu’elle employait la marque de commerce RED FM avant juillet 2005.
[21] Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si cet emploi antérieur de la marque de commerce est suffisant, la demanderesse ajoute que, bien qu’elle n’ait pas été tenue de le faire, elle a quand même produit des éléments de preuve concernant des appels de fichiers sur son site Web provenant du Canada pour la période située entre les mois de juillet et de décembre 2005. La demanderesse rappelle à la Cour que la preuve que requiert l’alinéa 16(1)a) de la Loi est minime et qu’il n’est pas nécessaire de prouver qu’un Canadien écoutait vraiment les émissions de radio, pour autant que les services étaient offerts au Canada et auraient pu avoir été exécutés au Canada.
[22] Non-abandon (paragraphe 17(1) de la Loi) – La demanderesse soutient qu’elle a présenté des éléments de preuve établissant que la marque de commerce ROUGE FM a été continuellement employée sur son site Web depuis juillet 2005. Par conséquent, la demanderesse n’a pas abandonné la marque de commerce à la date d’annonce de la demande d’enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse.
[23] Par conséquent, comme la demanderesse a prouvé, pour l’application du paragraphe 17(1) et de l’alinéa 16(1)(a) de la Loi, qu’elle avait employé antérieurement la marque de commerce ROUGE FM créant de la confusion et qu’elle ne l’avait pas abandonnée, la défenderesse n’aurait certainement pas pu être la personne ayant le droit de demander l’enregistrement au Canada de la marque de commerce no LMC715146 créant de la confusion et, à ce titre, cette marque de commerce doit être tenue pour invalide et radiée suivant les dernières lignes de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.
B. La preuve de la demanderesse
[24] La demanderesse a présenté des éléments de preuve à l’appui de ses prétentions. En plus de ce qui a été mentionné ci‑dessus dans les observations de la demanderesse et d’un affidavit produit par Frédéric Piancastelli, le chef de la direction de la demanderesse, cette dernière a entre autres fourni à la Cour de nombreuses impressions d’écran. Il est allégué que ces impressions d’écran établissent que la demanderesse montrait la marque de commerce ROUGE FM sur son site Web, à partir du 1er juillet 2005, et ce, jusqu’en 2012. Des données statistiques ont aussi été présentées concernant le nombre de personnes dans le monde qui avaient visité le site Web de la demanderesse depuis 2005, ainsi qu’au sujet de l’auditoire réel à partir de 2009. La demanderesse a également présenté des messages que la station radio avait reçus sur Facebook de la part d’auditeurs canadiens.
VII. Les observations de la défenderesse
[25] La défenderesse allègue que la demanderesse, qui a la charge de la preuve, n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que l’enregistrement de la marque de commerce RED FM est invalide au titre de n’importe lequel des motifs allégués. À l’appui de sa prétention, la défenderesse invoque cinq arguments principaux, soit que la demanderesse :
(1) n’a pas prouvé que la défenderesse avait obtenu l’enregistrement de la marque de commerce RED FM de manière frauduleuse et que l’enregistrement est nul ab initio;
(2) n’a pas prouvé qu’elle avait employé sa marque de commerce ROUGE FM au cours de la période allant de juillet à décembre 2005, c.‑à‑d., avant que la défenderesse commence à employer la marque de commerce RED FM au Canada;
(3) n’a pas établi qu’il existait une probabilité de confusion entre les deux marques de commerce;
(4) n’aurait pas le droit d’enregistrer sa marque de commerce ROUGE FM, étant donné qu’elle donnerait une description fausse, parce qu’au Canada, la demanderesse utilise Internet et non la radiodiffusion sur les ondes FM;
(5) n’aurait pas eu l’autorisation d’enregistrer sa marque de commerce ROUGE FM en 2005, parce qu’elle n’avait pas obtenu les autorisations législatives et réglementaires nécessaires pour offrir ses services au Canada, qui sont semblables aux services à l’égard desquels la défenderesse est titulaire d’un enregistrement.
A. La marque de commerce RED FM n’est pas nulle ab initio
[26] La demanderesse allègue que la défenderesse a obtenu l’enregistrement de sa marque de commerce RED FM de manière frauduleuse. Elle se fonde principalement sur un document que la défenderesse a elle‑même présenté au CRTC et qui précise que la défenderesse a commencé à diffuser sur les ondes en janvier 2006. Cependant, la défenderesse a déposé des documents attestant que le document en question ne faisait que référer au début de la diffusion des émissions radiophoniques. Avant cela, il y a eu une boucle d’essai de décembre 2005 à janvier 2006 et cette boucle d’essai est considérée comme de la diffusion au grand public pour l’application des lois canadiennes. Qui plus est, contrairement à ce que la demanderesse laisse entendre, la défenderesse a en fait fourni un grand nombre de documents, y compris des documents financiers, selon lesquels les activités de diffusion ont commencé en 2005.
B. L’absence de preuve de l’emploi de la marque de commerce ROUGE FM au Canada
[27] La demanderesse n’a également pas établi qu’elle avait employé sa marque de commerce au Canada entre les mois de juillet et de décembre 2005. La jurisprudence sur laquelle la demanderesse se fonde doit être interprétée en fonction de son contexte. Plus particulièrement, bien qu’il ait été décidé qu’une marque de commerce apparaissant à l’écran sur un site Web au Canada constituait un emploi au titre du paragraphe 4(2) de la Loi, indépendamment de la provenance des renseignements, cela ne devrait pas être interprété comme une déclaration générale. Les tribunaux ont effectivement par ailleurs précisé que le simple fait de montrer une marque de commerce ne pouvait être considéré comme un « emploi » qu’à l’égard de services d’information sur le Web relatifs au Canada et fournis dans ce pays. La distinction s’établit entre les services exécutés au Canada et les services exécutés à l’extérieur du Canada; dans la jurisprudence, il a été interprété que, lorsque l’annonce (exposition) est la seule manière dont la marque a été employée au titre du paragraphe 4(2) de la Loi, les services annoncés doivent être offerts au Canada. En l’espèce, la demanderesse n’offre pas de services au Canada mais en Suisse.
[28] Plus important encore, l’interprétation que fait la demanderesse de la jurisprudence – soit que le simple fait de montrer une marque de commerce constitue l’annonce de services au sens du paragraphe 4(2) de la Loi – rendrait inutile la distinction faite dans la Loi entre le terme « employer » (au sens de l’article 4) et le terme « faire connaître » (au sens de l’article 5) au Canada.
[29] De plus, la défenderesse soulève des doutes sérieux en ce qui concerne les éléments de preuve présentés par la demanderesse au sujet des statistiques sur les utilisateurs et des appels de fichiers allégués sur le site Web de la demanderesse, particulièrement en ce qui concerne le fait que le souscripteur d’affidavit de la demanderesse a admis, lors du contre‑interrogatoire au sujet de l’affidavit, qu’il était impossible de savoir, pour le mois de juillet 2005, combien d’appels de fichiers provenaient effectivement du Canada, qu’il n’y avait pas de statistiques sur les activités relatives aux auditeurs avant 2009 et qu’il était impossible de savoir si un utilisateur qui appelait des fichiers sur le site Web de la demanderesse faisait vraiment la lecture en continu de fichiers sonores. Il n’existe donc aucune preuve concrète que des Canadiens ont accédé au site Web de la demanderesse entre les mois de juillet et de décembre 2005.
[30] La défenderesse soutient que sa station radio a commencé à diffuser sur les ondes le 21 décembre 2005 et qu’elle a employé la marque de commerce RED FM à partir de cette date. Comme je l’ai déjà mentionné, la défenderesse a présenté une demande d’enregistrement de la marque de commerce le jour suivant et la marque a été enregistrée le 26 mai 2008. Contrairement à la demanderesse, la défenderesse est établie au Canada. La marque de commerce a été employée à partir du 21 décembre 2005 sur les ondes pendant les émissions, ainsi que pour l’émission d’un signal au moyen du système de radiodiffusion de données [RBDS], lequel diffusait le message « RED FM » pour qu’il apparaisse à l’écran des postes radio.
[31] En outre, l’enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse a trait à l’« [e]xploitation d’une station de radio, [des] services de radiodiffusion et [la] programmation d’émissions de radio sur la diversité ethnique », soit des services qui ne sont pas offerts par la demanderesse. En fait, la demanderesse offre des services de radiodiffusion en Suisse et offre seulement un lien vers l’audio en continu au Canada. Comme je l’ai déjà mentionné, la demande d’enregistrement de marque de commerce que la demanderesse a présentée en 2011 avait trait à ce qui suit : Communications radiophoniques; Diffusions d’émissions radiophoniques; Transmission de son, de messages par terminaux d’ordinateurs, nommément diffusion de programmes de musique, de radio par ordinateurs » (non souligné dans l’original). La défenderesse soutient donc que la demanderesse pouvait seulement faire valoir qu’elle avait offert, au Canada, la deuxième partie des services énumérés (le passage souligné ci‑dessus) [le deuxième ensemble de services]. Cependant, la demanderesse n’a même pas établi cela, compte tenu des éléments de preuve peu convaincants qu’elle a présentés à cet égard et, surtout, du fait qu’elle n’avait pas de statistiques relativement à son auditoire avant 2009.
1. L’absence de confusion
[32] La demanderesse n’a pas établi que, compte tenu des circonstances de l’espèce, les marques de commerce ROUGE FM et RED FM créent effectivement de la confusion selon le critère prescrit par le paragraphe 6(5) de la Loi. La défenderesse soutient que les quatre premiers éléments du critère – les alinéas 6(5)a) à d) – sont dans les faits en faveur de sa position et non de celle de la demanderesse.
2. La description fausse
[33] La défenderesse rappelle à la Cour que, selon l’alinéa 12(1)b) de la Loi, une marque de commerce ne peut pas être enregistrée si elle « […] donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer […] ». En l’espèce, le deuxième élément de la marque de commerce ROUGE FM – FM – renvoie expressément à des services de radiotransmission sur les ondes. Une entreprise donnerait donc une description fausse si elle enregistrait la marque ROUGE FM en liaison avec des services offerts au Canada sur le Web seulement. Par conséquent, la demanderesse ne pouvait même pas envisager de faire enregistrer sa marque de commerce.
3. L’absence d’autorisation législative
[34] Comme je l’ai déjà mentionné, parmi tous les services que la demanderesse allègue avoir exécutés, les seuls services qui sont comparables à ceux offerts par la défenderesse sont les services de « communications radiophoniques » et de « diffusions d’émissions radiophoniques ». Non seulement la demanderesse n’a pas exécuté ces services, elle n’aurait pas pu les exécuter, étant donné qu’elle ne détenait pas les licences requises du CRTC et d’Industrie Canada, aux termes de la Loi sur la radiodiffusion, LC 1991, ch 11 [la Loi sur la radiodiffusion], et de la Loi sur la radiocommunication, LRC (1985), ch R‑2. Par conséquent, la demanderesse n’aurait jamais pu obtenir l’enregistrement de sa marque de commerce si elle avait essayé de l’enregistrer en 2005.
VIII. Les questions soulevées
[35] Pour décider si la marque de commerce canadienne déposée no LMC715146 doit être tenue pour invalide et radiée, la Cour doit répondre aux questions suivantes :
1. L’enregistrement de la marque de commerce canadienne no LMC715146, RED FM, est‑il nul ab initio parce que la défenderesse a fait une assertion inexacte et frauduleuse en ce qui concerne la date de premier emploi au Canada?
2. Subsidiairement, l’enregistrement de la marque de commerce canadienne no LMC715146, RED FM, est‑il invalide suivant les dernières lignes du paragraphe 18(1) de la Loi, parce que l’auteur de la demande d’enregistrement, la défenderesse, n’était pas la personne ayant le droit d’obtenir l’enregistrement si l’on tient compte du fait que, à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois, celle‑ci créait de la confusion avec la marque de commerce ROUGE FM employée au Canada par la demanderesse (au titre de l’alinéa 16(1)a) de la Loi)?
Cette question particulière comporte deux sous-questions :
2.1 La demanderesse a‑t‑elle établi qu’elle avait employé sa marque de commerce ROUGE FM avant décembre 2005, c.‑à‑d. avant que la défenderesse emploie la marque RED FM, en liaison avec des services de radiodiffusion, et, le cas échéant, cela justifie‑t-il la radiation de la marque de commerce de la défenderesse suivant l’article 17 de la Loi?
2.2 La demanderesse a‑t‑elle établi qu’elle avait employé sa marque de commerce ROUGE FM avant décembre 2005, c.‑à‑d. avant que la défenderesse emploie la marque RED FM, en liaison avec le deuxième ensemble de services visé dans sa demande d’enregistrement de marque de commerce, et, le cas échéant, cela justifie‑t-il la radiation de la marque de commerce de la défenderesse suivant l’article 17 de la Loi?
IX. Analyse
A. La compétence et la qualité
[36] Il faut d’abord décider si la Cour a compétence pour entendre la présente demande et si la demanderesse a qualité pour présenter la demande en question. Selon le paragraphe 57(1) de la Loi, la Cour a compétence exclusive pour ordonner la radiation d’une marque de commerce déposée. De plus, cette disposition accorde à la demanderesse qualité pour présenter sa demande en tant que « personne intéressée » dans l’affaire :
Loi sur les marques de commerce, LRC (1985),
ch T-13
PROCÉDURES JUDICIAIRES
Juridiction exclusive de la Cour fédérale
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.
[Non souligné dans l’original.]
Trade-marks Act, RSC, 1985,
c T-13
LEGAL PROCEEDINGS
Exclusive jurisdiction of Federal Court
57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.
[My emphasis.]
[37] De plus, l’article 17 de la Loi prévoit ce qui suit :
Loi sur les marques de commerce, LRC (1985),
ch T-13
VALIDITÉ ET EFFET DE L’ENREGISTREMENT
Effet de l’enregistrement relativement à l’emploi antérieur, etc.
17. (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de la demande du requérant.
Quand l’enregistrement est incontestable
(2) Dans des procédures ouvertes après l’expiration de cinq ans à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l’autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l’utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu’il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l’a fait alors qu’elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.
[Non souligné dans l’original.]
Trade-marks Act, RSC, 1985,
c T-13
VALIDITY AND EFFECT OF REGISTRATION
Effect of registration in relation to previous use, etc.
17. (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant’s application.
When registration incontestable
(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark au Canada did so with knowledge of that previous use or making known.
[My emphasis.]
[38] Par conséquent, le paragraphe 17(1) de la Loi permet à une personne telle que la demanderesse d’introduire la présente instance. Cependant, cette disposition stipule également qu’il incombe à la demanderesse d’établir le bien‑fondé de ses prétentions. Quant à la question du délai prescrit au paragraphe 17(2) de la Loi, comme la marque de commerce RED FM a été enregistrée le 26 mai 2008 et l’avis de demande en l’espèce a été déposé le 4 octobre 2012, la demanderesse respecte tout à fait le délai imparti pour aller de l’avant avec son action. La Cour conclut donc qu’elle a compétence en l’espèce et que la demanderesse a qualité pour présenter la demande.
B. Le régime juridique
[39] L’article 17 de la Loi, reproduit ci‑dessus, permet la radiation de l’enregistrement d’une marque de commerce du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement de la marque de commerce a antérieurement employé la marque de commerce en question. Il s’agit de la disposition invoquée par la demanderesse. Selon le paragraphe 17(1) de la Loi, la demanderesse doit prouver ce qui suit : (1) elle a employé sa propre marque de commerce (ROUGE FM) au Canada avant que la défenderesse emploie sa marque de commerce (RED FM), (2) les marques de commerce créaient de la confusion (au sens du paragraphe 6(2) de la Loi) et (3) la demanderesse n’avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse. La marque de commerce de la défenderesse peut être tenue pour invalide et radiée par la Cour seulement si ces trois conditions sont remplies.
[40] De plus, le paragraphe 18(1) de la Loi énonce les situations précises dans lesquelles l’enregistrement d’une marque de commerce doit être tenu pour invalide suivant la Loi. Plus particulièrement, pour la présente affaire, les dernières lignes du paragraphe 18(1) de la Loi prévoient que, si l’auteur de la demande n’est pas la « personne ayant droit [d’obtenir l’enregistrement] » à la date de la demande, l’enregistrement est invalide. Pour savoir qui au juste est la personne ayant le droit d’obtenir l’enregistrement, il faut examiner l’article 16 de la Loi, et plus particulièrement, encore une fois pour la présente affaire, l’alinéa 16(1)a), qui prévoit ce qui suit :
Loi sur les marques de commerce, LRC (1985),
ch T-13
PERSONNES ADMISES À L’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE
Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada
16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n’ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
[…]
Trade-marks Act, RSC, 1985,
c T-13
PERSONS ENTITLED TO REGISTRATION OF TRADE-MARKS
Registration of marks used or made known au Canada
16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used au Canada or made known au Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used au Canada or made known au Canada by any other person;
[…]
[41] Compte tenu de ce régime législatif, si la demanderesse souhaite avoir gain de cause en l’espèce, elle doit convaincre la Cour qu’elle a employé sa marque de commerce avant la défenderesse, qu’elle n’a pas abandonné sa marque de commerce et que les deux marques de commerce créaient de la confusion. La Cour n’aurait alors d’autre choix que de conclure que la défenderesse n’était pas la personne ayant le droit de présenter la demande d’enregistrement pour la marque de commerce RED FM et, donc, de tenir pour invalide et de radier la marque de commerce de cette dernière.
[42] Il est bien établi en droit qu’une marque de commerce déposée est présumée valide et qu’il incombe à la partie qui cherche à faire radier l’enregistrement de cette marque, en l’espèce la demanderesse, de convaincre la Cour de son invalidité (voir par exemple la décision Andrés Wines Ltd c Vina Concha Y Toro SA, 2001 CFPI 575, au paragraphe 8, [2001] ACF no 893).
[43] Ce qui suit est une explication plus détaillée du critère à trois volets auquel la demanderesse doit satisfaire pour que la Cour accueille sa demande de radiation.
1. Emploi antérieur
[44] Les tribunaux ont abordé dans la jurisprudence la question de savoir si l’emploi d’une marque de commerce sur un site Web constitue un emploi au Canada pour l’application de la Loi, plus particulièrement du paragraphe 4(2) de la Loi. Dans son mémoire, la demanderesse s’appuie sur des précédents de la Cour qui doivent être replacés dans leur contexte parce que, comme l’a souligné la défenderesse, la demanderesse voudrait que la Cour fasse une interprétation beaucoup trop générale.
[45] En effet, en ce qui concerne la notion de l’emploi, la demanderesse se fonde principalement sur la décision HomeAway.com, Inc. c Hrdlicka, 2012 CF 1467, [2012] ACF no 1665 [HomeAway], ainsi que sur le passage suivant, au paragraphe 22 :
[22] J’estime donc qu’une marque de commerce qui figure sur le site Web d’un écran d’ordinateur au Canada constitue, pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, un emploi et une annonce faits au Canada, et ce, indépendamment de la provenance des renseignements ou du lieu où ils sont stockés.
[46] Compte tenu de cette décision, la demanderesse prétend que le simple fait qu’une marque de commerce apparaisse à l’écran d’un ordinateur sur Internet, indépendamment de la provenance de la marque de commerce, est suffisant pour prouver que la marque de commerce a été « employée » au sens de la Loi. Cependant, la Cour doit se ranger du côté de l’interprétation qu’a faite la défenderesse de la décision et mettre cette conclusion en contexte. Dans la décision HomeAway, précitée, la marque de commerce a été utilisée en liaison avec des services qui étaient effectivement offerts en ligne à des Canadiens. Comme la défenderesse l’a à juste titre précisé dans son mémoire, il existe [traduction] « une importante distinction entre des services exécutés au Canada et des services exécutés à l’extérieur du Canada, peut-être pour des Canadiens ». Bien qu’il soit vrai que le paragraphe 4(2) prévoit qu’une « marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution […] de ces services », les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs, dont la Commission des oppositions des marques de commerce, ont néanmoins ajouté que de tels services doivent effectivement être offerts à des Canadiens ou exécutés au Canada (voir, par exemple, la décision Express File Inc. c HRB Royalty Inc., 2005 CF 542, au paragraphe 20, [2005] ACF no 667).
[47] Aller à l’encontre de cette interprétation logique du droit entraînerait des conséquences aberrantes et malheureuses, et il est impossible que telle ait été l’intention du législateur lorsqu’il a rédigé la Loi. Par exemple, si nous adoptons le point de vue de la demanderesse, n’importe quel titulaire de marque de commerce étranger pourrait demander et obtenir la radiation d’une marque de commerce canadienne authentique compte tenu d’un emploi antérieur sur le Web, même si ce propriétaire de marque de commerce n’avait, pour l’essentiel, rien à voir avec le Canada et n’était pas réellement présent au pays. Comment pourrait‑il être logique d’interpréter le régime législatif applicable d’une façon qui menace tous les propriétaires canadiens de marques de commerce de perdre leur marque de commerce au profit d’une marque de commerce n’ayant aucun lien avec le Canada? Faudrait‑il s’attendre à ce que les entreprises canadiennes se protègent contre toutes les entreprises du monde entier qui ont un site Web accessible au Canada? Cela serait‑il même possible? Il serait illogique et impossible d’adopter ce point de vue.
[48] Qui plus est, la défenderesse allègue à juste titre qu’une telle situation serait impensable si les rôles étaient inversés dans la présente affaire. Un propriétaire canadien d’une marque de commerce aurait‑il le droit de demander qu’un propriétaire étranger d’une marque de commerce cesse d’utiliser sa marque de commerce si la présence au Canada de ce propriétaire étranger se limitait à Internet? Plus particulièrement, si la Cour confirme la validité de la marque de commerce RED FM, la défenderesse pourrait‑elle alors demander à la demanderesse de cesser de diffuser en continu ses émissions en ligne, parce qu’il se pourrait que l’un des auditeurs soit Canadien? Encore une fois, cela est tout à fait absurde. La notion de l’exécution des services est essentielle.
[49] Par conséquent, la demanderesse devra prouver qu’elle a employé sa marque de commerce en liaison avec des services qu’elle a effectivement fournis à des Canadiens ou exécutés au Canada.
[50] En ce qui a trait à la question de l’emploi antérieur, il va sans dire que la demanderesse doit convaincre la Cour qu’elle a employé, au sens des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence, la marque ROUGE FM avant que la défenderes