Trust c. Navsun Holdings Ltd.

Trust c. Navsun Holdings Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2018-01-17
Référence neutre
2018 CF 42
Numéro de dossier
T-185-16
Contenu de la décision
Date : 20180117
Dossier : T-185-16
Référence : 2018 CF 42
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2018
En présence de monsieur le juge Southcott
ENTRE :
SADHU SINGH HAMDARD TRUST
demanderesse
et
NAVSUN HOLDINGS LTD.
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La présente décision concerne un appel en application du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), d’une décision rendue par un commissaire de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) datée du 30 novembre 2015 (la décision), qui rejetait la demande de la demanderesse d’enregistrer la marque de commerce AJIT, fondée sur son emploi en lien avec des publications imprimées et des journaux.
[2] Le présent appel est rejeté pour les motifs expliqués de façon plus détaillée ci-après. Je conclus que la Commission a correctement appliqué le droit applicable, que les nouveaux éléments de preuve présentés dans le présent appel n’auraient pas eu une incidence importante sur la décision de la Commission et que la décision est raisonnable.
II. Résumé des faits
[3] La demanderesse, Sadhu Singh Hamdard Trust (la fiducie), est une fiducie de bienfaisance établie conformément aux lois de l’Inde. Elle publie un quotidien en Inde, « AJIT », et exploite un site Web correspondant, tous deux en pendjabi. La défenderesse, Navsun Holdings Ltd. (Navsun), est une société canadienne. Navsun publie également un journal intitulé « AJIT » et exploite un site Web correspondant, là aussi, les deux en pendjabi. Le journal de Navsun est publié hebdomadairement et est distribué à Vancouver et dans la région du Grand Toronto. Par souci de clarté, le journal de la fiducie sera désigné « Ajit Daily » et le journal de Navsun sera désigné « Ajit Weekly ».
[4] « Ajit » est un mot en pendjabi qui signifie « invincible » ou « imprenable ». Les parties à la présente demande sont engagées dans un litige en matière de propriété intellectuelle concernant leur utilisation de ce mot dans un certain nombre d’administrations depuis plus d’une décennie. Il s’agit d’une action intentée par la fiducie à l’encontre de Navsun pour commercialisation trompeuse et violation des droits d’auteur (voir Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd, 2016 CAF 69, infirmant 2014 CF 1139). L’avocat a indiqué à l’audition de la présente demande que l’action avait été modifiée récemment afin d’inclure une action pour contrefaçon de marque de commerce, découlant de l’enregistrement d’une autre marque de commerce au Canada par la fiducie.
[5] La question en litige en l’espèce concerne la demande de marque de commerce no 1487122, déposée en 2010 afin d’enregistrer la marque AJIT pour son utilisation en lien avec des publications imprimées et des journaux. Cette demande a fait l’objet d’une opposition par Navsun, qui alléguait, entre autres choses, que la marque demandée ne répondait pas à l’exigence d’un critère distinctif. Dans la décision qui fait l’objet du présent appel, la Commission a retenu ce motif d’opposition.
III. Décision de la Commission
[6] La preuve dont était saisie la Commission consistait en un affidavit de M. Kanwar Bains, un administrateur de Navsun, ainsi qu’en une transcription de son contre-interrogatoire et les pièces connexes, et en un affidavit de M. Narinder Pal Singh, le chef de la diffusion du journal de la fiducie à Jalandar, en Inde.
[7] La décision établit l’historique du Ajit Weekly et de sa publication au Canada, soulignant qu’il avait été imprimé pour la première fois en 1993 et que, à l’époque de la décision, Navsun imprimait 11 000 exemplaires par semaine par l’intermédiaire de son imprimeur établi à Vancouver et 13 000 exemplaires par semaine par l’intermédiaire de son imprimeur établi à Toronto. La Commission a également mentionné la publication du Ajit Weekly en ligne par Navsun, par l’intermédiaire d’un site Web qui a été lancé en 1998 et qui comptait entre 14 000 et 38 000 visites par mois. Étant donné que le journal de la fiducie est un journal important en pendjabi en Inde, la Commission a conclu qu’il était probable que Navsun connaissait ce journal lorsqu’elle a adopté la marque AJIT au Canada et qu’il était probable que les lecteurs de Navsun au Canada étaient, et continuent d’être, au fait de l’existence d’un journal du même nom publié en Inde.
[8] La Commission a également examiné les éléments de preuve de Narinder Pal Singh, y compris les documents annexés à son affidavit, sur lesquels la fiducie s’est appuyée pour justifier son allégation selon laquelle la marque demandée était utilisée au Canada depuis au moins 1968. Cette preuve établissait que le journal de la fiducie était livré à des adresses au Canada, bien qu’en petits nombres. Il y avait quatre abonnements au Canada entre janvier et juin 1968. En ce qui concerne les périodes ultérieures, la Commission a calculé qu’il y avait en moyenne 29 abonnés annuels entre 1990 et 1993, 13 entre 1994 et 2001, et 6 entre 2002 et 2010.
[9] En appliquant la date du dépôt de l’opposition (le 28 décembre 2012) au titre de la date importante à compter de laquelle il faut apprécier le caractère distinctif, la Commission a conclu qu’à cette date, la marque AJIT de Navsun avait acquis une réputation importante au Canada pour la population cible desservie par ce journal. La Commission a également conclu que, d’après les éléments de preuve selon lesquels le journal Ajit Daily ne comptait que six abonnés entre 2002 et 2010, la marque de la fiducie avait au mieux une réputation minime au Canada pour la même population cible à la date importante. En conséquence, la Commission a conclu que la marque AJIT de Navsun était suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque demandée à la date importante. La Commission a déclaré que, en d’autres termes, à la date importante, la population cible lisant le journal AJIT canadien désignait un éditeur canadien comme étant la source du journal, plutôt que la fiducie.
IV. Questions en litige et norme de contrôle
[10] Chacune des parties a déposé des éléments de preuve supplémentaires dans le présent appel, comme l’autorise le paragraphe 56(5) de la Loi. Les éléments de preuve déposés par la fiducie consistent en 21 affidavits souscrits par les témoins des faits. Navsun a déposé deux affidavits. Le premier est un affidavit complémentaire de M. Kunwar Bains, qui avait déposé en sa faveur la preuve de Navsun devant la Commission. L’autre consiste en un affidavit d’expert souscrit par M. Sukhwant Hundal. La présentation des éléments de preuve supplémentaires donne lieu à quelques-unes des questions que doit trancher la Cour dans le présent appel, y compris le choix de la norme de contrôle à appliquer à l’examen de la décision.
[11] La demanderesse soumet à la Cour les questions suivantes aux fins d’examen :
Les nouveaux éléments de preuve auraient-ils eu une incidence importante sur la décision de la Commission?
La Commission a-t-elle commis une erreur en permettant à Navsun de s’appuyer sur son propre usage trompeur de la marque de commerce?
La Commission a-t-elle bien appliqué le critère du caractère distinctif?
Le fait que le mot AJIT soit un prénom courant chez les hommes punjabis est‑il pertinent?
L’affidavit de Sukhwant Hundal est-il recevable?
La défenderesse peut-elle soulever des motifs d’opposition non plaidés?
[12] La défenderesse qualifie plutôt les questions ainsi :
La demanderesse a-t-elle le droit de soulever de nouvelles questions en appel à propos de ses journaux électroniques?
Quelle est la norme de contrôle applicable?
La détermination et l’application du critère juridique et de la norme de preuve par la Commission étaient-elles erronées ou déraisonnables?
La contrefaçon est-elle pertinente pour le caractère distinctif de la marque AJIT de la demanderesse?
Les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse à propos de l’usage à l’étranger et sur Internet auraient-ils eu une incidence importante sur les conclusions factuelles de la Commission concernant le caractère distinctif de la marque AJIT de la demanderesse en lien avec des publications imprimées et des journaux au Canada?
La conclusion factuelle de la Commission selon laquelle tout caractère distinctif des marques AJIT de la demanderesse avait été annulé par la réputation de la demanderesse au Canada était-elle raisonnable?
[13] Après avoir examiné les observations écrites et orales respectives des parties, je conclus que la liste de questions qui suit représente un cadre d’analyse approprié pour examiner les arguments des parties :
L’une des parties demande-t-elle de soulever une nouvelle question en appel qui n’a pas été plaidée devant la Commission?
Quelle est la norme de contrôle applicable?
La Commission a-t-elle appliqué un critère inexact concernant le caractère distinctif ou, par ailleurs, a-t-elle commis une erreur en appréciant le caractère distinctif de la marque de la demanderesse?
En appliquant la norme de contrôle applicable, compte tenu des nouveaux éléments de preuve déposés en appel, la Commission a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions concernant le caractère distinctif de la marque de la demanderesse?
V. Discussion
A. L’une des parties demande-t-elle de soulever une nouvelle question en appel qui n’a pas été plaidée devant la Commission?
[14] Chacune des parties a adopté la thèse voulant que l’autre cherche à soulever une nouvelle question en appel qui n’a pas été plaidée devant la Commission. En ce qui concerne la preuve de la fiducie, Navsun fait valoir que la fiducie soulève une nouvelle question sous le couvert du dépôt de nouveaux éléments de preuve en appel. Les nouveaux affidavits présentés par la fiducie comprennent la preuve du lectorat de son journal électronique, sur lequel la fiducie souhaite s’appuyer pour établir que sa marque se distingue de ses journaux imprimés au Canada. La fiducie soutient que, même si sa demande d’enregistrement de sa marque de commerce s’appliquait aux [traduction] « publications imprimées et aux journaux », ce libellé est suffisamment général pour s’appliquer à son journal électronique.
[15] En présentant cet argument, la fiducie s’appuie sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans John v Ballingall, 2017 ONCA 579 [John], dans laquelle le mot [traduction] « journal » a été interprété comme incluant la version en ligne d’un journal. Aux paragraphes 22 à 24 de cette décision, la Cour d’appel de l’Ontario s’est appuyée sur sa décision antérieure dans Weiss v Sawyer (2002), 61 OR (3d) 526 [Weiss], en concluant qu’un journal ne cesse pas d’être un journal lorsqu’il est publié en ligne, puisque les principes d’interprétation législative applicables sont favorables à un effort visant à réaliser l’intention du législateur dans le contexte des progrès technologiques.
[16] Je souscris à la thèse de Navsun selon laquelle cet argument cherche à soulever une nouvelle question qui n’a pas été plaidée devant la Commission. La fiducie n’a fait référence à rien mentionné dans le dossier qui laissait entendre que cet argument avait été soulevé devant la Commission. Au contraire, le dossier confirme une intention de la fiducie de ne pas demander l’enregistrement de sa marque en lien avec des publications électroniques. Comme il ressort de la décision, la demande originale de la fiducie produite le 10 juin 2010 visait l’enregistrement de la marque AJIT en lien avec des [traduction] « publications, journaux et magazines imprimés et électroniques » et avec l’exploitation d’un site Web. Cependant, la demande a été modifiée par la suite pour ne viser que des [traduction] « publications imprimées et des journaux ». La modification visant à supprimer toutes les mentions explicites concernant des documents électroniques et l’exploitation d’un site Web peut uniquement être interprétée comme la démonstration d’une intention de la fiducie de limiter sa demande d’usage en lien avec des documents imprimés.
[17] Effectivement, l’argument que fait valoir la fiducie, au sujet de la jurisprudence issue de la Cour d’appel de l’Ontario, ne figurait même pas dans le mémoire des faits et du droit de la demanderesse déposé dans le cadre du présent appel. Cet argument a été soulevé pour la première fois dans les observations orales de la fiducie devant la Cour, appuyées par une jurisprudence présentée à la Cour le jour de l’audience.
[18] Je conclus également que cette jurisprudence offre peu d’appui à la thèse de la fiducie. Tant Weiss que John ont été tranchées dans un contexte très différent, à savoir l’interprétation du délai de prescription visé au paragraphe 5(1) de la Loi sur la diffamation, LRO 1990, c L12, pour les actions en diffamation dans un journal. J’estime donc que cette jurisprudence, ainsi que les principes d’interprétation législative sur lesquelles elle s’appuie, ne s’applique guère à la question concernant le sens du mot [traduction] « journaux » dans l’expression « publications imprimées et des journaux » utilisée dans la demande de marque de commerce modifiée de la fiducie. Une fois de plus, compte tenu des modifications apportées à la demande de marque de commerce et qui ont été décrites plus tôt, je conclus que la demande ne peut pas être interprétée comme étant destinée à s’étendre à la version électronique du journal de la fiducie.
[19] Bien que le paragraphe 56(5) de la Loi autorise la fiducie à présenter de nouveaux éléments de preuve dans le présent appel, la fiducie n’a pas le droit de s’appuyer sur ceux-ci pour soulever de nouvelles questions dont la Commission n’a pas été saisie (voir Procter & Gamble Inc. c Colgate-Palmolive Canada Inc., 2010 CF 231, au paragraphe 26, et Tiger Calcium Services Inc. c Compass Minerals Canada Corp., 2015 CF 1257, au paragraphe 44). Essentiellement, le nouvel argument que la fiducie fait maintenant valoir devant la Cour représente un effort inadmissible d’étendre la portée de la demande de la fiducie en vue d’enregistrer sa marque.
[20] Cette conclusion est pertinente à la question de l’effet des nouveaux éléments de preuve de la fiducie, concernant le lectorat de son journal électronique, sur le caractère distinctif de la marque de la fiducie telle qu’elle est utilisée en lien avec ses journaux imprimés au Canada. Cette question sera traitée plus loin dans les présents motifs.
[21] De même, la fiducie soutient que Navsun tente aussi de soulever, dans le présent appel, de nouveaux motifs d’opposition qui n’ont pas été plaidés devant la Commission. Navsun a produit de nouveaux éléments de preuve concernant un journal hindi appelé le « Ajeet Patrika », la prévalence de l’utilisation du mot « Ajit » dans des noms d’entreprise en Inde, et l’utilisation du mot « Ajit » comme prénom pour des hommes. La fiducie prétend qu’aucune de ces circonstances n’a été alléguée dans la déclaration d’opposition de Navsun devant la Commission. Elle soutient que Navsun tente de faire valoir, sous le couvert de l’argument relatif au caractère distinctif, que la marque de la fiducie contrevient à l’alinéa 12(1)a) de la Loi, qui empêche, dans certaines circonstances, l’enregistrement du nom d’une personne comme marque de commerce.
[22] Je souscris à la thèse de la fiducie selon laquelle les nouveaux éléments de preuve présentés par Navsun ne devraient pas être examinés par la Cour pour trancher le présent appel. La déclaration d’opposition de Navsun a soulevé plusieurs motifs d’opposition en application du paragraphe 38(2) de la Loi. Navsun a fait valoir, en application de l’alinéa 38(2)a), que la demande de la fiducie ne s’était pas conformée à certaines exigences de l’article 30 de la Loi et a fait valoir, en application de l’alinéa 38(2)c), que la fiducie n’était pas la personne ayant droit à l’enregistrement en application de l’alinéa 16(1)a) de la Loi. La Commission a rejeté ces motifs d’opposition et Navsun n’a pas interjeté appel de ces conclusions. Navsun a également fait valoir, en application de l’alinéa 32(2)d), que la marque de la fiducie ne se distingue pas au sens de l’article 2 de la Loi. Elle a soulevé cet argument pour deux motifs distincts. Le premier était que la marque de la fiducie ne distingue pas réellement les biens et les services de la fiducie des biens et des services de Navsun, en raison de l’usage par Navsun de sa propre marque. L’acceptation par la Commission de ce motif d’opposition est le seul motif du présent appel par la fiducie. Le deuxième motif d’opposition soulevé par Navsun en application de l’alinéa 32(2)d) était que la marque de la fiducie ne distingue pas réellement ses biens et services de ceux de tiers et n’est pas adaptée pour les distinguer. La Commission n’a tiré aucune conclusion quant à ce dernier motif et Navsun n’a pas interjeté appel de ce résultat. Les nouveaux éléments de preuve produits par Navsun auraient pu être pertinents à ce dernier motif d’opposition s’il avait été l’objet du présent appel. Cependant, je n’estime pas qu’il soit pertinent au caractère distinctif de la marque de la fiducie au motif de l’usage par Navsun de sa propre marque, qui constitue, comme nous l’avons déjà mentionné, le seul motif du présent appel.
[23] J’observe que la fiducie soulève également plusieurs autres oppositions à la recevabilité de l’affidavit de Navsun de son témoin expert proposé, M. Sukhwant Hundal. Vu la conclusion que j’ai tirée plus tôt concernant la pertinence des nouveaux éléments de preuve de Navsun dans leur intégralité, il n’est pas nécessaire que je me penche sur ces oppositions supplémentaires qui concernent expressément l’affidavit de M. Hundal.
B. Quelle est la norme de contrôle applicable?
[24] Il n’est pas controversé entre les parties que la norme de contrôle d’une décision de la Commission est habituellement celle de la décision raisonnable, mais que cela fera place à la norme de la décision correcte dans les cas où les nouveaux éléments de preuve présentés en appel auraient eu une incidence importante sur la décision de la Commission (voir Brasseries Molson c John Labatt Ltée, [2000] 3 RCF 145, au paragraphe 51 (CAF)). Pour que ce soit le cas, les nouveaux éléments de preuve doivent être pertinents. Par exemple, ils doivent combler une lacune, remédier à des déficiences soulevées par la Commission, ajouter substantiellement à ce qui a déjà été soumis, ou renforcer la valeur probante des éléments de preuve déjà présentés (voir Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha c Sakura-Nakaya Alimentos Ltda., 2016 CF 20, aux paragraphes 18 et 19). Un examen selon la norme de la décision correcte s’applique ensuite aux conclusions de fait sur lesquelles les nouveaux éléments de preuve exercent une incidence importante, alors que d’autres conclusions de fait demeurent assujetties à la norme plus déférente de la décision raisonnable (voir Eclectic Edge Inc. c Gildan Apparel (Canada) LP, 2015 CF 1332, aux paragraphes 43 à 48).
[25] Il n’est pas controversé entre les parties que, si on demande à la Cour d’examiner une question de droit isolable ou une pure question de droit découlant de la décision de la Commission, alors la norme de la décision correcte s’applique à l’examen de la Cour à l’égard de cette question (voir Cyprus (Commerces et Industries) c Producteurs Laitiers du Canada, 2010 CF 719, au paragraphe 29, confirmée par 2011 CAF 201).
[26] J’appliquerai ces principes entourant la norme de contrôle des questions de fond examinées plus loin.
C. La Commission a-t-elle appliqué un critère inexact concernant le caractère distinctif ou, par ailleurs, a-t-elle commis une erreur en appréciant le caractère distinctif de la marque de la demanderesse?
[27] La fiducie présente différents arguments à l’appui de sa thèse selon laquelle la Commission a commis une erreur concernant le critère qu’elle a appliqué ou, autrement, dans l’approche analytique qu’elle a adoptée pour répondre à la question de savoir si l’usage par Navsun de sa marque avait annulé le caractère distinctif de la marque de la fiducie. Dans ses observations écrites et orales, la fiducie s’appuie sur un certain nombre de décisions de notre Cour et de la Cour d’appel fédérale pour étayer ses arguments. À la conclusion de ses observations orales, l’avocat de la fiducie a dressé ce qu’il a qualifié de liste de questions de politique, tirées de la jurisprudence, que, selon lui, la Commission était obligée d’examiner et que la Cour doit désormais examiner dans le présent appel. Étant donné que l’avocat de la fiducie n’a pas, pour l’essentiel, lié ces questions de politique individuelles à des affaires en particulier, j’examinerai la thèse de la fiducie en lien avec les différentes décisions sur lesquelles elle s’appuie et les arguments qu’elle tire de ces décisions. Dans la mesure où ces arguments soulèvent ce qui peut être qualifié de pures questions de droit ou de questions de droit isolables, je les examinerai à la lumière de la norme de la décision correcte dans la présente partie des motifs.
[28] La fiducie soutient que la Commission a appliqué le mauvais critère pour examiner si l’usage par Navsun de sa marque a annulé le caractère distinctif de la marque de la fiducie. La Commission s’est appuyée sur la déclaration suivante du juge Noël dans Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd., 2006 CF 657 [Bojangles], au paragraphe 34 :
[34] Une marque doit être connue au moins jusqu’à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d’une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante. [...]
[29] La fiducie soutient que la déclaration du juge Noël traduit simplement le fait que des éléments de preuve sont requis pour établir les faits et que la Commission a commis une erreur en s’en servant comme critère pour la détermination du caractère distinctif. Dans l’observation de la fiducie, le critère applicable qui est prescrit par la Cour d’appel fédérale dans Miranda Aluminum Inc. c Miranda Windows & Doors Inc., 2010 CAF 104 [Miranda CAF], la personne qui conteste le caractère distinctif d’une autre marque doit avoir établi dans l’esprit des consommateurs qu’il y avait une source concurrente pour les produits. La fiducie renvoie au paragraphe 29 de Miranda CAF, dans lequel le juge Evans a déclaré :
[29] Compte tenu de la preuve qui indique l’abandon de l’emploi du nom par le père, l’existence de ruptures dans la chaîne d’entreprises, l’absence de cession de droits et l’emploi ultérieur trompeur du nom par le père, et considérant la conclusion de la juge quant à la crédibilité, je ne suis pas convaincu que la juge a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a statué que l’emploi du nom Miranda par le père n’avait pas détruit le caractère distinctif du nom en amenant les consommateurs à croire qu’il existait une source concurrente pour les produits en aluminium et services connexes. Là encore, l’appelante demande à la Cour de se mettre à la place de la juge et de réévaluer la preuve. Tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel.
[30] Je ne souscris pas à la thèse de la fiducie selon laquelle Miranda CAF prescrit un critère pour décider à quel moment l’usage d’une marque par une partie a détruit le caractère distinctif de la marque d’une autre partie. En revanche, la déclaration par la Cour d’appel fédérale sur laquelle la fiducie s’appuie est une description d’une conclusion de fait du juge de première instance à l’égard de laquelle la Cour d’appel n’a relevé aucune erreur. L’analyse pertinente dans la décision en première instance figure aux paragraphes 38 à 42 de Miranda Aluminum Inc. c Miranda Windows & Doors Inc., 2009 CF 669 [Miranda CF], dans lesquels la juge Simpson a conclu que l’usage par la demanderesse du nom Miranda ne visait pas à présenter la demanderesse comme une entreprise distincte et a conclu que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse n’était pas touché.
[31] Je ne vois aucun motif de conclure que Miranda CAF change quoi que ce soit au droit établi dans Bojangles, affaire dans laquelle le juge Noël a examiné la jurisprudence entourant la norme de preuve qui doit être satisfaite pour démontrer qu’une marque de commerce est suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif d’une autre marque de commerce et a décrit cette norme de la façon citée par la Commission en l’espèce. Je ne relève aucune erreur de droit dans le fait que la Commission se fonde sur Bojangles.
[32] Je comprends également que la fiducie fasse valoir que la Commission était tenue de soupeser les intérêts opposés des parties, ainsi que l’intérêt public, au moment de décider si l’enregistrement de la marque de la fiducie aurait dû être autorisé. La fiducie renvoie à la décision dans Aladdin Industries Inc. v Canadian Thermos Products Ltd. (1969), 57 CPR 230 [Aladdin], à la page 275, dans laquelle la Cour de l’Échiquier a décrit de cette façon l’analyse qu’elle a menée au moment de décider s’il fallait radier la marque de commerce THERMOS de la défenderesse. Cette affaire découlait du fait que la marque de la défenderesse était devenue générique et que, pour cette raison, la demanderesse souhaitait utiliser le nom THERMOS dans sa propre entreprise. La Cour a conclu que la radiation de la marque de la défenderesse pourrait poser un risque sérieux qu’un nombre appréciable de consommateurs puissent être induits en erreur si des bouteilles de fabricants autres que la défenderesse étaient marquées comme des bouteilles THERMOS. Le risque l’emportait sur le désavantage pour la demanderesse de ne pas être autorisée à utiliser la marque dans son entreprise. Aladdin portait sur une situation factuelle passablement différente de celle de l’espèce et je ne considère pas qu’elle prescrit un critère ou une analyse que la Commission est tenue d’appliquer pour décider si une marque a annulé le caractère distinctif d’une autre.
[33] La fiducie s’appuie également sur la décision récente de la Cour d’appel fédérale dans l’action de commercialisation trompeuse contre Navsun, pour justifier un argument voulant que la Commission ait commis une erreur en adoptant une erreur de droit commise par le juge de première instance dans cette autre affaire. Après avoir conclu que Navsun avait eu gain de cause concernant son motif d’opposition fondée sur le caractère distinctif, la Commission a déclaré ce qui suit au paragraphe 43 de la décision, sous le titre « Jurisprudence connexe » :
[43] Dans l’affaire Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd, 2014 CF 1139, sur laquelle s’est récemment prononcée la Cour fédérale, la demanderesse Sadhu (la requérante en l’espèce) accusait Navsun Holdings (l’opposante en l’espèce) de violation de droit d’auteur, de commercialisation trompeuse et de fausses déclarations relativement à la publication de Sadhu, l’Ajit Weekly. Aucune des demandes de Sadhu n’a été accueillie. Cette affaire se distingue évidemment de la présente opposition à plusieurs égards et, en particulier, par le fait que la marque en cause dans cette affaire était AJIT écrit en caractères pendjabi manuscrits et non le terme anglais AJIT. Néanmoins, je souligne que la Cour a tiré des conclusions de fait, reproduites ci-dessous, comparables aux conclusions de fait que j’ai moi-même tirées dans la présente opposition, mais à la lumière d’une preuve différente :
[83] [traduction] La demanderesse a soutenu que la marque était [traduction] « célèbre » parmi les membres du public parlant le pendjabi. À l’audience, la demanderesse a soutenu que ce n’était [traduction] « pas contesté – il s’agit d’une institution célèbre ». La demanderesse a fait valoir que la preuve révélant le grand tirage du journal dans le Pendjab et sa disponibilité sur Internet démontrait bien que tout le monde connaissait son existence. Selon la preuve de la demanderesse, chaque famille pendjabi dans le monde connaît le Ajit Daily – d’ailleurs, la famille même des défenderesses lit le Ajit Daily en Inde.
[84] La preuve de la demanderesse ne parvient pas à établir la réputation dans la région géographique des défenderesses. On ne m’a présenté aucune preuve par sondage ni aucune autre preuve fiable indépendante me permettant de conclure que le Ajit Daily disposait d’un achalandage commercial au Canada ou y était célèbre – le seul élément de preuve produit fait état de sept abonnés au Canada en 2010... (je souligne)
[34] Suite à la décision, la décision en première instance citée par la Commission a été annulée dans Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd, 2016 CAF 69 [Sadhu Singh Hamdard Trust], dans laquelle la juge Gleason, s’exprimant pour la Cour d’appel fédérale, a conclu ce qui suit au paragraphe 25 :
[25] En analysant l’existence d’un achalandage uniquement du point de vue du nombre établi de lecteurs du journal Ajit Daily au Canada, la Cour fédérale a commis une erreur de droit, car l’utilisation d’une marque de commerce au Canada n’est pas une condition préalable permettant d’établir l’existence d’un achalandage en droit canadien. L’existence de l’achalandage requis dans le marché du défendeur doit plutôt être démontrée par la réputation de la marque de commerce du demandeur dans le marché du défendeur, même si le demandeur n’utilise pas la marque de commerce dans le marché en question : Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al., [1985] O.J. No2536, 1985 CarswellOnt 144; Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer, [1996] 2 RCF 694, 1996 CarswellNat 2506, au paragraphe 52, conf. par Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer, 1998 CanLII 7405 (CAF).
[35] La fiducie soutient que la Commission s’est appuyée sur les conclusions de fait de la décision de première instance en ce qui concerne la réputation de la marque de la fiducie au Canada, des conclusions qui ont ensuite été annulées par la Cour d’appel fédérale au motif qu’elles avaient été fondées sur une mauvaise interprétation de la loi. Plus précisément, la conclusion en appel était que la conclusion du juge de première instance selon laquelle la fiducie n’avait aucun achalandage au Canada a été tirée après avoir exclu à tort la réputation atteinte dans l’esprit des immigrants canadiens punjabis avant d’arriver au Canada. La fiducie soutient que le fait que la Commission se soit fondée sur la décision de première instance reprenait cette erreur de droit et constitue également une erreur commise par la Commission, car cela limitait l’appréciation du caractère distinctif de la réputation de la marque de la fiducie auprès de ses six abandonnés au Canada, tout en excluant les 450 000 immigrants qui étaient arrivés au Canada et qui connaissaient déjà la marque.
[36] Je ne souscris pas à l’argument de la fiducie voulant que cette partie de la décision démontre que la Commission a commis une erreur de droit, car un examen de la décision n’appuie pas l’argument de la fiducie selon lequel la Commission s’est fondée sur des conclusions de fait triées par le juge de première instance. La Commission a plutôt expressément déclaré que la décision se distinguait à de nombreux égards et, même en observant que la Cour avait tiré des conclusions de fait comparables à celles de la Commission, la Commission a observé que cela était au motif d’un dossier de preuve différent. Il est également significatif que le renvoi par la Commission à la jurisprudence connexe ait suivi l’analyse par la Commission du caractère distinctif de la marque de la fiducie et sa conclusion selon laquelle Navsun avait eu gain de cause à l’égard de ce motif d’opposition. Même si la Commission a ensuite signalé la cohérence entre ses conclusions et celles de la Cour fédérale dans l’action de commercialisation trompeuse, je ne peux pas conclure que la Commission s’est fondée sur les conclusions de fait de la Cour pour tirer ses propres conclusions.
[37] De plus, je ne suis pas d’accord pour dire que la règle de droit qui sous-tend la décision de la Cour d’appel fédérale s’applique en l’espèce. L’analyse pertinente dans Sadhu Singh Hamdard Trust portait sur la question de savoir si la fiducie avait établi ou non les éléments nécessaires pour avoir gain de cause dans une action pour commercialisation trompeuse. D’abord, il était nécessaire que la fiducie démontre l’existence d’un achalandage. Après avoir observé au paragraphe 25 que l’utilisation d’une marque de commerce au Canada n’est pas une condition préalable nécessaire à l’existence d’un achalandage dans le marché canadien, la juge Gleason a tiré les conclusions suivantes au paragraphe 27 :
[27] En l’espèce, des éléments de preuve présentés devant la Cour fédérale indiquent qu’aux yeux de plusieurs souscripteurs d’affidavit au Canada, le journal Ajit Daily jouissait d’une réputation à titre de journal en pendjabi publié en Inde. Il a également été démontré qu’un certain nombre de Canadiens ont accédé à la version en ligne du journal Ajit Daily sur son site Web. Il incombait à la Cour fédérale d’évaluer cet élément de preuve afin de déterminer s’il permettait d’établir que le journal Ajit Daily s’était bâti une réputation au sein d’un groupe plus important au Canada que les quelques abonnés ayant acheté le journal. Le cas échéant, cet élément de preuve aurait permis d’établir l’existence de l’achalandage requis pour répondre au premier des trois critères permettant de présenter une pratique fondée sur la commercialisation trompeuse. Toutefois, la Cour fédérale n’a pas effectué cette analyse, car elle a commis une erreur en abordant la question de l’achalandage sous l’angle privilégié du nombre restreint établi d’abonnés canadiens ayant acheté le journal Ajit Daily au Canada. Par conséquent, la Cour fédérale a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer le bon critère pour évaluer l’achalandage.
[38] Le deuxième élément de la commercialisation trompeuse, induire le public en erreur par une fausse déclaration, portait sur la démonstration du fait que la marque de Navsun créait de la confusion avec la marque de la fiducie. Les conclusions de la juge Gleason sur cet élément comprenaient une conclusion selon laquelle le juge de première instance avait commis une erreur en omettant d’examiner la preuve quant à la réputation dont jouissait le journal Ajit Daily, ce qui pourrait avoir contribué à l’établissement du caractère distinctif de la marque (au paragraphe 30). L’analyse du caractère distinctif par le juge de première instance, dans son appréciation de la confusion, figure aux paragraphes 89 à 91 de la décision de la Cour fédérale. Cette analyse semble avoir porté uniquement le caractère distinctif inhérent, non pas le caractère distinctif acquis. En d’autres termes, dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque de la fiducie, le juge de première instance n’avait pas tenu compte de la réputation du journal Ajit Daily, à savoir si elle avait été acquise par les abonnements au journal imprimé au Canada ou par d’autres moyens.
[39] Néanmoins, j’interprète la conclusion en appel, selon laquelle la Cour fédérale avait commis une erreur en omettant d’examiner l’effet de la réputation du journal Ajit Daily au moment de l’acquisition de son caractère distinctif, comme incluant la réputation que, selon les explications de la juge Gleason au paragraphe 27, la Cour fédérale était tenue d’apprécier en examinant l’achalandage, c’est-à-dire une réputation possible chez un groupe plus important au Canada que les quelques abonnés qui achetaient la version imprimée du journal. À ce titre, Sadhu Singh Hamdard Trust s’est appuyée en partie sur des conclusions quant aux éléments de preuve qui auraient dû être examinés au moment d’apprécier le caractère distinctif acquis de la marque de la fiducie. Cependant, il demeure que ces conclusions ont été tirées dans le contexte d’une allégation de commercialisation trompeuse dans laquelle, comme l’établissent clairement les décisions citées par la Cour d’appel fédérale, la réputation et l’achalandage qui en a découlé et qui constituent l’objet de l’allégation n’ont pas à provenir de l’usage par la demanderesse de la marque de commerce pertinente dans le marché de la défenderesse. Il s’ensuit que, dans l’appréciation d’une allégation de commercialisation trompeuse, le caractère distinctif de la marque pertinent à l’appréciation de la confusion peut également être acquis par l’usage de la marque de la demanderesse à l’étranger. Comme l’a soutenu Navsun, les principes sont différents dans le contexte d’une demande d’enregistrer ou de maintenir une marque de commerce, alors que la jurisprudence dispose que le caractère distinctif d’une marque peut uniquement être acquis par son usage au Canada.
[40] Navsun renvoie la Cour plus précisément à la décision dans Boston Pizza International Inc. c Boston Chicken Inc., 2003 CAF 120 [Boston Pizza], dans laquelle la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit au paragraphe 13 :
[13] Bien qu’il puisse exister certaines différences entre le caractère distinctif d’une marque et ce qui la rend distinctive, la jurisprudence énonce constamment qu’une marque ne peut être distinctive que si elle est employée au Canada. La raison pour laquelle la preuve du « caractère distinctif » ne devrait pas être assujettie à la même condition est loin d’être claire. Les propos suivants tenus par le juge Tomlin dans la décision Impex Electrical Ltd. c Weinbaum (1927), 44 R.P.C. 405, à la page 410, ont souvent été cités en Cour fédérale :
[traduction] Pour déterminer si la marque est distinctive, nous ne devons considérer que notre marché intérieur. À cette fin, on ne peut prendre en considération les marchés étrangers, à moins que la preuve ne montre que des marchandises vendues dans notre pays portaient une marque étrangère et que, de ce fait, on établit un rapport entre la marque ainsi utilisée et le fabricant de ces marchandises.
Voir Société des Accumulateurs fixes et de traction c Charles Le Borgne Ltée (1975), 22 C.P.R. (2nd) 178 (C.F. 1re inst.), Madger c Brecks Sporting Goods Co. (1973), 17 C.P.R. (2nd) 201 (C.A.F.), Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc. (2001), 11 C.P.R. (4th) 48 (C.F. 1re inst.), Unitel Communications Inc. c Bell Canada (1995), 61 C.P.R. [3rd] 95. (C.F. 1re inst.).
[Non souligné dans l’original]
[41] Même si Boston Pizza concernant l’exigence de montrer le « caractère distinctif » en application de l’alinéa 14(1)b) de la Loi concernant une demande d’enregistrement au Canada d’une marque de commerce étrangère, la conclusion de la Cour était fondée sur la jurisprudence relative au caractère distinctif pour les marques de commerce demandées en fonction de l’usage au Canada. Comme il est indiqué dans la citation ci-dessus, Boston Pizza s’appuyait en partie sur les propos du juge Tomlin dans Impex Electrical Ltd. c Weibaum (1927), 44 RPC 405 [Impex]. Dans Consorzio Del Prosciutto Di Parma c Maple Leaf Meats Inc., [2001] 2 CF 536, au paragraphe 28, confirmée par 2002 CAF 169, la Cour fédérale s’est appuyée sur la même citation d’Impex en examinant un effort par la demanderesse, un consortium de producteurs de prosciutto de Parme, en Italie, en vue de radier la marque de commerce PARMA enregistrée pour la défenderesse. La Cour a fait allusion au caractère non pertinent de l’effet « retombées », dans cette affaire une augmentation de la reconnaissance au Canada de la réputation du prosciutto produit à Parme, en Italie, par opposition aux ventes réelles de produits carnés de la défenderesse au Canada en lien avec la marque de la défenderesse. En concluant que la demanderesse n’avait pas réussi à démontrer que la marque de la défenderesse ne revêtait pas un caractère distinctif, la Cour a indiqué au paragraphe 35 que le caractère distinctif d’une marque de commerce doit s’apprécier uniquement en fonction du marché canadien.
[42] J’observe que l’une des décisions mentionnées par les parties est celle de l’