EAB Tool Company Inc. c. Norske Tools Ltd..

EAB Tool Company Inc. c. Norske Tools Ltd..
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2017-10-10
Référence neutre
2017 CF 898
Numéro de dossier
T-2040-16
Contenu de la décision
Date : 20171010
Dossier : T-2040-16
Référence : 2017 CF 898
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2017
En présence de monsieur le juge Locke
ENTRE :
EAB TOOL COMPANY INC.
demanderesse
et
NORSKE TOOLS LTD.
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Il s’agit d’une demande d’EAB Tool Company Inc. (EAB) sollicitant une déclaration selon laquelle la défenderesse, Norske Tools Ltd. (Norske) a :
violé un certain nombre d’enregistrements de marques de commerce d’EAB, en violation de l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), c T-13 (la Loi);
a fait une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou services d’EAB, en violation de l’alinéa 7a) de la Loi;
a appelé l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’elle a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits et ses services ou son entreprise et les produits, les services ou l’entreprise d’EAB, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi;
a employé, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, en violation du sous-alinéa 7d)(i) de la Loi.
[2] EAB sollicite également une injonction empêchant Norske de mener de telles activités, ainsi que des dommages-intérêts ou des bénéfices, à la discrétion d’EAB, et des dépens.
[3] Les enregistrements de marques de commerce d’EAB en cause, appelés les enregistrements EXCHANGE-A-BLADE, sont les suivants :
No
Marque de commerce
Date d’enregistrement
Produits/services
Revendications
LMC 324393
Mot servant de marque EXCHANGE-A-BLADE
6 mars 1987
Produits : lames de scie, fers à toupie, lames pour scies emporte-pièces et mèches de perceuses remises à neuf et recyclées
Services : remise à neuf de lames de scies circulaires; remise à neuf de lames de scies circulaires, de fers à toupie et de mèches de perceuses
Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 2 juin 1982.
LMC 332620
2 octobre 1987
Services : remise à neuf de lames de scies circulaires
Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 1982.
LMC 394637
28 février 1992
Produits : lames de scie, fers à toupie, lames pour scies emporte-pièces et mèches de perceuses remises à neuf et recyclées
Services : remise à neuf de lames de scie, de fers à toupie et de mèches de perceuses
Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que juin 1987.
LMC 791580
24 février 2011
Produits : lames de scies échangeables, fers à toupie échangeables et lames pour scies emporte-pièces et scies alternatives échangeables
Services : remise à neuf de lames de scies, de fers à toupie et de lames pour scies emporte-pièces et scies alternatives; recyclage d’accessoires d’outils en métal d’occasion.
Employée au Canada depuis au moins aussi tôt qu’octobre 2008.
LMC 954537
7 novembre 2016
Produits : outils électriques et accessoires pour outils électriques, nommément lames de scies circulaires, lames de scies emporte-pièces, lames de scies électriques, mèches de perceuses électriques, fers à toupie, meules abrasives pour meuleuses électriques, embouts de tournevis électriques, lames de scies sauteuses, lames à va-et-vient pour outils électriques; outils manuels et accessoires pour outils manuels, nommément lames de scies à main; embouts de tournevis; outils à main, nommément clés à cliquet et tournevis; lames de scies amovibles, fers à toupie amovibles, lames amovibles pour scies emporte-pièces et scies alternatives.
Services : remise à neuf de lames de scies, de fers à toupie et de lames pour scies emporte-pièces et scies alternatives; recyclage d’accessoires d’outils en métal d’occasion.
Employée au Canada depuis au moins aussi tôt qu’avril 2014.
[4] Norske fait valoir qu’EAB n’a droit à aucune des réparations demandées. Norske demande que la demande soit rejetée avec dépens.
II. Résumé des faits
[5] L’histoire de l’entreprise d’EAB a commencé en 1976, lorsque son président Robert Forbes a eu connaissance d’une entreprise exploitée aux États-Unis par Leo Trudgeon sous la marque de commerce TRADE-A-BLADE. Dans le cadre de son entreprise, la société de M. Trudgeon, Sibkis Trade-A-Blade, Inc. (Sibkis), vendait des lames de scie à des clients étant entendu que les clients pouvaient retourner les lames lorsqu’elles devenaient émoussées afin de les échanger pour une lame aiguisée, recevant un crédit sur le coût de la lame de scie neuve ou remise à neuf.
[6] La société de M. Forbes à l’époque, Angus Marketing Ltd. (Angus), est devenue le distributeur canadien des lames de scie TRADE-A-BLADE pour Sibkis. Angus a obtenu des comptes auprès de quincailleries en Colombie-Britannique et en Alberta en vue de stocker des lames de scie TRADE-A-BLADE en consignation et de les vendre à des clients. Les clients pouvaient par la suite échanger une lame de scie émoussée pour une lame neuve ou remise à neuf, et recevoir un crédit d’échange. Angus visitait périodiquement chacun de ses comptes au Canada pour les réapprovisionner en lames de scie remises à neuf et achetées auprès de Sibkis, et récupérer les lames de scie émoussées qui avaient été échangées. M. Forbes apportait ensuite les lames de scie émoussées à Sibkis aux États-Unis pour les remettre en état. Pendant ces visites, M. Forbes ramassait aussi les lames neuves ou remises à neuf afin de stocker les comptes de quincaillerie d’Angus.
[7] En 1978, la relation entre M. Forbes et M. Trudgeon et leurs sociétés respectives avait pris fin. M. Forbes avait trouvé un autre fournisseur de lames de scie neuves et avait décidé de mettre sur pied sa propre installation de remise à neuf de lames de scie. M. Trudgeon a convenu de libérer Angus de ses obligations contractuelles à la condition que M. Forbes cesse d’utiliser la marque de commerce TRADE-A-BLADE au Canada. Angus a cessé d’être le distributeur canadien pour Sibkis, mais M. Forbes n’a pas signé le projet d’entente que M. Trudgeon avait proposé à propos de l’abandon de l’usage de la marque de commerce TRADE-A-BLADE. En septembre 1979, M. Forbes a constitué une nouvelle société en personne morale, Canadian Trade-A-Blade Ltd. (maintenant la demanderesse EAB), et a continué à utiliser, par l’intermédiaire de cette société, la marque de commerce TRADE-A-BLADE.
[8] En 1980, Sibkis a enregistré la marque de commerce TRADE-A-BLADE au Canada en liaison avec des lames de scies circulaires et a informé M. Forbes de l’enregistrement. En 1981, Canadian Trade-A-Blade Ltd. a changé sa dénomination sociale à Canadian Exchange-A-Blade Ltd. En 1982, Canadian Exchange-A-Blade Ltd. a cessé d’utiliser la marque de commerce TRADE-A-BLADE et a commencé à vendre ses biens et à fournir ses services sous la marque de commerce EXCHANGE-A-BLADE. M. Forbes a reconnu en contre-interrogatoire que sa société avait adopté la marque de commerce EXCHANGE-A-BLADE afin de se distinguer de TRADE-A-BLADE.
[9] Ensuite, aucune lame n’a été vendue au Canada sous la marque de commerce TRADE-A-BLADE par Sibkis ou autrement jusqu’en octobre 2016 (quelque 34 années plus tard), lorsque Norske a commencé à l’utiliser. L’enregistrement de la marque de commerce canadienne de Sibkis en liaison avec TRADE-A-BLADE a été radié pour non-renouvellement en 1996.
[10] À partir de 1982, l’entreprise EXCHANGE-A-BLADE de M. Forbes a connu une croissance constante. En mars 2013, Canadian Exchange-A-Blade Ltd. a changé sa dénomination sociale pour EAB Tool Company Inc., et a conservé ce nom depuis.
[11] Norske a été constituée en personne morale en novembre 2015 et, en décembre 2015, elle a acheté les actifs de Sibkis, y compris les droits relatifs à la marque de commerce TRADE-A-BLADE aux États-Unis. Norske exploite une entreprise de fabrication et de distribution d’accessoires d’outils électriques. Notamment, Norske distribue ses produits à des détaillants en rénovation domiciliaire et à des quincailleries. Norske a commencé à vendre ses produits en association avec la marque de commerce TRADE-A-BLADE le 13 octobre 2016. Ses produits comprennent des lames de scies circulaires, des scies cylindriques, des lames en diamant, des outils oscillants, des lames à va-et-vient, des fers à toupie et des mèches de perceuses. Norske offre également un programme incitatif de fidélisation dans le cadre duquel les clients peuvent retourner des produits usagés en échange de nouveaux produits de la marque de commerce TRADE-A-BLADE à rabais. Les parties conviennent que, en dehors de la différence de leurs marques de commerce, leurs entreprises respectives sont essentiellement la même aux fins de l’espèce. Les produits de Norske vendus sous la marque de commerce TRADE-A-BLADE portent également l’étiquette « THE ORIGINAL EXCHANGE SYSTEM ».
[12] Norske a présenté une demande d’enregistrement de deux marques de commerce :
No
Marque de commerce
Date de la demande
Produits/ services
Revendications
1 765 241
Mot servant de marque TRADE-A-BLADE
27 janvier 2016
Des lames, nommément, des lames de scie, des lames en diamant, des lames oscillantes; des scies, nommément, des scies cylindriques à lames en diamant, des scies cylindriques bimétal, des scies cylindriques au carbure à bout rapporté, des scies sauteuses et alternatives; des mèches de perceuses, à savoir, des mèches de perceuses à tuile et à maçonnerie, des arêtes tranchantes, des forets de tarière et des forets plats
Emploi projeté au Canada
1 768 577
TRADE-A-BLADE THE ORIGINAL EXCHANGE SYSTEM ET DESSIN :
19 février 2016
Des lames, nommément, des lames de scie, des lames en diamant, des lames oscillantes; des scies, nommément, des scies cylindriques à lames en diamant, des scies cylindriques bimétal, des scies cylindriques au carbure à bout rapporté, des scies sauteuses et alternatives; des mèches de perceuses, à savoir, des mèches de perceuses à tuile et à maçonnerie, des arêtes tranchantes, des forets de tarière et des forets plats
Emploi projeté au Canada
[13] Ces deux demandes d’enregistrement de marque de commerce font actuellement l’objet d’une procédure d’opposition introduite par EAB.
[14] Norske a fait son entrée sur le marché en octobre 2016 dans un magasin de fournitures de construction RONA à Elora, en Ontario.
[15] Quelques-uns des directeurs et autres employés de Norske sont d’anciens employés d’EAB. Par exemple, Robert Johnston, le vice-président et directeur général de Norske, était autrefois le directeur général d’EAB.
III. Les témoins
[16] EAB a présenté des affidavits de deux témoins : son président, Robert Forbes, et son vice-président des ventes, Danny Wight.
[17] M. Forbes a présenté un historique de l’usage et de l’enregistrement de la marque de commerce EXCHANGE-A-BLADE d’EAB, y compris des chiffres concernant les ventes et la publicité. Il a également décrit l’usage fait par Norske de sa marque de commerce TRADE-A-BLADE. M. Forbes a également présenté plusieurs exemples des produits respectifs des parties portant les marques de commerce pertinentes. M. Forbes a présenté des détails concernant les clients qu’EAB avait perdus récemment au profit de Norske. Il a aussi fait mention des essais qui avaient été effectués sur les produits de Norske. Finalement, M. Forbes a fourni des détails sur l’historique d’EAB en liaison avec certains des employés et des propriétaires de Norske.
[18] L’affidavit de M. Wight décrit une visite au magasin de fournitures de construction RONA à Elora, en Ontario, peu de temps après qu’il a commencé à stocker des produits TRADE-A-BLADE de Norske. Il décrit les produits qu’il a vus et le fonctionnement du système d’échange de lames de Norske.
[19] Norske a présenté cinq affidavits :
le propriétaire de Sibkis, Leo Trudgeon;
CharlesWestrik, copropriétaire du magasin de fournitures de construction RONA à Elora, en Ontario;
le vice-président et directeur général de Norske, Robert Johnston;
David Russell, ancien distributeur de produits de la marque de commerce EXCHANGE-A-BLADE et TRADE-A-BLADE;
Laurie Jaegge, une adjointe spécialisée en marques de commerce au cabinet d’avocats de Norske.
[20] M. Trudgeon décrit les débuts de la marque TRADE-A-BLADE et ses rapports avec M. Forbes à cette époque.
[21] L’affidavit de M. Westrik répond à la description de M. Forbes d’une interaction qu’ils ont eu à propos des impressions des clients à l’égard des marques respectives des parties.
[22] L’affidavit de M. Johnston présente des renseignements généraux à propos de Norske, dont sa marque TRADE-A-BLADE. M. Johnston décrit également la nouvelle image de marque d’EAB en 2012 et répond à la discussion de M. Forbes à propos de l’historique d’EAB avec quelques-uns des employés et propriétaires de Norske.
[23] M. Russell décrit son travail dans les années 1970 et 1980 avec M. Forbes, et Laurie Jaegge fournit des renseignements concernant les enregistrements et les demandes d’enregistrement des marques de commerce TRADE-A-BLADE.
IV. Discussion
A. Violation de la marque de commerce en application de l’article 20
[24] L’article 20 de la Loi est libellé ainsi :
Violation
Infringement
20 (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :
20 (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who
a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trade-mark or trade-name;
b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
(b) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any goods in association with a confusing trade-mark or trade-name, for the purpose of their sale or distribution;
c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :
(c) sells, offers for sale or distributes any label or packaging, in any form, bearing a trade-mark or trade-name, if
(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trade-mark, and
(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trade-mark or trade-name; or
d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :
(d) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any label or packaging, in any form, bearing a trade-mark or trade-name, for the purpose of its sale or distribution or for the purpose of the sale, distribution or advertisement of goods or services in association with it, if
(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trade-mark, and
(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.
(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trade-mark or trade-name.
[25] La validité des marques de commerce enregistrées d’EAB en cause n’est pas en litige. Par conséquent, la seule question en litige à l’égard de la question liée à la violation de la marque de commerce consiste à savoir si EAB a établi que les marques de commerce de Norske se confondent avec celles d’EAB.
[26] L’article 6 de la Loi énonce les directives suivantes sur la question relative à la confusion :
Quand une marque ou un nom crée de la confusion
When mark or name confusing
6 (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
6 (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.
Idem
Idem
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.
Idem
Idem
(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.
Idem
Idem
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.
Éléments d’appréciation
What to be considered
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
c) le genre de produits, services ou entreprises;
(c) the nature of the goods, services or business;
d) la nature du commerce;
(d) the nature of the trade; and
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
[27] La liste des facteurs à examiner à l’article 6 de la Loi, telle qu’elle est présentée au paragraphe (5), revêt une importance clé. Je me penche sur chacun de ces facteurs à tour de rôle ci-dessous.
[28] Comme il est énoncé dans Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au paragraphe 20 :
Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque], alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.
[29] En l’espèce, une comparaison des mots servant de marque respectifs des parties peut suffire à évaluer la confusion, car ils sont au plus près l’un de l’autre. Si la marque TRADE-A-BLADE de Norske n’est pas susceptible de causer de la confusion avec le mot servant de marque EXCHANGE-A-BLADE d’EAB, il est inutile d’examiner d’autres marques d’EAB qui ressemblent moins à la marque de Norske. Inversement, si l’on juge que la marque de Norske est susceptible de causer de la confusion avec le mot servant de marque EXCHANGE-A-BLADE d’EAB, alors il y a violation et il est inutile de se demander si la marque de commerce ressemble à d’autres marques d’EAB. Cette approche a été adoptée par la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27 [Masterpiece] au paragraphe 61.
1) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
[30] EAB reconnaît que ni EXCHANGE-A-BLADE ni TRADE-A-BLADE ne possède un caractère distinctif inhérent. Effectivement, chaque marque de commerce décrit le modèle d’affaires des parties de manière succincte. Ces marques de commerce ont donc droit uniquement à une protection d’une faible portée, de sorte que même de légères différences entre ces marques seront suffisantes pour atténuer toute confusion possible, et il y aura inévitablement une certaine confusion acceptable : Boston Pizza International Inc. c Boston Chicken Inc., 2001 CFPI 1024, au paragraphe 66.
[31] Cependant, EAB fait valoir que, grâce à la vaste publicité et au large emploi dont elle a fait l’objet pendant plus de 35 ans, et ce, en l’absence de TRADE-A-BLADE sur le marché, sa marque EXCHANGE-A-BLADE est devenue bien connue et, par conséquent, a acquis un caractère distinctif élevé. EAB cite des chiffres relatifs aux ventes et à la publicité remontant jusqu’aux années 1990, qui confirment l’étendue de son emploi et de sa publicité.
[32] Je retiens que la marque EXCHANGE-A-BLADE a acquis un certain caractère distinctif au fil des ans. À mon avis, ce caractère distinctif acquis suffit à mettre en balance l’effet défavorable de l’absence de caractère distinctif inhérent, mais ne suffit pas à en faire une considération qui penche en la faveur d’EAB. J’estime que ce facteur n’est pas concluant.
2) La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[33] Ce facteur penche clairement en faveur d’EAB. Elle a fait usage de sa marque EXCHANGE-A-BLADE de manière constante pendant 35 ans, alors que Norske n’a commencé à utiliser sa marque TRADE-A-BLADE qu’en 2016.
[34] Norske fait valoir que les origines de sa marque TRADE-A-BLADE remontent aux années 1970, avant la conception de la marque EXCHANGE-A-BLADE d’EAB. Cependant, il serait inapproprié de tenir compte des premières années d’emploi de la marque TRADE-A-BLADE au moment d’examiner la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage. Après avoir fait usage de la marque TRADE-A-BLADE au Canada pendant quelques années, celle-ci n’a été utilisée par personne entre 1982 et 2016. À mon avis, cela constitue manifestement une disparition complète et durable de la marque du marché canadien. Aux fins de la présente analyse, c’est comme si la marque TRADE-A-BLADE n’avait jamais été sur le marché avant 2016.
3) La nature des produits, services ou entreprises
[35] Les parties conviennent que leurs produits, services et entreprises respectifs sont essentiellement les mêmes. En conséquence, ce facteur favorise une conclusion de probabilité de confusion.
4) La nature du commerce
[36] La nature des entreprises respectives des parties est, de manière semblable, essentiellement la même, tout comme les circuits commerciaux dans lesquels les produits respectifs des parties circulent. Ce facteur favorise une conclusion de probabilité de confusion.
[37] Norske fait valoir deux questions en faveur d’une conclusion selon laquelle ce facteur ne favorise pas une probabilité de confusion. D’abord, Norske fait valoir que les produits de différents fournisseurs sont disposés de façon distincte dans les quincailleries. À mon avis, la preuve pour appuyer cette affirmation est faible. Ensuite, Norske soutient que, en raison des nombreux types de lames de scie qui sont offerts pour de nombreuses tâches de sciage, un acheteur doit faire preuve d’une attention particulière lorsqu’il choisit une lame de scie et, donc, la probabilité de confusion est moindre. Je ne suis pas d’accord. À mon avis, une lame de scie est un type d’article peu coûteux qui est acheté régulièrement par des clients, qui sont habituellement des professionnels. Il existe un certain nombre de types différents de lames de scie, les acheteurs ont tendance à connaître ces différents types et les spécifications pour chacun d’eux sont clairement indiquées, de façon à ce qu’un acheteur n’ait aucune difficulté à reconnaître la lame souhaitée.
5) Le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans leur présentation ou leur son, ou dans les idées qu’ils suggèrent
[38] Au paragraphe 49 de sa décision dans l’arrêt Masterpiece, la CSC avait ceci à dire à propos de ce facteur :
[49] En analysant la question de savoir si les marques de commerce en cause créaient de la confusion, le juge a appliqué dans l’ordre les facteurs énoncés au par. 6(5) de la Loi avant d’examiner si ces marques se ressemblaient. Bien que l’adoption d’une telle démarche ne constitue pas une erreur de droit, il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce même s’il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] Comme le souligne le professeur Vaver, si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires (Vaver, p. 532). En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l’étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l’analyse relative à la confusion (ibid.).
[Renvois omis.]
[39] Même si j’ai effectivement mené mon analyse relative à la confusion conformément à l’ordre selon lequel les critères sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, je reconnais que le facteur du degré de ressemblance pourrait être, et il l’est en l’espèce, le plus important.
[40] L’arrêt Masterpiece indique également qu’il est possible de comparer les marques de commerce en n’examinant que les caractéristiques qui définissent les marques de commerce ou les noms commerciaux pertinents; seuls ces éléments permettront aux consommateurs d’établir la distinction entre les deux marques de commerce ou entre la marque de commerce et le nom commercial : au paragraphe 61.
[41] EAB souligne le caractère commun de la partie « A-BLADE » des marques de commerce des deux parties. EAB souligne également que la seule différence entre EXCHANGE-A-BLADE et TRADE-A-BLADE (EXCHANGE par rapport à TRADE) porte sur des mots qui sont des synonymes. Qui plus est, EAB signale que les changements récents au logo de sa société et les modèles de couleur n’ont aucune incidence sur la question de savoir si les activités de Norske sont susceptibles de causer de la confusion avec l’enregistrement du mot servant de marque EXCHANGE-A-BLADE d’EAB, qui est indépendant de toute conception particulière.
[42] Pour sa part, Norske souligne que la différence entre les marques des parties est le premier mot, ce que l’on considère important dans l’évaluation du caractère distinctif : Masterpiece, au paragraphe 63, Conde Nast Publications Inc. c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1re inst.), à la page 188. Norske souligne également que les premiers mots de la marque des parties, « EXCHANGE » et « TRADE », ont un aspect et un son différents. Même si cela est vrai, je suis d’accord avec EAB que ces mots sont synonymes, de sorte que les idées suggérées par ces deux marques (ce qui est également une considération en application de l’alinéa 6(5)e) de la Loi) sont similaires.
[43] Norske souligne également que ses demandes d’enregistrement du mot servant de marque TRADE-A-BLADE et du modèle ont toutes deux été approuvées par un examinateur du Bureau des marques de commerce qui n’a prétendument observé aucune similitude susceptible de causer de la confusion entre celles-ci et les enregistrements des marques de commerce EXCHANGE-A-BLADE d’EAB. Le même argument peut être avancé à l’égard de trois des demandes d’enregistrement de marques de commerce EXCHANGE-A-BLADE d’EAB qui ont été accordées pendant une période où l’enregistrement de la marque de commerce TRADE-A-BLADE de Sibkis demeurait en vigueur.
[44] EAB signale qu’il n’y a aucune preuve qu’un examinateur quelconque du Bureau des marques de commerce a réellement comparé ces marques les unes avec les autres. De toute façon, la conclusion d’un examinateur ne peut être plus que convaincante. Elle ne lie pas la Cour.
[45] Même si les marques EXCHANGE-A-BLADE et TRADE-A-BLADE laissent entendre des idées similaires, je suis d’avis que la différence entre elles est importante compte tenu de la faible portée de la protection à laquelle de telles marques n’ayant pas un caractère distinctif inhérent ont droit, notamment puisque la différence se situe au début de la marque. Je suis également persuadé par le fait que, à plusieurs reprises, le Bureau des marques de commerce n’a relevé aucune confusion entre ces marques.
6) Circonstances de l’espèce
[46] Norske soutient qu’une circonstance importante de l’espèce est l’absence de toute preuve de confusion réelle. Elle s’appuie sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Marlboro Canada Limitée c Philip Morris Products SA, 2012 CAF 201 [Marlboro], pour soutenir cet argument. Même si l’arrêt Marlboro aborde effectivement cette question au paragraphe 59, il est important de souligner que la Cour était préoccupée dans cette affaire par l’absence de confusion réelle « sur une longue période ». Il s’agit d’une distinction clé en l’espèce, puisque les marques des parties avaient coexisté pendant environ un mois seulement lorsque la présente demande a été déposée, et pendant environ trois mois lorsque la preuve d’EAB a été préparée. L’absence de preuve d’une confusion réelle sur une période aussi courte n’est pas révélatrice.
[47] Le principe applicable sur ce point a été exprimé par la Cour suprême du Canada dans Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, au paragraphe 55 :
La preuve d’une confusion réelle serait une « circonstance de l’espèce » pertinente, mais elle n’est pas nécessaire [...], même s’il est démontré que les marques de commerce ont été exploitées dans la même région pendant dix ans [...] Comme nous le verrons plus loin, une conclusion défavorable peut toutefois être tirée de l’absence d’une telle preuve dans le cas où elle pourrait facilement être obtenue si l’allégation de probabilité de confusion était justifiée.
[En italiques dans l’original; renvois omis.]
[48] Norske souligne également que, non seulement il n’y a aucune preuve de confusion réelle, il y a en fait une preuve de l’absence de confusion. Même si l’affidavit de M. Forbes mentionnait des renseignements obtenus auprès de Charles Westrik, copropriétaire du magasin de RONA de fournitures de construction à Elora, en Ontario, laissant entendre que ses clients pourraient être confus par le passage aux produits de TRADE-A-BLADE, M. Westrik lui-même a rejeté cette suggestion, et a confirmé son point de vue que ses clients reconnaissaient que TRADE-A-BLADE et EXCHANGE-A-BLADE sont des marques distinctes.
[49] EAB fait valoir qu’une circonstance de l’espèce est le [traduction] « plan soigneusement orchestré [de Norske] d’émuler la gamme de produits, l’emballage, le système de crédit [d’EAB] et d’embaucher ses employés pour obtenir accès aux clients [d’EAB] ». Comme le fait valoir Norske, la preuve pour appuyer cet argument est faible, tout comme l’appui jurisprudentiel. Même si Norske reconnaît qu’elle emploie effectivement certains anciens employés d’EAB et que son modèle d’entreprise est semblable à celui d’EAB, elle soutient que ses activités ne sont pas inappropriées. Je suis d’accord qu’il n’y a rien d’inapproprié en soi d’émuler un modèle d’affaires qui réussit ou d’embaucher les employés d’un concurrent.
7) Conclusion sur la violation de la marque de commerce
[50] Dans les paragraphes qui précèdent, j’ai conclu que le facteur relatif au caractère distinct inhérent et la mesure dans laquelle la marque devient connue est neutre, et que les facteurs liés (i) à la période d’usage, (ii) au genre de produits, services et entreprises et (iii) à la nature du commerce favorisent tous une conclusion de probabilité de confusion. Parmi les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, seul le degré de ressemblance favorise une conclusion de non-confusion.
[51] Je suis influencé par la preuve limitée de probabilité de confusion. Même si EAB n’a pas à prouver un cas quelconque de violation réelle, elle a néanmoins le fardeau d’établir la probabilité de confusion. En tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi ainsi que des circonstances de l’espèce, je ne suis pas convaincu que les exigences des paragraphes 6(1) au 6(4) sont satisfaites. Je ne suis pas convaincu que l’utilisation de ces deux marques de commerce dans le même domaine mènerait à la conclusion que les produits ou services associés à celles-ci proviennent de la même source. À mon avis, la nature du commerce est telle que les acheteurs des produits respectifs des parties sont informés et sont peu susceptibles d’être confus.
[52] Je suis également influencé par le fait qu’EAB elle-même, par l’entremise de son président, M. Forbes, a adopté la marque EXCHANGE-A-BLADE expressément dans le but de distinguer l’entreprise d’EAB de TRADE-A-BLADE. Je comprends que les marques TRADE-A-BLADE et EXCHANGE-A-BLADE n’ont jamais coexisté au moment où cette dernière marque a été adoptée, mais EAB percevait en l’apparence que les marques n’entraînaient aucune confusion l’une envers l’autre à l’époque.
[53] D’après ma conclusion selon laquelle il est peu probable que la marque TRADE-A-BLADE prête à confusion avec la marque EXCHANGE-A-BLADE, je conclus que Norske n’a pas violé les marques de commerce d’EAB.
B. Déclaration fausse ou trompeuse en application de l’alinéa 7a)
[54] L’alinéa 7a) de la Loi dispose ce qui suit :
Interdictions
Prohibitions
7 Nul ne peut :
7 No person shall
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent
(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, goods or services of a competitor
[55] Les parties conviennent que les éléments essentiels pour établir une demande en application de l’alinéa 7a) sont énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt S & S Industries Inc. c Rowell, [1966] SCR 419, à la page 424 :
[traduction]
1. l’existence d’une déclaration fausse ou trompeuse;
2. le fait que cette déclaration tend à discréditer l’entreprise, les [produits] ou les services d’un concurrent;
3. le fait qu’il en résulte un dommage.
[56] Notamment, il n’est pas nécessaire d’établir que la déclaration fausse ou trompeuse a été faite de manière malveillante ou en connaissance de sa fausseté, mais il est nécessaire de montrer la tendance de cette déclaration à discréditer et les dommages qui en découlent.
[57] EAB fait valoir que l’expression « THE ORIGINAL EXCHANGE SYSTEM » utilisée par Norske en liaison avec ses produits est fausse et trompeuse, et qu’elle tend à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’EAB en laissant entendre qu’EAB n’était pas la première à offrir un système d’échange de lames au Canada.
[58] Norske réfute l’argument d’EAB en soutenant que Norske tire ses droits de Sibkis, qui était la propriétaire du système d’échange de lames qu’Angus a fait entrer au Canada en qualité de distributeur pendant les années 1970. Norske fait remarquer que l’usage précoce du système TRADE-A-BLADE au Canada était pour le compte de Sibkis. Pour ce motif, Norske fait valoir que son système d’échange de lames est effectivement l’original.
[59] Norske soutient aussi que EAB ne peut pas prétendre avoir des droits à l’égard du système d’échange de lames tel qu’il existait dans les années 1970 puisque EAB n’a été constituée en personne morale qu’après la fin de la relation précoce entre Sibkis et Angus. Par conséquent, il n’est ni faux ni trompeur de laisser entendre que le système d’échange de l