Philip Morris Products S.A. c. Imperial Tobacco Canada Limited

Philip Morris Products S.A. c. Imperial Tobacco Canada Limited
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2014-12-18
Référence neutre
2014 CF 1237
Numéro de dossier
T-2066-13
Contenu de la décision
Date : 20141218
Dossier : T‑2066‑13
Référence : 2014 CF 1237
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2014
En présence de madame la juge Bédard
ENTRE :
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
demanderesse
et
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté conformément à l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi), d’une décision rendue par le registraire des marques de commerce (le registraire) au nom de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission). Dans sa décision, la Commission a rejeté la demande présentée par Philip Morris Products S.A. (la demanderesse) en vue de faire enregistrer la marque proposée « FLIP‑TOP » (la marque) en liaison avec du tabac et divers produits du tabac. La Commission a conclu que la marque n’était pas distinctive parce qu’elle décrivait un type d’emballage couramment employé pour les produits du tabac. Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté.
I. Contexte [2] La demanderesse a produit le 18 septembre 2008 une demande d’enregistrement fondée sur un emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes : « tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser et substituts de tabac (à usage autre que médical) ».
[3] La demande a été annoncée dans l’édition du 29 juillet 2009 du Journal des marques de commerce. La défenderesse a produit une déclaration d’opposition le 23 décembre 2009 dans laquelle elle invoquait les trois motifs suivants :
[traduction]
a) Suivant l’alinéa 38(2)a) de la Loi, la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30e), car la requérante n’a pas l’intention d’employer, elle‑même ou par l’entremise d’un licencié, ou elle‑même et par l’entreprise d’un licencié, la marque visée par cette demande comme marque de commerce.
b) Suivant les alinéas 38(2)b) et 12(1)b) de la Loi, la marque visée par la demande n’est pas enregistrable, car qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du fait que les marchandises de la requérante sont vendues dans un emballage à abattant.
c) Suivant l’alinéa 38(2)d) de la Loi, la marque de commerce en cause n’est pas distinctive, à cause de la nature descriptive de la marque et du fait que la marque ne sera pas employée ni perçue comme une marque de commerce.
[4] L’article 38 de la Loi énumère les divers motifs d’opposition :
Déclaration d’opposition
38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d’opposition.
Motifs
(2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;
b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;
c) le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement;
d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
Statement of opposition
38. (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade‑mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.
Grounds
(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:
(a) that the application does not conform to the requirements of section 30;
(b) that the trade‑mark is not registrable;
(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade‑mark; or
(d) that the trade‑mark is not distinctive.
[Non souligné dans l’original.]
[5] Le mot « distinctif » est défini comme suit à l’article 2 de la Loi :
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. […]
« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
2. In this Act, […]
“distinctive”, in relation to a trade‑mark, means a trade‑mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;
[6] La preuve soumise par la défenderesse à la Commission consistait en l’affidavit de Mme Claire Gordon, technicienne juridique au cabinet d’avocats de la défenderesse. Sa preuve consistait en les éléments suivants :
▪ des extraits du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, DORS/2000 et du Règlement sur les rapports relatifs au tabac, DORS/2000‑273, (art. 1) « type d’emballage ». Ces deux règlements définissent l’expression « type d’emballage » en précisant qu’elle vise notamment les « paquets à abattant » et les « boîtes à couvercle à charnière », s’agissant respectivement des cigarettes et des cigares;
▪ les résultats de recherches effectuées sur Google à partir du terme « flip‑top » (à abattant) et de pages Web imprimées constituées principalement de publicités décrivant un type d’emballage ou de contenants et, dans bien des cas, pour des produits du tabac;
▪ des extraits des dictionnaires Oxford et Macmillan en ligne définissant comme suit le terme « FLIP‑TOP » : [traduction]« muni ou doté d’un couvercle rabattable facilement » et [traduction] « couvercle d’un contenant qui reste attaché à ce dernier lorsqu’il est ouvert ». Les deux recherches ont été effectuées le 13 septembre 2010;
▪ Sept dossiers de brevets canadiens dans lesquels l’expression « flip‑top » est associée à des emballages de produits du tabac. Les dates de dépôt de ces demandes de brevets vont d’avril 1989 à juillet 2008.
[7] La preuve de la demanderesse était constituée des affidavits de Suzanna La Rose, bibliothécaire de référence principale au cabinet d’avocats de la demanderesse et de Mme Mary P. Noonan, commis à la recherche de marques de commerce au cabinet d’avocats de la demanderesse. Dans son affidavit, Mme Suzanna La Rose propose des définitions des termes « tobacco » (tabac), « cigars » (cigares), « cigarettes » (cigarettes), « cigarillos » (cigarillos) tirées de divers dictionnaires antérieurs à 2005 et de dictionnaires en ligne consultés le 15 avril 2011.
[8] L’affidavit de Mme Mary P. Noonan faisait état des résultats des recherches suivantes effectuées le 14 avril 2011 dans la banque de données des marques de commerce canadiennes :
• Recherches portant sur des marques de commerce comprenant les éléments « flip » ou « top » associés à des emballages : FLIP‑PAC, associée à une aide antitabagique, FLIP‑A‑MINT, associée à des friandises, et « FLIP YOUR LID!! », associée à de la pizza.
• Recherches portant sur des marques de commerce dont un élément décrit l’emballage : TWO BY SIX, associée à la bière, CLEAR, associée à du tabac, 6 PAK, associée à des blocs réfrigérants, BIG PAK, associée à de la gomme à mâcher, SCREW, associée à du vin, STACK, associée à de la papeterie, RESEALABLE STORAGE PAK, associée à des piles, RESEALABLE ZIPPER, associée à des friandises, SLIM PACK, associée à de la gomme à mâcher, BLACK BOX, associée à du vin, CHILLER PACK, associée à de la bière, CLEAR, associée à de la bière, SIXPACK, associée à des pièces automobiles, POP THE TOP, associée à des boissons gazeuses, TWIN PACK, associée à de la bière, TWINPACK, associée à des médicaments pour l’asthme et TWINPAK, associée à du savon.
Recherches portant sur des marques de commerce pour lesquelles il y avait eu désistement à l’égard des renvois à l’emballage dans les marques de commerce : FRIDGE PACK et FRIDGE PAK, associées à de la bière, GRAB PACK, associée à des porte‑bouteilles pour la bière, CASE LOGIC, associée à des conteneurs, des sacs et des étuis de protection, THE VALUE CUBE, associée à des boissons gazeuses, UPS 10 KG BOX et UPS 25 KG BOX, associées à des matériaux d’expédition.
[9] Le 15 octobre 2013, la Commission a rendu une décision dans laquelle elle rejetait la demande d’enregistrement de la marque.
[10] Dans le cadre du présent appel devant notre Cour, les deux parties ont déposé des éléments de preuve complémentaires.
[11] La demanderesse a déposé l’affidavit de Mme Nicole Zeit, étudiante en droit travaillant comme stagiaire au cabinet d’avocats de la demanderesse. Elle a soumis une photographie de la gomme à mâcher à la menthe verte Freedent de Wrigley arborant la marque de commerce MEGAPAK ainsi que des copies d’écran de pages Web indiquant que les mots MEGAPAK, DOUBLE PAK et SLIM PACK sont utilisés comme marques de commerce pour la gomme à mâcher Wrigley. Elle a également soumis des copies d’écran tirées de pages Web et des articles de journaux démontrant l’emploi de BLACK BOX comme marque de commerce pour des coffrets de vin. La demanderesse a également déposé des copies certifiées de dossiers de demande de marque de commerce portant sur les marques de commerce MEGAPAK, DOUBLE PAK, SLIM PACK et BLACK BOX.
[12] Pour sa part, la défenderesse a déposé l’affidavit de Mme Kathleen Larone, auquel était joint comme contre‑preuve un affidavit qui avait déjà été déposé devant la Commission, mais qui avait été écarté à la suite d’une objection de la demanderesse. L’affidavit proposait d’autres définitions du terme « flip‑top » provenant d’extraits de divers dictionnaires ainsi que des copies d’écran du dictionnaire en ligne de l’Office québécois de la langue française.
II. Décision à l’examen [13] La Commission a cité des extraits des observations écrites des parties qui donnent un bon résumé de leurs arguments respectifs. Voici l’extrait des observations de la défenderesse :
[traduction]
4. FLIP‑TOP est un terme défini dans le dictionnaire comme étant le couvercle d’un pot ou le pot doté d’un tel couvercle, car le couvercle reste attaché au pot lorsque le pot est ouvert. Ce type de couvercle est facilement rabattable. Rien n’indique dans la présente opposition que ce terme peut avoir une autre signification.
5. FLIP‑TOP est un terme largement employé dans l’industrie du tabac pour décrire un emballage pour produits du tabac comportant un couvercle facilement rabattable.
6. Tous les fabricants et distributeurs de produits du tabac devraient pouvoir utiliser le terme FLIP‑TOP en lien avec des produits du tabac vendus dans ce type d’emballage.
7. La marque de commerce FLIP‑TOP visée par l’opposition décrit clairement un type d’emballage pour produits du tabac, et ce, à la première impression, d’une manière facile à comprendre.
8. La marque de commerce FLIP‑TOP visée par l’opposition n’est pas distinctive en ce qui a trait aux produits du tabac. Elle ne possède pas de caractère distinctif inhérent, car elle est descriptive. Elle n’est pas « adaptée à distinguer » et ne distingue pas les marchandises de la requérante de celles d’autres, car d’autres commerçants emploient déjà le terme FLIP‑TOP en lien avec des produits du tabac.
[14] Quant à la demanderesse, voici ce qu’elle alléguait :
[traduction]
La marque de commerce de la requérante est un mot servant de marque et devant être employé en lien avec des produits du tabac bruts et manufacturés […]. La description des marchandises n’inclut pas les emballages. La marque de commerce FLIP‑TOP est un terme arbitraire lorsqu’elle est employée avec les marchandises qui y sont associées. Elle ne fait pas référence à la composition des biens ni à une qualité intrinsèque évidente des biens, comme une fonction, un trait ou une caractéristique des marchandises spécifiées dans l’enregistrement. En outre, il n’existe aucune preuve que la marque de commerce ne sera pas ou ne peut pas être employée comme une marque de commerce, au sens de la Loi sur les marques de commerce.
[15] La Commission a commencé son analyse en exposant le fardeau de preuve qui incombait à chacune des parties. Elle a fait observer qu’il incombait dans un premier temps à l’opposante de présenter une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition. La Commission a également expliqué que la demanderesse avait le fardeau ultime de prouver que sa demande ne contrevenait pas à la Loi.
[16] La Commission a fait observer que chacun des motifs d’opposition était fondé sur la même prémisse, à savoir que le terme « flip‑top » ne pouvait servir de marque de commerce, parce qu’il décrivait un type d’emballage pour produits du tabac. La Commission s’est également dite convaincue que la défenderesse avait soumis suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que le terme « flip‑top » décrivait effectivement un type d’emballage utilisé pour divers produits et, en particulier, pour des produits du tabac. La Commission a conclu que la preuve était suffisante pour conclure que la défenderesse s’était acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.
[17] Sur le motif tiré du caractère distinctif, la Commission a conclu que la marque ne distinguait pas les produits du tabac de la demanderesse. La Commission a conclu que la présente demande était analogue à celle présentée dans l’affaire Plastic Packaging Products Ltd c Universal Electric Products Co Ltd, (1964) 43 CPR 155, [1965] CCS no 209 (Blister‑Pak)). Dans cette affaire, la Commission avait refusé la demande d’enregistrement de la marque de commerce « Blister‑Pak » présentée en liaison avec des ampoules électriques pour arbres de Noël. La Commission avait conclu que la marque n’était pas apte à distinguer les marchandises de la demanderesse de celles d’autres fabricants parce que l’expression constituant la marque de commerce évoquait un type d’emballage bien connu dans le commerce. Se fondant donc sur la décision Blister‑Pak, la Commission a conclu que l’emploi de la marque projetée « flip‑top » apposée sur les emballages de produits du tabac serait également perçu comme une description de l’emballage et non comme une description des produits qu’il contient. La Commission s’est dite d’avis que la demanderesse devrait employer sa marque et démontrer le caractère distinctif acquis par cette marque avant de pouvoir établir que sa marque était distinctive. Elle a par conséquent conclu que la défenderesse avait obtenu gain de cause sur ce motif d’opposition.
[18] La Commission a cité la décision John Labatt Ltd c Molson Cos, [1986] COMC no 104, 9 CPR (3d) 385 (John Labatt) sur laquelle la demanderesse se fondait. Dans cette affaire, la société Les Compagnies Molson Limitée avait déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce « TWO BY SIX » en liaison avec des « boissons alcoolisées brassées » sur le fondement d’un emploi projeté. L’opposition était fondée sur trois motifs, en l’occurrence que la marque donnait une description claire, qu’elle constituait le nom des marchandises et qu’elle n’était pas distinctive. Dans cette affaire, la Commission a rejeté l’opposition. S’agissant du caractère distinctif, la Commission a estimé que le motif d’opposition était formulé en termes généraux et qu’on devait le rattacher aux deux premiers motifs d’opposition. Pour ce qui était de la question de savoir si les marques donnaient une description claire, la Commission a conclu que, même si la preuve démontrait que l’expression « two by six » avait une signification reconnue dans l’industrie de l’emballage de la bière, la preuve ne permettait pas de penser que le consommateur moyen de bière connaissait le sens de cette expression. En l’espèce, la Commission a conclu que la décision John Labatt ne s’appliquait pas parce que le motif relatif à l’absence de caractère distinctif était invoqué de façon indépendante pour soutenir que l’expression « flip‑top » ne serait pas perçue comme une marque de commerce. En outre, selon la preuve présentée en l’espèce, l’emballage de type « flip‑top » ne se limitait pas à un produit en particulier.
[19] La Commission a fait observer que, vu ses conclusions sur le caractère distinctif, elle n’était pas tenue de se prononcer sur le motif relatif à la description. Elle a néanmoins décidé d’examiner la question sans la trancher formellement, parce que les parties avaient porté des décisions à son attention à ce propos. La Commission a examiné les diverses décisions citées par les parties et expliqué qu’elle aurait conclu que la marque donnait une description claire des marchandises de la demanderesse selon le raisonnement suivi par la Commission dans les décisions Canada Dry Ltd c McCain Foods Ltd (1988), 21 CPR (3d) 99, [1988] COMC no 219 et Ralston Purina Canada Inc c Effem Foods Ltd (1989), 24 CPR (3d) 125, [1989] COMC no 62. La Commission a fait observer qu’elle doutait que les deux décisions en question avaient été correctement rendues au regard de l’alinéa 12(1)b) de la Loi, mais elle a ajouté que, comme elle n’était pas en mesure de les déclarer manifestement mal fondées, elle s’estimait liée par le raisonnement suivi dans ces deux décisions, selon le principe de courtoisie judiciaire.
[20] Enfin, la Commission a écarté l’argument invoqué par la demanderesse sur le fondement des éléments de preuve concernant l’état du registre, lequel comprenait des marques de commerce qui donnaient une description de l’emballage. La demanderesse inférait de l’état du registre que les marques de commerce qui donnaient une description de l’emballage pouvaient être enregistrées si elle ne donnait pas une description des marchandises elle‑même. La Commission a déclaré qu’on ne pouvait tirer une telle conclusion de l’état du registre parce que les facteurs, le fardeau de la preuve et les éléments de preuve présentés et appréciés par le registraire à l’étape de l’examen sont différents de ceux qui s’appliquent dans le cadre d’une procédure d’opposition.
III. Questions en litige [21] La présente demande soulève la question de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que la marque de commerce de la demanderesse ne pouvait pas être enregistrée parce qu’elle n’est pas distinctive. Compte tenu du fait que les deux parties ont déposé des éléments de preuve complémentaires dans le cadre du présent appel, la Cour doit également déterminer la norme de contrôle appropriée.
[22] Dans sa décision, la Commission a refusé d’enregistrer la marque en raison de son manque de caractère distinctif. Comme nous l’avons déjà expliqué, la Commission s’est également penchée sur le motif d’opposition formulé par la défenderesse quant à la question de savoir si la marque donnait une description claire, mais s’est abstenue de tirer une conclusion formelle à ce sujet. Après avoir analysé la jurisprudence soumise par les parties, la Commission a fait observer, au paragraphe 35: « [j]e dois suivre le raisonnement appliqué dans les décisions susmentionnées et conclure que la marque FLIP‑TOP donne une description claire des marchandises de la requérante ».
[23] La demanderesse avance que, comme la Commission a décidé de ne pas tirer de conclusion formelle sur la question de savoir si la marque donnait une description claire et comme la défenderesse n’a pas formé d’appel incident sur cet aspect de la décision de la Commission, l’absence de décision sur ce motif est définitive et ne peut être contestée dans le cadre du présent appel. Je suis du même avis. La Commission a exprimé son avis sur la question de savoir si la marque donnait une description claire, mais elle a expressément refusé de tirer de conclusion sur cette question. Par conséquent, la décision de la Commission ne renferme qu’une seule conclusion, en l’occurrence son refus d’enregistrer la marque de commerce de la demanderesse au motif que cette marque n’est pas distinctive.
[24] Les observations formulées par la Commission au sujet du motif d’opposition soulevé par la défenderesse quant à la question de savoir si la marque donnait une description claire ne sont rien de plus que des observations incidentes. En conséquence, bien que les parties aient exprimé leur opinion au sujet du raisonnement de la Commission dans leur mémoire et qu’elles aient consacré du temps à faire valoir leur thèse respective à l’audience, j’estime qu’il n’appartient pas à la Cour de décider si le raisonnement suivi par la Commission sur cette question était raisonnable. Par conséquent, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de résumer et d’analyser les arguments des parties sur cette question.
IV. Thèse des parties A. Arguments de la demanderesse [25] La demanderesse affirme que les éléments de preuve complémentaires qu’elle a déposés dans le cadre du présent appel auraient influencé sensiblement la conclusion tirée par la Commission au sujet de l’absence de caractère distinctif de la marque et que, par conséquent, la Cour devrait procéder à sa propre appréciation de la preuve. La demanderesse affirme qu’en tout état de cause, la décision de la Commission ne saurait être confirmée, peu importe que l’on applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ou celle de la décision correcte.
[26] Sur le fond, la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en concluant que la marque n’était pas distinctive parce que la marque projetée qui serait apposée sur des emballages de produits du tabac serait perçue comme une description de l’emballage lui‑même et non comme une description des produits qu’il contient. La demanderesse insiste pour dire que la défenderesse a formulé son opposition en alléguant que la marque ne serait ni employée ni perçue comme une marque de commerce. La demanderesse fait observer que, comme la défenderesse a plaidé le motif relatif à l’absence de caractère distinctif en des termes très précis, à savoir en alléguant que la marque ne serait ni employée ni perçue comme une marque de commerce, elle ne peut maintenant élargir son opposition en ajoutant à son motif d’absence de caractère distinctif l’allégation que la marque n’est pas « apte à distinguer » les marchandises de la demanderesse de celles d’autres fabricants (se fondant à cet égard sur la décision Procter & Gamble Inc c Colgate‑Palmolive Canada Inc, 2010 CF 231, au paragraphe 26, 364 FTR 288, et la décision RA Brands, LLC c Calsper Developments Inc, [2006] COMC no 155 (QL), au paragraphe 28, 2006 CanLII 80352).
[27] En réponse aux allégations de la défenderesse, la demanderesse affirme qu’on ne trouve au dossier aucun élément de preuve démontrant de quelle manière elle a l’intention d’employer la marque ou comment les consommateurs percevraient la marque. Par conséquent, la demanderesse affirme que la défenderesse ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. De plus, il n’était pas loisible à la Commission de conclure que l’expression « flip‑top » ne pouvait être employée ou perçue comme une marque de commerce. Par conséquent, suivant la demanderesse, la conclusion de la Commission était purement hypothétique. La demanderesse ajoute que, tant que la marque ne sera pas employée, la question de savoir comment elle sera perçue lorsqu’elle sera employée en liaison avec ses produits du tabac sera purement hypothétique. Enfin, la demanderesse insiste pour dire que, comme la demande d’enregistrement de la marque concerne un emploi projeté, il est parfaitement juste que la demanderesse ne soit pas tenue de préciser ses intentions tant que la loi ne l’y oblige pas.
[28] En ce qui concerne les éléments de preuve déposés par la défenderesse, la demanderesse soutient que la plus grande partie d’entre eux ne respectent pas la date à retenir pour évaluer le caractère distinctif (23 décembre 2009).
[29] La demanderesse affirme également que l’affaire Blister‑Pak remonte à 1964 et qu’aucune jurisprudence ultérieure démontrant que cette décision a été suivie n’a été soumise à la Cour. De plus, la demanderesse soutient que cette affaire doit être distinguée de celle dont est saisie la Cour parce que la question de savoir si la marque de commerce serait employée ou perçue comme une marque de commerce n’avait pas été soulevée dans l’affaire Blister‑Pak. En outre, dans l’affaire Blister Pak, la Commission avait jugé, en se fondant sur la preuve versée au dossier, que la marque de commerce en litige n’était pas distinctive.
[30] La demanderesse fait également valoir que l’existence de ventes antérieures de produits du tabac emballés dans des emballages flip‑top n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit d’évaluer le caractère distinctif. Elle invoque la décision Molson Canada 2005 c Labatt Breweries of Canada, [2011] COMC no 193, 97 CPR (4th) 160 (Molson Canada 2005), dans laquelle la demanderesse cherchait à faire enregistrer la marque de commerce « 24 du 24 » sur le fondement de son emploi projeté en liaison avec des boissons alcoolisées. La demanderesse soutient que cette affaire est plus récente et beaucoup plus pertinente que l’affaire Blister‑Pak. Dans la décision Molson Canada 2005, la Commission a conclu que le fait que l’opposante et d’autres avaient annoncé et vendu de la bière dans des caisses de 24 bouteilles ou cannettes avant la date pertinente n’enlevait pas pour autant automatiquement à la marque son caractère distinctif. La Commission avait ajouté qu’il était possible que la marque ne soit pas en soi une marque forte, mais que cela ne signifiait pas que l’expression ne permettait pas de distinguer les marchandises de la demanderesse des autres bières vendues dans des caisses de 24. La demanderesse affirme que le même raisonnement s’applique en l’espèce. Le fait que le terme « flip‑top » puisse évoquer un certain type d’emballage dans lequel des produits du tabac sont couramment vendus n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit d’évaluer le caractère distinctif d’une marque et il ne prive pas la marque de sa capacité de distinguer ses produits du tabac de ceux d’autres fabricants, peu importe qu’ils soient vendus dans des emballages à abattant ou non.
[31] La demanderesse fait valoir qu’au contraire, la preuve qu’elle a déposée dans le cadre du présent appel démontre clairement que les marques de commerce désignant des types d’emballage sont susceptibles d’être enregistrées et peuvent être employées et perçues comme des marques de commerce. La demanderesse insiste pour dire que les éléments de preuve complémentaires qu’elle a déposés dans le cadre du présent appel complètent ceux qu’elle a produits devant la Commission, étant donné qu’ils ne se limitent pas à démontrer l’état du registre. Ils démontrent plutôt comment certaines marques de commerce donnent une description du type d’emballage qui peut être utilisé sur le marché et peuvent être perçues comme des marques de commerce lorsqu’elles sont associées à d’autres marchandises que des emballages. La demanderesse cite plus précisément les marques de commerce BLACK BOX, associée à du vin, et SLIM PACK, associée à de la gomme à mâcher, et fait valoir que ces exemples remettent en cause la conclusion de la Commission suivant laquelle la marque ne peut en l’espèce être utilisée ou être perçue comme une marque de commerce. La demanderesse insiste pour dire que le contexte entourant la marque de commerce « BLACK BOX » employée en liaison avec du vin vendu dans un coffret noir constituait un scénario comparable à celui de la présente affaire.
[32] La demanderesse soutient de plus que, comme la conclusion de la Commission se limitait à l’emploi de la marque sur un emballage utilisé pour des produits du tabac, elle ne valait que pour des marchandises qui seraient vendues dans des emballages à abattant. La demanderesse fait valoir que sa demande d’enregistrement de la marque ne mentionne pas de matériaux d’emballage; elle vise plusieurs types de produits du tabac brut ou manufacturés et rien au dossier ne permet de penser que la totalité ou même l’un quelconque de ces produits serait vendu dans des emballages à abattant, compte tenu du fait qu’il existe différents types d’emballage pour les produits du tabac. La demanderesse affirme que la Commission n’a pas tenu compte des autres types d’emballage qui pouvaient être utilisés pour vendre les produits en question. Rien ne permettrait donc de conclure que l’emploi de la marque sur un emballage autre qu’un emballage à abattant serait interprété ou perçu comme une description de l’emballage et non comme une description des produits qu’il contient.
B. Arguments de la défenderesse [33] La défenderesse affirme que la décision de la Commission devrait être contrôlée selon la norme de contrôle de la décision raisonnable, à moins que les nouveaux éléments de preuve présentés auraient pu influencer sensiblement la décision de la Commission (Bridgestone Corp c Campagnolo SRL, 2014 CF 37, au paragraphe 20, 117 CPR (4th) 1 (Bridgestone Corp)). La défenderesse affirme que les nouveaux éléments de preuve déposés par la demanderesse ne font que reprendre ceux qui avaient déjà été soumis à la Commission et qu’ils n’auraient donc pas influencé sensiblement sa décision (Vivat Holding Ltd c Levi Strauss & Co, 2005 CF 707, au paragraphe 27, 41 CPR (4th) 8 (Vivat Holding)).
[34] La défenderesse ajoute que les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse n’auraient pas influencé la décision de la Commission parce que celle‑ci a expressément refusé d’inférer de l’état du registre que les marques de commerce qui donnent une description de l’emballage peuvent être enregistrées si elles ne donnent pas une description des marchandises elles‑mêmes. La défenderesse a fait observer que la Commission a adopté ce point de vue pour les motifs exposés dans la décision Simmons IP Inc c Park Avenue Furniture Corp (1994), 56 CPR (3d) 284, [1994] COMC no 160, dans laquelle la Commission avait insisté sur la différence entre les éléments de preuve déposés et examinés par la section d’examen du Bureau des marques de commerce et ceux présentés dans le cadre d’une procédure d’opposition. Par conséquent, les éléments de preuve complémentaires visant à démontrer comment certaines de ces marques sont utilisées comme marques de commerce sur le marché n’auraient rien changé au raisonnement de la Commission.
[35] La défenderesse soutient en outre que les éléments de preuve complémentaires présentés par la demanderesse se limitent à démontrer que les marques de commerce, qui n’ont pas un caractère distinctif inhérent parce qu’elles décrivent un type d’emballage courant dans le commerce, peuvent acquérir un caractère distinctif par suite de leur emploi. La défenderesse soutient que ces éléments de preuve n’auraient pas influencé la décision de la Commission parce que celle‑ci avait déjà reconnu que la marque de commerce pouvait acquérir un caractère distinctif par suite de son emploi. Par conséquent, les éléments de preuve portant sur le caractère distinctif acquis par suite d’un emploi n’ajoutent rien de pertinent quant à question de l’absence de caractère distinctif inhérent de la marque.
[36] En conséquence, la décision de la Commission devrait être assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable. La défenderesse soutient également qu’en tout état de cause, la décision de la Commission devrait également être confirmée si c’était la norme de contrôle de la décision correcte qui s’appliquait.
[37] Sur le fond, la défenderesse affirme que la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque n’était pas distinctive. La défenderesse soutient que, pour être distinctive, une marque de commerce doit être distinctive en fonction de son emploi ou avoir un caractère distinctif inhérent, c’est‑à‑dire être adapté à distinguer les marchandises de la demanderesse de celles d’autres fabricants, et ce, même si elle n’a pas encore été employée. La défenderesse ajoute que, comme il n’y a aucun élément de preuve démontrant que la marque a commencé à être employée, la demanderesse ne peut prétendre que sa marque permet effectivement de distinguer ses marchandises de celles d’autres fabricants et, par conséquent, elle ne peut en établir le caractère distinctif en fonction du second critère (« adapté à distinguer »). La défenderesse affirme que l’emploi éventuel de la marque n’est pas pertinent lorsqu’on applique ce volet du critère, qui porte sur le caractère distinctif inhérent de la marque. Sur cette question, la défenderesse se fonde sur l’arrêt AstraZeneca AB c Novopharm Ltd, 2003 CAF 57, 24 CPR (4th) 326 (AstraZeneca).
[38] La défenderesse soutient en outre qu’une marque de commerce qui décrit la nature ou la qualité des marchandises auxquelles elle est associée ne peut avoir un caractère distinctif inhérent parce qu’elle n’est pas adaptée à distinguer les marchandises de la demanderesse de celles d’autres fabricants. La défenderesse insiste pour dire que, pour qu’une marque soit jugée non distinctive, il n’est pas nécessaire que la description soit aussi rigoureuse que celle qui est exigée pour qu’on puisse conclure qu’une marque donne « une description claire » au sens de l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Elle se fonde à cet égard sur la décision Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA ‑ Engineered Wood Assn., (2000), 7 CPR (4th) 239, au paragraphe 49, [2000] ACF no 1027. Elle signale par ailleurs que la Commission a elle‑même reconnu à quelques reprises que le fait qu’une marque de commerce est descriptive pouvait la rendre non distinctive même si elle n’était pas descriptive au point de répondre au critère relatif à la « description claire ». La défenderesse mentionne les décisions York Barbell Holdings Ltd c ICON Health & Fitness, Inc (2001), 13 CPR (4th) 156, aux pages 165 et 166, [2005] COMC no 55 et 674802 BC Ltd (faisant affaire sous la raison sociale d’Amanda Entreprises) c Encorp Pacific (Canada), 2011 COMC no 180, aux paragraphes 14, 15 et 16, [2011] COMC no 5180.
[39] La défenderesse ajoute qu’une marque de commerce qui décrit le type d’emballage dans lequel les marchandises sont vendues peut également être jugée non distinctive en fonction de son caractère descriptif. Sur ce point, elle renvoie à la décision Blister Pak et affirme que la Commission a eu raison de citer cette décision parce qu’elle était analogue à l’affaire qui nous occupe.
[40] Appliquant ces principes à la présente affaire, la défenderesse affirme que la marque ne possède pas de caractère distinctif inhérent, s’agissant des produits du tabac, parce qu’elle décrit une caractéristique de l’emballage d’un produit du tabac. Elle soutient que la preuve démontre clairement qu’à la date pertinente (le 23 décembre 2009), le terme « flip‑top » était une expression générique que l’on trouvait dans le dictionnaire et qui n’avait qu’une signification, soit un couvercle d’un contenant restant attaché à ce dernier lorsqu’il est ouvert. La preuve démontre également que l’expression « flip‑top » est couramment employée dans l’industrie du tabac pour désigner des emballages à cigarettes dotés de couvercles facilement rabattables. La défenderesse ajoute que la demanderesse a elle‑même admis à quel point les contenants rabattables et les boîtes à couvercle à charnière sont couramment utilisés et elle a cité des extraits de la demande de brevet de la demanderesse dans laquelle cette dernière mentionne elle‑même des [traduction] « boîtes à couvercle à charnière ».
[41] La défenderesse insiste pour dire que les éléments de preuve qu’elle a produits étaient amplement suffisants pour démontrer qu’en raison de son sens courant, le terme « flip‑top » serait perçu par les consommateurs de produits du tabac comme un type d’emballage. Elle insiste également pour dire que les éléments de preuve tirés des recherches effectuées dans les dictionnaires et sur Internet au sujet du sens de ces mots et de leur emploi sont pertinents et suffisants pour répondre à la question du sens d’une marque de commerce composée d’un mot et de la façon dont le consommateur moyen l’interpréterait. La défenderesse fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de présenter des éléments de preuve tirés de sondages portant sur la perception des consommateurs ou d’autres éléments de preuve du même type.
[42] Répondant à l’argument de la demanderesse suivant lequel il n’y avait aucun élément de preuve sur la façon dont elle utiliserait la marque ou la perception qu’en auraient les consommateurs, la défenderesse insiste pour dire que les éléments de preuve qu’elle a présentés étaient suffisants pour tirer une inférence sur la façon dont la marque serait perçue. De plus, la défenderesse ajoute que c’est à la demanderesse qu’il incombait de démontrer que sa marque était distinctive. En ne déposant pas de preuves, la demanderesse a placé la Commission devant l’obligation de tirer une conclusion en se fondant sur des inférences tirées de la preuve versée au dossier. La défenderesse soulève un argument d’équité et reproche à la demanderesse de prétendre que la Commission se livre à des conjectures alors que c’est à cause de la demanderesse que la Commission est plongée dans l’incertitude parce que la demanderesse n’a pas présenté des éléments de preuve sur la façon dont elle entendait utiliser la marque.
[43] La défenderesse ajoute que l’état du registre n’est pas utile pour savoir si une marque de commerce n’est pas distinctive parce qu’elle est descriptive. Sur ce point, elle cite la décision Toronto Dominion Bank c e‑Funds Ltd (2008), 71 CPR (4th) 22, [2008] COMC no 185, dans laquelle la Commission a jugé que la marque de commerce « EFUNDS » n’était pas distinctive parce qu’elle décrivait des marchandises et des services. La preuve démontrait qu’il y avait 268 marques de commerce inscrites au registre comprenant le préfixe « e » et un mot du dictionnaire, et la Commission a estimé qu’on ne pouvait en conclure que la marque ne donnait pas une description claire. Au contraire, la Commission a estimé que la preuve appuyait la conclusion opposée, c’est‑à‑dire que la marque de commerce donnait une description claire des services de fonds d’investissement de la requérante offerts par voie électronique ou sur Internet.
[44] De plus, la défenderesse affirme que le fait que la marque pourrait éventuellement acquérir un caractère distinctif par son emploi, ce qui permettrait de l’identifier, n’est pas utile pour répondre à la question du caractère distinctif à la date pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve démontrant l’existence de marques de commerce décrivant des emballages ayant acquis un caractère distinctif sur le marché ne sont pas pertinents.
[45] La défenderesse soutient que la conclusion de la Commission suivant laquelle la marque n’était pas distinctive parce qu’elle serait perçue comme une description de l’emballage et non comme une description des produits qu’il contient était justifiée. Bien que la demanderesse affirme que la marque de commerce ne peut être considérée non distinctive que si elle décrit les marchandises elles‑mêmes plutôt que l’emballage, la défenderesse fait valoir que le terme a un sens très précis dans le cas des produits du tabac et qu’il vise donc les qualités inhérentes des produits. Comme le terme « flip‑top » désigne une caractéristique du produit dans son ensemble, il ne distingue pas de façon intrinsèque les produits du tabac d’un fabricant donné de ceux d’un autre fabricant qui emballe comme lui ses produits dans des emballages à abattant.
[46] La défenderesse établit une distinction entre la présente espèce et l’affaire Molson Canada 2005 en affirmant que l’idée suggérée par l’expression qui comprenait la marque de commerce (24 du 24) était obscure, tandis que l’expression « flip‑top » n’a qu’un seul sens possible. Elle soutient également que l’affaire John Labatt était différente parce que la Commission avait conclu que le consommateur moyen de bière ne connaissait pas le sens de l’expression « two by six » associée à des boissons alcoolique