WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd.

WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2003-08-26
Référence neutre
2003 CF 962
Numéro de dossier
T-1385-97
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20030826
Dossier : T-1385-97
Référence : 2003 CF 962
ENTRE :
WCC CONTAINERS SALES LIMITED et
WCC REFURB LIMITED
demanderesses
et
HAUL-ALL EQUIPMENT LTD.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE KELEN
1. Il s'agit d'une demande fondée sur le paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, et ses modifications (la Loi), en vue de radier du registre des marques de commerce l'enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse portant le numéro TMA 468,995 à l'égard du SLOPE BIN CONTAINER DISTINGUISHING GUISE DESIGN. L'objet de la marque de commerce est la forme du conteneur pour déchets HID-A-BAG de la défenderesse, qui est une boîte à ordures à l'épreuve des animaux destinée aux parcs nationaux et autres réserves d'espèces sauvages.
2. Les demanderesses sont des sociétés liées et, tout au long des présents motifs, elles seront appelées ensemble WCC ainsi que les sociétés qu'elles remplacent. Les cinq motifs de radiation que WCC invoque sont les suivants :
1. La marque de commerce est invalide et nulle ab initio, parce que la demande d'enregistrement de marque de commerce renfermait une fausse déclaration.
2. La marque de commerce est invalide pour les raisons suivantes :
a) elle n'était pas distinctive lorsqu'elle a été déposée le 12 juin 1995;
b) elle n'était pas distinctive lorsque la présente instance a été engagée le 26 juin 1997.
3. La marque de commerce n'est pas enregistrable à titre de signe distinctif, parce que ses caractéristiques sont principalement fonctionnelles.
4. La marque de commerce est invalide, parce que l'utilisation exclusive du signe distinctif par la défenderesse aura vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement de l'industrie de la fabrication de ces conteneurs.
5. La défenderesse n'a pas respecté la promesse implicite qu'elle a faite en vertu de la Loi sur les dessins industriels, L.R.C. 1985, ch. I-9, soit la promesse de céder le dessin au domaine public, lorsqu'elle a obtenu la marque de commerce après l'expiration de son enregistrement de dessin industriel canadien.
FAITS
[3] Le présent litige concerne la forme du conteneur pour déchets HID-A-BAG de la défenderesse. Selon son concepteur, M. Dennis Neufeldt, le conteneur en question a [traduction] « une forme rectangulaire inclinée vers le haut dans un angle d'environ 30 ° à 35 ° par rapport à la verticale, une partie arrière coupée à la verticale et une base horizontale s'étendant vers l'avant » . Les conteneurs « HID-A-BAG » sont offerts avec un ou deux compartiments et peuvent être dotés de dispositifs de verrouillage à « l'épreuve des animaux » , d'un couvercle pour le recyclage ou d'un couvercle combiné pour ordures et produits recyclables. Le conteneur à deux compartiments comporte aussi une porte de déchargement verrouillable à l'arrière pour faciliter le retrait des sacs à ordure. La représentation graphique du signe distinctif tirée de l'enregistrement de la marque de commerce est reproduite ci-dessous :
[4] Monsieur Neufeldt, qui est ingénieur industriel de formation, a conçu le conteneur HID-A-BAG en 1983 et l'a fabriqué et vendu par l'entremise de Haul-All Equipment Systems, division de sa société Neufeldt Industries Ltd. (Neufeldt Industries), entre 1983 et 1985. Le 11 juillet 1984, le numéro d'enregistrement de dessin industriel canadien 52994 a été attribué à Neufeldt Industries à l'égard du conteneur que M. Neufeldt avait conçu. En 1985, Neufeldt Industries a fait faillite et ses biens, y compris l'enregistrement de dessin industriel, ont été transférés à la société défenderesse, Haul-All Equipment Ltd. M. Neufeldt a été nommé président de cette société et occupe toujours ce poste aujourd'hui. De 1985 jusqu'à la date des présents motifs d'ordonnance, la défenderesse a fabriqué des conteneurs HID-A-BAG et en a vendu à des parcs nationaux, à des administrations provinciales et municipales et à des industries privées. Entre 1983 et 1995, la défenderesse et la société qu'elle a remplacée ont vendu près de 5 000 conteneurs HID-A-BAG au Canada.
[5] Le 11 juillet 1994, l'enregistrement de dessin industriel canadien relatif au conteneur HID-A-BAG a expiré. La demande se rapportant à la marque de commerce « SLOPE BIN CONTAINER DISTINGUISHING GUISE DESIGN » a été déposée le 12 juin 1995 en fonction de l'utilisation de ladite marque par la défenderesse au Canada en liaison avec des [traduction] « conteneurs pour déchets et produits recyclables » depuis novembre 1983. La demande a été publiée à des fins d'opposition le 4 septembre 1996. Aucune déclaration d'opposition n'a été déposée et, le 29 novembre 1996, la demande a été accueillie. La défenderesse a payé les droits d'enregistrement prescrits le 10 décembre 1996 et la procédure d'enregistrement a suivi son cours normal.
[6] Le litige qui oppose les deux parties remonte à trois demandes de soumissions faites en 1996 et 1997. La première demande a été formulée le 20 juin 1996 par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, qui cherchait à obtenir 45 conteneurs pour déchets et produits recyclables à l'épreuve des ours pour le parc national des Hautes-terres-du-Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Travaux publics demandait également que les conteneurs soient fabriqués conformément à la conception décrite dans le devis et les photographies jointes. Le conteneur apparaissant sur les photographies comporte les caractéristiques du SLOPE BIN CONTAINER DISTINGUISHING GUISE DESIGN et semble être un des conteneurs HID-A-BAG de la défenderesse. L'offre retenue a été présentée par Winlie Containers (société qu'a remplacée la demanderesse WCC Container Sales Limited) et un contrat relatif à la fourniture de conteneurs a été signé entre Winlie Containers et Travaux publics le 23 juillet 1996. Conformément au contrat, Winlie Containers a fabriqué 45 conteneurs pour déchets dont la conception était presque identique à celle du conteneur HID-A-BAG de la défenderesse.
[7] La deuxième demande a été présentée le 15 janvier 1997 par la Commission de la capitale nationale (CCN), qui voulait obtenir 64 conteneurs à un compartiment et 39 conteneurs à deux compartiments [traduction] « refermables et à l'épreuve des animaux (surtout les ours et les ratons-laveurs), des intempéries et du vandalisme » pour le parc de la Gatineau. Lorsqu'elle a été mise au courant de la demande de la CCN, la défenderesse a demandé au Bureau des marques de commerce d'accélérer la délivrance de la marque de commerce SLOPE BIN CONTAINER DISTINGUISHING GUISE DESIGN. Cette demande a été formulée dans une lettre datée du 17 janvier 1997 et la marque de commerce a été délivrée plus tard le même jour. Dans une lettre datée du 20 janvier 1997, la défenderesse a informé la CCN qu'elle détenait un enregistrement d'un signe distinctif à l'égard de la forme du conteneur HID-A-BAG ainsi que le droit exclusif de vendre tout conteneur dont la forme était identique à la forme visée par l'enregistrement. Même si WCC a présenté une offre inférieure à celle de la défenderesse, le contrat a été adjugé à celle-ci, en raison de l'enregistrement qu'elle détenait.
[8] La troisième demande de soumissions relative à ces conteneurs pour déchets a été formulée le 7 février 1997 par Travaux publics. Il s'agissait d'une demande visant à obtenir 24 conteneurs à deux compartiments et 65 conteneurs à un compartiment pour le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Travaux publics demandait également que les conteneurs soient construits conformément à la conception illustrée dans les photographies jointes à la demande en annexe A. Les conteneurs figurant dans les photographies en question étaient ceux que WCC avait fabriqués en vertu du contrat qu'elle avait précédemment signé avec Travaux publics. Le 9 avril 1997, WCC a été avisée que les avocats de la défenderesse avaient menacé de poursuivre Travaux publics pour incitation à une contrefaçon de marque de commerce si le contrat devait être adjugé à une personne ou entreprise autre que ladite défenderesse. Par conséquent, même si WCC a à nouveau présenté la soumission la plus basse, le contrat a été adjugé à la défenderesse.
[9] Le 26 juin 1997, les demanderesses ont déposé l'avis introductif de requête à l'égard de la présente demande.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
[10] Un certain nombre de dispositions législatives sont pertinentes quant à la présente demande. La marque de commerce de la défenderesse est un « signe distinctif » défini comme suit à l'article 2 de la Loi :
« signe distinctif » Selon le cas_:
a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
b) mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises,
dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.
"distinguishing guise" means
(a) a shaping of wares or their containers, or
(b) a mode of wrapping or packaging wares
the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;
[11] La présente demande a été engagée en application du paragraphe 57(1) de la Loi :
Juridiction exclusive de la Cour fédérale
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.
Exclusive jurisdiction of Federal Court
57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.
[12] L'article 13 de la Loi énonce quelques-uns des motifs de radiation que WCC a allégués :
Signes distinctifs enregistrables
13. (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois_:
a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;
b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.
Effet de l'enregistrement
(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.
When distinguishing guises registrable
13. (1) A distinguishing guise is registrable only if
(a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and
(b) the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.
Effect of registration
(2) No registration of a distinguishing guise interferes with the use of any utilitarian feature embodied in the distinguishing guise.
Aucune restriction à l'art ou à l'industrie
(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.
Not to limit art or industry
(3) The registration of a distinguishing guise may be expunged by the Federal Court on the application of any interested person if the Court decides that the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry
[13] Le paragraphe 18(1) de la Loi prévoit d'autres motifs que WCC a invoqués :
Quand l'enregistrement est invalide
18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants_:
a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
c) la marque de commerce a été abandonnée.
Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.
When registration invalid
18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if
(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,
(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
(c) the trade-mark has been abandoned,
and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.
[14] Il convient également de citer l'alinéa 30b) de la Loi :
Contenu d'une demande
30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :
b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;
Contents of application
30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing
(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
ANALYSE
[15] Dans les procédures de radiation engagées devant la Cour fédérale, il incombe à la partie qui conteste l'enregistrement de prouver que celui-ci devrait être radié. Il existe aussi une présomption correspondante selon laquelle la marque en question est valide et tout doute à ce sujet doit être tranché en faveur de la validité de la marque de commerce en question. Voir Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd. c. Tune Masters (1984), 82 C.P.R. (2d) 128, à la page 134 (C.F. 1re inst.); Unitel Communications Inc. c. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3d) 12, à la page 27 (C.F. 1re inst.); General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc. (2000), 9 C.P.R. (4th) 368, au paragraphe 31 (C.A.F.), et Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2001] 2 C.F. 536, aux paragraphes 25 et 35 (C.F. 1re inst.), confirmé par (2002), 18 C.P.R. (4th) 414 (C.A.F.). Les demanderesses ont soulevé cinq motifs de radiation et j'examinerai chacun d'eux pour les parties et, en cas d'appel, pour la Cour d'appel.
1. Fausse déclaration dans la demande d'enregistrement
[16] Dans la demande d'enregistrement qu'elle a déposée le 12 juin 1995, Haul-All Equipment Ltd. a soutenu qu'elle utilisait le SLOPE BIN CONTAINER DISTINGUISHING GUISE DESIGN depuis au moins novembre 1983. WCC fait valoir que cette déclaration est manifestement erronée, étant donné que Haul-All Equipment Ltd. n'a été constituée en société que le 22 janvier 1985, de sorte qu'elle n'a pu utiliser la marque de commerce depuis 1983. Par conséquent, la défenderesse n'a pas respecté l'obligation que lui impose l'alinéa 30b) :
Contenu d'une demande
30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant_:
b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;
Contents of application
30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing
(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
[17] WCC estime qu'en raison de cette fausse déclaration, l'enregistrement est invalide et nul ab initio. Au soutien de son argument, elle invoque la décision Rainsoft Water Conditioning Co. c. Rainsoft (Regina) Ltd. (1987), 14 C.P.R. (3d) 267 (C.F. 1re inst.), où le juge Muldoon s'est exprimé comme suit à la page 269 :
L'intimée, Rainsoft (Regina) Ltd., a été constituée en société en Saskatchewan le 16 janvier 1963. William B. Atnikov en était président en 1979. Puisque la demande d'enregistrement de l'intimée à l'égard de la marque attaquée énonce qu'elle était utilisée par la demanderesse (c'est-à-dire Rainsoft (Regina) Ltd.) depuis au moins 1960, et puisque l'intimée a été constituée en société seulement en 1963, l'affirmation de l'intimée quant à l'utilisation semble fausse.
[18] WCC ajoute qu'il n'est pas nécessaire de prouver la fraude ou l'intention de tromper lorsqu'une demande d'enregistrement ou une déclaration relative à l'utilisation au Canada renferme une assertion erronée relativement à des éléments importants. Au soutien de cette proposition, elle cite les décisions suivantes : Melnor Manufacturing Ltd. c. Lido Industrial Products Ltd. (1969), 56 C.P.R. 212, à la page 225 (C.É.); Marchands Ro-Na Inc. c. Tefal S.A. (1981), 55 C.P.R. (2d) 27, à la page 30 (C.F. 1re inst.), et Unitel Communications, précitée, à la page 54.
[19] L'enregistrement fondé sur une demande qui renferme une fausse déclaration quant à l'utilisation a traditionnellement été jugé invalide et nul ab initio lorsqu'il y a eu assertion inexacte et frauduleuse. En général, les assertions inexactes qui sont innocentes ne suffisent pas en soi à faire invalider un enregistrement. C'est ce qu'a affirmé le Dr Harold Fox dans son traité Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3rd ed. (Toronto : Carswell, 1972), aux pages 252 et 253, où il a cité les décisions Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd. (1964), 43 C.P.R. 165, à la page 180 (C.É.), et W. J. Hughes & Sons "Cornflower" Ltd. c. Morawiec (1970), 62 C.P.R. 21 (C.É.) au soutien de la proposition suivante :
[traduction] Il est prévu, au paragraphe 18(1), que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide lorsque a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement; b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement; c) la marque de commerce a été abandonnée; et, sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant le droit de l'obtenir. Cependant, la Loi ne renferme aucune disposition en vertu de laquelle les déclarations erronées contenues dans une demande d'enregistrement ou un ajout de marchandises deviennent des motifs d'invalidation de l'enregistrement, à moins que les déclarations erronées n'aient pour effet de rendre la marque de commerce non enregistrable au sens de l'article 12 ou à moins qu'il n'y ait eu de fausses déclarations frauduleuses. [Non souligné dans l'original.]
[20] Dans la décision Biba Boutique c. Dalmys (Canada) Ltd. (1976), 25 C.P.R. (2d) 278 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint Thurlow s'est fondé sur la déclaration du Dr Fox à la page 283 :
Si le demandeur de l'enregistrement ne se tient pas à l'article 29 [maintenant 30], en ne donnant pas la date précise à compter de laquelle il a employé la marque de commerce, il peut fournir un motif d'opposition aux termes du paragraphe 37(2), si le motif est soulevé avant l'enregistrement. Cependant, d'après le paragraphe 18(1), la demande qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 29 ne constitue pas un motif d'invalidation de l'enregistrement. Une fois l'enregistrement obtenu, la question, à mon avis, est simplement de savoir si l'inscrivant a le droit de le garder, vu les faits en l'espèce.
[21] Tel qu'il est mentionné plus haut, WCC fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de prouver la fraude ou l'intention de tromper lorsqu'une demande d'enregistrement au Canada renferme une déclaration d'utilisation qui est erronée relativement à des éléments importants. Selon WCC, dans la décision Unitel Communications, précitée, le juge Gibson a rejeté la thèse que défendait le Dr Fox et, de ce fait, infirmé la décision Biba Boutique. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont WCC interprète la décision du juge Gibson. Au cours de l'année qui a suivi cette décision, le juge Nadon (alors juge de la Section de première instance de la Cour fédérale) s'est fondé sur la décision Biba Boutique pour conclure, dans National Car Rental System, Inc. c. Megill-Stephenson Co. (1996), 70 C.P.R. (3d) 295, à la page 297 (C.F. 1re inst.), « que le fait que la demanderesse ne s'est peut-être pas conformée à l'article 30 n'est pas un motif justifiant l'invalidation des enregistrements » . De plus, cinq ans après cette dernière décision, la juge Desjardins a cité avec approbation l'extrait de l'ouvrage du Dr Fox dans l'arrêt General Motors of Canada c. Moteurs Décarie Inc. (2000), [2001] 1 C.F. 665 (C.A.). Par conséquent, j'estime que tant la décision Biba Boutique que les observations du Dr Fox représentent un exposé exact de l'état du droit.
[22] Il est plus juste de dire, en ce qui concerne la décision Unitel Communications, que le juge Gibson a distingué l'affaire d'avec la tendance jurisprudentielle qui a débuté lors de la décision du juge Cattanach dans Bonus Foods et s'est poursuivie par celle du juge en chef adjoint Thurlow dans Biba Boutique. Voici comment le juge Gibson s'est exprimé à la page 53 :
L'avocat a soutenu qu'il y avait lieu d'établir une distinction entre la présente affaire et la décision rendue dans [Bonus Foods], parce que la déclaration qu'on alléguait être fausse ne se rapportait pas à un élément essentiel de l'enregistrement de la marque de commerce.
Le juge Gibson en est arrivé à la conclusion suivante à la page 54 :
Je conclus que ni la fraude ni l'intention de tromper ne constitue un élément nécessaire lorsqu'une demande d'enregistrement de marque de commerce et une déclaration d'emploi de marque au Canada renferment toutes les deux des déclarations fausses relativement à des éléments importants. Les déclarations d'intention d'employer une marque contenues dans les demandes d'enregistrement des marques de commerce visées en l'espèce et les déclarations d'emploi de marque étaient simplement fausses, peu importe l'intention et la compréhension de l'auteur de la demande d'enregistrement. En outre, la déclaration d'intention quant à l'emploi contenue dans la demande et la déclaration d'emploi de la marque étaient toutes les deux essentielles à l'enregistrement des marques de commerce. [Non souligné dans l'original.]
[23] Lorsque ces observations sont examinées côte à côte, il devient évident que le juge Gibson n'a pas infirmé les décisions Bonus Foods ou Biba Boutique, mais qu'il en a limité l'applicabilité aux cas où la demande renferme des « déclarations fausses relativement à des éléments importants » quant à l'emploi, lesquelles déclarations sont « essentielles à l'enregistrement » de la marque. La conclusion du juge Gibson est également compatible avec le paragraphe précité de l'ouvrage du Dr Fox. De l'avis de celui-ci, un enregistrement peut être invalidé non seulement dans les cas d'assertion inexacte et frauduleuse, mais également lorsque « les déclarations erronées [ont eu] pour effet de rendre la marque de commerce non enregistrable au sens de l'article 12 de la Loi » . En réalité, le juge Gibson a étendu la portée de ce raisonnement au-delà des cas prévus à l'article 12 afin de couvrir d'autres circonstances dans lesquelles un enregistrement n'aurait pu être obtenu en l'absence d'une fausse déclaration.
[24] Les deux autres décisions que WCC a citées ne lui sont pas utiles non plus. La décision Melnor Manufacturing, précitée, portait sur la Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales, S.R.C. 1952, ch. 150, et n'est pas pertinente en l'espèce. Même si la demanderesse soutient que la décision Marchands Ro-Na, précitée, concerne une déclaration erronée innocente, j'estime plutôt qu'une intention de tromper existait dans cette affaire. Voici l'analyse et la description des faits pertinents du juge Addy dans Marchands Ro-Na (aux pages 29-30) :
La demande d'enregistrement de la première marque a été faite en 1961 par la société T-Fal Corporation de New York qui faisait valoir son intention d'employer la marque au Canada. Comme indiqué plus haut, les produits dûment marqués T-Fal ont été, depuis 1958 et pendant toute la période qui nous intéresse, expédiés par le fabricant français directement au Canada où les distributeurs canadiens en prenaient livraison. Prié de fournir la preuve de l'emploi effectif au Canada de la marque de commerce à la suite de la demande d'enregistrement fondée en 1961 sur l'intention d'emploi, le président de la T-Fal Corporation de New York a produit un affidavit plutôt artificieux et ambigu, dont voici le passage pertinent : [traduction] « ... que l'emploi de la marque de commerce, visée par la demande d'enregistrement ci-dessus, a commencé au Canada à l'égard de tous les produits visés dans ladite demande » . Même si elle n'est pas contraire à la vérité, cette déclaration passe sous silence un fait dont son auteur était parfaitement au courant, savoir que cette marque de commerce avait été employée au Canada de façon continue pendant les trois années qui précédaient la demande fondée sur l'intention d'emploi; de même qu'elle passe sous silence le fait que ce n'était pas T-Fal Corporation de New York mais Tefal S.A. de France qui l'employait et qui continuait à l'employer. Il ressort maintenant des preuves produites que le distributeur américain n'a jamais employé, ni projeté d'employer la marque au Canada, laquelle doit, en conséquence, être rayée du registre.
L'intimée soutient que la première marque ne devrait pas être rayée puisque, depuis le mois de décembre 1968, elle a été cédée de façon absolue à la compagnie française qui de fait l'employait déjà. Une cession postérieure ne saurait remédier au vice de l'enregistrement parce que le cédant n'avait rien à céder. T-Fal Corporation de New York n'était pas propriétaire d'une marque de commerce validement enregistrée et n'avait absolument aucun droit de propriété sur la marque T-Fal au Canada. L'enregistrement était nul à l'origine parce qu'il a été obtenu sur la foi d'une déclaration trompeuse et que les faits véritables établissent l'absence de tout droit du cédant sur quelque marque que ce soit. Nul ne peut céder ce dont il n'est pas propriétaire. [Non souligné dans l'original.]
[25] En conséquence, il appert de la jurisprudence qu'un enregistrement fondé sur une demande qui renferme une fausse déclaration au sujet de l'utilisation sera jugé invalide et nul ab initio dans deux situations. La première situation est celle qui a été examinée dans les décisions Bonus Foods et Biba Boutique : l'inclusion d'une assertion inexacte et frauduleuse dans la demande. La seconde est celle qui est fondée sur le raisonnement du juge Gibson dans la décision Unitel Communications : l'inclusion de déclarations fausses relativement à des éléments importants au sujet de l'utilisation, lesquelles déclarations sont essentielles à l'enregistrement. Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire de prouver la fraude ou l'intention de tromper.
[26] Il est évident que l'erreur commise par la défenderesse était une erreur innocente et non une fausse déclaration intentionnelle. De plus, l'erreur que comporte la demande de la défenderesse n'appartient pas à la catégorie d'erreurs que le juge Gibson a décrite dans la décision Unitel Communications. Le fait que c'était Haul-All Equipment Systems et non Haul-All Equipment Ltd. qui a utilisé la marque de commerce entre 1983 et 1985 n'est pas essentiel à l'enregistrement de ladite marque. Contrairement à la situation qui existait dans la décision Standard Brands Ltd. c. Staley (1946), 6 C.P.R. 27 (C.É.), que le juge Gibson a citée aux pages 53 et 54, il ne s'agit pas ici d'un cas où la défenderesse pouvait obtenir l'enregistrement uniquement en faisant la fausse déclaration. La demande a été déposée en 1995 et le fait qu'elle n'était appuyée que par dix ans d'utilisation exclusive par la défenderesse plutôt que douze n'aurait pas empêché l'enregistrement de la marque de commerce en question.
[27] Il est également possible de distinguer la situation de la présente affaire d'avec celle de la décision Rainsoft, précitée, en fonction de l'utilisation. La principale question qui se posait dans cette dernière décision était de savoir si l'intimée avait utilisé la marque de commerce comme elle le soutenait. L'intimée n'a pas comparu à l'audience et il n'a pas été prouvé qu'elle avait utilisé la marque de commerce depuis l'enregistrement de celle-ci. Le juge Muldoon s'est fondé sur la fausse déclaration de l'intimée pour conclure que la marque de commerce n'avait pas été utilisée par ladite intimée ou par son prédécesseur en titre, comme elle l'avait allégué. C'est ce qui ressort des remarques suivantes qu'il a formulées à la page 270 :
Comme il est dit ci-dessus, l'intimée n'aurait pas pu utiliser la marque de commerce RAINSOFT (dessin) depuis 1960, comme l'affirme la demande d'enregistrement, étant donné la date de sa constitution en société, le 16 janvier 1963. L'intimée n'a déposé en l'instance aucune preuve qu'elle (ou son prédécesseur en titre, apparemment inexistant) ait utilisé la marque de commerce attaquée.
[28] Le juge Muldoon semble avoir tranché l'affaire en se fondant sur l'abandon et il y a lieu de se demander s'il aurait radié la marque en raison de la fausse déclaration de l'intimée si une preuve d'utilisation par celle-ci ou son prédécesseur en titre avait été fournie. Contrairement à la situation qui existait dans la décision Rainsoft, il est admis en l'espèce que le signe distinctif a été utilisé entre 1983 et 1985 par le prédécesseur de la défenderesse. C'est pourquoi l'applicabilité de la décision Rainsoft à la présente affaire est restreinte et je préfère le raisonnement établi dans les décisions susmentionnées. Étant donné que l'erreur de la défenderesse était une fausse déclaration innocente qui n'était pas essentielle à l'enregistrement, cette erreur ne suffit pas à rendre celui-ci invalide ou nul ab initio.
2. Caractère distinctif
[29] WCC soutient que la marque de commerce n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 13(1)a), parce qu'elle n'était pas distinctive à la date de la production de la demande (12 juin 1995). Elle ajoute que la marque de commerce est invalide en vertu de l'alinéa 18(1)b), parce qu'elle n'était pas distinctive à l'époque où les procédures en l'espèce ont été entamées (26 juin 1997). Ces deux dispositions sont reproduites ci-après :
Signes distinctifs enregistrables
13. (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois_:
a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;
[...]
Quand l'enregistrement est invalide
18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants_:
b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
When distinguishing guises registrable
13. (1) A distinguishing guise is registrable only if
(a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration;
[...]
When registration invalid
18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if
(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
[30] Le mot « distinctive » est défini comme suit à l'article 2 de la Loi :
« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
"distinctive", in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;
[31] Selon WCC, la marque de commerce n'était pas distinctive aux dates pertinentes, parce qu'elle ne donnait pas un message clair au public en ce qui a trait à son utilisation. WCC fait également valoir que l'utilisation de la marque par la défenderesse n'est pas compatible avec la marque enregistrée, parce que les conteneurs HID-A-BAG de la défenderesse comportent un certain nombre de caractéristiques supplémentaires, notamment l'utilisation de plaques de bois pour couvrir les côtés des conteneurs, l'ajout d'une plate-forme à l'avant, l'existence de deux portes munies de poignées sur le dessus de la surface inclinée et l'utilisation d'une porte de déchargement sans rebord recouvrant les côtés.
[32] La défenderesse répond en invoquant trois arguments. Elle soutient d'abord que la question de savoir si la marque de commerce était distinctive à la date de la production de la demande était une question dont le Bureau des marques de commerce était saisi et non un motif de radiation. En deuxième lieu, même si le caractère distinctif à la date de la production de la demande est un facteur pertinent, il existe une preuve abondante indiquant que la défenderesse a utilisé le signe, lequel était devenu distinctif à cette date. En troisième lieu, le caractère distinctif à la date où les procédures en l'espèce ont été entamées n'est pas contesté dans l'ensemble.
[33] Il est possible de trancher cette question en examinant chacun des arguments de la défenderesse. Contrairement à ce que celle-ci soutient, je ne crois pas que le caractère distinctif à la date de la production de la demande ne soit pas un motif de radiation. L'alinéa 18(1)a) énonce qu'une marque de commerce est invalide si elle n'était pas enregistrable et l'alinéa 13(1)a) dispose qu'un signe distinctif n'est enregistrable que s'il est devenu distinctif par suite de son utilisation à la date de production de la demande d'enregistrement. De plus, la condition de l'alinéa 13(1)a) selon laquelle le caractère distinctif doit être acquis au moyen de l'utilisation n'est pas reproduite à l'alinéa 18(1)b). Une marque de commerce peut être valide en vertu de cette dernière disposition malgré l'absence d'utilisation si elle a été adaptée de manière à distinguer les marchandises du titulaire de la marque de celles d'autres propriétaires : Boston Pizza International Inc. c. Boston Chicken Inc., 2003 CAF 120. Si les signes distinctifs devaient respecter uniquement ce critère, la condition énoncée à l'alinéa 13(1)a) en ce qui a trait à l'utilisation serait effectivement supprimée dans les procédures de radiation.
[34] Cela étant dit, il existe une preuve abondante indiquant que la défenderesse a utilisé la marque de commerce avant le 12 juin 1995. La défenderesse a déposé un affidavit daté du 6 juin 1995 dans lequel M. Neufeldt déclare que près de 5 000 conteneurs HID-A-BAG ont été vendus au Canada entre 1983 et 1995. Il appert d'un tableau joint à cet affidavit qu'entre 1984 et 1994, des conteneurs HID-A-BAG ont été vendus dans chaque région du Canada. La défenderesse a également annoncé le conteneur HID-A-BAG dans le cadre de ses activités de publicité et de promotion. C'est ce qu'indiquent les brochures publicitaires des années 1980 qui portent sur les conteneurs HID-A-BAG et qui sont jointes à l'affidavit de M. Neufeldt daté du 25 juin 2000.
[35] La défenderesse a également présenté à la Cour une preuve indiquant que la forme du conteneur HID-A-BAG permet de distinguer celui-ci des marchandises de ses concurrents. Il est admis de part et d'autre que, à l'exception des 45 conteneurs produits par WCC, la défenderesse a été le seul fabricant et détaillant de conteneurs pour déchets de cette forme au Canada. Dans son affidavit daté du 25 janvier 2000, M. Neufeldt a déclaré que la forme du conteneur HID-A- BAG [traduction] « a été créée et adoptée par Haul-All en raison de l'attrait unique qu'elle exerçait pour l'oeil » . La déclaration de M. Neufeldt est appuyée par un affidavit daté du 27 janvier 2000 dans lequel M. Paul Arato, concepteur industriel qui a participé à la conception d'un certain nombre de produits grand public et produits commerciaux, a affirmé ce qui suit au paragraphe 4 : [traduction] « le conteneur à compartiment incliné Haul-All est un exemple de conception étonnante et inhabituelle qui est exclusive à Haul-All et qui est parfaitement adaptée pour distinguer la société Haul-All et ses marchandises des autres » . M. Arato conclut, au paragraphe 10 de son affidavit, que [traduction] « le refus apparent [du compartiment incliné] de basculer attire l'oeil et est facile à retenir » .
[36] Je ne suis pas d'accord avec WCC lorsqu'elle dit que l'ajout de caractéristiques non mentionnées dans l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard des conteneurs HID-A-BAG affaiblit le caractère distinctif de celle-ci. Le critère servant à déterminer si une marque est distinctive ou non est celui du message transmis au public : White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada Inc. (1991), 39 C.P.R. (3d) 94, à la page 111 (C.F. 1re inst.). L'ajout d'éléments décoratifs ou fonctionnels comme ceux qu'a mentionnés WCC ne devrait pas nier le caractère distinctif de la marque, tant et aussi longtemps que le message transmis au public demeure clair. Les caractéristiques du signe distinctif mises en relief dans l'enregistrement de la marque de commerce en litige demeuraient faciles à repérer sur les conteneurs HID-A-BAG de la défenderesse malgré l'ajout d'autres caractéristiques.
[37] La défenderesse a soutenu en dernier lieu que le caractère distinctif de la marque le 26 juin 1997 n'a pas été contesté dans l'ensemble. La défenderesse a raison à cet égard. Aucune preuve n'indiquait que des changements touchant le marché pertinent sont survenus entre 1995 et 1997. Bien au contraire, le fait que la défenderesse ait été le soumissionnaire retenu dans le cas des appels d'offres de la CCN et de Travaux publics m'incite à croire qu'entre le 12 juin 1995 et le 26 juin 1997, elle a augmenté les ventes générales de ses marchandises.
[38] L'ensemble de la preuve décrite ci-dessus indique que, comme M. Neufeldt l'a déclaré au paragraphe 14 de son affidavit daté du 25 janvier 2000, le conteneur HID-A-BAG est devenu [traduction] « un produit d'identification vital de la société Haul-All » . En conséquence, la marque de commerce de la défenderesse ne peut être radiée du registre pour cause