Gary Gurmukh Sales Ltd. c. Quality Goods Imd Inc.

Gary Gurmukh Sales Ltd. c. Quality Goods Imd Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2014-05-07
Référence neutre
2014 CF 437
Numéro de dossier
T-1609-11, T-999-12
Contenu de la décision
Date : 20140507
Dossier :
T-1609-11
T-999-12
Référence : 2014 CF 437
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Dossier :
T-1609-11
ENTRE :
GARY GURMUKH SALES LTD. ET
PER-DESIGN INC.
demanderesses
et
QUALITY GOODS IMD INC.
défenderesse
ET ENTRE :
Dossier :
T-999-12
ENTRE :
QUALITY GOODS IMD INC.
demanderesse
et
GARY GURMUKH SALES LTD. ET
PER-DESIGN INC.
défenderesses
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
LE JUGE HENEGHAN
INTRODUCTION [1] Gary Gurmukh Sales Ltd. (GGS) et Quality Goods IMD Inc. (Quality) sont deux entreprises canadiennes spécialisées dans la fabrication, la distribution et la vente de produits destinés au marché canadien des articles de souvenir. Per-Design Inc. (Per) est une autre compagnie canadienne et elle crée des logos et des dessins utilisés sur divers produits, y compris des vêtements. Des désaccords ont surgi entre GGS et Per, d’une part, et Quality d’autre part, concernant la validité et la contrefaçon de certaines marques de commerce, et notamment une allégation de commercialisation trompeuse.
[2] À cet égard, GGS et Per ont intenté une action, numéro de dossier T‑1609‑11, en vertu de l’article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi) et de l’alinéa 300b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles); nous l’appellerons l’« action en contrefaçon ». GGS sollicite une injonction interdisant à Quality d’utiliser les marques de commerce, et lui ordonnant de restituer sa marchandise contrefaite, et de verser des dommages-intérêts pour contrefaçon de marque de commerce, les intérêts avant et après jugement ainsi que les dépens suivant le barème le plus élevé.
[3] En réponse, Quality a intenté sa propre action, numéro de dossier T‑999‑12, dans laquelle elle conteste la validité des marques déposées de GGS; nous la désignerons comme l’« action en radiation ». Quality sollicite une ordonnance radiant les enregistrements des marques de commerce canadiennes no TMA 727 452 (« CANADIAN FAST FOOD ») et TMA 727 877 (« CANADIAN POLAR BEAR IN SNOW STORM »), des dommages-intérêts pour les pertes de ventes continuelles liées aux lettres de menace reçues par ses clients après l’enregistrement irrégulier des marques de commerce, ainsi que les intérêts avant et après jugement sur toute adjudication de dommages-intérêts.
CONTEXTE [4] Les affidavits et pièces déposés par les parties révèlent les faits suivants.
[5] GGS a déposé à l’appui de l’action en contrefaçon deux affidavits établis sous serment par monsieur Gary Gurmukh. Le premier, daté du 9 novembre 2011, décrit les activités de GGS, l’historique des marques de commerce et de leur enregistrement, les circonstances dans lesquelles GGS a appris que Quality se servait des marques de commerce et les mesures prises en conséquence. L’affidavit comprend un certain nombre de pièces.
[6] Dans son second affidavit, établi sous serment le 8 mai 2012, en réponse à celui de monsieur Harold Rosen déposé par Quality, M. Gurmukh nie l’existence d’une entente entre les parties et explique son point de vue sur les conversations décrites dans l’affidavit de M. Rosen. Le 29 août 2012, M. Gurmukh a été contre-interrogé relativement à ces deux affidavits. Une pièce est jointe à la transcription de ce contre-interrogatoire.
[7] Quality a déposé un affidavit dans sa réponse à l’action en en contrefaçon, celui de M. Harold Rosen, daté du 30 avril 2012. Ce dernier y décrit les activités de Quality, les antécédents concernant les marques de commerce, leur utilisation, et l’accord conclu avec GGS l’autorisant à les apposer sur la marchandise. Un certain nombre de pièces sont jointes à cet affidavit. L’une d’elles consiste en des copies de rapports de ventes des marchandises arborant les marques de commerce contestées effectuées par Quality. GGS fonde sa demande d’adjudication de dommages-intérêts sur ces chiffres de vente.
[8] M. Harold Rosen a été contre-interrogé relativement à cet affidavit le 29 août 2012. Un certain nombre de pièces sont jointes à la transcription de ce contre-interrogatoire.
[9] Les parties ont déposé d’autres affidavits dans le cadre de l’action en radiation, numéro de dossier T‑999‑12.
[10] Quality a soumis un affidavit établi sous serment par M. Harold Rosen le 3 juillet 2012. GGS a pour sa part déposé un affidavit établi sous serment par M. Gary Gurmukh le 31 juillet 2012. Ils ont tous deux été contre-interrogés relativement à ces affidavits et les transcriptions des contre-interrogatoires figurent dans les dossiers de demande conjoints.
[11] Dans l’affidavit déposé dans le cadre de l’action en radiation, M. Rosen décrit la structure commerciale, les pratiques et la clientèle de Quality. Il souligne que GGS est un concurrent.
[12] M. Rosen affirme que son équipe de design a créé les marques de commerce contestées et les dessins qui s’y rapportent en 2004. La vente de marchandises arborant ces dessins a commencé en 2005.
[13] M. Rosen ajoute que l’emploi des marques de commerce par Quality était parfaitement connu de GGS, qui a présenté, de mauvaise foi, une demande d’enregistrement. Il rappelle que Quality et GGS ont passé une entente ou un accord, et soutient que Quality a perdu environ 100 000 $ de ventes pour l’avoir respecté. Les mises en demeure envoyées par GGS à ses clients ont nui à son entreprise et à sa réputation. Un certain nombre de pièces jointes à l’affidavit de M. Harold Rosen viennent étayer ses déclarations.
[14] Dans l’affidavit déposé dans le cadre de l’action en radiation, M. Gurmukh décrit la structure commerciale et les activités de GGS et de Per, ainsi que leur clientèle. Il revient aussi sur l’historique de la conception des marques de commerce contestées, et déclare qu’elles ont toutes deux été créées en 2004. Les ventes ont commencé peu après. Il affirme par ailleurs qu’au moment où les marchandises arborant les marques de commerce ont été mises sur le marché, il ne connaissait aucune entreprise vendant des articles au design comparable.
[15] La déposition de M. Gurmukh porte aussi sur l’enregistrement des marques de commerce et sur la vente des produits arborant celles-ci. Il décrit à quel moment il a été mis au courant de la contrefaçon des marques de commerce et les mesures qui ont été prises pour faire respecter les droits de GGS et de Per. Il conteste la déposition de M. Harold Rosen selon laquelle GGS a copié plusieurs dessins de Quality, et ses déclarations concernant la perte de certains partenaires commerciaux de cette entreprise du fait des mises en demeure envoyées par GGS. Il nie que les parties aient jamais conclu une entente les autorisant toutes les deux à utiliser les marques de commerce. Plusieurs pièces sont jointes à l’affidavit de M. Gurmukh.
[16] GGS est une entreprise constituée en personne morale en vertu des lois de l’Ontario. M. Gary Gurmukh en est le président et le fondateur. Depuis 1990, GGS se spécialise dans la fabrication, la distribution et la promotion de marchandises sur le marché des articles de souvenir et du tourisme au Canada. Elle distribue des produits à différents magasins de détail et participe à plusieurs foires commerciales dans le but d’attirer des clients. Sa marchandise consiste en des articles « typiquement canadiens » destinés aux touristes.
[17] Per est aussi une entreprise constituée en personne morale en vertu des lois de l’Ontario. M. Gary Gurmukh est président et actionnaire de Per Design Inc. Per crée des dessins artistiques, des logos et des marques à l’égard desquels elle accorde des licences d’utilisation sur différents produits destinés au marché canadien du tourisme. Ces dessins apparaissent sur les marchandises de GGS, souvent agrémentés de phrases spirituelles ou humoristiques. Ses produits sont vendus au Canada depuis 2005.
[18] En vertu d’un accord de licence en vigueur depuis le 1er janvier 2006, GGS est la licenciée exclusive de Per. Le 30 novembre 2008, Gary Gurmukh, son associé d’affaires et ses deux fils, ont acheté Per en vertu d’un accord de rachat d’actions.
[19] Per est la détentrice des deux marques déposées en cause dans les présentes demandes. La première a été enregistrée le 30 octobre 2008 sous le numéro TMA 727 452 et consiste en l’expression « CANADIAN FAST FOOD ». La marque était généralement apposée sur un article et s’accompagnait du dessin d’une personne pourchassée par un ours ou un autre animal sauvage.
[20] La seconde marque de commerce, enregistrée le 6 novembre 2008 sous le numéro TMA 727 877, consiste en l’expression « CANADIAN POLAR BEAR IN SNOW STORM ». Elle figurait généralement sur un article de couleur blanche, sauf pour la phrase visée par la marque de commerce, avec le dessin des yeux et du nez sombres d’un ours polaire. Les deux marques de commerce ont été enregistrées sur la base de leur emploi au Canada depuis 2005.
[21] Les deux marques de commerce ont été enregistrées en vue d’un emploi en liaison avec des tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, grandes tasses, aimants pour réfrigérateur, tabliers, chapeaux et sacs à provisions. GGS a effectué de bonnes ventes sur les articles arborant les marques de commerce.
[22] Quality est une entreprise constituée en personne morale en vertu des lois du Québec. Il s’agit d’une concurrente directe de GGS. M. Harold Rosen en est le président et fondateur. La société est enregistrée depuis 1964 et a été constituée en personne morale en 1969.
[23] Au cours des 45 dernières années, Quality a importé, fabriqué et distribué des articles destinés à la vente sur le marché canadien du tourisme. Comme la marchandise de GGS, une grande partie des produits de Quality sont « typiquement canadiens ». Ceux-ci sont vendus dans des magasins de touristes au Canada et aux États-Unis, sur Internet, par catalogue, ainsi que dans les foires commerciales. Quality a sa propre équipe de conception artistique : c’est elle qui crée les dessins pour les produits.
[24] Depuis 2005, Quality utilise sur ses marchandises les phrases visées par les marques de commerce, souvent accompagnées d’images ressemblant à celles qu’emploie GGS. Elle prétend que son service de conception artistique a créé les dessins de manière indépendante en 2004, et qu’ils étaient bien connus dans l’industrie touristique/des articles de souvenir au Canada.
[25] Lorsque GGS a essayé d’enregistrer les marques de commerce, Quality était au courant de la demande d’enregistrement et aurait pu déposer une opposition. Elle ne l’a pas fait parce qu’elle était alors aux prises avec des difficultés financières.
[26] En août 2007, GGS a appris que Quality vendait des articles arborant ses marques de commerce. Un employé de l’entreprise a acheté des échantillons de produits dans un magasin en Alberta et les a montrés à M. Gary Gurmukh. GGS a demandé à son avocat de mettre en demeure Quality de cesser la vente des marchandises arborant les phrases. Comme les marques de commerce n’avaient pas encore été enregistrées, la lettre de GGS ne faisait état que de son droit d’auteur enregistré à l’égard du dessin. Quality a répondu qu’elle avait l’intention de poursuivre la vente des marchandises contestées.
[27] En octobre 2008, GGS a appris que Quality continuait de vendre les articles contestés. Son avocat a envoyé une nouvelle mise en demeure, faisant valoir cette fois les marques de commerce de l’entreprise, alors en cours d’enregistrement. Rien n’indique que Quality ait répondu à cette lettre.
[28] En mars 2010, GGS a appris que Quality avait continué de vendre les marchandises arborant les marques de commerce. Elle a fait envoyer par son avocat une autre lettre de mise en demeure à Quality, faisant valoir les marques de commerce et énonçant une liste de conditions. Si celles-ci étaient remplies, GGS s’engageait à n’exercer aucun recours juridique contre Quality. Ces conditions n’ont pas été respectées.
[29] En juillet 2011, un représentant de GGS a informé M. Gurmukh que des articles arborant les marques de commerce étaient vendus dans un magasin de détail à Vancouver. GGS a écrit au commerçant pour lui demander de cesser de vendre les marchandises contrefaites et d’identifier son fournisseur. Le commerçant l’a informée par téléphone que Quality lui avait fourni les marchandises contrefaites et qu’il avait l’intention de les lui retourner.
[30] Plus tard ce même mois, M. Gurmukh a reçu un appel téléphonique de M. Rosen. Il prétend que ce dernier l’a avisé que Quality continuerait d’approvisionner les détaillants en marchandises arborant les marques de commerce, et que GGS pouvait déposer une action en justice si elle le désirait. En août 2011, l’associé de M. Gurmukh s’est rendu compte qu’un détaillant albertain vendait des articles arborant les marques de commerce, et il a acheté un pull portant la marque CANADIAN POLAR BEAR IN A SNOW STORM. GGS a envoyé une mise en demeure à ce commerçant, mais n’a reçu de lui aucune réponse.
[31] Toujours en août 2011, l’associé de M. Gurmukh a remarqué que des marchandises arborant les marques de commerce étaient vendues à l’Aéroport international de Calgary. Cette fois-ci, il a acheté un chapeau arborant la marque CANADIAN POLAR BEAR IN SNOW STORM. GGS a envoyé une mise en demeure à ce commerçant, mais n’a reçu de lui aucune réponse.
[32] En septembre 2011, GGS a été informée par un client de Vancouver que Quality avait proposé de lui vendre en gros ses propres marchandises arborant les marques de commerce. Il ne les a pas achetées. GGS savait que Quality avait un site Web faisant la publicité de ses produits. À cette époque, GGS a remarqué que certains articles vendus sur ce site arboraient les marques de commerce.
[33] Le 8 novembre 2011, alors qu’il rendait visite à un client détaillant de GGS à Toronto, M. Gurmukh a remarqué un pull d’entraînement offert à la vente et portant la phrase CANADIAN POLAR BEAR IN A BLIZZARD. L’étiquette indiquait que ce pull avait été fabriqué par Quality.
[34] En plus des exemples décrits dans son affidavit, M. Gurmukh a fourni des copies des lettres de mise en demeure envoyées à différents détaillants, et ce dès le 24 août 2007. Toutes ces lettres concernent la vente de marchandises arborant les marques de commerce.
[35] Quality nie que les marques de commerce soient uniques et soutient que les concepts étaient bien connus dans l’industrie avant que GGS ne les enregistre comme marques de commerce. Quality savait que GGS les avait enregistrées et elle aurait pu s’y opposer validement, n’eussent été ses difficultés financières. Quality prétend avoir préféré conclure une entente avec GGS autorisant les deux entreprises à vendre des marchandises arborant les marques de commerce.
[36] D’après la déposition de M. Harold Rosen, son fils, M. Jeff Rosen, s’est entretenu avec M. Gurmukh dans des foires commerciales qui se sont déroulées à Edmonton et à Toronto en 2009. Les deux hommes se seraient entendus pour que Quality ne vende pas d’articles arborant les marques de commerce aux clients de GGS. Quality a énuméré un certain nombre de détaillants à qui GGS lui a demandé de ne pas vendre de marchandises, et elle déclare avoir respecté cette condition.
[37] L’entente a été conclue par une poignée de main et n’a jamais été officialisée par écrit. M. Rosen a rencontré M. Gurmukh en personne en 2010 dans des foires commerciales à Toronto et Edmonton et ils ont ainsi renouvelé leur entente.
[38] Quality affirme que GGS a violé cette entente en envoyant des lettres de mise en demeure à ses clients. Elle soutient que plusieurs d’entre eux, en conséquence, ont retourné les marchandises en réclamant un crédit ou ont diminué leurs commandes. D’après la déposition de M. Rosen, M. Gurmukh lui a expliqué au téléphone que GGS avait commencé à envoyer ses mises en demeure lorsqu’elle s’est rendu compte que Quality avait vendu des marchandises à l’un de ses clients. D’après M. Rosen, il s’agissait d’une erreur puisque Quality n’avait rien fait de tel. En réponse aux démarches de GGS, Quality a « intensifié » ses ventes de marchandises arborant les marques de commerce.
[39] M. Gurmukh nie avoir passé un tel accord avec Quality. Il reconnaît avoir parlé avec M. Jeff Rosen lors de la foire commerciale d’Edmonton en 2009, mais soutient que pour sa part, leur conversation s’est limitée à exiger de Quality qu’elle cesse de mettre à l’étalage des marchandises arborant les marques de commerce.
[40] M. Gurmukh ne se souvient pas d’avoir parlé avec M. Jeff Rosen lors de la foire commerciale de Toronto en 2009. Il nie également avoir discuté d’une entente avec M. Harold Rosen en 2010. Il déclare qu’il n’a jamais été question d’un accord entre GGS et Quality durant leur conversation téléphonique en juillet 2011.
[41] Pour éviter la contrefaçon, Quality a commencé à vendre des articles arborant les phrases « FAST FOOD CANADIAN STYLE » et « CANADIAN POLAR BEAR IN A BLIZZARD » en septembre 2011. M. Gurmukh affirme dans sa déposition avoir estimé que c’en était trop lorsqu’il a appris que Quality avait approché un client détaillant de GGS à Vancouver. GGS a poursuivi Quality pour contrefaçon de marque de commerce et commercialisation trompeuse le 28 septembre 2011.
[42] L’action en radiation intentée par Quality, numéro de dossier T‑999‑12, remet en cause la validité des marques de commerce. Il convient de traiter de cette question avant d’examiner les allégations de contrefaçon et de commercialisation trompeuse soulevées par GGS dans l’action T‑1609‑12.
ACTION EN RADIATION, T-999-12
[43] L’action en radiation soulève les questions suivantes :
a) Quality a-t-elle reconnu la confusion dans le cadre de l’action en radiation, et GGS peut-elle s’en servir pour les besoins de l’action en contrefaçon? b) Les marques de commerce sont-elles distinctives? c) Au moment de l’enregistrement, les marques de commerce de GGS créaient-elles de la confusion avec une marque ou un nom commercial qu’une autre partie avait déjà fait connaître au Canada? d) Les marques de commerce donnent-elles une description claire ou une description fausse et trompeuse? e) La conduite de GGS donne-t-elle droit à des dommages-intérêts à Quality? [44] À l’audition de la présente affaire, l’avocat de Quality a indiqué qu’il n’invoquait plus les questions (iv) et (v) susmentionnées.
OBSERVATIONS DES PARTIES ET DISCUSSION
(i) Quality a-t-elle reconnu la confusion dans le cadre de l’action en radiation et GGS peut-elle s’en servir pour les besoins de l’action en contrefaçon?
[45] Cette question découle du libellé de l’avis de demande déposé par Quality dans la poursuite T‑999‑12 :
[traduction] Per n’avait pas le droit d’obtenir l’enregistrement d’aucune de ses marques [sic] compte tenu de l’article 18 et de l’alinéa 16(2)a) de la Loi sur les marques de commerce puisque chacune de ces marques [sic] créait de la confusion avec les marchandises de QG que cette dernière avait déjà utilisées et fait connaître au Canada.
[46] GGS est la seule à invoquer cet argument : Quality n’y a pas répondu. Elle soutient que comme l’acte de procédure de Quality, c’est-à-dire son avis de demande, contient une déclaration concernant la confusion et les marques de commerce qu’elle avait déjà fait connaître au moment de l’enregistrement de celles de GGS, elle a reconnu de ce fait que ses marques créaient de la confusion avec celles de GGS.
[47] GGS invoque la règle générale selon laquelle toute partie est liée par un aveu fait dans le cadre d’une procédure. Cependant, je ne suis pas convaincu que l’« aveu » d’une confusion fait dans le cadre de l’action en radiation est déterminant à l’égard de l’action en contrefaçon.
[48] L’action en contrefaçon intentée par GGS soulève l’enjeu de la contrefaçon au titre de l’article 19 de la Loi, mais cette disposition n’exige pas qu’il y ait confusion.
[49] GGS invoque la contrefaçon en s’appuyant sur l’article 20 de la Loi. La confusion est pertinente en l’occurrence, mais la marque de commerce que Quality mentionne dans son avis de demande n’est pas celle qui est visée par l’allégation de contrefaçon au titre de l’article 20.
[50] La confusion intéresse l’allégation de commercialisation trompeuse soulevée par GGS dans l’action en contrefaçon, mais l’aveu de Quality n’est pas déterminant à cet égard. J’aborderai cette question plus en détail lorsque nous reviendrons sur l’allégation de commercialisation trompeuse.
(ii) Les marques de commerce sont-elles distinctives?
Observations
[51] Quality soutient que GGS a décidé de déposer les expressions CANADIAN FAST FOOD et CANADIAN POLAR BEAR IN SNOW STORM sans référence à des dessins d’accompagnement. Elle affirme que GGS a choisi le mauvais véhicule pour protéger ses dessins; elle aurait dû demander un dessin-marque pour protéger à la fois les expressions et les dessins qui les accompagnent plutôt que les expressions seulement. Aucune des deux phrases ne donne une idée des marchandises de GGS.
[52] Aucune preuve sous forme de sondage n’indique que le public est en mesure de distinguer les marchandises de GGS, ou celles visées par les marques de commerce, de celles d’autres entreprises, et rien ne prouve qu’un budget publicitaire était alloué aux marques de commerce. Rien ne démontre qu’il existe dans l’esprit des consommateurs un lien entre les marques de commerce et GGS comme source des marchandises associées à ces marques; voir la décision Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc. (2001), 205 F.T.R. 176, au paragraphe 19. Quality fait valoir que GGS n’avait pas le droit d’enregistrer les marques de commerce au titre de l’alinéa 18(1)b) de la Loi puisqu’elles ne distinguent pas ses marchandises de celles d’autres entreprises et qu’elles ne sont pas distinctives.
[53] GGS réplique que les enregistrements de marques de commerce sont présumés valides et qu’il incombe à Quality de démontrer que les marques de commerce ont perdu leur caractère distinctif. La date pertinente aux fins de l’analyse du caractère distinctif des marques de commerce est énoncée à l’alinéa 18(1)b) de la Loi : c’est la date à laquelle est intentée l’action contestant la validité des marques en question, soit en l’espèce le 22 mai 2012.
[54] GGS soutient qu’elle a activement surveillé le marché et tenté d’arrêter les contrefacteurs. L’emploi de la marque par des tiers n’a pas entraîné une perte du caractère distinctif des marques déposées. Quality ne peut s’appuyer sur ses propres ventes de marchandises contrefaites pour faire valoir que les marques de commerce ont perdu leur caractère distinctif; voir la décision Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. et. al. c. Avonlea Traditions Inc. (2000), 4 C.P.R. (4th) 289, au paragraphe 153. Quand bien même les ventes de Quality seraient prises en compte pour examiner ce facteur, leur volume n’est pas suffisant pour amoindrir le caractère distinctif de ses marques de commerce.
Discussion [55] Pour établir que les marques de commerce ne sont pas distinctives, Quality doit démontrer qu’elles ne permettent plus de distinguer les marchandises de GGS de celles des autres entreprises sur le marché.
[56] La violation des droits du détenteur d’une marque déposée n’entraîne pas la perte de son caractère distinctif. L’usage concurrent doit être substantiel pour établir une telle perte.
[57] À mon avis, Quality n’a pas démontré que les marques de commerce avaient perdu leur caractère distinctif. La question est de savoir si elles étaient distinctives lorsque la demande en radiation a été présentée. Il est faux de donner à penser, comme le fait Quality, que la date applicable aux fins de l’analyse est celle de la soumission de la demande d’enregistrement des marques de commerce. L’alinéa 18(1)b) indique clairement que la date pertinente est celle du dépôt de l’action en radiation.
[58] Je ne suis pas convaincu que Quality a produit assez d’éléments de preuve pour établir que les marques de commerce ne sont plus distinctives. Il lui incombe de démontrer l’invalidité d’une marque déposée; voir la décision Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 R.C.S. 824, au paragraphe 5.
[59] L’argument de Quality voulant que le caractère distinctif des marques de commerce soit insuffisant repose sur le fait que GGS n’a produit aucun élément de preuve établissant que ses marques permettent de distinguer ses produits. Cela ne suffit pas à prouver qu’une marque n’est plus distinctive; voir la décision Kamsut Inc. c Jaymei Enterprises Inc. (2009), 347 F.T.R. 1, au paragraphe 62.
[60] Il n’incombe nullement à GGS de démontrer la validité de sa marque. La preuve de Quality établit seulement qu’elle a vendu des marchandises arborant des marques de commerce identiques ou similaires. Elle n’a prouvé d’aucune autre manière que les marques de commerce avaient perdu leur caractère distinctif. Il s’ensuit qu’elle n’a pas réussi à réfuter la présomption de validité.
(iii) Au moment de l’enregistrement, les marques de commerce de GGS créaient-elles de la confusion avec une marque ou un nom commercial qu’une autre partie avait déjà fait connaître au Canada?
Observations
[61] Quality prétend avoir présenté des éléments de preuve attestant que des marchandises arborant les phrases visées par les marques de commerce ont été vendues dès 2005. Elle a également produit des dossiers de son service de conception indiquant qu’elle avait créé les deux dessins en question en 2004. Elle soutient qu’elle a fait connaître les marques au Canada avant que GGS n’enregistre les phrases.
[62] Quality soutient qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour ne s’être pas opposée à la demande d’enregistrement des marques de commerce GGS. Elle affirme que les phrases étaient protégées par des marques reconnues par la common law avant d’être enregistrées par GGS.
[63] GGS soutient que la date à prendre à compte pour déterminer l’enregistrabilité lorsque la confusion est invoquée, est celle de la première utilisation de la marque déposée au Canada. Elle prétend que cette date est le 31 décembre 2005.
[64] GGS avance qu’il incombe à Quality de démontrer que les marques de commerce déposées créaient de la confusion avec une autre marque utilisée ou connue au Canada, durant la période pertinente. Elle ne s’est pas acquittée de ce fardeau. Quality n’a produit aucune preuve concernant les ventes réalisées au Canada avant avril 2006.
[65] GGS soutient par ailleurs que les dossiers de conception invoqués par Quality ne sont pas convaincants. Celle-ci affirme que les numéros de dessin permettent de déduire que ceux qui arborent les marques de commerce ont été produits dans le courant de 2003 ou de 2004. Pour GGS, rien ne permet de le confirmer en dehors de la déclaration de M. Harold Rosen concernant la date de création des dessins figurant sur les pages. Les dossiers de conception ne comportent aucune date, et seules deux pages ont été produites. GGS prétend donc que la date de création de ces dossiers est incertaine.
Discussion
[66] GGS souligne à juste titre que la date à prendre en compte aux fins de l’analyse relative à l’alinéa 16(1)a) est celle du premier emploi de la marque de commerce; voir Habib Bank Ltd. c. Habib Bank AG Zurich (2013), 108 C.P.R. (4th) 83, au paragraphe 25.
[67] Des éléments de preuve établissent que GGS a employé les marques de commerce en 2005. Aucun des éléments fournis par Quality n’indique qu’elle s’est servie des marques de commerce ou qu’elle les a fait connaître avant cette date. Les premières ventes par Quality de marchandises arborant la marque CANADIAN POLAR BEAR IN SNOW STORM remontent à décembre 2005 et concernaient un détaillant en Alaska.
[68] Je conviens avec GGS que la preuve de Quality ayant trait aux dossiers de conception n’est d’aucun secours. Ils ne contiennent aucune date et il est impossible d’établir avec certitude quand les dessins ont été créés. Quoi qu’il en soit, la création des dessins en soi ne constitue pas un emploi de la marque au Canada aux termes de l’article 4 de la Loi. La création ou la conception des marques de commerce ne prouve pas qu’elles figuraient sur des marchandises à l’étape de la vente, et rien n’indique non plus que ces dessins aient fait l’objet d’une publicité qui aurait permis de les faire connaître au Canada durant la période pertinente.
[69] Je conclus que Quality n’a pas produit assez d’éléments de preuve pour démontrer qu’elle avait utilisé les marques de commerce ou les avait fait connaître avant GGS. Il s’ensuit qu’elle n’a pas réussi à prouver l’invalidité au titre des alinéas 16(1)a) et 12(1)a) de la Loi.
ACTION EN CONTREFAÇON, T-1609-11
[70] L’action en contrefaçon soulève les questions suivantes :
(i) Existait-il une entente en vertu de laquelle GGS avait consenti à ce que Quality emploie les marques de commerce?
(ii) GGS est-elle légalement dans l’impossibilité d’intenter la présente action en contrefaçon, attendu qu’elle ne détient pas les marques de commerce et qu’elle n’est pas licenciée pour faire appliquer les droits de propriété commerciale de la détentrice?
(iii) Quality a-t-elle contrefait les marques de commerce de GGS aux termes de l’article 19 de la Loi?
(iv) Quality a-t-elle contrefait les marques de commerce de GGS aux termes de l’article 20 de la Loi?
(v) Quality s’est-elle livrée à une commercialisation trompeuse aux termes de l’alinéa 7b) de la Loi?
(vi) Quelle mesure de réparation devrait être accordée à GGS?
OBSERVATIONS DES PARTIES ET ANALYSE (i) Existait-il une entente en vertu de laquelle GGS avait consenti à ce que Quality emploie les marques de commerce?
Observations
[71] GGS soutient n’avoir passé aucune entente avec Quality. M. Gurmukh nie l’existence d’un tel accord, et il est resté inébranlable sur ce point lors du contre-interrogatoire. Quality ne l’a invoquée qu’en avril 2012, dans un affidavit déposé en prévision de la présente instance. GGS lui a envoyé une série de lettres de mises en demeure concernant des marchandises arborant les marques de commerce. Rien n’indique que Quality ait invoqué l’entente entre les deux entreprises en réponse à ces lettres.
[72] Par ailleurs, GGS soutient que la preuve de Quality concernant la prétendue entente est contradictoire. Elle avance qu’aucun élément crédible n’en confirme l’existence.
[73] Quality fait valoir le contraire. Ses registres de vente montrent qu’elle n’écoulait pas de marchandises aux sociétés nommées par GGS. Il est illogique qu’elle restreigne ses activités commerciales en l’absence d’une entente.
[74] Quality soutient qu’il est déraisonnable que GGS ait attendu quatre ans après avoir appris qu’elle vendait des marchandises arborant les marques de commerce pour mettre ses menaces de poursuites à exécution. La seule explication plausible est qu’elle ait respecté l’entente conclue entre les deux sociétés.
Discussion
[75] Je conclus qu’il n’existait pas d’entente par laquelle GGS a consenti à ce que Quality utilise les marques de commerce. Il est illogique que Quality n’ait pas invoqué l’existence d’une pareille entente pour répondre aux mises en demeure envoyées par GGS. La preuve présentée par Quality est contradictoire et ne suffit pas à prouver l’existence d’un accord.
(ii) GGS est-elle légalement dans l’impossibilité d’intenter la présente action en contrefaçon, attendu qu’elle ne détient pas les marques de commerce et qu’elle n’est pas autorisée à faire valoir les droits de propriété commerciale de la détentrice?
Observations
[76] GGS n’a soumis aucune observation à ce sujet, sinon pour indiquer dans son avis de demande qu’elle est la licenciée exclusive des marques de commerce.
[77] Quality fait valoir que GGS n’est pas la propriétaire inscrite des marques de commerce; c’est Per qui l’est. GGS a simplement vendu des marchandises arborant les marques. L’accord de licence conclu entre ces deux sociétés n’autorise pas GGS à prendre des mesures concernant ces marques. La seule marque dont il soit fait mention dans cet accord est un logo de Per.
Discussion
[78] À mon avis, les observations de Quality sur ce point ne sont pas fondées. Per est l’une des parties nommées dans la présente instance. Le paragraphe 10 de l’accord de licence autorise explicitement GGS à prendre des mesures pour éviter la contrefaçon d’[traduction] « ouvrages protégés par une licence ». La définition de cette expression à l’alinéa 3b) de l’accord de licence renvoie à un catalogue en annexe contenant des copies des ouvrages en question. Les marques de commerce figurent dans ce catalogue. Par conséquent, GGS a le droit de faire respecter ces marques de commerce à titre de titulaire de licence.
(iii) Quality a-t-elle contrefait les marques de commerce de GGS aux termes de l’article 19 de la Loi?
Observations
[79] GGS soutient qu’entre le 30 octobre 2008, date de l’enregistrement de la marque de commerce CANADIAN FAST FOOD, et septembre 2011, Quality a reproduit exactement la marque et contrevenu à l’article 19. De même, entre le 6 novembre 2008, date de l’enregistrement de la marque CANADIAN POLAR BEAR IN SNOW STORM, et septembre 2011, Quality a reproduit exactement cette marque. C’est à partir de septembre 2011 que Quality a commencé à vendre des marchandises arborant des phrases différentes.
[80] GGS reconnaît que Quality vendait des marchandises arborant l’expression CANADIAN POLAR BEAR IN A SNOW STORM, alors que la marque enregistrée de GGS se rapportait à l’expression CANADIAN POLAR BEAR IN SNOW STORM. Elle soutient cependant que cette différence est insignifiante et que la marque a été employée au sens de l’article 19 de la Loi. Subsidiairement, l’expression CANADIAN POLAR BEAR IN A SNOW STORM crée de la confusion avec l’expression CANADIAN POLAR BEAR IN SNOW STORM et donc avec la marque déposée de GGS. Il s’agit d’une contrefaçon aux termes de l’article 20 de la Loi.
[81] Quality fait valoir qu’une marque de commerce ne peut être distinctive si elle est employée simultanément au Canada par au moins deux entreprises. GGS et Quality ont commencé toutes les deux à vendre des marchandises arborant les marques de commerce en 2005 ou 2006. Ces marques n’ont été enregistrées qu’à la fin de 2008. À ce moment-là, elles n’étaient plus distinctives et devraient donc être radiées. Comme les ventes réalisées par GGS ne relevaient pas d’un accord de licence valide, les marques de commerce ne permettent pas de distinguer les marchandises du propriétaire inscrit et l’enregistrement est invalide.
[82] Quality affirme en outre que le défaut de faire respecter ses marques de commerce équivaut à de l’assentiment de la part de GGS. Elle ajoute que les marques sont faibles et n’ont droit qu’à une protection minimale.
Discussion
[83] L’article 19 de la Loi protège le propriétaire ou le licencié d’une marque de commerce déposée contre toute reproduction exacte de la marque par un concurrent. Il empêche les concurrents d’employer des marques de commerce identiques en liaison avec des marchandises identiques à celles visées par l’enregistrement aux fins d’utilisation de la marque.
[84] L’article 19 de la Loi prévoit :
19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.
19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.
[85] La preuve démontre bien que Quality a vendu des marchandises arborant des phrases identiques à celles visées par l’enregistrement. Les marques de commerce étaient apposées sur des produits à l’égard desquels GGS avait enregistré lesdites marques aux fins d’utilisation. J’estime, compte tenu de la preuve soumise, que Quality a commis une contrefaçon au sens de l’article 19 de la Loi.
[86] La différence entre la marque de commerce, telle que GGS l’a enregistrée, et celle qu’a utilisée Quality est insignifiante. L’article 19 admet les différences mineures lorsqu’une marque de commerce contrefaite usurpe le caractère ou l’identité de la marque déposée; voir la décision Promafil Canada Ltée. c. Munsingwear Inc. (1992), 142 N.R. 230, aux paragraphes 33 et 34.
[87] Par ailleurs, la marque de commerce telle qu’elle a été enregistrée se distingue de celle qu’a employée GGS. D’après Promafil, précitée, au paragraphe 37, des changements mineurs peuvent être apportés à la marque de commerce, mais tant et aussi longtemps que l’impression laissée dans l’esprit du consommateur moyen reste la même, l’enregistrement est valide. En l’espèce, les marques de commerce employées par Quality et par GGS sont identiques. Quality a commis une contrefaçon au sens de l’article 19 de la Loi.
(iv) Quality a-t-elle contrefait les marques de commerce de GGS aux termes de l’article 20 de la Loi?
Observations
[88] GGS soutient que les dates pertinentes pour établir la contrefaçon au titre de l’article 20 de la Loi sont septembre 2011, date à laquelle l’action en contrefaçon a été entamée, et la date de l’audience. Elle affirme qu’après avoir intenté la présente action, Quality avait l’intention de continuer à profiter de l’achalandage généré par les marques de commerce de GGS en produisant et en vendant des imitations déguisées. GGS en voit la preuve dans le fait qu’en réponse à son action en contrefaçon, Quality a remplacé l’expression CANADIAN FAST FOOD par FAST FOOD CANADIAN STYLE, et CANADIAN POLAR BEAR IN A SNOW STORM par CANADIAN POLAR BEAR IN A BLIZZARD.
[89] La confusion est une affaire de première impression. Le critère consiste à savoir si un consommateur ordinaire plutôt pressé et n’ayant qu’un vague souvenir de la marque de commerce serait confus en voyant la marque contrefaite. Voir Veuve Clicquot, précité, au paragraphe 20. Il n’est pas nécessaire de prouver que la confusion s’est effectivement produite, mais seulement qu’elle est probable; voir la décision Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Quality Goods I.M.D. Inc. et. al. (2005), 267 F.T.R. 259, au paragraphe 30.
[90] Le fardeau de prouver une confusion probable incombe à la partie qui invoque cet argument. Pour déterminer s’il existe un risque de confusion, la Cour doit examiner les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi.
[91] GGS soutient que ces facteurs n’ont pas tous la même importance. La Cour les évalue tous dans chaque affaire et décide du poids qu’il convient d’accorder à chacun; voir la décision Toyota Motor Corp. c. Lexus Foods Inc. (2000), 264 N.R. 158, au paragraphe 7. Pour GGS, la preuve établit que les marques employées par Quality créent de la confusion avec ses marques enregistrées, eu égard à chaque facteur énoncé au paragraphe 6(5) de la Loi.
[92] Quality souscrit à la définition de la confusion avancée par GGS, mais prétend que cette dernière n’a produit aucun élément de preuve établissant une confusion véritable sur le marché, bien que les produits soient offerts à la vente depuis sept ans. Quality soutient que, dans l’ensemble, la preuve ne permet pas d’établir la confusion. Par ailleurs, elle fait valoir que si les marques créent de la confusion avec les marques déposées, GGS a consenti à ce que Quality les utilise.
Discussion
[93] L’article 20 de la Loi prévoit :
Violation
20. (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l’employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut empêcher une personne :
a) d’utiliser de bonne fo