Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.

Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1981-03-19
Recueil
[1981] 1 RCS 504
Juges
Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee
En appel de
Cour d'appel fédérale
Sujets
Propriété intellectuelle
Contenu de la décision
COUR SUPRÊME DU CANADA
Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504
Date : 1981-03-19
Consolboard Inc. (Demanderesse) Appelante; et
MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited (Défenderesse) Intimée.
1980: 28, 29 avril; 1981: 19 mars.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson et Estey.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Brevets — Contrefaçon — Validité — Mémoire descriptif — Antériorité — Nouveauté — Double brevet et division imposée de la demande originale — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 2, 28(1)a), b), c), 36(1), (2) 38, 45(1)a), b), 63(1)b).
L’appelante, propriétaire de deux brevets canadiens, soutient que l’intimée les a contrefaits. Les brevets, l’un pour des «panneaux de copeaux» et l’autre pour des «copeaux», portent sur la fabrication d’articles pressés, notamment de panneaux de fibres, faits de matière fibreuse sous forme de lamelles ou de copeaux tirés du bois. Bien qu’une seule demande de brevet ait été d’abord faite, la demande relative aux «panneaux de copeaux» a, par suite d’une demande du commissaire des brevets été séparée de la demande originale qui a abouti au brevet relatif aux «copeaux». Après avoir acquis l’usine qui fabriquait les panneaux de copeaux sous licence, sans acquérir la licence, l’intimée a continué de produire l’article sans licence. L’intimée nie les allégations de contrefaçon et conteste la validité des brevets.
Le jugement de première instance a confirmé la validité de la plupart des revendications et conclu à la contrefaçon de certaines d’entre elles. La Cour d’appel a infirmé ce jugement pour inobservance du par. 36(1) de la Loi sur les brevets et rejeté l’appel incident qui demandait le rétablissement des revendications radiées. Les deux instances ont refusé à la demanderesse le calcul des profits.
L’intimée a soutenu que les brevets sont invalides pour plusieurs raisons. D’abord les mémoires descriptifs des brevets contestés ne se conformeraient pas au par. 36(1) de la Loi sur les brevets. Puis, l’invention aurait été selon elle en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de la demande, en contravention de l’al. 28(1)a). Ensuite, aussi en contravention de l’al. 28(1)a) et de l’al. 63(1)b), l’invention aurait déjà été connue ou utilisée par les inventeurs qui avaient déjà fait une demande de brevets, laquelle demande aurait été en instance en même temps que celle des brevets contestés. Les brevets manqueraient de nouveauté ou d’ingéniosité inventive en fonction de l’état de la technique. Elle a aussi soutenu que le brevet relatif aux «copeaux» porte sur la même invention que le brevet relatif aux «panneaux de copeaux». L’intimée a soutenu que son produit et son procédé de fabrication ne sont pas une contrefaçon des brevets contestés et a allégué que l’appelante n’a pas réussi à établir son titre aux brevets.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Un certain nombre de points ont été tranchés en cours d’audience. D’abord, Consolboard a établi son titre de propriété sur les deux brevets contestés. Ces brevets ne sont pas invalides parce que l’invention aurait été en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de la demande, en contravention de l’al. 28(1)a) de la Loi sur les brevets. De plus le juge de première instance a eu raison de refuser d’ordonner un calcul des profits plutôt que d’accorder des dommages-intérêts principalement parce que l’appelante n’a pas intenté l’action avant 1974. Enfin, la question de la contrefaçon est une question de fait et l’intimée n’a pas démontré de motif valable de modifier la conclusion du juge de première instance qu’il y a eu contrefaçon.
Les brevets contestés ne sont pas invalides pour inobservance de l’art. 36 de la Loi des brevets. Ce que l’art. 36 exige du mémoire descriptif (qui comprend à la fois la divulgation et les revendications) c’est une description de l’invention et de la façon de la produire ou de la construire, à laquelle s’ajoute une ou plusieurs revendications qui exposent les aspects nouveaux pour lesquels le demandeur demande un droit exclusif. Le mémoire descriptif doit définir la portée exacte et précise de la propriété et du privilège exclusifs revendiqués. Le paragraphe 36(1) ne prescrit pas des critères de divulgation différents pour les différentes parties du paragraphe; en fait, il est contraire au droit de le faire. Le seul critère est celui de savoir si le mémoire descriptif décrit adéquatement l’invention pour une personne versée dans l’art, même si dans le cas de brevets de nature hautement technique et scientifique, cette personne peut être quelqu’un qui possède un niveau élevé de connaissances scientifiques spécialisées et d’expertise dans le domaine spécifique des sciences dont relève le brevet. Le paragraphe 36(1) n’exige pas d’indiquer distinctement l’utilité réelle de l’invention en cause et les derniers mots du paragraphe n’obligent pas l’inventeur à décrire dans sa divulgation ou ses revendications en quoi l’invention est nouvelle ou comment elle est utile. L’inventeur doit décrire ce qu’il revendique avoir inventé, mais il n’est pas obligé de vanter l’effet ou l’avantage de sa découverte s’il décrit son invention de manière à le produire. L’exigence du par. 36(1) selon laquelle le mémoire descriptif doit faire état de l’usage pour lequel l’inventeur a prévu employer l’invention a trait à la divulgation et est différente de celle de l’art. 2 selon laquelle, comme condition essentielle d’être une invention, l’invention doit être nouvelle et «utile».
Les brevets contestés ne décrivent pas substantiellement la même invention qu’un brevet antérieur détenu par l’inventeur et un co-inventeur. On a pas contrevenu à l’art. 28 qui permet à l’auteur d’une invention d’obtenir un brevet si l’invention «n’était pas connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même l’ait faite».
Le demandeur n’a pas omis de revendiquer «distinctement» ce en quoi les inventions des brevets contestés diffèrent d’un brevet antérieur similaire. Le vrai critère est simplement le suivant: «une personne doit distinguer ce qui est nouveau de ce qui est ancien par ses revendications mais elle n’a pas à distinguer ce qui est nouveau de ce qui est ancien dans ses revendications». Si le mémoire décrit une invention qui de fait est nouvelle et si la description est assez complète pour qu’un ouvrier moyen versé dans l’art puisse la comprendre, le mémoire descriptif du brevet est valide.
L’allégation que les brevets contestés sont invalides pour cause d’antériorité et d’absence d’ingéniosité inventive soulève une question de fait et appelle l’évaluation des connaissances générales et de l’état de la technique au moment de l’invention. Les revendications contestées font plus que simplement contenir les divulgations des documents antérieurs. Ces divulgations ne comportent pas d’instructions sur la façon de faire ou fabriquer ce qui serait une contrefaçon des brevets contestés si elles étaient mises en pratique après l’octroi des brevets.
On n’a pas contrevenu à la règle interdisant le «double brevet», selon laquelle règle il ne doit y avoir qu’un seul brevet pour une invention donnée. L’appelante avait d’abord présenté une seule demande de brevet, mais le commissaire des brevets lui a demandé de diviser sa demande en deux. Il ne faut pas désavantager le titulaire d’un brevet à cause de demandes divisionnaires imposées.
Le réexamen de la preuve comme celui qu’entraîneraient les prétentions de l’appelante que, contrairement à la décision du juge de première instance, certaines revendications d’un des brevets sont valides ne constitue pas le rôle normal d’une cour d’appel.
Jurisprudence: Baldwin International Radio Company of Canada, Limited c. Western Electric Company Incorporated, et Northern Electric Company, Limited, [1934] R.C.S. 94; Noranda Mines Limited c. Minerals Separation North American Corporation, [1950] R.C.S. 36 infirmant [1947] R.C. de l’ É. 306; Western Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada, [1934] R.C.S. 570; Hinks & Son v. Safety Lighting Company (1876), 4 Ch. D. 607; Sandoz Patents Limited c. Gilcross Limited, ci-devant Jules R. Gilbert Limited, [1974] R.C.S. 1336; Burton Parsons Chemicals, Inc. et autre c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. et autre, [1976] 1 R.C.S. 555; Monsanto Company c. Commissaire des brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108; Tubes, Ld. v. Perfecta Seamless Steel Tube Company, Ld. (1902), 20 R.P.C. 77; Rodi & Wienenberger A.G. v. Metalliflex Limited (1959), 19 Fox Pat. C. 49; Unifloc Reagents, Ld. v. Newstead Colliery, Ld. (1943), 60 R.P.C. 165; R. v. American Optical Company et al. (1950), 11 Fox Pat. C. 62; Foxwell v. Bostock and Others (1864), 4 De G.J. & S. 298; 46 E.R. 934; British United Shoe Machinery Company Ld. v. A. Fussell & Sons Ld. (1908), 25 R.P.C. 631; Canadian General Electric Co., Ld. v. Fada Radio Ld. (1930), 47 R.P.C. 69; R. v. Uhlemann Optical Company (1949), 10 Fox Pat. C. 24 conf. par [1952] 1 R.C.S. 143; Lovell Manufacturing Company et al. v. Beatty Bros. Limited (1962), 23 Fox Pat. C. 112; Lightning Fastener Company Limited v. Colonial Fastener Company, Limited et al., [1933] R.C.S. 377; General Tire and Rubber Company v. Firestone Tyre and Rubber Company Limited and Others, [1972] R.P.C. 457; Xerox du Canada Limitée c. IBM Canada Limitée (1977), 33 C.P.R. (2d) 24 (C.F.C.); Commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49; J.R. Short Milling Company (Canada) Limited c. George Weston Bread and Cakes Limited et autres, [1941] R.C. de l’ E. 69 conf. par [1942] R.C.S. 187.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], qui a accueilli un appel du jugement déclarant la plupart des revendications valides et constatant contrefaçon de certaines d’entre elles, mais qui a rejeté un appel incident visant le rétablissement de certaines revendications déclarées invalides et un calcul des profits. Pourvoi accueilli.
G. Alexander Macklin et Bruce E. Morgan, pour l’appelante.
D. F. Sim, c.r., et K. D. McKay, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE DiCKSON—L’appelante, Consolboard Inc. est propriétaire du brevet canadien n° 565,618 pour des «panneaux de copeaux» et du brevet canadien n° 569,813 pour les «copeaux». Consolboard soutient que l’intimée, MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited a contrefait ces brevets. En réponse, l’intimée conteste la validité des brevets et nie les allégations de contrefaçon.
Les deux inventions portent sur la fabrication d’articles pressés, notamment de panneaux de fibres et d’articles semblables, faits de matière fibreuse sous forme de lamelles ou de copeaux. Ces lamelles et copeaux proviennent de bois et de résidus industriels de bois. La rigidité des panneaux de fibre dense, appelés panneaux rigides, dépend principalement de la rigidité propre des fibres mêmes et des éléments fibreux qui les composent. Le procédé de fabrication des panneaux de copeaux est complexe et technique. En simplifiant cependant, on peut dire que l’article est normalement fabriqué en préparant ce qui s’appelle un «feutre» fait de fibres, en lui ajoutant un liant de résine et en faisant durcir le feutre par l’application de chaleur et de grandes pressions. Il en résulte des forces considérables d’adhésion latérale entre les éléments fibreux.
Le brevet relatif aux copeaux parle [TRADUCTION] «d’éléments fibreux tronçonnés», obtenus en coupant le matériau ligneux contre le fil, à la différence du planage, de sorte que le fil est parallèle à la longueur du copeau et dans son sens. Un des buts de l’invention consiste à préserver la rigidité naturelle des fibres. Dans les planures, les faisceaux de fibres sont fréquemment brisés ou endommagés; dans les copeaux les faisceaux de fibres demeurent intacts la plupart du temps. Ils sont lisses, ils ont le bout effilé, ils se prêtent bien à la fabrication de panneaux et requièrent une très faible quantité de liant. La résine est un produit dispendieux et son économie est éminemment souhaitable. Les copeaux ont une épaisseur qui varie entre 0.002 et 0.065 de pouce et une longueur d’au moins dix fois leur épaisseur, mais inférieure à cinq pouces. Le brevet relatif aux panneaux de copeaux prévoit un grand nombre de ces copeaux, ceux-ci étant feutrés et alignés avec leurs plus grandes faces disposées sensiblement dans le même plan. Un liant résineux thermodurcissable relie les copeaux en un panneau aggloméré. Des lamelles ou copeaux aux bouts effilés donnent, selon le brevet, un panneau dont la surface est beaucoup plus résistante et lisse que ne le font des lamelles ou copeaux aux bouts arrondis. L’effilage des bouts permet d’utiliser une lamelle ou copeau plus épais qu’on ne pourrait le faire sans effiler les bouts. En conséquence, la superficie spécifique du matériau fibreux est réduite et il en est de même de la quantité de liant résineux nécessaire pour produire un panneau d’une résistance donnée. Le produit obtenu est un panneau résistant et relativement économique pour usage intérieur et extérieur. Il a pour une bonne part supplanté le «panneau de contreplaqué» plus dispendieux comme matériau de lambrissage.
Le Dr James d’A. Clark, l’inventeur, est un homme de science et un expert reconnu de l’industrie des pâtes et papier. Il a présenté une demande unique de brevet au Canada le 25 juin 1953. A la demande du commissaire des brevets, qui agissait en vertu de l’art. 38 de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, la demande du brevet canadien n° 565,618 (panneaux de copeaux) a été séparée de la demande originale qui est devenue le brevet canadien n° 569,813 (copeaux).
I
L’intimée, MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Limited fabrique des panneaux de copeaux à son usine d’Hudson Bay (Saskatchewan), et vend sa production sous la marque de commerce Aspenite. L’usine a été construite il y a environ vingt ans par une société de la Saskatchewan, Wizewood Ltd. Celle-ci fabriquait les panneaux de copeaux sous licence de Changewood Corporation, une société qui avait acquis la propriété des deux brevets contestés du Dr Clark. Ce dernier avait participé à la mise en production de l’usine. La société Wizewood a exploité l’usine de 1961 à 1965 et payait des redevances conformément au contrat de licence. A la suite d’un incendie majeur, la société a rencontré des difficultés financières et l’un de ses créanciers, le gouvernement de la Saskatchewan, a assumé la gestion de la société.
Par la suite, les actifs de Wizewood, à l’exception de la licence, ont été cédés à MacMillan Bloedel en 1965. Entre 1965 et le début des procédures dans la présente action en 1974, des représentants de Changewood et de sa cessionnaire, Consolboard, ont essayé, en vain, de faire reconnaître par la société intimée ou sa propriétaire, MacMillan Bloedel Limited, l’obligation de verser des redevances. L’intimée a continué de produire des panneaux de copeaux à son usine de la Saskatchewan. Elle a soutenu et continue de soutenir qu’elle n’a pas commis de contrefaçon des brevets qui, de toute façon sont invalides.
Conformément à une ordonnance de la Cour fédérale, l’action en contrefaçon a été entendue en première instance sans aucune preuve de l’étendue de la contrefaçon alléguée. La détermination des dommages résultant de la contrefaçon alléguée et des profits découlant de celle-ci devait faire l’objet d’une enquête distincte et d’un renvoi postérieur au procès.
II
Le juge Collier, en première instance, dans un jugement maintenant publié à (1979), 39 C.P.R. (2d) 191, a conclu à la nullité de certaines revendications de chacun des deux brevets. Quant au brevet relatif aux panneaux de copeaux, un élément essentiel de l’invention consiste en ce que les copeaux soient «tronçonnés». Les revendications 2, 8, 9 et une partie de la revendication 10 omettaient de mentionner ce terme, elles étaient donc plus larges que l’invention réalisée ou décrite et étaient en conséquence invalides. Quant au brevet relatif aux copeaux, un élément essentiel de l’invention consiste en ce que les copeaux aient les bouts effilés. L’omission de faire état de cette caractéristique a fait radier les revendications 3 et 4 de ce brevet, celles-ci étant plus larges que l’invention réalisée ou décrite.
M. le juge Collier a rejeté tous les autres moyens de nullité soutenus par l’intimée. Il a statué que la description contenue au mémoire descriptif satisfaisait aux exigences de la loi énoncées au par. 36(1) de la Loi sur les brevets. Il a rejeté une allégation selon laquelle Consolboard n’avait pas établi son titre de propriété sur les brevets en cause. Il a aussi rejeté les moyens fondés sur l’antériorité, l’absence de nouveauté ou d’ingéniosité et le «dédoublement d’invention».
Après avoir confirmé, en partie, la validité des brevets, le juge a aussi conclu que l’intimée avait contrefait la revendication 2 du brevet relatif aux copeaux et les revendications 7 et 10 (dans la mesure où elle comprend la revendication 7) du brevet relatif aux panneaux de copeaux. Il a refusé d’ordonner un calcul des profits comme le demandait Consolboard. Il a limité son ordonnance à l’attribution de dommages-intérêts.
III
MacMillan Bloedel a interjeté appel. Consolboard a présenté un appel incident, cherchant à faire déclarer valides les revendications radiées en première instance et à obtenir un calcul des profits. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel et infirmé le jugement de première instance pour inobservance du par. 36(1) de la Loi sur les brevets, selon l’interprétation que la Cour d’appel fédérale en a donné. L’appel incident de Consolboard a été rejeté.
En Cour d’appel et en cette Cour, l’intimée a, en plus d’invoquer l’invalidité des brevets contestés pour inobservance du par. 36(1) de la Loi sur les brevets, soutenu que l’action de Consolboard devrait être rejetée pour les motifs suivants: (i) que Consolboard n’a pas établi son titre de propriété sur les brevets contestés; (ii) que les brevets contestés sont invalides parce que, contrairement aux dispositions de l’al. 28(1)c) de la Loi sur les brevets, l’invention qu’ils présentent a été en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet; (iii) que les brevets contestés sont invalides parce que, contrairement aux dispositions des al. 28(1)a) et 63(1)b) de la Loi sur les brevets, l’invention qu’ils présentent était déjà connue ou exploitée par les inventeurs nommés au brevet canadien n° 621,795 et que la demande de ce brevet a été déposée avant celle des brevets contestés et était en instance en même temps qu’elle; (iv) que le brevet canadien n° 569,813 (relatif aux copeaux) est invalide parce qu’il vise la même invention que le brevet canadien n° 565,618 (relatif aux panneaux de copeaux); (v) que le produit et le procédé de l’intimée ne constituent pas une contrefaçon des brevets contestés; (vi) que les brevets contestés sont invalides parce qu’ils manquent de nouveauté ou d’ingéniosité inventive compte tenu de l’état antérieur de la technique; (vii) que le juge de première instance a commis une erreur en refusant à l’intimée la permission, le dernier jour du procès, d’invoquer les dispositions de The Limitation of Actions Act de la Saskatchewan, R.S.S. 1965, chap. 84.
IV
Avant de nous arrêter à la question de savoir si la Cour d’appel a eu raison de déclarer les deux brevets visés invalides pour inobservance des dispositions du par. 36(1) de la Loi sur les brevets, il y a lieu de traiter brièvement et de disposer de quelques points soulevés dans les plaidoiries. Pendant l’audience, la Cour a statué sur les points suivants:
a) Consolboard a établi son titre de propriété sur les deux brevets contestés. Même si le juge Collier a admis que la preuve de la chaîne de titres n’était pas [TRADUCTION] «aussi bonne qu’on pourrait le souhaiter» il y avait au moins des éléments de preuve qui lui permettaient de conclure, comme il l’a fait, que Consolboard avait satisfait à l’obligation de prouver son titre. La principale objection est qu’on n’a pas fait témoigner Clark, l’inventeur, pour faire la preuve de sa cession de droits à un des auteurs en titre de Consolboard. Le Dr Clark demeurait près de Vancouver, où l’audience a eu lieu, mais il était très âgé. La cession de droits a été mise en preuve par un nommé Carey dont l’intimée a contesté la crédibilité. Le juge de première instance pouvait cependant traiter ce témoignage comme il le jugeait à propos, ce qui dépendait pour beaucoup de la crédibilité de M. Carey. Cette Cour a décidé de ne pas modifier la décision du juge.
b) Les brevets contestés ne sont pas invalides pour le motif que «l’invention» qu’ils présentent aurait, en contravention de l’al. 28(1)c) de la Loi sur les brevets, été en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet à leur égard. Ce point résulte de ce qu’entre le Noël de 1950 et le Nouvel An de 1951, le Dr Carl Hallonquist, alors chef du service de recherche de la société intimée, a rendu visite au Dr Clark, à Longview (Washington). On a prétendu qu’au cours de cette visite, le Dr Clark aurait divulgué au Dr Hallonquist tous les éléments des revendications des brevets en cause, en aurait fait la démonstration et aurait offert à l’intimée des droits à l’invention pour l’Ouest du Canada. Le juge de première instance a statué que l’offre du Dr Clark de droits de licence ne pouvait équivaloir à une offre de vente de l’invention. A l’appui de sa conclusion, il faut signaler qu’aucune discussion des conditions de concession de licence ou de vente n’a eu lieu entre le Dr Clark et le Dr Hallonquist; les pourparlers ont eu lieu aux Etats-Unis et non au Canada; et il est manifeste que les travaux du Dr Clark étaient encore au stade de l’expérimentation ou de «l’unité pilote». Les pourparlers avaient trait à un matériau de panneau fabriqué par le Dr Clark dans son laboratoire au sous-sol de sa demeure.
c) L’intimée n’est pas autorisée à modifier son acte de défense pour invoquer The Limitation of Actions Act de la province de la Saskatchewan. L’avocat de l’intimée a abandonné ce moyen pendant l’audience.
d) Le juge Collier a eu raison de refuser d’ordonner un calcul des profits plutôt que d’accorder des dommages-intérêts principalement parce que l’appelante n’a pas intenté l’action avant 1974. L’appelante soutient que le juge Collier a eu tort de conclure qu’elle a tardé à intenter l’action. On a soutenu que Consolboard a poursuivi les négociations avec MacMillan Bloedel jusqu’en 1972 pour amener celle-ci à reconnaître les droits de l’appelante et que ce n’est qu’après l’échec irrémédiable de ces négociations que Consolboard s’est sentie obligée de poursuivre en février 1974. Cela peut bien être vrai. Le pouvoir discrétionnaire exercé par le juge Collier portait cependant sur un ensemble complexe de faits en outre du retard. Donc, de l’avis de cette Cour, il y a lieu de confirmer la décision du juge de première instance quant au calcul des profits. Il y a un autre point dont on peut disposer à ce moment-ci, c’est la question de la contrefaçon. L’intimée fabrique un copeau de bois dont les marges de dimensions correspondent à celui du brevet 569,813 et à sa revendication 2. Le panneau de copeaux Aspenite fabriqué par l’intimée, à l’exception du modèle de 3/4 de pouce, correspond aux dimensions et aux paramètres de composition du panneau de copeaux du brevet 565,618 et de ses revendications 7 et 10. L’intimée soutient que ses copeaux ne sont pas (effilés» au sens exact que ce terme a dans les brevets et que, par conséquent, elle ne contrefait pas les brevets de l’appelante. Le juge de première instance a accepté, pour les fins d’interprétation des brevets contestés, la définition du mot «effiler» comme [TRADUCTION] «l’action de biseauter ou de réduire graduellement l’épaisseur du copeau et des bouts dans le sens de la longueur». Il a rejeté la définition plus restrictive proposée par M. Johanson, l’un des témoins de l’intimée, soit [TRADUCTION] «une réduction régulière de l’épaisseur produite par un instrument [quelconque]». Le juge a conclu que les copeaux de l’intimée étaient «effilés».
Une bonne partie des témoignages a porté sur la question de la contrefaçon pendant le procès de 20 jours. C’est essentiellement une question de fait et l’intimée n’a pas, à mon avis, démontré de motif valable de modifier la conclusion qu’il y a eu contrefaçon. Il n’y a pas lieu de changer cette conclusion du juge de première instance.
V
Même si l’intimée a soulevé toute une batterie de moyens de défense, la question principale soulevée par ce pourvoi est de savoir si la Cour d’appel fédérale a commis une erreur en déclarant les deux brevets invalides pour omission de se conformer à l’art. 36 de la Loi sur les brevets. Cet article est ainsi formulé:
36. (1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l’inventeur, et exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’objet de l’invention. S’il s’agit d’une machine, le demandeur doit en expliquer le principe et la meilleure manière dont il a conçu l’application de ce principe. S’il s’agit d’un procédé, il doit expliquer la suite nécessaire, s’il en est, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention d’autres inventions. Il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu’il réclame comme son invention.
(2) Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications exposant distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif.
Le juge en chef Jackett, au nom de la Cour d’appel fédérale, a insisté sur les premiers et les derniers mots du par. 36(1):
Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit décrire de façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l’inventeur, ..; il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu’il réclame comme son invention.
Dans un renvoi de mauvais augure, marqué «N.B.», le Juge en chef affirme que les mots «dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus» qu’on trouve vers le milieu du par. 36(1) s’appliquent uniquement à l’exigence que le demandeur doit «exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières ... de confectionner, construire, composer ou utiliser l’objet de l’invention». Il renvoie ensuite à la définition du mot «invention» de l’art. 2 de la Loi sur les brevets, soit:
2. Dans la présente loi, ainsi que dans tout règlement ou règle établie, ou ordonnance rendue, sous son autorité,
[…]
«invention» signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu’un perfectionnement quelconque de l’un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité;
Le Juge en chef a conclu que dans le cas d’une invention de produit, comme il a jugé que c’était le cas en l’espèce, «l’invention» doit, à cause de sa définition être une «composition de matières ainsi qu’un ... perfectionnement quelconque ... présentant . . . de l’utilité». Après avoir affirmé que le savant juge de première instance avait correctement décrit l’invention, le Juge en chef poursuit:
A notre avis, compte tenu du but évident de l’article 36 qui vise à rendre accessible au public (en contrepartie du monopole) tous les aspects de l’invention (au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets) et particulièrement son utilité, le demandeur ne se conforme à cet article que si, dans son mémoire descriptif, il revendique distinctement «la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu’il réclame» avoir «décrit d’une façon exacte et complète», entre autre son utilité.
Il dit encore:
D’après le «mémoire descriptif», le long plaidoyer et les références à la preuve abondante, il semble que l’invention porte sur l’emploi de particules de bois obtenues par tronçonnage et aux bouts effilés dans les grandeurs mentionnées pour la fabrication de panneaux de fibre, ce qui donne des panneaux relativement bon marché, assez solides pour servir dans la construction, parce que les fibres sont peu endommagées et parce que l’effilage des bouts des particules réduit la quantité de résine nécessaire (substance coûteuse) et enfin grâce au chevauchement découlant de cet effilage.
Et il conclut:
A notre avis, bien que la réduction des dommages subis par les fibres de bois, en tant qu’utilité réalisée par «l’invention», soit «distinctement» revendiquée par le brevet (voir page 1 de l’exemplaire imprimé), l’utilité de la combinaison du tronçonnage au moyen duquel elle est réalisée et l’effilage des bouts des particules ne peut être découverte que par une étude intensive du brevet, si tant est qu’elle le soit. La principale référence qui y soit faite se trouve à la colonne 8 (sur 16 colonnes) dans l’examen d’une application particulière de (d’invention». A notre avis, cela ne constitue pas une indication distincte de l’utilité réelle de l’invention en question qui porterait cette dernière à l’attention du public de la façon exigée par l’article 36. En conséquence, la Loi sur les brevets ne confère pas un monopole de l’invention. L’appelante soutient que la Cour d’appel a commis sept erreurs fondamentales: (i) en ne se rendant pas compte que le mémoire descriptif ne s’adresse pas au public en général mais aux ouvriers moyennement versés dans l’art; (ii) en confondant les caractéristiques d’une invention définie à l’art. 2 de la Loi sur les brevets, l’article des définitions, avec l’exigence, énoncée au par. 36(1) de la Loi, selon laquelle le requérant doit décrire de façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l’inventeur; (iii) en interprétant mal le par. 36(1) de façon à exiger que les caractéristiques de brevetabilité soient énoncées dans le mémoire descriptif du brevet, soit la nouveauté, l’ingéniosité et l’utilité; (iv) en confondant l’utilité d’une invention avec son principe ou son effet; (v) en ne considérant pas l’ensemble du mémoire descriptif pour décider s’il se conformait au par. 36(1); (vi) en adoptant une attitude beaucoup trop formaliste pour juger si le mémoire descriptif était conforme au par. 36(1) de la Loi; (vii) en ne tenant pas compte du témoignage de personnes versées dans l’art quant à la conformité du mémoire descriptif.
VI
L’article 36 de la Loi sur les brevets est le pivot de tout le système des brevets. La description de l’invention qui y est faite est la raison pour laquelle l’inventeur obtient un monopole sur l’invention pour un certain nombre d’années. Comme le souligne Fox dans Canadian Patent Law and Practice (4e éd.), à la p. 163, l’octroi d’un brevet est une sorte de marché entre l’inventeur d’une part et Sa Majesté, agissant pour le public, d’autre part. L’octroi a deux considérations: [TRADUCTION] «la première, c’est qu’il doit y avoir une invention nouvelle et utile, la seconde, l’inventeur doit, en contrepartie de l’octroi du brevet, fournir au public une description adéquate de l’invention comportant des détails assez complets et précis pour qu’un ouvrier, versé dans l’art auquel l’invention appartient, puisse construire ou exploiter l’invention après la fin du monopole.» La description dont parle Fox est celle qui est exigée par l’art. 36 de la Loi sur les brevets. On ne peut dire que la rédaction de l’art. 36 est heureuse. Elle donne l’impression d’être un brassage d’idées glanées au hasard plutôt qu’un effort pour énoncer, de façon concise et précise, un ou des principes directeurs. C’est peut-être explicable parce que l’article est le fruit de modifications successives au cours des années. Ce texte ne se prête tout simplement pas à une interprétation serrée et littérale. Il est et on doit le lire comme un énoncé du législateur, en termes généraux, de ce que le demandeur doit révéler à la face du monde avant d’être autorisé à obtenir la concession d’un monopole en vertu d’un brevet.
Toute la législation subséquente à l’Acte des brevets de 1869, 1869 (Can.), chap. 11, découle de celle-ci laquelle suit de près la loi des États-Unis de 1836 (5 Stat. 117). La Loi de 1869 exigeait (art. 14) que le mémoire descriptif décrive correctement et complètement le ou les modes d’opération envisagés par le demandeur et énonce clairement les inventions et choses qu’il réclame comme nouvelles et dont il réclame la propriété et l’usage exclusifs. Les premiers mots du par. 36(1) actuel et les exigences du par. 36(2) sont exprimés à peu près dans les mêmes termes. Une nouvelle loi a été adoptée en 1872, modifiée à l’occasion et révisée en 1886 et en 1906, mais sans grand changement à ce qui correspond maintenant à l’art. 36. En 1923, une nouvelle loi est entrée en vigueur; elle comportait les mots mêmes qu’on trouve aujourd’hui au début du par. 36(1). Elle exigeait que l’inventeur expose clairement les diverses phases d’un procédé et termine la description par une ou plusieurs revendications énonçant avec précision les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété et le privilège exclusifs. On établissait donc une distinction entre les «revendications» et le corps du mémoire.
En 1935, une autre Loi sur les brevets était adoptée dont l’art. 35 était presque le même que le l’art. 36 actuel. Elle apportait deux changements qui sont particulièrement pertinents en l’espèce: (i) elle exigeait que les parties explicatives s’adressent à une personne versée dans l’art, ce qui n’était que la codification de ce qui avait toujours été la règle en common law, et (ii) elle ajoute les derniers mots du par. (1), qui sont de première importance en l’espèce, soit: «Il doit particulièrement indiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu’il réclame comme son invention».
Ce qu’on a voulu obtenir en ajoutant les mots cités n’est pas tout à fait clair. Ils ont peut-être été ajoutés ex abundante cautela, pour avoir plus de détails dans les descriptions, mais ils semblent presque redondants, si on les rapproche du par. 36(2) et de la définition d’«invention». A première vue, la modification de 1935 n’a rien ajouté en substance à ce qui était requis depuis 1869. Je suis donc d’avis que le droit déterminé par l’arrêt de cette Cour Baldwin International Radio Company of Canada, Limited c. Western Company Incorporated, et Northern Electric Company Limited[2], est encore valable, malgré les modifications apportées à la Loi sur les brevets en 1935. Dans l’arrêt Baldwin, le juge Rinfret, alors juge puîné, dit, au nom de la Cour, à propos de l’art. 14 de la Loi sur les brevets (aujourd’hui l’art. 36):
[TRADUCTION] L’article dispose que: La demande doit
a) donner une explication exacte et complète de l’invention et de son application ou exploitation telles que projetées par l’inventeur;
b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection ou de réunion d’une machine, d’une fabrication ou d’une composition de matières;
c) se terminer par une ou plusieurs revendications énonçant avec précision les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété et le privilège exclusifs.
Ce qui est exigé c’est donc, selon notre droit, que le demandeur fournisse une description complète et exacte de l’invention et de son application ou exploitation. Si l’invention consiste en un nouveau procédé, il doit en exposer clairement les diverses phases; s’il s’agit d’une machine, de la fabrication ou d’une composition de matières, le mémoire doit en expliquer le mode de construction, de confection ou de réunion. Ensuite, dans tout brevet, là ou les revendications doivent énoncer avec précision ce que le demandeur considère comme nouveau et dont il revendique la propriété et le privilège exclusifs. Si l’invention consiste en une chose nouvelle ou en l’amélioration d’une chose, il doit en faire état, mais si l’invention consiste seulement en une combinaison nouvelle d’éléments ou d’appareils connus, cette combinaison est suffisamment décrite si les éléments ou appareils dont elle se compose sont tous nommés, si le mode d’opération en est donné et si le nouveau résultat utile qu’elle doit procurer est signalé (Comparer avec Bates v. Coe, (1878) 98 U.S. 31). C’est seulement si le demandeur veut revendiquer l’invention d’un élément inclus pour l’élément lui-même qu’il devient nécessaire au demandeur de revendiquer l’élément séparément, s’il veut en obtenir la propriété et le privilège exclusifs. [à la p. 105]
Essentiellement, ce qui doit figurer dans le mémoire descriptif (qui comprend à la fois la divulgation, c.-à-d., la partie descriptive de la demande de brevet, et les revendications) c’est une description de l’invention et de la façon de la produire ou de la construire, à laquelle s’ajoute une ou plusieurs revendications qui exposent les aspects nouveaux pour lesquels le demandeur demande un droit exclusif. Le mémoire descriptif doit définir la portée exacte et précise de la propriété et du privilège exclusifs revendiqués.
Le paragraphe 36(1) cherche à répondre aux questions suivantes: «En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle? Quant à chacune de ces questions, la description doit être exacte et complète de sorte que, comme l’exprime le président Thorson dans Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines, Limited[3].
[TRADUCTION] . . . une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n’ayant que le mémoire descriptif, utiliser l’invention avec le même succès que l’inventeur, à l’époque de la demande. [à la p. 316]
Il faut considérer l’ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l’invention et son mode de fonctionnement, (Noranda Mines Limited c. Minerals Separation North American Corporation)[4], sans être ni indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public. Ce n’est pas le moment d’être trop rusé ou formaliste en matière d’oppositions soit au titre ou au mémoire descriptif puisque, comme le dit le juge en chef Duff, au nom de la Cour, dans l’arrêt Western Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada[5], à la p. 574: [TRADUCTION] «quand le texte du mémoire descriptif, interprété de façon raisonnable, peut se lire de façon à accorder à l’inventeur l’exclusivité de ce qu’il a inventé de bonne foi, la Cour, en règle générale, cherche à mettre cette interprétation à effet». Sir George Jessel a dit à peu près la même chose il y a beauco