Mainstreet Equity Corp. c. Canadian Mortgage Capital Corporation

Mainstreet Equity Corp. c. Canadian Mortgage Capital Corporation
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2022-01-10
Référence neutre
2022 CF 20
Numéro de dossier
T-2080-17
Contenu de la décision
Date : 20220110
Dossier : T‑2080‑17
Référence : 2022 CF 20
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2022
En présence de monsieur le juge Pentney
ENTRE :
MAINSTREET EQUITY CORP.
demanderesse
et
CANADIAN MORTGAGE CAPITAL CORPORATION, ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION, CANADIAN MORTGAGE SERVICING CORPORATION, CMCC CAPITAL FUND (GP) INC, DREAM CMCC CAPITAL FUND (GP) INC., DREAM CMCC CAPITAL FUND LIMITED PARTNERSHIP, DREAM CMCC CAPITAL FUND II (GP) INC. ET DREAM CMCC CAPITAL FUND II LIMITED PARTNERSHIP
défenderesses
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Introduction
[1] La demanderesse, Mainstreet Equity Corporation (Mainstreet), affirme que les défenderesses violent ses marques de commerce en employant leur marque de commerce déposée ainsi des marques non enregistrées connexes. Selon Mainstreet, ces violations sont d’autant plus flagrantes que, dans une procédure antérieure, la Commission des oppositions des marques de commerce (la COMC) a rejeté la demande d’enregistrement d’un dessin de l’une des défenderesses, Canadian Mortgage Capital Corporation (CMCC), qui est pratiquement identique à celui qu’elle emploie actuellement. Ce rejet était fondé sur une opposition présentée par Mainstreet, qui avait fait valoir que les deux dessins créaient de la confusion.
[2] Avant la décision de la COMC relative à l’opposition de Mainstreet, la défenderesse Atrium avait demandé d’enregistrer une marque de commerce qui utilisait un dessin ou un logo identique à celui que CMCC avait tenté d’enregistrer auparavant (la marque Atrium). L’enregistrement sollicité par Atrium a été accordé en septembre 2016. Mainstreet soutient que la marque de commerce Atrium n’est pas valide et qu’elle devrait être radiée. Elle affirme également qu’elle a droit à une injonction et à des dommages‑intérêts parce que les défenderesses se sont livrées à de la commercialisation trompeuse. En outre, Mainstreet sollicite des dommages‑intérêts punitifs au motif qu’Atrium a persisté à employer la marque, même si cette dernière était au courant des prétentions de Mainstreet quant à la marque de commerce.
[3] Les défenderesses font valoir qu’il n’y a aucune raison de remettre en question leur marque de commerce, parce qu’elle est valablement déposée et qu’aucune confusion ne découle de l’emploi des deux marques. Elles soutiennent que rien ne justifie d’accorder des dommages‑intérêt ou une injonction, car il n’y a eu aucune commercialisation trompeuse et que l’enregistrement de la marque Atrium constitue une défense complète contre toute contestation.
[4] Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande de Mainstreet. Je ne suis pas convaincu qu’il existe une probabilité de confusion entre les marques et, par conséquent, Mainstreet n’a pas démontré qu’il y avait commercialisation trompeuse. Je ne suis pas non plus convaincu par les arguments de Mainstreet selon lesquels la marque Atrium devrait être radiée du registre.
II. Contexte
A. Les parties
[5] Mainstreet est une société immobilière résidentielle canadienne cotée en bourse, organisée et constituée sous le régime des lois de l’Alberta en 1997. Mainstreet s’intéresse principalement à l’acquisition, au refinancement, à la location, à la gestion et à la vente d’immeubles résidentiels au Canada. Ainsi, elle achète des immeubles de taille moyenne peu performants, les rénove, puis les remet sur le marché à des tarifs de location qui tiennent compte de leur valeur accrue. Mainstreet possède et exploite des biens dans l’ensemble de l’Ouest canadien, y compris en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie‑Britannique. Elle a également eu pendant un certain temps des activités en Ontario, mais les a depuis longtemps cessées.
[6] Mainstreet emploie un logo non déposé composé d’un dessin stylisé d’immeuble ainsi que de sa dénomination sociale; elle a également employé le dessin d’immeuble seul. (Remarque : les deux parties désignent leurs dessins comme étant un logo de « gratte‑ciel »; afin d’éviter la confusion, je les désignerai en renvoyant au nom de la partie concernée). Les marques de commerce de Mainstreet en litige sont montrées ci‑dessous sous « a » et « b » (les marques de Mainstreet) :
[7] Par souci de commodité, la marque de commerce reproduite ci‑dessus en (a) sera appelée la « marque mixte Mainstreet » et celle reproduite ci‑dessus en (b) sera appelée la « marque figurative Mainstreet ».
[8] En outre, Mainstreet est la propriétaire de la marque nominale « MAINSTREET » (LMC975503) enregistrée depuis le 11 juillet 2017 en liaison avec la « gestion de biens immobiliers résidentiels ».
[9] Mainstreet a employé des logos antérieurs à ceux-là au moins dès 1998, mais ils ont été abandonnés vers 2001‑2002, lorsqu’elle a commencé à employer les versions actuelles de ses marques de commerce, dont il est question ci‑dessus. Les logos antérieurs sont reproduits ci‑dessous :
[10] Les défenderesses se composent quant à elles d’un certain nombre de sociétés liées : (1) Atrium; (2) CMCC; (3) Canadian Mortgage Servicing Corporation (CMSC); (4) CMCC Capital Fund; (5) Dream CMCC Fund I (Dream CMCC LP I et Dream CMCC Inc. I); (6) Dream CMCC Fund II (Dream CMCC LP II et Dream CMCC Inc. II). En résumé, toutes ces sociétés exercent des activités dans l’industrie immobilière, définie au sens large :
● Atrium, société cotée en bourse, est un prêteur non bancaire dont les clients sont principalement des promoteurs immobiliers;
● CMCC est une société de courtage hypothécaire et une gestionnaire de fonds hypothécaires;
● CMSC est une société de services hypothécaires;
● les divers fonds d’immobilisations (CMCC Capital Fund, Dream CMCC Fund I et Dream CMCC Fund II) offrent des services de financement connexes au moyen de fonds d’investissement immobilier.
[11] La défenderesse Atrium est propriétaire de l’enregistrement de la marque de commerce canadienne no LMC 949,353 (la marque Atrium) enregistrée le 15 septembre 2016 en liaison avec des « services de placement hypothécaire; offre de prêts hypothécaires » :
[12] Par souci de commodité, je l’appellerai la marque Atrium.
[13] Certaines des autres défenderesses, à savoir CMCC, CMSC et CMCC Capital Fund présentent la marque Atrium conjointement avec leurs diverses dénominations sociales, comme il est montré à l’annexe A. Ni Dream CMCC Funds I ni Dream CMCC Fund II n’ont de logo ou de marque, mais elles ont eu recours de façon limitée aux marques employées par CMCC et CMCC Capital Fund.
[14] Atrium est également propriétaire des marques de commerce déposées pour les marques nominales « Atrium » (LMC949,354) et « ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION » (LMC864,981), en liaison avec des services de placement hypothécaire.
B. Instance antérieure
[15] Le 4 octobre 2012, CMCC a demandé l’enregistrement du dessin de gratte‑ciel Atrium sur le fondement de son emploi au Canada depuis au moins le mois de mai 2012 en liaison avec des services de placement hypothécaire. Voici le dessin visé par la demande :
[16] Par souci de commodité, je l’appellerai le dessin de gratte‑ciel Atrium, parce qu’il a été intégré ultérieurement à l’enregistrement d’Atrium.
[17] La demande a été annoncée le 12 juin 2013 et Mainstreet a produit une déclaration d’opposition le 12 août 2013, soutenant que le dessin de gratte‑ciel Atrium n’avait pas été employé au Canada et créait de la confusion avec ses marques de commerce (tant la marque mixte que la marque figurative Mainstreet sont reproduites ci‑dessus sous (a) et (b)). CMCC a nié ces allégations.
[18] La Commission des oppositions des marques de commerce (la COMC) a rejeté la demande de CMCC le 24 septembre 2015 (2015 COMC 164). La COMC a conclu que la question déterminante à trancher était celle de savoir si les deux marques créaient de la confusion, comme le faisait valoir Mainstreet dans son opposition fondée sur l’alinéa 16(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [la Loi]. La COMC a commencé par examiner le fardeau de la preuve dont doit s’acquitter un opposant pour soutenir les allégations figurant dans sa déclaration d’opposition en précisant que, s’il est satisfait à ce fardeau, le requérant a le fardeau ultime de prouver le bien‑fondé de sa cause en démontrant que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi comme le prétend l’opposant.
[19] En ce qui concerne le fond, la COMC a indiqué que la meilleure chance de réussite de Mainstreet tenait à sa marque figurative. Se fondant sur les éléments de preuve dont elle disposait, la COMC a conclu que Mainstreet avait fourni une preuve d’emploi de sa marque figurative pour une période commençant avant mai 2012 et se poursuivant jusqu’en 2014. Le fardeau de la preuve était ainsi déplacé sur CMCC, à qui il incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’à la date de premier emploi, soit en mai 2012, il n’existait pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque figurative Atrium et la marque figurative Mainstreet.
[20] La COMC a appliqué les critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi pour évaluer la confusion. Elle a conclu que les marques des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent limité, « puisqu’elles suggèrent […] que les services des parties sont […] liés aux gratte‑ciel et à d’autres immeubles de grande hauteur » (décision de la COMC, para 15). En ce qui concerne la durée d’emploi, la COMC a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que la marque de CMCC avait été connue dans une mesure quelconque au Canada à la date de premier emploi (mai 2012), tandis que la marque Mainstreet était connue dans une certaine mesure au Canada à cette date parce qu’elle avait été employée dans ses rapports annuels depuis au moins 2002, sur le site Web de Mainstreet et son compte Twitter, ainsi que dans des brochures et dépliants distribués dans ses immeubles et dans la signalisation à l’extérieur de ses immeubles. La COMC a conclu que l’emploi de la marque mixte Mainstreet, à savoir le dessin de gratte‑ciel Mainstreet et les mots « MAINSTREET EQUITY CORP » constituait également un emploi de la marque figurative Mainstreet, citant Nightingale Interloc Ltd c Prodesign (1984), 2 CPR (3d) 23, [1984] COMB no 52 au para 20).
[21] La COMC a ensuite examiné le degré de ressemblance, qu’elle a reconnu comme constituant le facteur qui revêt souvent le plus d’importance dans l’examen relatif à la confusion (citant Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27 [Masterpiece] au para 49). La COMC a résumé l’approche préconisée dans la jurisprudence : il faut considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever des similitudes ou des différences entre leurs éléments; en effet, l’approche à privilégier consiste plutôt à se demander si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique (citant Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 [Veuve Cliquot] au para 20, et Masterpiece, au para 64).
[22] Appliquant ces principes aux marques en litige, la COMC a conclu ce qui suit au paragraphe 21 :
[…] je considère qu’il existe un degré de ressemblance considérable entre les marques de commerce en cause. La caractéristique la plus frappante des marques de commerce de chacune des parties est le fait que ces marques de commerce sont formées de la représentation de gratte‑ciel ou d’autres gros immeubles qui sont formés par le regroupement de carrés et de rectangles. Dans la mesure où les deux marques suggèrent des services liés à des gratte‑ciel ou d’autres gros immeubles, les idées suggérées sont les mêmes; toutefois, je ne suis pas d’avis que l’une ou l’autre des parties aurait droit à un monopole sur cette idée appliquée aux services respectifs des parties.
[23] La COMC a également examiné le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce, et a conclu que le recoupement dans le genre de services et la nature du commerce entre CMCC et Mainstreet était « au mieux approximatif, puisque les services des parties visent des consommateurs différents dont les besoins sont différents (ceux qui recherchent des logements à louer contre d’autres qui recherchent du financement et des hypothèques) » (para 24). Toutefois, la COMC a conclu qu’il existait un recoupement entre le genre des entreprises des parties puisque les activités de CMCC consistaient à fournir un financement à des parties qui sont dans le domaine immobilier. Elle n’était pas convaincue que le fait que les deux parties ciblaient apparemment des investisseurs soit particulièrement pertinent étant donné que Mainstreet n’avait cité aucun service de ce genre dans sa déclaration d’opposition.
[24] CMCC avait produit une preuve relative à l’état du registre des marques de commerce et soutenu que les dessins de gratte‑ciel étaient courants dans le domaine de l’immobilier et que, par conséquent, le dessin de Mainstreet ne devrait recevoir qu’une protection très limitée. La COMC a admis que la preuve de l’état du registre peut être utilisée pour dégager des conclusions sur l’état du marché, mais seulement si on relève un nombre significatif d’enregistrements pertinents. Toutefois, en ce qui concerne cette question, la COMC a fait remarquer que les marques présentaient toutes les deux un ou des immeubles « créés par le regroupement de petits carrés et/ou rectangles. La preuve est tout simplement insuffisante pour conclure que les consommateurs sont habitués à distinguer de tels motifs si similaires » (para 27).
[25] Selon cette analyse, la COMC a conclu ce qui suit :
[29] Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce susmentionnées, et en particulier de la similitude entre les marques de commerce des parties et du recoupement du genre d’entreprise des parties, et étant donné que [Mainstreet] n’a produit aucune preuve d’emploi de sa marque de commerce dessin de gratte‑ciel (Skyscrapers Design) à la date pertinente, je conclus que [CMCC] ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec les marques de commerce de [Mainstreet]. Ce motif d’opposition est accueilli.
[26] La COMC a également conclu que l’opposition fondée sur l’article 2 de la Loi a été accueillie parce que la preuve ne montrait pas qu’il y avait un emploi simultané suffisant des marques de commerce des parties qui lui permettrait de conclure qu’il est improbable que de la confusion survienne en l’absence de preuve de confusion réelle. Ayant conclu que la prépondérance des probabilités ne militait ni en faveur d’une conclusion selon laquelle la marque d’Atrium est distinctive ni en faveur d’une conclusion contraire, la COMC a jugé que CMCC ne s’était pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait et a donc accueilli également ce motif d’opposition.
[27] Vu ses conclusions, la COMC a rejeté la demande de CMCC le 24 septembre 2015. Cette décision n’a pas été portée en appel.
[28] Afin de compléter le récit, il convient de noter que, le 30 juillet 2015 (soit quelques mois avant la décision de la COMC), Atrium a déposé une demande d’enregistrement de sa marque de commerce qui utilisait le même dessin que CMCC, mais ajoutait « Atrium Mortgage Investment Corporation » directement sous le logo. L’enregistrement a été accordé le 15 septembre 2016.
[29] À un moment donné en 2016, selon les conseils d’un avocat, un contrat de licence a été conclu pour accorder à Atrium le droit d’utiliser son logo montrant un dessin de gratte‑ciel et CMCC a obtenu une licence non exclusive pour utiliser ce dessin dans son image de marque. Cet aspect est traité plus en profondeur ci‑dessous.
C. Preuve présentée au procès sommaire
[30] Dans le cadre du procès sommaire, il y a eu interrogatoire et contre‑interrogatoire du principal souscripteur d’affidavit des deux parties. La Cour disposait aussi de certains autres affidavits dont les auteurs n’ont fait l’objet d’aucun contre‑interrogatoire. De nombreuses pièces documentaires étaient également jointes aux affidavits.
[31] Même si les deux parties ont dans une certaine mesure tenté de remettre en question la crédibilité du principal témoin de l’autre partie, j’ai conclu que M. Lam et M. Goodall ont tous les deux témoigné avec franchise et que leur crédibilité n’a pas été minée de façon significative en contre‑interrogatoire.
(1) Preuve présentée par Mainstreet
[32] Le principal souscripteur d’affidavit de Mainstreet était Johnny Lam, qui s’est joint à Mainstreet en tant que dirigeant principal des finances (DPF) en 1998, poste qu’il a occupé jusqu’en 2017. Il a également été nommé chef de l’exploitation (CE) en 2012 et a donc été à la fois le DPF et le CE entre 2012 et 2017. Dans ces rôles, il a supervisé tous les aspects des finances, des activités et du développement des activités de Mainstreet. Il a été interrogé et contre‑interrogé au sujet de son affidavit au procès sommaire.
[33] M. Lam a témoigné au sujet des activités de Mainstreet, de sa croissance et de son expansion au fil des ans, ainsi que de ses efforts pour promouvoir sa marque et pour attirer des locataires pour ses logements locatifs et des investisseurs en tant qu’actionnaires. Il a décrit les activités de Mainstreet, qui consistent à repérer et acheter des immeubles d’habitation de taille moyenne dont le rendement est faible, à les améliorer par des rénovations, à déployer des efforts en vue de réduire leurs coûts de fonctionnement, puis à les remettre sur le marché de location à des loyers plus élevés pour tenir compte de la valeur accrue des biens. Mainstreet vend aussi parfois des propriétés immobilières ayant un rendement satisfaisant afin de pouvoir investir son capital dans de nouveaux biens comportant un potentiel plus élevé.
[34] M. Lam a décrit la croissance et l’expansion de Mainstreet, depuis son centre d’intérêt initial axé sur des biens à Calgary, en Alberta, jusqu’à son expansion à Edmonton et à Lethbridge en Alberta, à Surrey, à Abbotsford et à Kamloops en Colombie‑Britannique, ainsi qu’à Saskatoon et à Regina en Saskatchewan. Il a indiqué que Mainstreet avait également exercé des activités à Toronto, en Ontario, pendant une certaine période, mais qu’elle a mis fin à ses activités dans cette province en 2009 et a vendu ses derniers biens en 2014. Selon le témoignage de M. Lam, Mainstreet détenait, en 1998, 272 logements d’une valeur marchande d’environ 17 millions de dollars. En septembre 2019, elle détenait 12 901 logements d’une valeur marchande de 2,04 milliards de dollars. Depuis 1998, Mainstreet est cotée en bourse et figure parmi les plus grandes sociétés de l’Alberta et parmi les sociétés publiques les plus rentables du Canada (au 202e rang).
[35] M. Lam a décrit les marchés cibles de Mainstreet comme des investisseurs actuels et éventuels, ainsi que des membres du public qui cherchent un logement. Elle cible ces marchés en recourant à des imprimés et des ressources en ligne, ainsi qu’à la signalisation à l’extérieur de ses nombreux biens. Ses dépenses annuelles en publicité, en commercialisation et en promotion sont passées de plus de 400 000 $ en 2010 à 1,4 million de dollars en 2019, avec une transition au fil du temps de la publicité traditionnelle sur papier à un investissement accru dans la publicité en ligne, par exemple à l’aide d’annonces Google. Cette évolution s’est accompagnée d’une présence accrue de Mainstreet sur les médias sociaux, notamment Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et Pinterest.
[36] L’emploi par Mainstreet de ses diverses marques de commerce est également décrit dans l’affidavit de M. Lam, et ces éléments de preuve sont exposés plus en détail dans l’analyse ci‑dessous. En bref, selon le témoignage de M. Lam, Mainstreet a employé régulièrement et de manière continue sa marque mixte montrant des gratte‑ciel et sa marque figurative.
[37] Mainstreet s’est également fondée sur l’affidavit d’Alisha Schell, auxiliaire juridique employée par Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats de la demanderesse. Elle a joint à son affidavit la transcription de l’interrogatoire préalable de Robert Goodall (le principal témoin des défenderesses), ainsi qu’un tableau des engagements et des refus et certains autres documents. Son affidavit comportait aussi des renseignements relatifs à l’historique du site Web des défenderesses obtenus de « Wayback Machine » (www.internetarchive.org). Alisha Schell a également fourni des copies de certains échanges écrits entre les avocats des parties. Elle n’a pas été contre‑interrogée.
(2) Preuve présentée par les défenderesses
[38] Le principal souscripteur d’affidavit des défenderesses était Robert Goodall, président, chef de l’exploitation et fondateur d’Atrium, de CMCC et de CMSC. Il a occupé ces postes depuis la création de ces sociétés. Il était également le président et un administrateur de CMCC Capital Fund, de Dream CMCC Fund I et de Dream CMCC Fund II (collectivement les fonds d’immobilisations). À titre de président, il est chargé de la supervision générale des activités et des affaires de chaque entité et, en fin de compte, de leur image de marque, y compris de la sélection et de l’emploi des marques de commerce.
[39] M. Goodall a décrit le genre des entreprises des défenderesses, les services offerts par chacune d’elles et son rôle actif dans l’exploitation et la promotion des diverses entités. Il déclare qu’il est, en fin de compte, chargé de l’image de marque de ces sociétés, y compris de la sélection et de l’emploi des marques de commerce. Son témoignage traite de la croissance de ces entreprises, de leur clientèle et de leurs activités générales. En résumé, il a décrit les diverses sociétés défenderesses de la manière suivante :
● Atrium – prêteur non bancaire canadien coté en bourse qui offre des solutions de financement aux promoteurs immobiliers en Ontario, en Alberta et en Colombie‑Britannique. Atrium est une société de placement hypothécaire (SPH) au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp). Selon le témoignage de M. Goodall, environ 95 % du portefeuille hypothécaire et des activités d’Atrium se rapporte à des emprunts de promoteurs immobiliers. Le reste de ses hypothèques sont des prêts sur des maisons unifamiliales individuelles, dans les cas où les emprunteurs ne sont pas en mesure d’obtenir un financement bancaire traditionnel. En juin 2019, Atrium était l’une des quatre premières SPH au Canada, avait des actifs supérieurs à 750 millions de dollars et sa capitalisation boursière était de 525 millions de dollars.
● CMCC – elle gère les activités d’Atrium conformément à une entente de gestion exclusive (Atrium ne compte qu’un seul employé). CMCC est une société de courtage hypothécaire et de gestion de fonds hypothécaires, dont la seule activité est l’octroi et la souscription d’hypothèques, le repérage et la gestion d’investissements dans des projets immobiliers et la gestion de fonds hypothécaires publics et privés. Elle détient des licences de courtage hypothécaires en Ontario, en Colombie‑Britannique et en Alberta et, jusqu’en 2019, en Saskatchewan. Elle est une société privée et M. Goodall est le propriétaire majoritaire. Entre 1994 et 2020, elle a obtenu plus de 6 milliards de dollars pour du financement dans le domaine de l’immobilier en Ontario.
● CMSC – elle est une filiale à cent pour cent de CMCC. Depuis 2000, CMSC a fourni des services hypothécaires à des prêteurs et à des investisseurs hypothécaires. Elle est spécialisée dans la fourniture de services administratifs à ses clients et administre plus d’un milliard de dollars de prêts hypothécaires. Elle offre des services et gère diverses structures de prêts pour des compagnies d’assurance‑vie, des banques, des sociétés de fiducie et des investisseurs privés. La cliente la plus importante de CMSC est Atrium.
● Les fonds d’immobilisations – ces fonds sont exploités en tant que partenaires de coentreprises avec des investisseurs et des promoteurs immobiliers et ils prennent généralement une participation en capital dans des projets immobiliers de coentreprise. Les entités liées à CMCC versent des fonds importants à chacun des fonds d’immobilisations et elles attirent également des investisseurs individuels ayant une valeur nette élevée. Une souscription minimale typique pour investir dans un des fonds d’immobilisations est de 200 000 $ à 500 000 $. Ces fonds ne font pas l’objet d’une commercialisation auprès du grand public. Les fonds investissent principalement dans des projets d’immeubles résidentiels en copropriété qui ne sont pas encore construits, ainsi que dans des projets de développement commercial et de réaménagement à Toronto et à Vancouver. Ils n’investissent pas dans l’acquisition ou le réaménagement d’immeubles d’habitation existants ou de maisons unifamiliales existantes.
[40] M. Goodall a décrit la création de la marque figurative Atrium. Il a également décrit l’instance antérieure à laquelle ont pris part les parties devant la COMC et les événements subséquents; ce témoignage est examiné plus en détail ci‑dessous.
[41] Les défenderesses se sont également appuyées sur trois autres souscripteurs d’affidavit :
● Jason Williams – enquêteur privé qui a décrit sa recherche d’autres marques de commerce dans la base de données de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et, plus particulièrement, d’autres marques de commerce qui présentent des immeubles ou qui utilisent un dessin représentant la lettre « M »;
● Katrina Bright – auxiliaire juridique chez Bereskin & Parr LLP, soit de cabinet d’avocats des défenderesses, dont l’affidavit contenait la correspondance des avocats qui indiquait qu’ils consentaient à l’utilisation des imprimés de l’OPIC plutôt que l’obtention de copies certifiées conformes;
● Lori‑Anne DeBorba – auxiliaire juridique chez Bereskin & Parr LLP, a déposé un affidavit confidentiel auquel sont joints la transcription de l’interrogatoire préalable de M. Goodall ainsi que des réponses aux engagements.
III. Questions en litige
[42] La première question qui se pose est celle de savoir si la présente affaire se prête à la tenue d’un procès sommaire. Dans l’affirmative, il faut examiner la prétention de Mainstreet, qui comporte deux volets principaux : (i) la marque de commerce déposée Atrium n’est pas valide aux termes de l’article 18 de la Loi; (ii) Mainstreet a droit à des dommages‑intérêts et à une injonction parce qu’Atrium s’est livrée à une commercialisation trompeuse, contrairement à l’alinéa 7b) de la Loi. De façon préliminaire, Mainstreet doit établir qu’elle a une marque valide.
[43] Il conviendrait de traiter les questions dans l’ordre suivant :
A. La présente affaire se prête-t-elle à la tenue d’un procès sommaire?
B. Mainstreet a‑t‑elle une marque de commerce valide et opposable?
C. Mainstreet a‑t‑elle établi que les défenderesses se sont livrées à une commercialisation trompeuse, contrairement à l’alinéa 7b) de la Loi?
D. L’enregistrement d’Atrium est‑il valide aux termes de l’article 18 de la Loi et l’emploi de la marque est‑il dûment autorisé aux termes de l’article 50 de la Loi?
E. Mainstreet a‑t‑elle droit aux réparations qu’elle sollicite?
IV. Analyse
A. Procès sommaire
[44] Les parties ont soutenu conjointement que l’affaire se prêtait à un procès sommaire, et il n’est pas nécessaire de traiter de ce point en détail parce que je conviens que le procès sommaire constitue une procédure appropriée. Même si le consentement des parties n’est pas déterminant, il est important que la Cour cherche à savoir si les circonstances de l’affaire « se prêtent » à la tenue d’un procès sommaire : Tremblay c Orio Canada Inc, 2013 CF 109 au para 26; Iamgold Corporation/Hapag‑Lloyd AG, 2019 CF 1514 aux para 8‑10, conf (bien que concernant d’autres questions) par 2021 CAF 110.
[45] Pour décider s’il est approprié de procéder par voie de procès sommaire, la Cour doit tenir compte de facteurs pertinents comme la complexité de l’affaire, l’urgence, le coût, le temps, la preuve d’expert et la question de savoir si un procès sommaire risque d’avoir pour effet de « morceller le litige » : voir ViiV Healthcare Company c Gilead Sciences Canada, Inc, 2021 CAF 122 au para 38, et les affaires qui y sont citées.
[46] En l’espèce, les questions ne sont pas particulièrement complexes, la preuve a été présentée sous forme d’affidavits étayés par un dossier documentaire détaillé et les principaux souscripteurs d’affidavit de chaque partie ont été interrogés et contre‑interrogés. La preuve présentée est suffisante pour trancher les questions et, même si certains éléments de preuve sont contradictoires, la crédibilité ne constituait pas un facteur important. Il n’y a aucun risque de « morcellement du litige » parce que le procès sommaire traitera de toutes les questions qui opposent les parties et permettra à la Cour de se prononcer sur l’issue de l’action.
[47] Je suis donc convaincu que la présente affaire se prête à un procès sommaire, lequel permettrait de régler de manière efficace le différend qui oppose les parties, et qu’il ne serait pas injuste de trancher les questions en litige par voie de procès sommaire.
B. Mainstreet a‑t‑elle une marque de commerce valide et opposable?
[48] Mainstreet cherche à faire respecter ses droits à l’égard de ses marques de commerce non enregistrées, et fait valoir qu’Atrium s’est livrée à une commercialisation trompeuse contrairement à l’alinéa 7b) de la Loi. Une telle prétention exige de la part du demandeur qu’il établisse à titre préliminaire qu’il possède une marque de commerce valide et opposable, déposée ou non, au moment où le défendeur a commencé à appeler l’attention du public sur ses propres produits et services (Sandhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd, 2019 CAF 295 [Hamdard Trust] au para 39; Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc, 2007 CAF 255 au para 14). Cette exigence semble découler de contraintes constitutionnelles sur la compétence fédérale en matière de marques de commerce (Kirkbi AG/Ritvik Holdings Inc, 2005 CSC 65 aux para 3, 26).
[49] La Loi définit comme suit « marque de commerce » à l’article 2 : « signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne […] pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes […] ». Elle définit de la façon suivante « nom commercial » : « Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier. »
[50] Une marque de commerce est réputée employée « en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans […] l’annonce de ces services » (Loi sur les marques de commerce, art 2).
(1) Observations des parties
[51] Mainstreet soutient qu’elle emploie ses deux marques de commerce depuis au moins 2001‑2002, et ce, de manière continue. Elle fait valoir qu’il existe de nombreux éléments de preuve démontrant l’emploi de sa marque mixte, y compris dans ses rapports annuels et la signalisation à l’extérieur de ses immeubles. En outre, Mainstreet souligne son budget de publicité important et en constante augmentation, et précise que sa marque de gratte‑ciel figure régulièrement dans ses annonces publicitaires depuis 2002, notamment sur son site Web (www.mainst.biz), ses comptes de médias sociaux, dont Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn et Pinterest ainsi que sur Google. Mainstreet souligne également l’apparence de la marque dans sa publicité imprimée, y compris 10 000 cartes professionnelles et 44 000 dépliants et brochures distribués chaque année aux locataires, ainsi que des annonces figurant dans des publications imprimées canadiennes de 2000 à 2016. Un certain nombre de ces annonces publicitaires ciblait les locataires et les éventuels locataires, tandis que le reste ciblait les investisseurs et les éventuels investisseurs.
[52] Mainstreet invoque également des éléments de preuve démontrant son emploi de sa marque figurative seule, notamment ses rapports annuels des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que la signalisation à l’extérieur de des immeubles à Edmonton de mai 2004 à juin 2019, à Calgary d’août 2007 à mai 2019, à Surrey (Colombie‑Britannique) d’octobre 2007 à juin 2016, et à Mississauga (Ontario) d’octobre 2007 à mai 2009.
[53] Les défenderesses ne contestent pas sérieusement les éléments de preuve démontrant que Mainstreet a employé sa marque mixte en liaison avec ses activités immobilières, mais elles soutiennent que la preuve ne permet pas de conclure que Mainstreet a employé sa marque figurative. Atrium soutient que sur les milliers de pages de documents produits et échangés entre les parties et déposés en preuve, il n’y a que quatre exemples de l’emploi de la marque figurative Mainstreet sans que le mot « Mainstreet » ne figure à proximité. Atrium affirme qu’il y a plus de cas d’emploi de la dénomination sociale « Mainstreet » seule (c’est‑à‑dire sans la marque figurative) dans les annonces publicitaires liées à la demanderesse que d’emploi de la marque figurative Mainstreet seule. Pour ces motifs, Atrium soutient que Mainstreet ne s’est pas acquittée de son fardeau d’établir que l’emploi de sa marque figurative en faisait une marque de commerce valide et opposable. Vu la preuve de son emploi au Canada, Atrium ne conteste toutefois pas que la marque mixte Mainstreet est valide et opposable.
(2) Analyse
[54] Selon le paragraphe 4(2) de la Loi, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services « si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services ».
[55] Pour l’obtention d’une protection en vertu de la loi, l’emploi de la marque de commerce doit être établi. En l’absence d’une preuve d’emploi, une marque de commerce déposée est susceptible de radiation, et une marque non enregistrée ne peut être opposable. Dans Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22 [Mattel], le juge Binnie énonce ces principes dans le passage bien connu reproduit ci‑dessous :
5 Contrairement à d’autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. Ainsi, l’inventeur canadien a droit à un brevet même s’il n’en fait aucune exploitation commerciale. Le dramaturge conserve son droit d’auteur même si sa pièce n’est pas jouée. Mais, en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d’ordre est de l’employer sous peine de la perdre. L’enregistrement d’une marque déposée qui n’a pas été employée est susceptible de radiation (par. 45(3)).
[56] Le débat entre les parties à cet égard porte sur la question de savoir si la preuve démontre que Mainstreet utilise sa marque figurative, et non sur les principes juridiques qui s’appliquent.
[57] Nul ne conteste que Mainstreet a démontré qu’elle employait sa marque mixte depuis mai 2012, date à laquelle Atrium a employé pour la première fois sa marque de commerce déposée. La preuve établit clairement un vaste éventail d’exemples d’emploi de la marque mixte par Mainstreet en liaison avec ses services immobiliers, y compris dans ses rapports annuels d’entreprise, ses mises à jour trimestrielles et ses présentations, sur la signalisation présentée à l’intérieur et à l’extérieur des biens de Mainstreet, sur son site Web et dans les médias sociaux, ainsi que dans un grand nombre de dépliants, d’affiches et d’autres documents imprimés et distribués aux locataires et aux éventuels locataires, ainsi que dans son matériel publicitaire. Le dossier regorge d’exemples d’un tel emploi sur une période de plusieurs années.
[58] La preuve de l’emploi par Mainstreet de sa marque figurative est plus limitée. Mainstreet souligne l’emploi de sa marque figurative dans ses rapports annuels de 2001, 2002 et 2003, ainsi que sur la signalisation à l’extérieur de ses immeubles à Edmonton de mai 2004 à juin 2019, à Calgary d’août 2007 à mai 2019, à Surrey (Colombie‑Britannique) d’octobre 2007 à juin 2016 et à Mississauga (Ontario) d’octobre 2007 à mai 2009.
[59] Atrium fait valoir que la preuve ne montre que quatre exemples de l’emploi de la signalisation d’immeuble sans que le mot MAINSTREET ne figure en liaison étroite avec la marque. Elle déclare que la grande partie des exemples fournis démontre soit l’emploi de la marque Mainstreet montrant des gratte‑ciel soit l’emploi du mot MAINSTREET seul. À l’appui, elle souligne l’interrogatoire de M. Lam au cours duquel il a admis que Mainstreet emploie son logo et sa dénomination sociale dans la grande partie des cas, ainsi que son aveu selon lequel la société utilise le nom seul dans certains documents promotionnels.
[60] Même si la preuve ne démontre pas que la marque figurative Mainstreet a été employée aussi souvent que la marque mixte Mainstreet montrant des gratte‑ciel, il existe une preuve suffisante pour démontrer un emploi régulier de la marque figurative par Mainstreet au cours de la période pertinente. La marque figurative figure seule dans plusieurs cas, dont ses rapports annuels de 2001, de 2002 et de 2003. En outre, la preuve démontre que la marque figurative est souvent employée avec le nom de la société écrit à la verticale à côté du dessin sur la signalisation à l’extérieur des biens de Mainstreet. Voici un exemple de cette présentation de la marque figurative :
[61] La marque figurative de Mainstreet apparaît parfois sur une page sur laquelle figure également le nom de la société, mais le nom ne se trouve pas directement en-dessous comme dans la marque mixte Mainstreet. Je suis convaincu que la preuve permet de conclure que Mainstreet a employé de façon continue sa marque figurative ainsi que sa marque mixte. Le fait que la marque figurative Mainstreet est présentée souvent avec la marque nominale déposée ne diminue pas l’emploi par Mainstreet de sa marque figurative.
[62] Vu ce qui précède, je conclus que Mainstreet a établi que sa marque mixte et sa marque figurative constituent des marques de commerce non enregistrées valides et opposables.
C. Mainstreet a‑t‑elle établi qu’Atrium s’est livrée à une commercialisation trompeuse?
[63] L’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce codifie le délit de commercialisation trompeuse en common law en interdisant à un commerçant d’appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre. Les éléments nécessaires d’une action en commercialisation trompeuse sont l’existence d’un achalandage, le fait d’induire le public en erreur au moyen d’une déclaration trompeuse et l’existence d’un préjudice réel ou possible : Ciba‑Geigy Canada Ltd c Apotex Inc, [1992] 3 RCS 120, à la p 132. En l’espèce, Mainstreet doit établir ce qui suit :
i. Achalandage ou réputation : preuve de l’achalandage ou de la réputation en lien avec services qu’elle fournit en raison du fait que le public associe, dans son esprit, la présentation particulière, reconnue comme distinctive de ses services.
ii. Confusion : preuve que les défenderesses ont fait une déclaration trompeuse au public (qu’elle soit intentionnelle ou non) qui amène ou amène vraisemblablement le public à conclure que les services d’Atrium sont liés à ceux de Mainstreet;
iii. Dommages : preuve qu’elle a subi ou subira des dommages en raison de la croyance erronée causée par la déclaration trompeuse des défenderesses concernant la source des services.
[64] Le demandeur doit également démontrer qu’il possède une marque de commerce valide, déposée ou non, au moment où le défendeur a commencé à appeler l’attention du public sur ses propres produits et services : Hamdard Trust, au para 39. Dans la présente affaire, les défenderesses affirment qu’elles ont employé la marque Atrium pour la premiè