Alliance Laundry Systems LLC c. Whirlpool Canada LP

Alliance Laundry Systems LLC c. Whirlpool Canada LP
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2019-05-22
Référence neutre
2019 CF 724
Numéro de dossier
T-1230-17, T-920-17
Contenu de la décision
Date : 20190522
Dossiers : T‑920‑17
T‑1230‑17
Référence : 2019 CF 724
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 22 mai 2019
En présence de la juge en chef adjointe Gagné
Dossier : T‑920‑17
ENTRE :
WHIRLPOOL CANADA LP
demanderesse
et
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC
défenderesse
Dossier : T‑1230‑17
ET ENTRE :
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC
demanderesse
et
WHIRLPOOL CANADA LP et WHIRLPOOL CORPORATION
défenderesses
JUGEMENT ET MOTIFS
I. APERÇU
[1] Dans une première demande que Whirlpool Canada LP (Whirlpool) a déposée, il est demandé à la Cour de déterminer si Alliance Laundry Systems LLC (Alliance) a employé irrégulièrement la marque nominale « SPEED QUEEN » (la marque SPEED QUEEN), selon l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi).
[2] Dans une seconde demande qu’Alliance a déposée à l’encontre de Whirlpool et de Whirlpool Corporation (Whirlpool Corp), il est demandé à la Cour de déterminer si ces deux dernières ont trompé le public à propos de la marque SPEED QUEEN d’Alliance, au sens de l’article 7 de la Loi et du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34.
[3] Les demandes de Whirlpool et d’Alliance (les dossiers T‑920‑17 et T‑1230‑17, respectivement) ont été réunies en une seule (le dossier T‑920‑17) par une ordonnance du juge Locke datée du 16 octobre 2017.
II. LE CONTEXTE
[4] Whirlpool, qui est une filiale en propriété exclusive de Whirlpool Corp, est constituée en société sous le régime de la Loi sur les sociétés en commandite, LRO 1990, c L.16. Whirlpool Corp est un fabricant mondial d’appareils électroménagers de cuisine et de lavage.
[5] Alliance fabrique elle aussi des appareils électroménagers, comme des laveuses et des sécheuses à linge.
[6] La marque SPEED QUEEN (employée pour la commercialisation de laveuses et de sécheuses à linge) a été déposée pour la première fois au Canada en 1941 par Barlow & Seelig, et ensuite cédée à McGraw‑Edison Company en 1957.
[7] À la suite de plusieurs opérations survenues en 1979, la propriété de la marque SPEED QUEEN a été scindée entre des entités non liées, au Canada et aux États-Unis. La marque SPEED QUEEN canadienne s’est finalement retrouvée dans le portefeuille de Whirlpool en 2004, tandis que la marque de commerce employée aux États-Unis et dans le reste du monde appartient aujourd’hui à Alliance.
[8] Entre 2004 et 2012, Whirlpool a vendu ses produits SPEED QUEEN à deux distributeurs situés au Canada : Harco Co Ltd (Harco) et Debsel Inc. Depuis 2013, l’unique distributeur de Whirlpool est Harco.
[9] En 2011, Alliance a engagé une instance en vertu de l’article 45 de la Loi afin de contraindre Whirlpool à démontrer que la marque de commerce avait été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis (la période d’octobre 2008 à octobre 2011). Le registraire des marques de commerce s’est tout d’abord prononcé en faveur du fait d’autoriser Whirlpool à maintenir sa marque de commerce. Cette décision a été confirmée par la Cour fédérale en 2014, mais infirmée par une décision majoritaire de la Cour d’appel fédérale en 2015 (Alliance Laundry Systems LLC c Whirlpool Canada LP, 2014 CF 1224, inf. par 2015 CAF 232). En mai 2016, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel. L’enregistrement canadien de la marque SPEED QUEEN de Whirlpool a donc été radié en 2016.
[10] Alliance a aussitôt lancé ses produits SPEED QUEEN sur le marché canadien, et ce, en rebaptisant ses laveuses et ses sécheuses à linge de marque HUEBSCH et en leur donnant une nouvelle image.
[11] Les parties ont présenté chacune des demandes d’enregistrement au Canada de la marque SPEED QUEEN : Whirlpool a présenté une demande concernant la marque nominale ainsi qu’une demande concernant le logo (les deux demandes ont été déposées le 13 septembre 2016). Alliance, pour sa part, a présenté deux demandes concernant la marque nominale (l’une en 2011 et l’autre en 2014). En novembre 2016, Whirlpool a déposé une déclaration d’opposition concernant la demande d’Alliance de 2011.
III. LES QUESTIONS EN LITIGE
[12] La demande de Whirlpool soulève les questions suivantes :
Whirlpool est-elle la propriétaire de la marque non déposée SPEED QUEEN?
Alliance a‑t‑elle fait des déclarations fausses et trompeuses, en violation de l’alinéa 7a) de la Loi?
Alliance a‑t‑elle fait passer ses produits de marque SPEED QUEEN pour des produits de Whirlpool, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi?
[13] La demande d’Alliance soulève les questions suivantes :
Alliance a‑t‑elle au Canada un achalandage rattaché à la marque SPEED QUEEN et, dans l’affirmative, comment devrait‑il être protégé?
La lettre de Whirlpool à Harco constitue‑t‑elle une conduite trompeuse, en violation de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur la concurrence?
IV. ANALYSE
A. Whirlpool est‑elle la propriétaire de la marque non déposée SPEED QUEEN?
[14] Du point de vue du consommateur, une marque de commerce a pour objet de garantir que ce qu’il achète provient bien de la source auprès de laquelle il pense faire son achat, et qu’il reçoit la qualité qu’il associe à cette marque. Du point de vue du marchand, une marque de commerce a pour objet de symboliser la source et la qualité de marchandises et de services, ainsi que de distinguer ses marchandises et ses services de ceux d’autres marchands (Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc, 2005 CSC 65; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22; Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23).
[15] Ce n’est pas l’enregistrement d’une marque de commerce qui rend la partie propriétaire de la marque; celle-ci doit lui appartenir pour qu’elle puisse l’enregistrer (Partlo c Todd (1888), 17 RCS 196, à la page 200). Contrairement à d’autres formes de propriété intellectuelle, le fondement du droit à une marque de commerce repose sur son emploi véritable (arrêt Mattel, précité, au paragraphe 5). Dans l’arrêt Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, le juge Rothstein analyse comme suit les droits qui découlent de l’emploi d’une marque de commerce :
[36] Ce principe, que les premières lois canadiennes en matière de marque de commerce ont établi, a été repris dans la Loi, qui confère des droits de deux façons au premier utilisateur d’une marque de commerce. D’une part, selon l’art. 16, la partie qui est la première à employer la marque de commerce obtient normalement un droit prioritaire de l’enregistrer. D’autre part, l’utilisateur de la marque de commerce peut s’opposer aux demandes d’enregistrement d’autres personnes ou encore demander la radiation d’enregistrements au motif qu’il emploie déjà une marque de commerce créant de la confusion. Cela explique pourquoi Masterpiece Inc. peut, pour contester la demande d’Alavida, invoquer le fait qu’elle employait déjà une certaine marque de commerce non déposée au moment où cette dernière a présenté sa demande. Le paragraphe 16(3) de la Loi reconnaît à l’utilisateur d’une marque de commerce le droit de s’opposer à toute demande d’enregistrement d’une marque qui crée de la confusion avec la sienne, au motif qu’il employait déjà sa marque au moment du dépôt de la demande. Le paragraphe 17(1) garantit ce droit, sous réserve de certaines limites qui ne nous nous intéressent pas ici, dans les cas où la marque de commerce a été enregistrée.
[16] Whirlpool fait valoir qu’elle a conservé la protection de la marque SPEED QUEEN sous le régime de la common law, de par son emploi. Elle soutient en outre qu’elle n’a jamais abandonné la marque. Même s’il a été conclu qu’il y avait eu non-emploi de la marque entre 2008 et 2011 par suite de l’instance en radiation, Whirlpool n’a jamais eu l’intention de l’abandonner. Elle déclare qu’elle-même et ses prédécesseurs en titre emploient la marque au Canada en liaison avec leurs laveuses et leurs sécheuses depuis 1930, et que la baisse des ventes qui est survenue entre le milieu et la fin des années 2000 peut être attribuée aux facteurs suivants : 1) l’acquisition de Maytag, qui a obligé à procéder à une réaffectation des ressources, 2) le lancement du programme Energy Star, qui a obligé à effectuer des changements de plateforme et de conception, et 3) la récession de 2008, qui a entraîné une baisse de la demande des consommateurs.
[17] Alliance récuse cet argument en disant que Whirlpool a employé la marque SPEED QUEEN en liaison avec des laveuses et des sécheuses à seule fin de créer une preuve. Elle ajoute que Whirlpool a fait montre d’une intention d’abandonner sa marque et que sa marque SPEED QUEEN reste simplement dans le sillage de la marque d’Alliance.
[18] À l’appui de ses allégations, Alliance souligne la différence qu’il y avait, avant 2016, entre le volume des ventes d’Alliance aux États-Unis et le volume des ventes de Whirlpool au Canada, au sein du secteur commercial. Aux États-Unis, affirme Alliance, son taux de pénétration du marché est de 80 % dans le secteur des habitations multifamiliales et de plus de 50 % dans le secteur de la distribution, lequel se compose principalement de buanderies automatiques. Au Canada, Whirlpool a vendu 10 607 appareils électroménagers portant la marque SPEED QUEEN pendant toute la période de 1996 à 2017 (il convient de garder à l’esprit que, sur les 500 000 appareils électroménagers de toutes marques que Whirlpool vend chaque année au Canada, seuls 3 000 à 5 000 sont des appareils de buanderie commerciaux). Ces ventes, selon Alliance, ont constamment fléchi et n’ont été stimulées de façon périodique que par l’intérêt d’Alliance à l’égard de la marque SPEED QUEEN pour le marché canadien. Par contraste, Alliance a vendu plus de 13 000 appareils électroménagers au Canada pendant la courte période d’octobre 2016 à août 2017.
[19] S’appuyant sur ces statistiques, Alliance demande à la Cour de protéger l’achalandage et le caractère distinctif de ses appareils de marque SPEED QUEEN au Canada, ainsi que de reconnaître la différence entre l’achalandage d’Alliance et la prétendue atteinte, par Whirlpool, de ses droits relatifs à la marque de commerce.
[20] Pour ce qui est de ces statistiques, il faut garder à l’esprit qu’avant 2016, la marque SPEED QUEEN canadienne était clairement la propriété de Whirlpool, par suite de la décision commerciale qu’avaient prise en 1979 les prédécesseurs en titre communs des parties. Bien qu’Alliance déclare en termes vagues qu’elle a [traduction] « cessé de vendre des appareils électroménagers SPEED QUEEN au Canada quelque temps avant 1992 » (au paragraphe 11 de son mémoire des faits et du droit), dans les faits elle n’a jamais vendu d’appareils électroménagers SPEED QUEEN au Canada avant 2016, c’est-à-dire quand la Cour suprême a refusé de lui accorder l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale en matière de radiation. Le fait qu’Alliance ait vendu des appareils électroménagers de marque SPEED QUEEN aux États-Unis et ailleurs dans le monde avant de réaliser sa première vente au Canada a fort peu de chose à voir avec la propriété de la marque de commerce au Canada. La propriété de la marque SPEED QUEEN au Canada est plutôt une conséquence de la décision commerciale qui a été prise en 1979.
[21] De plus, le fait qu’Alliance possède le nom de domaine www.speedqueen.com pourrait expliquer en partie les retombées de la réputation d’Alliance au Canada, compte tenu surtout de la transformation des méthodes de mise en marché qui a eu lieu entre 1979 et 2016 : Internet est devenu « l’endroit où aller » pour se renseigner sur un produit.
[22] La nette différence que l’on constate sur le plan du volume des ventes a aussi peu de chose à voir avec la propriété de la marque de commerce. Ce qui importe, c’est que les ventes de Whirlpool doivent être authentiques, et avoir été réalisées dans le cadre de la pratique normale du commerce. De plus, dans l’arrêt Cosmetic Warriors Limited c Riches, McKenzie & Herbert LLP, 2019 CAF 48, au paragraphe 22, le juge John Laskin a conclu qu’il n’était pas nécessaire que le transfert de produits portant une marque de commerce soit réalisé à profit pour qu’il constitue un transfert fait « dans la pratique normale du commerce ». Une telle exigence serait incompatible avec le principe selon lequel « l’emploi d’une marque de commerce n’est pas synonyme du succès commercial des marchandises qui y sont liées » : JC Penney Co. Inc. c. Gaberdine Clothing Co. Inc., 2001 CFPI 1333, au paragraphe 91, 213 FTR 189.
[23] Ce qui importe à ce stade, c’est le fait de savoir si Whirlpool a abandonné ou entend abandonner la marque SPEED QUEEN au Canada.
[24] Dans la décision Diageo Canada Inc c Heaven Hill Distilleries, Inc, 2017 CF 571, au paragraphe 43, et citant l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc, [1992] ACF no 611 (CAF), au paragraphe 15, le juge Keith Boswell énonce les deux exigences à remplir pour pouvoir établir qu’une marque de commerce a été abandonnée, à savoir : 1) la marque de commerce n’est plus employée au Canada, et 2) le propriétaire a l’intention de l’abandonner. Bien qu’Alliance invoque des arguments qui sont liés au premier volet de ce critère, elle ne dit rien à propos du fait de savoir si Whirlpool a jamais eu l’intention d’abandonner sa marque. Alliance allègue simplement que Whirlpool tente de rester dans son sillage pour ce qui est de l’achalandage rattaché à sa marque SPEED QUEEN aux États-Unis et dans le reste du monde. Pour des raisons que nous verrons plus loin, Alliance n’a pas établi que sa marque était assortie d’un achalandage quelconque sur le marché canadien et, même si tel était le cas, cet aspect ne répond pas à la question de l’intention ou de l’absence d’intention de Whirlpool d’abandonner la marque SPEED QUEEN canadienne.
[25] Pour établir la protection d’une marque de commerce en vertu de la common law, un demandeur est tenu de démontrer l’emploi de cette marque sur le marché canadien. Le paragraphe 4(1) de la Loi décrit en ces termes ce qui constitue un emploi :
Quand une marque de commerce est réputée employée
When deemed to be used
4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4 (1) A trade-mark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
[26] Il suffit que la demanderesse apporte la preuve de ventes à un distributeur (par opposition à un utilisateur ultime). La common law établit que l’emploi confère un droit prioritaire sur la marque.
[27] Alliance ne conteste pas directement le fait que Whirlpool revendique un droit de common law sur la marque SPEED QUEEN. Elle fait simplement ressortir les lacunes que présente la preuve de Whirlpool; toutefois, ces arguments semblent être plus pertinents pour l’analyse de l’achalandage que pour celle de l’emploi en common law. Fait à noter, Alliance reconnaît bel et bien que Whirlpool a vendu des produits depuis 2011 à Harco, un distributeur ontarien.
[28] Selon la common law, la première personne à employer la marque se devrait se voir accorder des droits prioritaires sur cette dernière. Les ventes de Whirlpool ont commencé au Canada en 2004, tandis que les produits SPEED QUEEN d’Alliance n’ont fait leur entrée sur le marché canadien qu’en 2016.
[29] Cependant, les ventes réalisées entre 2011 et 2016 sont attribuées à Whirlpool Corp. Pour que Whirlpool puisse tirer avantage de ces ventes, il faut qu’elle réponde aux critères que prévoit le paragraphe 50(1) de la Loi à propos des contrats de licence. Dans la décision Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha c Sakuta-Nakaya Alimentos Ltd, 2016 CF 20, notre Cour a énoncé quelles sont les exigences à remplir pour que l’emploi d’une marque fait par un titulaire de licence joue en faveur du propriétaire :
[24] Il est bien établi que pour se conformer aux exigences prévues au paragraphe 50(1) de la Loi, un demandeur doit démontrer qu’il avait conclu un contrat de licence avec le titulaire de licence avant la date pertinente et que le concédant « contrôle directement ou indirectement les caractéristiques et la qualité des [produits] »; voir la décision Fairweather Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 1248, aux paragraphes 51 et 52, 301 FTR 263, conf. par 2007 CAF 376 et la décision Wells’ Dairy Inc. c. U L Canada Inc., au paragraphe 42, (Wells’ Dairy). Aucune preuve de contrat de licence formel n’est nécessaire pour prouver l’existence d’un contrat de licence aux termes de l’article 50 de la Loi (décision 3082833 Nova Scotia Company c. Lang Michener LLP, 2009 CF 928 [Nova Scotia]; Wells’ Dairy, précitée, au paragraphe 38; TGI Friday’s of Minnesota Inc. c. Canada (Registrar of Trade Marks), [1999] 241 NR 362, sub nom Lindy v Canada (Registrar of Trade Marks), au paragraphe 9, 88 ACWS (3d) 201. Le juge Kelen a déclaré ce qui suit dans Nova Scotia, au paragraphe 32 :
[32] […] L’existence d’un contrat de licence peut s’inférer des faits [et] [...] [i]l n’est pas nécessaire que la licence soit octroyée par écrit (Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corp., 2004 CF 210, 247 F.T.R. 180, au paragraphe 56). Toutefois, le fait qu’il existe une forme de contrôle entre les sociétés de la requérante ne permet pas en soi d’établir que l’emploi de la marque de commerce était contrôlé et d’en déduire qu’un contrat de licence existait (Cheung Kong (Holdings) Ltd. c. Living Realty Inc., [2000] 2 C.F. 501, 179 F.T.R. 161, aux paragraphes 44 et 45). Le contrôle doit être démontré.
[25] Dans la décision Empresa Cubana Del Tabaco (Sociale Cubatabaco) c. Shapiro Cohen, 2011 CF 102, 383 FTR 164, le juge Kelen a expliqué, au paragraphe 84, les trois manières dont le contrôle peut être démontré :
[84] Il y a, pour le propriétaire inscrit d’une marque de commerce, essentiellement trois manières de démontrer l’effectivité de son contrôle afin de bénéficier de la présomption du paragraphe 50(1) de la Loi :
1. il peut explicitement affirmer sous serment qu’il exerce effectivement le contrôle prévu : voir, par exemple, Mantha & Associés/Associates c. Central Transport Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.), par. 3;
2. il peut produire des preuves démontrant qu’il exerce effectivement le contrôle nécessaire : voir, par exemple, Eclipse International Fashions Canada Inc. c. Shapiro Cohen, 2005 CAF 64, par. 3 à 6;
3. il peut produire une copie du contrat de licence qui prévoit expressément l’exercice d’un tel contrôle.
[30] Dans son affidavit, M. Dibkey affirme qu’il y a eu une entente verbale entre Whirlpool et Whirlpool Corp avant la conclusion du contrat de licence en 2017.
[31] Lors du contre-interrogatoire, M. Dibkey a expliqué que le directeur général du marché canadien (Gary Power) passait en revue le système d’information sur la qualité afin de s’assurer de la qualité des produits. De plus, dans le contrat de 2017, Whirlpool a conservé le pouvoir de soumettre les installations de Whirlpool Corp à des inspections de la qualité. Ensemble, ces deux aspects tendraient à démontrer que Whirlpool continue d’exercer un contrôle sur les produits. À mon avis, Whirlpool a répondu aux exigences que prévoit le paragraphe 50(1) de la Loi, et serait autorisée à se fonder sur le fait que l’emploi que fait son titulaire de licence de la marque est assimilable à celui qu’elle en fait elle-même.
[32] En conclusion, même si les ventes des produits SPEED QUEEN de Whirlpool sont modérées, le paragraphe 4(1) ne prévoit aucun quota fixe que cette dernière est tenue d’atteindre. Alliance admet que Whirlpool a réalisé des ventes avant qu’elle-même fasse son entrée sur le marché canadien. Enfin, Whirlpool peut tirer avantage des ventes de Whirlpool Corp, et les droits qu’elle détient en common law sur la marque SPEED QUEEN ont été établis.
B. Alliance a‑t‑elle fait des déclarations fausses et trompeuses, en violation de l’alinéa 7a) de la Loi?
[33] Whirlpool prétend qu’Alliance emploie la marque SPEED QUEEN en violation de l’alinéa 7a) de la Loi. Elle fait valoir qu’Alliance inclut le symbole « ® » dans les déclarations publiques qu’elle fait au sujet de ses produits SPEED QUEEN, dans ses communiqués de presse, dans son site Web SPEED QUEEN canadien, de même que sur ses laveuses et sécheuses SPEED QUEEN au Canada. Cela est trompeur, car Alliance n’a jamais été propriétaire de la marque de commerce SPEED QUEEN au Canada. De plus, Whirlpool fait valoir que, dans un communiqué de presse d’Alliance, la phrase suivante : [traduction] « [e]n tant qu’entreprise, nous sommes enchantés de réintroduire les produits de marque SPEED QUEEN au Canada » est trompeuse, car elle sous-entend que les produits SPEED QUEEN n’étaient pas disponibles auparavant au pays et que, à une certaine époque antérieure, Alliance était propriétaire de la marque SPEED QUEEN. Whirlpool soutient que ces déclarations, ainsi que l’emploi du symbole « ® », portent atteinte à ses produits SPEED QUEEN en laissant entendre qu’elle n’est pas propriétaire de la marque ou qu’elle n’a aucun droit sur celle-ci; elle ajoute que l’on peut déduire de cette conduite que Whirlpool en a subi un préjudice.
[34] Alliance soutient que le communiqué de presse ne porte que sur ses produits SPEED QUEEN et ne dit rien sur la disponibilité des produits SPEED QUEEN de Whirlpool. En outre, l’emploi du symbole « ® » indique qu’Alliance possède une marque de commerce déposée pour la marque SPEED QUEEN, ce que Whirlpool reconnaît même dans ses propres brochures. Enfin, Alliance signale que Whirlpool n’a présenté aucune preuve de préjudice.
[35] Dans l’arrêt S & S Industries Inc c Rowell, [1966] RCS 419, la Cour suprême du Canada a énoncé les trois éléments qui doivent être présents pour que le critère prévu à l’alinéa 7a) de la Loi soit rempli :
[TRADUCTION]
1. une déclaration fausse et trompeuse;
2. le fait de chercher à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent;
3. l’existence d’un préjudice.
[36] Comme il est indiqué dans la décision EAB Tool Company Inc c Norske Tools Ltd, 2017 CF 898, au paragraphe 56 : « [n]otamment, il n’est pas nécessaire d’établir que la déclaration fausse ou trompeuse a été faite de manière malveillante ou en connaissance de sa fausseté, mais il est nécessaire de montrer la tendance de cette déclaration à discréditer et les dommages qui en découlent ».
[37] Whirlpool se fonde tout d’abord sur une déclaration incluse dans le communiqué de presse par lequel Alliance annonçait son expansion sur le marché canadien. Whirlpool conteste la déclaration d’Alliance selon laquelle [traduction] « [e]n tant qu’entreprise, nous sommes enchantés de réintroduire les produits de marque SPEED QUEEN au Canada ». Cependant, si on lit le communiqué de presse dans son ensemble, il ressort clairement que cette déclaration n’est pas un commentaire sur les ventes antérieures de Whirlpool, mais uniquement sur celles d’Alliance. Comme il est indiqué au paragraphe qui précède la déclaration en litige :
[traduction]
[…] Alliance Laundry Systems (ALS), l’un des premiers fabricants au monde d’équipement commercial de blanchissage, a aujourd’hui annoncé que ses produits de marque Speed Queen destinés aux buanderies communautaires et domestiques seront offerts au Canada. C’est la première fois en plus de 20 ans que l’on vendra au Canada des produits de marque Speed Queen fabriqués par ALS.
[Non souligné dans l’original.]
[38] Ce paragraphe indique clairement que l’analyse se limite aux produits SPEED QUEEN fabriqués par Alliance.
[39] Whirlpool soutient également que ce communiqué de presse donne au consommateur l’impression qu’Alliance détenait autrefois la marque de commerce relative aux produits SPEED QUEEN au Canada, ce qui porte atteinte à la marque de Whirlpool (par suite de l’emploi du symbole « ® »). Alliance signale que Whirlpool reconnaît, dans sa brochure, qu’Alliance est la propriétaire d’une marque de commerce déposée SPEED QUEEN. Cependant, les brochures en question semblent avoir été produites par Whirlpool Corp. La brochure n’aide pas la cause d’Alliance, parce qu’elle fait référence à la situation inverse. Dans la brochure, Whirlpool Corp reconnaît qu’elle ne détient pas les droits afférents à la marque SPEED QUEEN aux États-Unis, mais qu’Alliance, oui. Cependant, dans le communiqué de presse canadien, l’emploi du symbole « ® » donne à entendre qu’Alliance possède une marque de commerce canadienne pour SPEED QUEEN, ce qui n’est pas le cas et ne l’a jamais été. Il s’agit là d’une déclaration fausse et trompeuse. Cette déclaration tend à discréditer les marchandises de Whirlpool, car elle donne à penser qu’Alliance est la propriétaire légitime de la marque.
[40] Enfin, il reste la question du préjudice. Les décisions jurisprudentielles qu’invoque Whirlpool pour faire valoir qu’un préjudice peut être présumé s’insèrent toutes dans le contexte d’une analyse relative à l’alinéa 7b) de la Loi réalisée en fonction du troisième volet du critère, soit celui du « préjudice réel ou possible »; ou encore, de façon plus générale, elles traitent du délit de commercialisation trompeuse. La seule affaire citée où il est question de l’alinéa 7a) ne traite pas de ce principe de [traduction] « présomption de préjudice ».
[41] S’agissant de l’alinéa 7a), le troisième volet du critère est celui du « préjudice en résultant », ce qui oblige à produire une certaine preuve de préjudice, comme la Cour l’a précisé dans les affaires Enterprise Rent‑A‑Car et Diageo :
[…] Enterprise Canada n’a soumis aucun élément de preuve visant à démontrer qu’elle avait subi un préjudice du fait de l’usage par Enterprise U.S. du symbole ". À mon avis, l’emploi, par Enterprise U.S., du symbole " ne saurait constituer une déclaration trompeuse ayant pour effet de discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services de Enterprise Canada. Sous le régime de l’alinéa 7a), le demandeur doit établir un préjudice (voir M & I Door Systems Ltd. c. Indoco Industrial Door Co. (1989), 25 C.I.P.R. 199 (C.F. 1re inst.)). Or, Enterprise Canada n’a établi aucun préjudice sous le régime de l’alinéa 7a).
[Non souligné dans l’original.]
(Enterprise Rent‑A‑Car Co c Singer, [1996] 2 CF 694, au paragraphe 93)
[146] La requête en dommages-intérêts et en injonction de Heaven Hill déposée à la suite de la contravention alléguée à l’alinéa 7a) de la Loi, commise par Diageo, est non fondée compte tenu de la preuve présentée au procès sur cette question. […]
[147] Le préjudice constitue un élément essentiel de toute demande faite en vertu de l’alinéa 7a) de la Loi. Toutefois, la preuve qu’a présentée Heaven Hill au procès concernant des préjudices causés par le communiqué n’était pas convaincante et se limitait au témoignage de M. Shapira. Heaven Hill n’a pas réussi à prouver que quelqu’un au Canada a pu voir le communiqué contesté, et il n’y avait pas de preuve que cette personne a causé un préjudice à Heaven Hill au Canada. […]
[Non souligné dans l’original.]
(Diageo Canada Inc. c Heaven Hill Distilleries, Inc., 2017 CF 571, aux paragraphes 146 et 147)
[42] Ainsi, compte tenu de la jurisprudence, Whirlpool ne peut invoquer l’existence d’une présomption de préjudice sous le régime de l’alinéa 7a), et se doit de faire la preuve qu’elle a subi un préjudice réel (même aussi minime que la perte d’un seul client). Whirlpool n’a pas satisfait à ce critère préliminaire; elle ne satisfait donc pas aux trois éléments qui sont requis en application de cette disposition. L’allégation que fonde Whirlpool sur l’alinéa 7a) est rejetée.
C. Alliance a‑t‑elle fait passer ses produits de marque SPEED QUEEN pour des produits de Whirlpool, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi?
[43] La Cour suprême du Canada a ainsi énoncé, dans l’arrêt Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc, 2005 CSC 65, le critère qu’il convient d’appliquer à l’égard de l’alinéa 7b) de la Loi : 1) l’existence d’un achalandage, 2) le fait que le public a été induit en erreur par une fausse déclaration, et 3) le préjudice réel ou possible pour le demandeur. Pour obtenir réparation, il faut que Whirlpool établisse ces trois éléments.
1) Whirlpool conserve l’achalandage rattaché à la marque SPEED QUEEN
[44] La Cour suprême du Canada a déjà exposé la première exigence à remplir pour ce qui est du délit de commercialisation trompeuse; il s’agit pour le demandeur d’établir l’existence d’un achalandage ou d’une « réputation relativement aux produits ou services qu’il fournit ». Whirlpool fonde sur trois arguments sa position selon laquelle sa marque SPEED QUEEN conserve un achalandage au Canada : (i) la marque SPEED QUEEN est employée pour vendre des produits au Canada depuis 85 ans, (ii) Whirlpool a vendu un nombre élevé de produits SPEED QUEEN depuis 1996, et (iii) Whirlpool continue de faire la promotion de ses produits SPEED QUEEN. Chacun de ces arguments sera examiné à tour de rôle.
[45] Pour ce qui est du premier argument, qui a trait à la présence prolongée de la marque SPEED QUEEN au Canada, Alliance suscite de l’incertitude quant à la propriété légitime de la marque SPEED QUEEN de Whirlpool en attirant l’attention sur l’accord de cession conclu en 1979 entre McGraw‑Edison Company (le prédécesseur en titre) et Raytheon Company (le propriétaire ultérieur de la marque SPEED QUEEN aux États-Unis). Alliance allègue que cet accord prévoyait également le transfert de la marque canadienne. Cependant, après examen de l’accord, il semble n’y avoir eu aucun transfert de la marque SPEED QUEEN canadienne (encore qu’il semble manquer deux pages à la pièce jointe à l’accord, laquelle énumère toutes les marques transférées). Les dossiers du Bureau canadien des marques de commerce montrent que McGraw‑Edison Company a été la propriétaire de la marque à compter du 28 juin 1957. Pourtant, le changement de titre suivant est en faveur de Canadian Admiral Corporation Ltd. Il n’est pas mentionné dans le dossier que Raytheon Company a un jour été propriétaire de la marque SPEED QUEEN canadienne. Les circonstances de l’espèce sont semblables à celles dont il était question dans l’affaire Consorzio Del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc, [2001] 2 CF 536 (C.F. 1re inst.), où la Cour fédérale a conclu :
[31] La marque de commerce a été acquise par la défenderesse et ses prédécesseurs en titre au terme d’une succession valide de transferts de propriété de la marque de commerce qui remonte jusqu’à son propriétaire d’origine, Parma Food Products Ltd. Le demandeur n’a pas réussi à démontrer que la marque de commerce n’a jamais été dépouillée de son prestige à la suite de l’un de ces transferts et n’a pas, par conséquent, réussi à démontrer que la marque de commerce a perdu son caractère distinctif dans cette succession de transferts de propriété.
[46] Pour ce qui est du deuxième point, à savoir que Whirlpool a démontré un fort volume de ventes depuis 1996, Alliance soulève plusieurs questions, dont les suivantes : a) l’absence d’investissement dans la marque (comme l’illustre l’omission de SPEED QUEEN dans les rapports annuels); b) la petitesse du marché de Whirlpool pour SPEED QUEEN, qui ne compte qu’un seul distributeur, situé en Ontario; c) le fait que les ventes soient fondées sur la demande (et, comme les ventes sont faibles, cela fait montre d’une tentative pour créer une preuve); et d) le contrat de licence n’est pas valide et il est de nature prospective.
[47] Pour ce qui est de l’investissement dans la marque, à mon avis, les contestations constantes de Whirlpool à l’encontre de la tentative d’Alliance de faire radier sa marque SPEED QUEEN sont une preuve de son investissement dans la marque. Même si la marque SPEED QUEEN n’est pas essentielle au point de justifier une mention dans tous les rapports annuels, Whirlpool s’y intéresse suffisamment pour intenter des actions en justice jusqu’à la Cour suprême du Canada. En outre, la question de l’existence d’un seul distributeur a été examinée plus tôt, sous la question de l’existence d’un droit de common law sur la marque. Les ventes faites à un distributeur sont suffisantes pour établir qu’il y a eu des activités dans la pratique normale du commerce.
[48] Quant aux ventes fondées sur la demande, la Loi ou la jurisprudence ne fixe aucun quota qu’une entreprise est tenue de respecter pour montrer que la marque a atteint une certaine reconnaissance. Bien que la jurisprudence reconnaisse bel et bien qu’une vente unique ne répond pas toujours à la définition d’une « vente réalisée dans la pratique normale du commerce », les ventes dont Whirlpool fait état depuis 2011 sont supérieures à une par année. À mon avis, la vente constante d’environ 140 à 250 appareils électroménagers par année entre 2011 et 2016 (à l’exception de 2015, où 59 appareils électroménagers ont été vendus) démontre le rôle actif de Whirlpool dans la pratique normale du commerce, ce qui étaye une conclusion d’achalandage.
[49] Là encore, au vu des faits, je conclus que le contrat de licence entre Whirlpool Corp et Whirlpool est valide.
[50] Pour ce qui est du troisième argument, qui porte sur les documents promotionnels, Whirlpool fait valoir qu’elle fait la promotion de ses produits SPEED QUEEN, comme l’illustrent les photographies prises lors d’une exposition commerciale en 2012, la relation constante qu’elle entretient avec Harco, les brochures qu’elle distribue et le site Web de Harco, qui s’annonce comme le distributeur de produits SPEED QUEEN. Alliance fait valoir que les témoins de Whirlpool ignoraient si des fonds avaient été fournis à des fins promotionnelles et elle signale que la marque SPEED QUEEN n’apparaît pas sur le site Web « Commercial Laundry ».
[51] Il y a lieu d’accorder peu d’importance aux brochures à cet égard, car elles semblent avoir été produites pour le marché américain. Faire de la publicité aux États-Unis n’aide pas Whirlpool à établir l’existence d’un achalandage au Canada, en l’absence d’autres preuves.
[52] Alliance ne réfute pas les preuves liées à une exposition commerciale tenue en 2012. De plus, même si la marque n’apparaît pas sur le site Web « Commercial Laundry », elle est présente sur le site Web de Harco. Cette publicité de la part du distributeur est susceptible de permettre de joindre les utilisateurs ultimes et d’assurer la promotion des ventes. En conséquence, même si les témoins ne sont peut-être pas au courant de l’existence de fonds promotionnels, il semble bien qu’on ait fait la promotion de la marque SPEED QUEEN lors d’une exposition commerciale tenue en 2012, ainsi que sur le site Web de Harco en 2014.
[53] Compte tenu de la présence prolongée de la marque au Canada ainsi que des ventes modérées et des activités promotionnelles qu’elle a réalisées, Whirlpool a établi que sa marque SPEED QUEEN a acquis un certain achalandage sur le marché canadien, du moins en Ontario.
[54] Pour ce qui est de la radiation pour cause de non-emploi entre 2008 et 2011, Whirlpool invoque plusieurs raisons pour expliquer la différence entre les volumes de ventes, raisons qui sont plus ou moins sérieuses. Toutefois, quand la réputation d’une marque de commerce est solide, elle peut résister à des périodes de non-emploi.
[55] Même s’il en a été question plus tôt dans le contexte de l’abandon de la marque, le principe est toujours valable : tant qu’une marque a une solide réputation, des périodes de défaut d’emploi ne se soldent pas forcément par une perte de protection. Comme Whirlpool a été en mesure d’établir que la marque SPEED QUEEN jouit d’une certaine réputation au sein du marché canadien, elle continue de profiter d’une protection, et ce, malgré la radiation de l’enregistrement en 2016.
2) Alliance a induit le public en erreur par de fausses déclarations
[56] Whirlpool soutient que la marque SPEED QUEEN d’Alliance crée une certaine confusion, au sens du paragraphe 6(5) de la Loi. Plus précisément, elle allègue que : (i) les deux marques ont un degré élevé de ressemblance, car elles comportent en fait le même mot; (ii) la marque SPEED QUEEN de Whirlpool a un caractère distinctif, parce qu’elle est employée depuis 85 ans au Canada; (iii) la marque SPEED QUEEN de Whirlpool est employée depuis plus longtemps que la marque d’Alliance (1930, par opposition à 2016), et (iv) la nature des produits et la voie commerciale utilisée sont les mêmes, et, de ce fait, elles favorisent Whirlpool. Cette dernière soutient de plus qu’étant donné que les marques sont manifestement source de confusion, Alliance a fait de fausses déclarations au public et savait qu’elle vendrait des produits SPEED QUEEN en parallèle avec Whirlpool.
[57] Dans l’arrêt Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd, 2016 CAF 69, la Cour d’appel fédérale a établi que, suivant le deuxième volet du critère applicable à l’alinéa 7b), il suffit que le demandeur démontre que les marques prêtent à confusion d’après les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi. Compte tenu de la preuve d’Alliance au sujet de la vente de produits SPEED QUEEN au Canada et du raisonnement susmentionné de Whirlpool, il est évident que la marque SPEED QUEEN d’Alliance crée de la confusion avec la marque SPEED QUEEN de Whirlpool. Par conséquent, Whirlpool a établi le second volet du critère applicable à l’alinéa 7b).
3) Whirlpool a subi un préjudice réel ou possible
[58] Whirlpool soutient que les fausses déclarations d’Alliance l’ont amenée à perdre le contrôle qu’elle exerçait sur son achalandage, ce qui établit l’existence d’un préjudice présumé. Whirlpool se fonde sur un arrêt de la Cour d’appel fédérale pour avancer que, lorsque deux entreprises se livrent à la même activité commerciale avec des produits très semblables, il est possible d’inférer qu’il y a eu perte de ventes et d’occasions commerciales en raison d’une fausse déclaration.
[59] Dans l’arrêt Group III International Ltd c Travelway Group International Ltd, 2017 CAF 215, la Cour d’appel fédérale a décrété :
[84] Les appelantes et l’intimée sont des concurrentes directes sur le marché des bagages et des sacs au Canada. Leurs marchandises sont très semblables et sont en grande partie vendues par les mêmes magasins de détail. Dans ces circonstances, il est logique d’inférer une probabilité de perte de ventes et d’affaires en raison de la fausse déclaration de l’intimée (Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co., 50 O.R. (2d) 726, 19 D.L.R. (4th) 90 (C.A. Ont.)).
[60] En l’espèce, il est possible de tirer la même conclusion, car Alliance et Whirlpool se livrent toutes deux à la même activité de vente de laveuses et de sécheuses, et les deux vendent leurs marchandises au sein du même marché canadien. Il est donc possible d’inférer que Whirlpool a vraisemblablement subi des pertes.
[61] En conclusion, Whirlpool a répondu aux trois exigences liées à l’alinéa 7b) et établi qu’Alliance avait fait passer sa marque SPEED QUEEN pour une autre, en violation de la Loi.
[62] Cela dit, compte tenu de la preuve qui m’est soumise et du faible volume de ventes des produits SPEED QUEEN de Whirlpool au Canada, j’accorderai des dommages-intérêts symboliques d’un montant de 20 000 $.