Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc.

Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
2012-11-08
Référence neutre
2012 CSC 60
Recueil
[2012] 3 RCS 625
Numéro de dossier
33951
Juges
McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.
En appel de
Cour d'appel fédérale
Sujets
Propriété intellectuelle
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33951
Contenu de la décision
COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada inc., 2012 CSC 60, [2012] 3 R.C.S. 625
Date : 20121108
Dossier : 33951
Entre :
Teva Canada Limitée
Appelante
et
Pfizer Canada inc., Pfizer Inc., Pfizer Ireland Pharmaceuticals,
Pfizer Research and Development Company N.V./S.A. et
Ministre de la Santé
Intimés
- et -
Association canadienne du médicament générique et
Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada
Intervenantes
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver
Motifs de jugement :
(par. 1 à 91)
Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver)
Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60, [2012] 3 R.C.S. 625
Teva Canada Limitée Appelante
c.
Pfizer Canada Inc., Pfizer Inc., Pfizer Ireland Pharmaceuticals,
Pfizer Research and Development Company N.V./S.A. et
Ministre de la Santé Intimés
et
Association canadienne du médicament générique et
Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada Intervenantes
Répertorié : Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc.
2012 CSC 60
No du greffe : 33951.
2012 : 18 avril; 2012 : 8 novembre*.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver.
en appel de la cour d’appel fédérale
Propriété intellectuelle — Brevets — Exigences de divulgation — Brevet délivré pour l’utilisation d’un composé dans le traitement de la dysfonction érectile — Demande de brevet renfermant des revendications en cascade dont les deux dernières visaient deux composés individuels — Omission de préciser l’ingrédient actif dans les revendications — La demande de brevet satisfaisait‑elle aux exigences de divulgation prévues par la Loi sur les brevets ? — Le brevet était‑il fondé sur une prédiction valable? — Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4, art. 27(3) .
P est titulaire du brevet 2 163 446 concédé relativement à l’utilisation d’un « composé de la formule (I) » ou d’un « sel de ce composé » comme médicament pour le traitement de la dysfonction érectile (« DÉ »). Le mémoire descriptif du brevet se termine par sept revendications en cascade faisant successivement état de nombres plus restreints de composés, les revendications 6 et 7 renvoyant chacune à un seul composé. Lors du dépôt de la demande de brevet, seule l’efficacité du composé visé par la revendication 7 et élément actif du Viagra — le sildénafil — avait été démontrée dans le traitement de la DÉ. Bien qu’il soit déclaré dans le brevet qu’« un des composés particulièrement privilégiés cause une érection pénienne chez des hommes impuissants », la demande de brevet ne précise pas que le composé qui fonctionne est le sildénafil, qu’il fait l’objet de la revendication 7 ou que les autres composés ne se sont pas révélés efficaces pour contrer la DÉ.
T a demandé un avis de conformité en vue de la fabrication d’un générique du Viagra. La Cour fédérale a interdit au Ministre de délivrer l’avis de conformité, et la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel formé contre cette décision.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli.
La demande de brevet ne satisfaisait pas aux exigences de divulgation prévues par la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4 (« Loi »). Le régime des brevets a pour assise un « marché » : l’inventeur obtient, pour une période déterminée, un monopole sur une invention nouvelle et utile en contrepartie de la divulgation de l’invention de façon à en faire bénéficier la société. La notion de divulgation suffisante constitue le pivot du régime des brevets, de sorte que la divulgation adéquate de l’invention dans le mémoire descriptif est une condition préalable à la délivrance du brevet.
Bien que l’art. 58 de la Loi autorise le tribunal à considérer la revendication valide séparément de celle qui ne l’est pas et que la revendication valide le demeure malgré l’invalidation d’une ou de plusieurs autres revendications, l’art. 58 n’entre en jeu qu’après l’analyse portant sur la validité. Il ne permet pas l’examen de la validité d’une revendication en particulier sans égard aux autres éléments du mémoire descriptif, même lorsqu’il s’agit de la seule revendication valide. Les tribunaux inférieurs opinent qu’à chacune des revendications du brevet correspond une invention distincte. Ils appliquent donc les exigences de divulgation à chacune des revendications individuelles, et non au mémoire descriptif dans son ensemble. C’est confondre le principe voulant que la revendication définisse la portée du monopole recherché et celui selon lequel la teneur du mémoire descriptif permet de déterminer si les exigences de divulgation sont remplies. La Loi commande l’examen du mémoire descriptif dans son ensemble, lequel est constitué des revendications et de la divulgation, du point de vue de la personne versée dans l’art, pour déterminer si le brevet satisfait aux exigences de divulgation. Ce n’est que lorsqu’il appert du mémoire descriptif considéré globalement que chacune des revendications de la demande de brevet vise une invention distincte que l’on peut se prononcer sur le respect des exigences de divulgation à l’égard d’une seule revendication.
En l’espèce, le public ne pouvait, à partir de sa divulgation dans le mémoire descriptif, « utiliser l’invention avec le même succès que l’inventeur, à l’époque de la demande », car il n’y est pas indiqué que le sildénafil constitue le composé efficace. Au vu de l’ensemble du mémoire descriptif, l’utilisation du sildénafil et des autres composés pour traiter la DÉ forme une seule idée originale. Même si le lecteur versé dans l’art sait que, dans un brevet renfermant des revendications en cascade, c’est habituellement le composé individuel revendiqué en dernier qui constitue le composé utile, en l’espèce, le mémoire descriptif prend fin par la revendication de deux composés individuels. Rien ne permettait à une personne versée dans l’art de savoir à laquelle des revendications 6 et 7 correspondait le composé utile, et des essais supplémentaires s’imposaient pour déterminer lequel des deux composés était de fait efficace dans le traitement de la DÉ.
L’article 27 ne prévoit pas de réparation en cas de divulgation insuffisante, mais le caractère synallagmatique du marché qui intervient sous le régime de la Loi fait en sorte que l’omission de divulguer convenablement l’invention et son fonctionnement emporte logiquement l’invalidité réputée du brevet. Faute de l’une des deux contreparties (quid) — la divulgation suffisante —, l’autre (quo) — le monopole — ne saurait exister. Même si l’art. 53 n’a pas été invoqué et que la preuve qui y est exigée n’a pas été offerte, la divulgation n’est pas pour autant conforme au par. 27(3) . Ces dispositions peuvent s’appliquer indépendamment l’une de l’autre.
Il ne fait aucun doute que l’utilité du sildénafil avait été démontrée au moment du dépôt de la demande de brevet, ce qui soustrait l’invention à l’application de l’exigence de prédiction valable. Quant aux 13 années écoulées entre le dépôt de la demande de brevet et la contestation, ce délai ne porte pas à conséquence puisque la bonne question à se poser est celle de savoir si la divulgation était suffisante à la date du dépôt.
Jurisprudence
Arrêt critiqué en partie : Merck & Co. c. Apotex Inc., 2006 CF 524, 53 C.P.R. (4th) 1, conf. par 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588; distinction d’avec l’arrêt : Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 142, 63 C.P.R. (4th) 406, conf. par 2009 CAF 97, 78 C.P.R. (4th) 388; arrêts mentionnés : C. H. Boehringer Sohn c. Bell‑Craig Ltd., [1962] R.C. de l’É. 201, conf. par [1963] R.C.S. 410; Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2008 CAF 108, [2009] 1 R.C.F. 253; Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504; Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd., [1947] R.C. de l’É. 306; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153; Tubes, Ld. c. Perfecta Seamless Steel Tube Company, Ld. (1902), 20 R.P.C. 77; Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067; Pioneer Hi‑Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623; Hoechst Pharmaceuticals of Canada Ltd. c. Gilbert & Co., [1965] 1 R.C. de l’É. 710, conf. par [1966] R.C.S. 189.
Lois et règlements cités
Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle, L.C. 1993, ch. 15, art. 29(1).
Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4, art. 2 , « invention », 27, 36, 53, 58.
Traités internationaux
Traité de coopération en matière de brevets, R.T. Can. 1990, no 22.
Doctrine et autres documents cités
Hughes, Roger T., and Dino P. Clarizio. Hughes & Woodley on Patents, vol. 1, 2nd ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2005 (loose‑leaf updated April 2012, release 30).
Perry, Stephen J., and T. Andrew Currier, with contributions by Damian Kraemer. Canadian Patent Law. Markham, Ont. : LexisNexis, 2012.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (le juge en chef Blais et les juges Nadon et Trudel), 2010 CAF 242, [2012] 2 R.C.F. 69, 408 N.R. 166, 88 C.P.R. (4th) 405, [2010] A.C.F. no 1200 (QL), 2010 CarswellNat 5725, qui a confirmé une décision du juge Kelen, 2009 CF 638, 76 C.P.R. (4th) 83, 352 F.T.R. 35, [2009] A.C.F. no 688 (QL), 2009 CarswellNat 5279. Pourvoi accueilli.
David W. Aitken, Marcus Klee et Ildiko Mehes, pour l’appelante.
Andrew Shaughnessy, Andrew Bernstein et Yael Bienenstock, pour les intimées Pfizer Canada Inc., Pfizer Inc., Pfizer Ireland Pharmaceuticals et Pfizer Research and Development Company N.V./S.A.
Jonathan Stainsby et Andrew Skodyn, pour l’intervenante l’Association canadienne du médicament générique.
Patrick S. Smith et Jane E. Clark, pour l’intervenante Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada.
Personne n’a comparu pour l’intimé le ministre de la Santé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge LeBel —
I. Introduction
[1] Le présent pourvoi fait suite à la contestation de la validité du brevet que détiennent les intimées Pfizer (« Pfizer ») sur le Viagra, un médicament actuellement offert sur le marché pour le traitement de la dysfonction érectile (la « DÉ »). Le 24 août 2007, Pfizer a présenté une demande à la Cour fédérale en application du par. 55.2(4) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 , et du par. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (« Règlement »), pour que soit prononcée une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Teva pour sa version générique du Viagra. Selon l’appelante, Teva Canada Limited (« Teva »), la demande que Pfizer a présentée pour la délivrance du brevet ne satisfaisait pas aux exigences de divulgation de la Loi sur les brevets (la « Loi »). Pfizer soutient pour sa part avoir respecté toutes les exigences de la Loi en cette matière.
[2] La principale question à trancher en l’espèce est celle de savoir si Pfizer a omis ou non de divulguer l’invention comme elle l’aurait dû pour obtenir le brevet du Viagra. Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que la demande de brevet de Pfizer ne satisfaisait pas aux exigences de divulgation prévues au par. 27(3) de la Loi . Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi.
II. Les faits
[3] En 1994, Pfizer a demandé la délivrance d’un brevet pour une foule de composés dont elle revendiquait l’efficacité dans le traitement par voie orale de la DÉ. Le 7 juillet 1998, elle a obtenu le brevet 2 163 446 (« brevet 446 »), qui expire en 2014.
[4] Suivant le mémoire descriptif du brevet 446, l’invention vise l’utilisation d’un [traduction] « composé de la formule (I) » ou d’un « sel de ce composé » comme médicament pour le traitement de la DÉ. Un certain nombre de revendications figurent à la fin du mémoire descriptif : la revendication 1 énonce la formule (I), qui peut produire 260 trillions de composés; les revendications 2 à 5 font successivement état de nombres plus restreints de composés dérivés de la formule I, la cinquième n’en comprenant que neuf; les revendications 6 et 7 renvoient chacune à un seul composé. Le composé visé par la revendication 7 correspond au sildénafil, l’élément actif du Viagra.
[5] Au moment du dépôt de sa demande de brevet, Pfizer avait effectué des essais cliniques démontrant l’efficacité du sildénafil dans le traitement de la DÉ. Pareille efficacité n’avait été démontrée pour aucun autre composé du brevet 446. Malgré la déclaration du brevet selon laquelle [traduction] « un des composés particulièrement privilégiés cause une érection pénienne chez des hommes impuissants », ni la divulgation — la partie descriptive de la demande de brevet — ni les revendications ne précisent que le sildénafil constitue le composé efficace (d.a., vol. X, p. 173). La demande de brevet ne mentionne pas que le composé qui fonctionne est celui visé par la revendication 7 ou que les autres composés ne se sont pas révélés efficaces pour contrer la DÉ.
[6] Novopharm Limited (devenue Teva Pharmaceutical Industries) a demandé un avis de conformité afin de produire une version générique du Viagra. Elle a invoqué l’invalidité du brevet de Pfizer en raison du caractère évident, de l’absence d’utilité et de la divulgation insuffisante de l’invention. Un juge de la Cour fédérale a rejeté l’allégation d’évidence, puis conclu que le brevet était utile et qu’il y avait eu une divulgation suffisante de l’invention. En conséquence, il a interdit au ministre de délivrer l’avis de conformité demandé (2009 CF 638, 76 C.P.R. (4th) 83). Devant la Cour d’appel fédérale, Teva a abandonné le moyen relatif au caractère évident de l’invention; elle a néanmoins été déboutée (2010 CAF 242, [2012] 2 R.C.F. 69). Elle se pourvoit aujourd’hui devant nous.
III. Historique judiciaire
A. Cour fédérale (le juge Kelen)
[7] Le juge Kelen entreprend son analyse par l’examen de la jurisprudence relative à l’interprétation des brevets. Il en conclut que lorsque les revendications sont multiples, le tribunal considère la revendication qui intéresse les questions en litige. La conclusion de la Cour de l’Échiquier dans C. H. Boehringer Sohn c. Bell‑Craig Ltd., [1962] R.C. de l’É. 201, conf. par [1963] R.C.S. 410 (« Boehringer »), selon laquelle une substance faisant l’objet d’une revendication distincte constitue une invention séparée, lui paraît déterminante quant à l’issue de l’instance. Parce que la revendication 7 du brevet 446 revendique et décrit expressément le sildénafil, il est d’avis qu’elle doit être examinée séparément.
[8] Le juge Kelen conclut que l’utilisation du sildénafil pour le traitement de la DÉ ne relève pas de l’évidence. De plus, rejetant la thèse de Novopharm sur ce point, il statue que l’utilité du sildénafil a été dûment démontrée avant le dépôt au Canada.
[9] Ensuite, au sujet de la prétention de Novopharm selon laquelle la divulgation vise des composés inopérants, il opine que, suivant l’art. 58 de la Loi , l’invalidité d’une revendication est sans effet sur une revendication valide. En conséquence, l’invalidité des revendications 1 à 6 — qui renvoient à des composés inopérants — n’emporte pas celle de la revendication 7, ni ne modifie la conclusion du juge concernant l’utilité du sildénafil dans le traitement de la DÉ.
[10] La dernière question — la plus importante en l’espèce — touche le caractère suffisant de la divulgation de l’invention dans le brevet 446 et le respect des exigences du par. 27(3) de la Loi . Le juge Kelen se range à l’avis que la divulgation suffisante de l’invention constitue le pivot de tout le régime des brevets. À ce propos, au par. 105, il cite un passage des motifs du juge Nadon dans Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2008 CAF 108, [2009] 1 R.C.F. 253, selon lequel celui qui demande un brevet doit « divulguer tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l’invention[, et] l’invention doit y être décrite et la façon de la produire ou de la construire définie ». Il signale toutefois que le juge Nadon, se reportant à l’arrêt Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504 (« Consolboard »), statue par ailleurs qu’il suffit que le brevet réponde à deux questions pour que la divulgation satisfasse aux exigences du par. 27(3) : « En quoi consiste votre invention? » et « Comment fonctionne‑t‑elle? » Le juge Kelen relève en outre les propos suivants du juge Nadon (par. 59) : « [s]i le mémoire descriptif du brevet (divulgation et revendications) répond à ces questions, l’inventeur a respecté son engagement » (par. 103).
[11] Le juge de première instance voit dans le Viagra une invention méritoire et il conclut, sur le fondement de Hughes & Woodley on Patents (2e éd. (feuilles mobiles), vol. 1, p. 333 (maintenant à la p. 347)), que « bien qu’une allégation d’insuffisance ne doive pas normalement servir à repousser un brevet pour une invention méritoire, une telle attaque sera couronnée de succès lorsqu’une personne versée dans l’art ne pourrait mettre en pratique l’invention » (par. 106). Il poursuit en faisant observer que le libellé du brevet « ne doit pas être obscur, embrouillé ou déroutant pour le lecteur averti » et qu’il « doit être dénu[é] de toute obscurité ou ambiguïté évitable et être aussi simple et aussi distincti[f] que le permet la difficulté de la description » (par. 107; voir aussi Minerals Separation North America Corp. c. Noranda Mines, Ltd., [1947] R.C. de l’É. 306, p. 102). Il ajoute :
Elle [la description] ne doit pas comporter de déclarations erronées ou fallacieuses destinées à tromper ou induire en erreur les personnes auxquelles elle est destinée, et ne pas rendre difficile à ces personnes, sans essai et expérimentation, la compréhension du mode d’application de l’invention. La description doit aussi fournir tous les renseignements nécessaires pour le bon fonctionnement ou la bonne utilisation de l’invention, sans que ce résultat soit laissé au hasard d’une expérience réussie. L’inventeur doit fournir tous les renseignements de bonne foi. [par. 107]
[12] Pour le juge Kelen, le mémoire descriptif doit être interprété du point de vue de la personne versée dans l’art afin de déterminer s’il permet à une telle personne de comprendre l’invention et de la reproduire au moment où le brevet est rendu public. Chacune des revendications doit être examinée séparément par rapport à la divulgation.
[13] Au vu des faits de l’espèce, le juge Kelen conclut que le brevet 446 omet de dévoiler que le composé visé par la revendication 7 — le sildénafil — est le seul composé revendiqué qui, selon les études cliniques de Pfizer, induit une érection pénienne chez un homme impuissant et que le sildénafil est le seul composé actif de l’invention commercialisée sous la marque Viagra. Les six autres revendications représentent à son avis de « fausses pistes » en ce qu’elles visent des composés qui se sont révélés inefficaces pour traiter la DÉ (par. 118). Le juge relève toutefois que la revendication 7 du brevet 446 vise bel et bien l’utilisation du sildénafil.
[14] Selon le juge Kelen, il appert du témoignage des experts de Novopharm comme de ceux de Pfizer que la personne qui prend connaissance de la divulgation ne peut savoir que le sildénafil correspond au composé mis à l’essai, pas plus qu’elle n’apprend comment les composés « particulièrement privilégiés » ont été sélectionnés ou lequel des composés extrêmement nombreux visés par la revendication 1 est le bon. Il signale d’ailleurs que l’un des experts s’inquiète du fait que la « “dissimulation de l’identité du composé testé est tout à fait stupéfiante”, [qu’elle] empêche la réalisation d’un examen efficace par les pairs et [qu’elle] n’est pas bien considérée dans la communauté scientifique » (par. 126).
[15] Pour interpréter le mémoire descriptif, le juge Kelen renvoie à l’allégation de Novopharm selon laquelle le brevet 446 n’expose pas suffisamment l’invention, car le lecteur versé dans l’art ne pourrait déterminer dans lequel des composés réside l’invention. Cependant, il ajoute que chacune des revendications confère un monopole distinct et doit être considérée séparément par rapport à la divulgation. Il reconnaît ignorer l’existence de toute décision judiciaire sur le caractère suffisant d’une divulgation lorsqu’un brevet comporte de multiples revendications sans préciser laquelle correspond en fait à l’invention dont est issu le produit commercial en cause.
[16] Le juge Kelen tient cependant pour une considération pertinente le moment auquel le brevet 446 a été contesté. Il fait l’observation suivante au par. 133 :
On ne devrait pas nier l’importance et la valeur du présent brevet en accueillant une telle [contestation] treize ans après que le brevet a été rendu public [. . .] parce qu’il n’a pas été exprimé assez clairement pour l’hypothétique lecteur versé dans l’art que le sildénafil est le composé actif qui permet de réaliser l’invention. La crédibilité de cette allégation est affaiblie en raison du fait qu’elle n’a été soulevée qu’en 2007, soit treize ans après que le brevet a été rendu public . . .
[17] Dans une remarque incidente, il exprime cependant des réserves à l’égard de la jurisprudence existante, suivant laquelle la description d’un brevet peut revêtir la forme d’une cascade de revendications de groupes de composés. Ce mode de rédaction oblige le lecteur versé dans l’art à effectuer un minimum de recherche pour déterminer à quelle revendication correspond la véritable invention. Selon lui, recourir à ce type de divulgation c’est « jouer au plus fin » avec le lecteur :
Pourquoi n’a‑t‑on pas simplement indiqué que le composé dans la revendication 7 était le sildénafil? Le brevet joue « à la cachette » avec le lecteur. On s’attend à ce que le lecteur trouve « l’aiguille dans la botte de foin » ou « l’arbre dans la forêt ». Il faut se rappeler que la revendication 1 concerne une gamme de composés au nombre de 260 trillions. [par. 135]
[18] Malgré ces réserves, le juge Kelen trouve heureux que le brevet précise au moins qu’« un des composés particulièrement privilégiés provoque une érection pénienne chez des hommes impuissants », puis décrive neuf de ces composés « particulièrement privilégiés », dont seulement deux sont revendiqués individuellement — ceux visés aux revendications 6 et 7. Il est également conforté dans son opinion par le témoignage de l’un des experts, d’après qui un lecteur versé dans l’art saurait que le composé fonctionnel est l’un des deux et ne soumettrait à des essais que ces deux composés.
[19] En conclusion, le juge Kelen statue que Pfizer a établi la validité du brevet 446, puisqu’elle a démontré, suivant la prépondérance des probabilités, que les allégations d’invalidité pour cause d’évidence, d’absence d’utilité et de divulgation insuffisante ne sont pas fondées. Il interdit au ministre de la Santé de délivrer à Novopharm un avis de conformité avant l’expiration du brevet. Cependant, il « invite la juridiction d’appel [à le] corriger » s’il interprète mal ou suit à tort la jurisprudence en concluant que la revendication 7 confère un monopole distinct (par. 148).
B. Cour d’appel fédérale (le juge en chef Blais, et les juges Nadon et Trudel)
[20] Se prononçant au nom de la Cour d’appel fédérale, le juge Nadon entreprend son analyse en se penchant sur la question de l’invention en cause. Il estime que le juge Kelen n’a pas tort de conclure que l’invention se trouve à la revendication 7 et que les exigences de divulgation s’appliquent à celle‑ci.
[21] Il se reporte ensuite à la décision Boehringer, appliquée à contrecœur dans Merck & Co. c. Apotex Inc., 2006 CF 524, 53 C.P.R. (4th) 1, conf. par 2006 CAF 323, [2007] 3 R.C.F. 588 (« Apotex ACE »). Prenant appui sur Apotex ACE, il confirme la conclusion du juge des requêtes selon laquelle on considère à juste titre que la revendication 7 ne vise qu’un composé — le sildénafil — parmi les composés obtenus grâce à la formule (I) servant au traitement de la DÉ. L’utilité et la divulgation doivent s’apprécier sur ce fondement.
[22] Le juge Nadon passe ensuite aux autres questions visées par l’appel. Novopharm soutenait que le mémoire descriptif ne divulgue pas suffisamment l’invention : 260 trillions de composés sont revendiqués et, même si le mémoire attire l’attention sur deux d’entre eux, des essais sont nécessaires pour savoir lequel des deux correspond à l’invention. Le juge statue qu’une description claire n’équivaut pas nécessairement à une divulgation suffisante mais que, en l’espèce, les deux caractéristiques sont présentes : la revendication 7 décrit l’invention et, comme elle expose clairement la formule du sildénafil, elle satisfait aux deux exigences. Le juge n’est pas tenu de conclure que le brevet 446 lui‑même est clair; il lui suffit de conclure qu’il expose clairement l’invention divulguée par la revendication 7. Le juge Nadon décide alors que le juge Kelen n’a pas tort de conclure que tel est le cas.
[23] La juge Nadon se demande également si, à la revendication 7, la divulgation de l’invention est suffisante. Il estime que le juge a eu raison de répondre par l’affirmative. Il rappelle que l’invention s’entend de la revendication 7 et du composé qui y est exposé, et non du brevet dans son ensemble. Il convient avec le juge Kelen que, même si le brevet 446 est considéré comme un tout, on peut conclure que le lecteur versé dans l’art est capable de ne retenir que les deux « composés particulièrement privilégiés » exposés séparément aux revendications 6 et 7 parmi tous les composés énumérés, et de les soumettre ensuite à des essais pour déterminer lequel des deux fonctionne. La revendication 7 divulgue le composé efficace et le décrit suffisamment et clairement. Selon le juge Nadon, le juge de première instance tient compte de la preuve d’expert sur ce point et parvient à une conclusion que cette preuve lui permet de tirer.
[24] Pour ce qui est des observations du juge Kelen sur le temps écoulé avant la contestation du brevet, le juge Nadon relève que la question importante est celle du caractère suffisant ou non de la divulgation à la date du dépôt et que « tout ce qui a pu se produire par la suite ne tire pas à conséquence » (par. 79). Le juge Kelen formulant ces remarques après avoir conclu au caractère suffisant de la divulgation, le juge Nadon estime que, même si elles sont « malavisées », elles ne constituent pas une erreur susceptible de révision (par. 79).
[25] Au sujet de la deuxième prétention de Teva — Pfizer avait l’obligation de démontrer l’utilité dans la divulgation —, le juge Nadon convient qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’utilité du brevet dans l’exposé de l’invention dès lors que le juge des faits peut, lors d’une contestation, constater que cette utilité a été démontrée. Il suffit que l’inventeur décrive l’invention de façon qu’elle puisse être reproduite, mais qu’il n’est pas tenu d’en décrire les effets, les avantages ou l’utilité. Il signale que suivant l’arrêt le plus récent de notre Cour sur le sujet, point n’est besoin de prouver l’utilité dans la divulgation : Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153 (« AZT »).
[26] Enfin, le juge Nadon examine la question de savoir si l’étude 350 de Pfizer divulgue effectivement l’utilité du Sildénafil. Il relève la conclusion du juge Kelen selon laquelle l’étude révèle une « amélioration importante » dans le traitement de la DÉ, ajoutant que le juge énonce correctement le critère de l’utilité : l’invention permet‑elle de réaliser ce qu’elle promet? Le juge Nadon statue qu’il n’y a pas lieu d’exiger une preuve aussi stricte que celle requise aux fins d'une approbation réglementaire. Il rejette donc l’appel.
IV. Analyse
A. Les questions en litige
[27] Le principal point en litige dans le pourvoi est la conformité du brevet 446 aux exigences de divulgation de la Loi . Teva plaide en outre que la revendication 7 est invalide en ce qu’elle ne divulgue pas suffisamment une prédiction valable. Elle avance que, compte tenu de l’information communiquée par le brevet, l’utilité du sildénafil est prédite, mais non démontrée, de sorte que la promesse sous‑jacente n’est pas remplie.
[28] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le brevet 446 ne satisfait pas aux exigences de divulgation établies par la Loi . La prédiction valable n’étant pas en cause dans la présente affaire, on ne saurait faire droit à la prétention de Teva s’y rapportant. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi pour cause de divulgation insuffisante.
B. Les thèses des parties
[29] Teva prétend d’abord que le brevet est invalide pour cause de dissimulation ainsi que d’obscurité évitable. Selon elle, la description énigmatique du sildénafil — « un des composés particulièrement privilégiés » — que renferme le brevet est indéniablement obscure. Elle ajoute en deuxième lieu que la revendication 7 est invalide en ce qu’elle divulgue de manière insuffisante une prédiction valable, de sorte que, au vu de l’information que fournit le brevet 446, l’utilité promise du sildénafil n’est pas démontrée, mais prédite. Troisièmement, elle fait valoir que le brevet 446, parce qu’il ne précise pas que le sildénafil est le composé dont l’étude 350 a démontré l’utilité dans le traitement de la DÉ, ne décrit pas l’invention d’une façon exacte et complète ainsi que l’exige le par. 27(3) de la Loi . Quatrièmement, Teva avance que la cour d’appel considère à tort que l’on peut déterminer si une divulgation est suffisante ou non à partir des seules questions formulées dans Consolboard : « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne‑t‑elle? ». Enfin, elle soutient que la Cour d’appel fédérale a eu tort de faire porter son analyse du caractère suffisant de la divulgation sur la seule revendication 7.
[30] Pfizer rétorque d’abord que le brevet 446 ne comporte pas d’obscurité évitable dans la mesure où les tribunaux n’invalident un brevet pour ce motif que lorsque la revendication est trop ambiguë pour qu’une personne versée dans l’art comprenne quelle est l’invention ou que la description ne lui permet pas de reproduire l’invention, à l’égard de la totalité de la revendication en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Deuxièmement, elle soutient que la notion de prédiction valable ne s’applique pas puisqu’il n’était pas nécessaire de prédire l’utilité du sildénafil, qui était déjà démontrée. Troisièmement, elle fait valoir que la divulgation est suffisante, car elle satisfait aux exigences du par. 27(3) . Elle ajoute que l’objet de la divulgation étant l’invention et l’invention correspondant en l’occurrence au sildénafil, le caractère suffisant de la divulgation doit s’apprécier uniquement en fonction de l’invention ainsi revendiquée. Selon elle, même si une personne versée dans l’art examine le brevet 446 dans son ensemble, elle saisit que l’invention consiste dans une catégorie de composés destinés au traitement de la DÉ, dont neuf (y compris le sildénafil) sont particulièrement privilégiés et deux (notamment le sildénafil) font l’objet de revendications individuelles. Par conséquent, nulle [traduction] « feuille n’est dissimulée dans la forêt », car la personne versée dans l’art peut ne retenir que les deux « composés particulièrement privilégiés » que décrivent séparément les revendications 6 et 7 parmi tous ceux qu’énumère le mémoire descriptif.
C. Le marché inhérent à l’octroi d’un brevet
[31] On saisit mieux les questions que soulève le pourvoi lorsqu’on se reporte aux principes fondamentaux du régime des brevets. Comme le signalent les juridictions inférieures, la notion de divulgation suffisante constitue le pivot de ce régime. Considérée sous cet angle, la présente affaire devient plus simple et est plus facile à trancher.
[32] Le régime des brevets a pour assise un « marché » de nature synallagmatique (quid pro quo) où l’inventeur obtient, pour une période déterminée, un monopole sur une invention nouvelle et utile en contrepartie de la divulgation de l’invention de façon à en faire bénéficier la société. Tel est le principe fondamental qui sous‑tend la Loi . Ce marché favorise l’innovation et promeut l’essor scientifique et technique. Dans AZT, le juge Binnie précise ainsi la nature de ce marché au par. 37 :
Comme on l’a dit à maintes reprises, le brevet n’est pas une distinction ou une récompense civique accordée pour l’ingéniosité. C’est un moyen d’encourager les gens à rendre publiques les solutions ingénieuses apportées à des problèmes concrets, en promettant de leur accorder un monopole limité d’une durée limitée. La divulgation est le prix à payer pour obtenir le précieux droit de propriété exclusif qui est une pure création de la Loi sur les brevets .
[33] Dans l’arrêt Tubes, Ld. c. Perfecta Seamless Steel Tube Company., Ld. (1902), 20 R.P.C. 77, p. 95‑96, lord Halsbury décrit comme suit la fonction du mémoire descriptif dans le cadre de ce marché :
[traduction] . . . s’il faut considérer les principes de base et trouver quel est le sens d’un mémoire descriptif [. . .] pourquoi le mémoire descriptif est‑il nécessaire? C’est un marché entre l’État et l’inventeur : l’État dit: « Si vous me dites en quoi consiste votre invention et si vous consentez à divulguer cette invention dans la forme et de la manière qui permettront au public d’en profiter, vous aurez le monopole de cette invention pendant quatorze ans. » C’est là le marché. La portée que, d’après mon interprétation du droit sur les brevets, on a toujours attachée à l’objet et au but du mémoire descriptif, est de permettre non pas à n’importe qui, mais à l’homme du métier raisonnablement bien renseigné œuvrant dans son domaine de fabriquer la chose de façon à la rendre disponible au public à la fin de la période de monopole. [Je souligne.]
Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) cite ce passage en l’approuvant dans Consolboard, p. 523.
[34] Par conséquent, la divulgation suffisante de l’invention dans le mémoire descriptif est une condition préalable à la délivrance du brevet. Comme le dit le juge Hughes dans Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 142 (CanLII), par. 74 :
Par conséquent, afin d’obtenir le monopole accordé par le brevet, il faut assurer l’avancement de l’état de l’art et divulguer cet avancement. L’omission de le faire, qui aurait pour effet d’invalider le monopole, peut prendre diverses formes, par exemple, l’« invention » n’était pas nouvelle, ou la prétendue invention était « évidente » ou la divulgation était « insuffisante » ou encore « ce qui a été divulgué ne justifie pas le monopole demandé ».
[35] Il faut donc examiner les questions soulevées en l’espèce à la lumière de ce marché. Le public obtient‑il ce qu’il devrait obtenir en contrepartie du monopole accordé?
D. La prédiction valable
[36] Avant de passer à la principale question en litige, il convient d’apporter quelques précisions au sujet de l’allégation de Teva selon laquelle le brevet est invalide en ce qu’il omet de divulguer une prédiction valable de manière suffisante. Je le répète, j’estime que la notion de prédiction valable ne s’applique pas en l’espèce et qu’il faut donc rejeter la prétention de Teva sur ce point.
[37] La validité du brevet est subordonnée à l’utilité de l’invention qu’il est censé protéger. L’exigence d’utilité découle de la définition d’« invention » à l’art. 2 de la Loi : l’invention présente le caractère « de la nouveauté et de l’utilité ». La notion de prédiction valable n’entre en jeu que lorsque l’utilité de l’invention ne peut être démontrée au moyen d’essais ou d’expériences, mais qu’elle peut néanmoins être prédite : voir, p. ex., AZT. L’incertitude inhérente à la prédiction — plutôt que la démonstration — de l’utilité de l’invention a parfois amené les tribunaux à conclure à l’existence d’une obligation de divulgation accrue lorsqu’une allégation d’utilité se fondait sur une prédiction valable : voir, p. ex., Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CAF 97, 78 C.P.R. (4th) 388, par. 14‑15. Selon Teva, Pfizer ne s’est pas acquittée de cette obligation de divulgation accrue applicable en l’espèce.
[38] Comme le signalent les juridictions inférieures, pour satisfaire à la condition d’utilité prévue à l’art. 2 , il suffit que l’invention exposée fasse ce qu’elle est censée faire selon le brevet, c’est‑à‑dire qu’elle tienne promesse : voir aussi S. J. Perry et T. A. Currier, Canadian Patent Law (2012), §7.11. Le brevet 446 affirme que les composés revendiqués, dont le sildénafil, sont utiles dans le traitement de la DÉ. Au moment du dépôt de la demande, le sildénafil pouvait servir au traitement de la DÉ. C’est tout ce qui est exigé. L’omission de Pfizer de révéler que le composé mis à l’essai est le sildénafil intéresse la divulgation de l’invention, et non celle de son utilité.
[39] L’exigence que l’invention soit utile au moment de la revendication ou du dépôt va dans le sens des remarques de notre Cour dans l’arrêt AZT, par. 56 :
Lorsque la nouvelle utilisation est l’élément essentiel de l’invention, l’utilité requise pour qu’il y ait brevetabilité (art. 2 ) doit, dès la date de priorité, être démontrée ou encore constituer une prédiction valable fondée sur l’information et l’expertise alors disponibles. Si un brevet qu’on a tenté d’étayer par une prédiction valable est par la suite contesté, la contestation réussira si [. . .] la prédiction n’était pas valable à la date de la demande ou si, indépendamment du caractère valable de la prédiction, « [i]l y a preuve de l’inutilité d’une partie du domaine visé ». [Italiques dans l’original; je souligne.]
[40] La Cour ne laisse aucunement entendre qu’il faut divulguer l’« utilité »; elle affirme seulement que « l’utilité requise pour qu’il y ait brevetabilité (art. 2 ) doit, dès la date de priorité, être démontrée ou encore constituer une prédiction valable ». La démonstration de l’utilité peut notamment se faire au moyen d’essais, mais il ne s’ensuit pas qu’il existe une exigence distincte de divulguer l’utilité. En fait, le par. 27(3) n’énonce aucune obligation de divulguer l’utilité de l’invention : voir, p. ex., les motifs du juge Dickson dans Consolboard : « [d]e plus, je suis convaincu que le par. 36(1) [l’actuel par. 27(3) ] n’impose pas au breveté l’obligation de prouver l’utilité de son invention » (p. 521).
[41] De toute manière, Pfizer a divulgué l’utilité du sildénafil en faisant mention d’essais. Le sildénafil s’était révélé utile avant la date de priorité, de sorte que l’exigence établie dans AZT était remplie. En outre, [traduction] « [l]’accueil de l’invention par le public peut attester son utilité. Le fait que l’invention reçoive un accueil enthousiaste de la part du marché cible est généralement l’indice de son utilité » : Perry et Currier, §7.12.
[42] Il ne fait aucun doute que l’étude 350 avait démontré l’utilité du sildénafil au moment du dépôt de la demande de brevet, ce qui soustrait l’invention à l’application de l’exigence de prédiction valable. Les revendications dont l’utilité n’est pas établie par une étude clinique sont de toute manière invalides — nul ne le conteste —, mais leur invalidité n’emporte pas celle des revendications utiles : voir l’art. 58 de la Loi .
[43] Puisque la prédiction valable n’est pas en cause, il n’y a pas lieu de se demander s’il y a obligation de divulgation accrue dans le cas d’une prédiction valable