Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.

Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2003-07-14
Référence neutre
2003 CAF 297
Numéro de dossier
A-395-02
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20030714
Dossier : A-395-02
Référence : 2003 CAF 297
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
KIRKBI AG et LEGO CANADA INC.
appelantes (demanderesses)
et
GESTIONS RITVIK INC./RITVIK HOLDINGS INC.
(exploitant maintenant son entreprise sous le nom de MEGA BLOKS INC.)
intimée (défenderesse)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 mars 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Y A SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER
Date : 20030714
Dossier : A-395-02
Référence : 2003 CAF 297
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
KIRKBI AG et LEGO CANADA INC.
appelantes (demanderesses)
et
GESTIONS RITVIK INC./RITVIK HOLDINGS INC.
(exploitant maintenant son entreprise sous le nom de MEGA BLOKS INC.)
intimée (défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Sexton
[1] Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle Monsieur le juge Gibson a rejeté l'action en violation de marque de commerce (fondée sur la commercialisation trompeuse) intentée par les appelantes conformément à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985) ch. T-13, dans sa forme modifiée, (la Loi) parce que la « marque figurative LEGO » en litige n'était pas une marque de commerce valide, et ce, à cause de la doctrine de la fonctionnalité. Cette décision est publiée à (2002), 20 C.P.R. (4th) 224; [2002] A.C.F. no 793.
[2] Il s'agit donc de savoir si une marque de commerce qui est principalement fonctionnelle par sa nature peut justifier une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi.
Les faits
[3] L'appelante KIRKBI AG est une société suisse dont le siège social est situé en Suisse. Il s'agit d'une société de portefeuille qui s'occupe de la gestion des biens, y compris les marques de commerce. Dans l'action intentée en première instance, KIRKBI AG était l'une des demanderesses.
[4] L'appelante LEGO Canada Inc. a été constituée en vertu des lois de l'Ontario au mois de mai 1988; son siège social est situé à Richmond Hill (Ontario). LEGO Canada Inc. était également une demanderesse dans l'action principale.
[5] Les deux appelantes sont membres du groupe de sociétés LEGO, un groupe d'envergure mondiale dont KIRKBI AG et LEGO Canada Inc. ne sont que deux membres parmi d'autres. Le groupe LEGO comprend également INTERLEGO A.G., INTER LEGO A/S et LEGO Systems Inc. KIRKIB AG appartient à M. Kjeld Kirk Kristiansen et à sa soeur et LEGO Canada Inc. appartient à INTERLEGO A.G., qui appartient en propriété exclusive à M. Kjeld Kirk Kristiansen.
[6] L'intimée Gestions Ritvik Inc. est une société constituée en vertu des lois du Canada; son siège social est situé à Saint-Laurent (Québec). Jouets Ritvik Inc., dont le nom figurait à un moment donné dans l'intitulé de la cause, ce nom ayant depuis lors été radié et l'action ayant été abandonnée à son égard, fabriquait et vendait la série MICRO de jeux MEGA BLOKS au Canada jusqu'à ce qu'elle soit dissoute, en 1998. Depuis la dissolution de Jouets Ritvik Inc., c'est Gestions Ritvik Inc. qui fabrique et vend la série MICRO de jeux MEGA BLOKS au Canada. L'ensemble des actifs et passifs de Jouets Ritvik Inc., y compris toute responsabilité découlant de la présente action, a été pris en charge par Gestions Ritvik Inc. (Ritvik).
[7] La première génération de briques LEGO s'inspirait de jeux de construction à saillies cylindriques, lesquels étaient conçus, fabriqués et vendus par M. Henry Page sous le nom de marque KIDDICRAFT. M. Page a fait breveter ses briques emboîtables au Royaume-Uni, au Canada et en France. Il convient de procéder à un examen de l'historique de la protection accordée par ces brevets étant donné que cet examen démontre la mesure dans laquelle les appelantes LEGO ont réussi, au fil des ans, à prolonger la durée du monopole lié à leurs brevets. LEGO a conservé un monopole sur les fonctions ou sur le système d'emboîtement des briques pendant une cinquantaine d'années - soit entre les années 1940 et 1988, année au cours de laquelle son dernier brevet a expiré. Un brevet portant sur une amélioration ne protégeait le breveté, sur le plan juridique, que pour l'amélioration effectuée et non pour l'invention originale, mais en pratique, la distinction est peut-être difficile à faire. Le brevet britannique Page no 529 580 a été délivré le 25 novembre 1940. Ce brevet se rapporte [traduction] « à des briques pour jeux de construction et à des éléments de construction similaires et a pour objet d'améliorer l'emboîtement des briques assemblées et la stabilité de la structure construite » . Le brevet britannique Page no 587 206 a été délivré le 17 avril 1947; il a été en vigueur pendant 16 ans. Ce brevet se rapportait [traduction] « à des briques pour jeux de construction et il [était] composé d'une amélioration ou d'une modification apportée à l'invention revendiquée dans le mémoire descriptif du brevet antérieur no 529 580 » . Le brevet canadien Page no 443 019 a été délivré le 22 juillet 1947; à un moment donné, les revendications du brevet y étaient décrites comme suit :
[traduction] Brique pour jeux de construction composée d'un corps creux à minces parois parallèles dont la cavité s'ouvre sur la face de la brique, de protubérances espacées symétriquement disposées sur la face opposée à la face ouverte, lesdites protubérances étant disposées en paires dans un sens, ainsi que d'au moins deux protubérances dans chaque rangée, la dimension générale du bossage dans chaque sens étant à peu près identique à la dimension de la cavité dans ce sens.
Le brevet britannique Page no 633 055 a été délivré le 12 décembre 1949; une [traduction] « forme améliorée de brique » comportant des fenêtres et des portes était revendiquée. Le brevet britannique Page no 673 857 a été délivré le 11 juin 1952; il modifiait l'invention en ajoutant une plaque ou un support assurant la rigidité de la rangée inférieure de briques. Ces brevets Page ont été acquis par LEGO. En fait, les jeux LEGO étaient vendus au Canada pendant la durée du brevet canadien Page no 443 019. Le brevet canadien Christiansen no 629 732 se rapportant à LEGO a été délivré le 24 octobre 1961 et le brevet canadien Christiansen no 880 418 a été délivré le 7 septembre 1971. Ce brevet de 1971 vise [traduction] « des éléments de construction ayant la forme d'un parallélépipède, dont chacun est muni, sur la face supérieure, de tenons servant à accorder, par engagement, l'élément à un élément correspondant entre les parois latérales de ce dernier élément » . Ces tenons présentaient « le même espacement » et avaient « les mêmes dimensions » . Selon le paragraphe 45(1) de la Loi sur les brevets, L.C.R. (1985), ch. P-4, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou auparavant était limitée à « dix-sept ans à compter de la date à laquelle il [était] délivré » . Le dernier brevet LEGO, délivré en 1971, a donc expiré en 1988.
[8] Comme nous le verrons plus loin, lorsque ce brevet a expiré, LEGO a cherché à acquérir un autre genre de protection au moyen de la législation relative aux marques de commerce. Cette protection est désignée comme se rapportant à la « marque figurative LEGO » .
[9] En 1991, Ritvik a commencé à fabriquer et à vendre sa série MICRO de jeux de construction MEGA BLOKS. Il s'agit de jeux composés de briques extra-grandes destinées spécialement aux enfants en bas âge, chaque brique comportant, sur une de ses faces, des protubérances ou saillies cylindriques qui s'adaptent à la face opposée d'une autre brique sans effet de fixation. L'action ici en cause porte sur cette série MICRO, qui représente maintenant environ la moitié des ventes conclues par Ritvik à l'échelle mondiale; en 2001 Ritvik était le plus gros fabricant de jouets au Canada.
[10] Il faut noter que les jeux de construction de marque LEGO et les jeux de construction de marque MEGA BLOKS sont vendus dans les mêmes circuits commerciaux. Les grands détaillants présentent habituellement ensemble tous les jeux de construction, de sorte que les deux marques se trouvent habituellement dans les mêmes rayons d'un magasin.
[11] La « marque figurative LEGO » est habituellement décrite comme se rapportant à la face supérieure de la brique LEGO, munie de huit (8) protubérances ou tenons. Les saillies ou tenons d'une pièce LEGO peuvent s'adapter en totalité ou en partie à tout ou partie de la face inférieure d'une autre pièce LEGO. L' « effet de fixation » liant les pièces emboîtées est obtenu par le frottement entre les saillies de l'une et les cylindres creux ou les parois de la face inférieure de l'autre.
[12] Les tenons apparaissant sur la face supérieure de la brique LEGO sont restés une caractéristique inchangée et dominante de l'ensemble des briques LEGO depuis 1949. Depuis au moins 1958, l'inscription « LEGO » apparaît sur le dessus de chaque tenon. On retrouve souvent ces tenons et leur configuration dans le matériel promotionnel de LEGO Canada au Canada, notamment dans les annonces télévisées, dans le matériel aux points de vente et sur les emballages.
[13] Les appelantes affirment que ce façonnage de la configuration de saillies des produits LEGO constitue un « signe distinctif » et qu'il s'agit donc d'une marque de commerce au sens de la Loi. La marque de commerce n'est pas déposée.
La décision de première instance
[14] Le juge de première instance a conclu que KIRKBI AG avait un intérêt propriétal dans la marque figurative LEGO. Il a également conclu que KIRKBI AG et LEGO Canada Inc. ont chacune, quant à la « propriété » , un intérêt suffisant au Canada à l'égard de la marque figurative LEGO pour être admissibles à titre de demanderesses dans l'action ici en cause et que, si la marque figurative LEGO est une marque de commerce, l'alinéa 7b) de la Loi est une disposition législative valide conférant à la Cour la compétence voulue pour instruire l'action ici en cause.
[15] Le juge de première instance a en outre conclu que la marque figurative LEGO est principalement fonctionnelle et qu'il ne s'agit donc pas d'une marque de commerce valide en vertu de la Loi. Il est arrivé à cette conclusion de la façon suivante. La marque figurative LEGO est un élément fonctionnel des briques LEGO contribuant à l' « effet de fixation » qui pourrait être considéré comme constituant l'essence du système de jeux de construction LEGO. Toutes les particularités de la marque figurative LEGO sont dictées par la fonction, et la forme de la face supérieure de la brique de base LEGO est purement utilitaire.
[16] En donnant des explications au sujet de l'arrêt Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.); autorisation de pourvoi refusée (1996), 67 C.P.R. (3d) VI (C.S.C.), le juge de première instance a ajouté que l'essence d'une marque de commerce est de distinguer les marchandises d'un propriétaire de celles qui sont vendues par d'autres. Toutes les formes de marque de commerce, y compris un signe distinctif, sur lequel la prétendue marque figurative LEGO est fondée, sont caractérisées par leur caractère distinctif. Le juge de première instance convenait qu'un signe distinctif peut posséder un élément ou un constituant fonctionnel, mais que dans la mesure où ce caractère fonctionnel se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises elles-mêmes, il invalide la marque de commerce. L'énoncé suivant, tiré de l'arrêt Remington Rand, a été approuvé : « Une marque qui ne se borne pas à distinguer les marchandises de son titulaire, mais se rapporte à la structure fonctionnelle des marchandises mêmes, outrepasse les limites légitimes d'une marque de commerce. »
[17] Le juge de première instance a rejeté les arguments invoqués par les appelantes LEGO, à savoir que la fonctionnalité, selon le régime de la Loi, touche uniquement les questions d'enregistrabilité et de radiation visées à l'article 13, et que les modifications apportées à la Loi sur la concurrence déloyale, 1932, S.C. 1932, ch. 38 (qui s'appliquait avant la Loi actuelle) démontre que le législateur voulait éliminer la fonctionnalité en tant qu'obstacle à une marque constituant un « signe distinctif » . Voici ce que le juge a dit aux paragraphes 58 et 59 :
Autrement dit, l'avocat des demanderesses m'a invité à rejeter le raisonnement suivi par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Remington Rand, en dépit de la longue tradition jurisprudentielle qui fonde ce raisonnement et malgré le fait que cet arrêt ait été rendu alors qu'était en vigueur la Loi sur les marques de commerce dans sa forme actuelle.
Je ne puis souscrire à la thèse de l'avocat des demanderesses.
[18] Le juge de première instance a ensuite fait remarquer, au paragraphe 59, que l'alinéa 7b) de la Loi ne fait pas expressément mention de la « marque de commerce » ou du « signe distinctif » , expressions définies à l'article 2, et qu'il n'a donc rien à voir avec le régime global des marques de commerce prévu par la Loi. Par conséquent, il croyait pouvoir examiner le sens donné en common law à l'expression « signe distinctif » plutôt que la définition légale. Au paragraphe 122 de son jugement, il a dit ce qui suit : « [...] nous n'avons pas affaire ici [...] à une marque de commerce au sens de la Loi [...]. »
[19] Le juge de première instance a conclu que la marque figurative LEGO est fonctionnelle à tous les égards, sauf en ce qui concerne l'inscription de la marque « LEGO » sur chaque tenon. Cette fonctionnalité se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises mêmes. Il a donc dit que « la marque figurative LEGO ne peut être un signe distinctif au sens de la common law, par opposition au sens de l'article 2 de la Loi » .
[20] Compte tenu du caractère fonctionnel, le juge de première instance a donc conclu que, dans la mesure où elle avait adopté et employé la marque figurative LEGO, Ritvik n'avait pas contrevenu à l'alinéa 7b) de la Loi et que l'action devait être rejetée.
[21] En prévision d'un appel, le juge de première instance a ensuite examiné les autres questions en litige, même s'il rejetait l'action sur la base de la fonctionnalité. Le reste du jugement est donc en théorie constitué de remarques incidentes et traite principalement de l'application des faits au critère applicable à la commercialisation trompeuse. À mon avis, étant donné que l'affaire qui nous occupe se rapporte à la question de l'applicabilité et de la validité de la doctrine de la fonctionnalité, il est inutile de faire des remarques au sujet des parties des motifs du juge de première instance qui portent sur d'autres questions.
Le point litigieux
[22] L'appel ici en cause soulève deux questions :
1. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et dominante en concluant que la marque figurative LEGO était principalement fonctionnelle?
2. Une marque qui est principalement fonctionnelle peut-elle être une marque de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce?
Les dispositions législatives pertinentes
[23] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce sont ainsi libellées :
2. « signe distinctif » Selon le cas :
a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
b) mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.
2. "distinguishing guise" means
(a) a shaping of wares or their containers, or
(b) a mode of wrapping or packaging wares the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;
« marque de commerce » Selon le cas :
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
b) marque de certification;
c) signe distinctif;
d) marque de commerce projetée.
"trade-mark" means
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
(b) a certification mark,
(c) a distinguishing guise, or
(d) a proposed trade-mark;
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
7. Nul ne peut :
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
7. No person shall
(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;
13. (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois :
a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;
b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.
13. (1) A distinguishing guise is registrable only if
(a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and
(b) the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.
(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.
(2) No registration of a distinguishing guise interferes with the use of any utilitarian feature embodied in the distinguishing guise.
(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.
(3) The registration of a distinguishing guise may be expunged by the Federal Court on the application of any interested person if the Court decides that the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry.
53.2 Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.
53.2 Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.
La norme de contrôle
[24] À mon avis, la question de savoir si la marque figurative LEGO est principalement fonctionnelle donne clairement lieu à une conclusion de fait et, par conséquent, selon l'arrêt Housen c. Nikolaisen 2002 CSC 33 [maintenant publié à 211 D.L.R. (4th) 577], la norme de contrôle de l'erreur manifeste et dominante doit s'appliquer. Un tribunal d'appel n'interviendra que s'il est convaincu que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante qui a influé sur l'appréciation des faits. Une conclusion donne lieu à une erreur manifeste et dominante ou est clairement erronée uniquement s'il n'existe aucun élément de preuve à l'appui de l'inférence ou si l'inférence est contraire au poids accablant de la preuve.
[25] Au paragraphe 23 de l'arrêt Housen, la cour a dit ce qui suit :
[...] il n'appartient pas aux cours d'appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve.[...] La cour d'appel n'est pas habilitée à modifier une conclusion factuelle avec laquelle elle n'est pas d'accord, lorsque ce désaccord résulte d'une divergence d'opinion sur le poids à attribuer aux faits à la base de la conclusion.
[26] Il est utile de reproduire d'autres remarques qui ont été faites dans l'arrêt Housen pour décrire la norme stricte de contrôle qui devrait s'appliquer à la décision que le juge de première instance a rendue au sujet du fait que la marque figurative LEGO est principalement fonctionnelle. Au paragraphe 25 de l'arrêt Housen, la cour a dit ce qui suit :
Bien que le juge de première instance soit toujours dans une position privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins, ce n'est pas là le seul domaine où il bénéficie d'un avantage sur les juges des cours d'appel. Parmi les avantages dont jouit le juge de première instance sur le plan des inférences factuelles, mentionnons son expertise relative en matière d'appréciation et d'évaluation de la preuve, de même que la connaissance unique qu'il possède de la preuve souvent abondante produite par les parties. Cette familiarité avec toute la trame factuelle lui est d'une grande utilité lorsque vient le moment de tirer des conclusions de fait. En outre, les considérations relatives au coût, au nombre et à la durée des appels sont tout aussi pertinentes pour ce qui est des inférences de fait que pour ce qui est des conclusions de fait, et justifient l'application aux unes comme aux autres d'une norme empreinte de retenue. En conséquence, nous ne partageons pas l'opinion de notre collègue selon laquelle la raison principale justifiant de faire montre de retenue à l'égard des conclusions de fait est la possibilité qu'a le juge de première instance d'observer les témoins directement. Nous sommes d'avis que le juge de première instance jouit, par rapport aux juges d'appel, de nombreux avantages qui influent sur toutes les conclusions de fait et que, même si ces avantages n'existaient pas, d'autres considérations impérieuses justifient de faire montre de retenue à l'égard des inférences de fait. Par conséquent, nous concluons en soulignant qu'il n'y a qu'une seule et unique norme de contrôle applicable à toutes les conclusions factuelles tirées par le juge de première instance, soit celle de l'erreur manifeste et dominante.
Par conséquent, il faut faire preuve d'énormément de retenue en ce qui concerne les conclusions de fait qui ont été tirées et les inférences factuelles qui ont été faites par le juge de première instance dans sa décision sur ce point - c'est lui qui bénéficiait des avantages susmentionnés.
[27] Dans un jugement récent, Canwell Enviro-Industries Ltd. et al. c. Baker Petrolite Corp. et al. (2002), 17 C.P.R. (4th) 478 (C.A.F.), Monsieur le juge Rothstein décrit succinctement le raisonnement qui a été fait dans l'arrêt Housen. Voici ce qu'il a dit aux paragraphes 47 à 49 :
Dans le récent arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 [maintenant publié 211 D.L.R. (4th) 577], la Cour suprême du Canada présente une analyse approfondie de la norme de contrôle que les cours d'appel doivent appliquer aux décisions des juges de première instance. Voici un résumé des principes qui, à mon avis, sont pertinents en l'espèce.
La norme de contrôle relative à une question de droit est celle de la décision correcte. Au paragraphe 9, les juges Iacobucci et Major, qui ont rendu la décision majoritaire, s'expriment comme suit :
Ainsi, alors que le rôle premier des tribunaux de première instance consiste à résoudre des litiges sur la base des faits dont ils disposent et du droit établi, celui des cours d'appel est de préciser et de raffiner les règles de droit et de veiller à leur application universelle. Pour s'acquitter de ces rôles, les cours d'appel ont besoin d'un large pouvoir de contrôle à l'égard des questions de droit.
La cour d'appel ne peut modifier les conclusions de fait, y compris les inférences de fait, que dans les cas d'une erreur manifeste et dominante.
[28] La conclusion du juge de première instance selon laquelle la marque figurative LEGO est principalement fonctionnelle est une question de fait et peut donc faire l'objet d'un examen compte tenu de la question de savoir s'il existe une erreur manifeste et dominante, mais la question de savoir si une marque de commerce est valide lorsqu'elle est principalement fonctionnelle est une question de droit et la norme de contrôle qui s'applique sur ce point devrait donc être celle de la décision correcte. Comme il en est fait mention dans l'arrêt Housen, la cour d'appel est habilitée à remplacer l'avis juridique exprimé par le juge de première instance par le sien. La façon dont le juge de première instance a appliqué la doctrine de la fonctionnalité doit donc être appréciée selon la norme de la décision correcte.
Arguments des appelants
[29] Les appelantes ont affirmé que la marque figurative LEGO constitue un « signe distinctif » et qu'il s'agit donc d'une « marque de commerce » au sens de l'article 2 de la Loi. Selon les appelantes, un « signe distinctif » peut comporter des particularités utilitaires puisque le libellé de l'article 2 de la Loi ne limite pas expressément ou implicitement les définitions des expressions « marque de commerce » ou « signe distinctif » par rapport à la fonctionnalité.
[30] Plus précisément, les appelantes ont soutenu que la Loi démontre que le caractère ou la qualité intrinsèque d'une marque ou d'un signe ne limite pas les définitions fondamentales des expressions « marque de commerce » ou « signe distinctif » . Les questions de caractère et de qualité sont plutôt uniquement soulevées dans les dispositions relatives à l'enregistrement ou à l'application, en particulier à l'article 13 de la Loi.
[31] En outre, les appelantes ont soutenu qu'une comparaison des définitions figurant actuellement dans la Loi et celles qui figuraient dans la Loi sur la concurrence déloyale, 1932, étaye cette interprétation de l'importance du caractère fonctionnel. Les appelantes ont soutenu que, dans la Loi sur la concurrence déloyale, 1932, la définition de l'expression « signe distinctif » était expressément limitée par la fonction en raison des mots « indépendamment de tout élément d'utilité ou de convenance qu'elle peut avoir » . Selon la Loi actuelle, il n'est pas expressément nécessaire qu'un « signe distinctif » soit indépendant de quelque élément d'utilité ou de convenance. Les appelantes ont donc soutenu que, dans la Loi actuelle, la restriction relative à la fonctionnalité a été éliminée des définitions des expressions « signe distinctif » et « marque de commerce » et ne s'applique qu'aux dispositions de l'article 13.
[32] Selon les appelantes, le législateur a supprimé les termes se rapportant à la fonctionnalité (utilité ou convenance) de la définition de l'expression « signe distinctif » et a adopté une stratégie différente en édictant la procédure d'enregistrement spéciale prévue à l'article 13. L'article 13 ne fait pas obstacle à l'enregistrement compte tenu de la simple existence du caractère fonctionnel dans un signe; même après l'enregistrement, le public peut utiliser toute particularité utilitaire incorporée dans un signe distinctif. Par conséquent, un « signe distinctif » peut comporter des particularités utilitaires.
[33] Les appelantes ont tenté de faire une distinction à l'égard de l'arrêt Remington Rand, précité, suivi par le juge de première instance. Elles ont soutenu que l'arrêt Remington Rand ne fait pas autorité à l'appui de la thèse selon laquelle la fonctionnalité est pertinente pour ce qui est de la définition de l'expression « signe distinctif » figurant dans la Loi actuelle. Je résume ci-dessous les arguments invoqués par les appelantes :
[traduction] (1) L'arrêt Remington Rand se rapporte aux marques de commerce déposées et à l'effet de l'emploi exclusif sur la concurrence; or, la marque figurative LEGO n'est pas une marque de commerce déposée. Les questions de principe ne se posent pas dans la même mesure.
(2) Dans l'arrêt Remington Rand, la Cour a commis une erreur en statuant que l'invalidité de l'enregistrement d'une marque de commerce visant un élément fonctionnel était dépourvue de fondement légal. Les appelantes LEGO affirment que l'article 13 peut servir de fondement légal.
(3) Dans l'arrêt Remington, la Cour s'est fondée sur la décision Imperial Tobacco Co. c. Registrar of Trade-Marks, [1939] 2 D.L.R. 65 (C. de l'É.) comme jugement faisant autorité à l'appui de cette présumée politique publique non législative relative à la fonctionnalité, mais le jugement Imperial Oil a été rendu en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 et non en vertu de la Loi sur les marques de commerce actuelle. À ce moment-là, l'article 13 n'avait pas été édicté, de sorte qu'il n'existait aucun critère applicable lors de l'enregistrement permettant d'empêcher la concurrence. Le raisonnement qui a été fait dans le jugement Imperial Oil était donc fondé sur les définitions figurant dans la Loi sur la concurrence déloyale et sur la politique sous-jacente.
(4) Dans l'arrêt Remington Rand, les différences existant entre les définitions figurant dans la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 et dans la Loi sur les marques de commerce actuelle n'ont pas été examinées.
(5) Dans l'arrêt Remington Rand, la Cour a suivi l'arrêt Parke Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Ltd. (1964), 43 C.P.R. 1 (C.S.C.), soit un jugement qui, selon les appelantes, a été rendu en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932. Dans l'arrêt Parke, Davis la Cour a statué que le caractère fonctionnel invalidait les enregistrements - c'est-à-dire que les marques de commerce n'étaient pas des marques de commerce valides « au sens de la Loi » , à savoir la Loi sur la concurrence déloyale. Les appelantes soutiennent donc que l'arrêt Parke, Davis étaye l'argument selon lequel le caractère fonctionnel peut avoir vicié une marque de commerce en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale, mais que cela n'empêche plus une marque d'être considérée comme une « marque de commerce » en vertu da la Loi sur les marques de commerce.
[34] Les appelantes ont donc soutenu que si la fonctionnalité n'est pas une limitation, la marque figurative LEGO constitue de fait une marque de commerce et que l'alinéa 7b) de la Loi s'applique. Cependant, les appelantes affirment que, si la fonctionnalité est une limitation, la marque figurative LEGO n'est pas invalidée en tant que marque de commerce par suite du raisonnement que la présente cour a fait dans l'arrêt Samann c. Canada's Royal Gold Pine Tree Mfg. Co. (1986), 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F).
Analyse
[35] Il importe de noter les conclusions de fait importantes ci-après énoncées que le juge de première instance a tirées, aux paragraphes 61 et 163, au sujet de la fonctionnalité :
Je conclus donc, vu l'ensemble de la preuve, que la marque figurative LEGO est fonctionnelle à tous égards, sauf pour ce qui concerne l'inscription de la marque LEGO sur chaque tenon. Cette fonctionnalité, pour reprendre les termes précités du juge MacGuigan dans l'arrêt Remington Rand, « se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises mêmes » . Du fait de cette conclusion, et du seul fait de celle-ci, la marque figurative LEGO ne peut être un signe distinctif au sens de la common law, par opposition au sens de l'article 2 de la Loi. Par conséquent, Ritvik n'a pas enfreint l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce en adoptant et en utilisant la marque figurative LEGO, pour autant qu'elle l'ait fait.
[...]
La marque figurative LEGO n'est pas une marque de commerce valide, avant tout parce qu'elle est purement fonctionnelle, exception faite de l'inscription « LEGO » apparaissant sur la face supérieure de chaque tenon.
[36] La conclusion du juge de première instance selon laquelle la marque figurative LEGO est purement fonctionnelle est une conclusion de fait qui n'est pas contestée par les appelantes. Quoi qu'il en soit, cette conclusion ne comporte aucune erreur manifeste et dominante.
[37] Avant d'entreprendre l'analyse relative à la validité de la doctrine de la fonctionnalité, je dois faire certaines remarques au sujet de la façon dont le juge de première instance a interprété les définitions des expressions « signe distinctif » et « marque de commerce » figurant à l'alinéa 7b) de la Loi, tel qu'il se rapporte au reste du régime des marques de commerce. Voici ce que le juge a dit au paragraphe 59 :
Comme je le disais plus haut, les expressions « signe distinctif » et « marque de commerce » sont définies à l'article 2 de la Loi pour l'application de celle-ci. Par conséquent, où qu'elles soient employées dans la Loi, il faut leur attribuer les significations conformes à ces définitions. Or, ni l'une ni l'autre de ces expressions ne figure à l'alinéa 7b) de la Loi, où il n'aurait pas outrepassé les capacités intellectuelles de rédacteurs compétents et des membres du Parlement d'incorporer l'une ou l'autre ou les deux afin de faire en sorte que, en tant qu'élément d'un régime global ou complet des marques de commerce, l'alinéa 7b) s'appliquât au fait d'appeler l'attention du public sur des marchandises, des services ou une entreprise dans le seul cas où cet acte serait accompli par le moyen d'un signe distinctif, au sens de l'article 2 de la Loi.
Par conséquent, au paragraphe 61, le juge a adopté la définition de l'expression « signe distinctif » donnée par la common law plutôt que la définition légale figurant dans la Loi : « [...] la marque figurative LEGO ne peut être un signe distinctif au sens de la common law, par opposition au sens de l'article 2 de la Loi. »
[38] À mon avis, séparer l'alinéa 7b) du reste du régime légal des marques de commerce, c'est donner à la loi une interprétation inexacte. Dans l'arrêt Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd., [1987] 3 C.F. 544 (C.A.F.), la présente cour a conclu que l'alinéa 7b) restait dans les limites de la compétence conférée au légis