Advance Magazine Publishers Inc. c. Farleyco Marketing Inc.

Advance Magazine Publishers Inc. c. Farleyco Marketing Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2009-02-12
Référence neutre
2009 CF 153
Numéro de dossier
T-1490-07
Contenu de la décision
Date : 20090212
Dossier : T‑1490‑07
Référence : 2009 CF 153
Ottawa (Ontario), le 12 février 2009
En présence de monsieur le juge Russell
ENTRE :
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.
demanderesse
et
FARLEYCO MARKETING INC.
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La présente demande est un appel d’une décision en date du 4 juin 2007 (la décision) par laquelle le registraire des marques de commerce (le registraire) a conclu qu’Advance Magazine Publishers Inc. (Advance) ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi) pour obtenir gain de cause dans son opposition à la demande 1199765 présentée par Farleyco Marketing Inc. (Farleyco) pour la marque de commerce canadienne Ghoulish Glamour.
[2] Advance affirme que le registraire a erré en concluant que :
1) Les éléments de preuve présentés par Advance au niveau de l’opposition étaient insuffisants pour démontrer que sa marque GLAMOUR avait droit à une protection étendue;
2) La marque GLAMOUR d’Advance et la marque en cause de Farleyco ne créaient pas de confusion;
3) Les éléments de preuve présentés par Advance au niveau de l’opposition étaient insuffisants pour lui permettre de s’acquitter du fardeau que lui imposait l’alinéa 16(3)a) de la Loi;
4) Advance ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la marque de Farleyco n’est pas distinctive;
5) Advance n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour s’acquitter du fardeau qui lui incombait en vertu de l’alinéa 30i) de la Loi.
CONTEXTE
[3] Le 16 décembre 2003, Farleyco a déposé une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce GHOULISH GLAMOUR en se fondant sur l’emploi projeté énoncé dans la demande 1119765. Farleyco était la requérante dans l’opposition à l’origine du présent appel. Les marchandises visées par la demande étaient [TRADUCTION] « des cosmétiques et accessoires à cils pour l’Halloween ».
[4] Advance était l’opposante dans l’opposition produite le 12 juillet 2004 à la demande 1119765 visant la marque GHOULISH GLAMOUR. Elle se fondait son usage de longue date de ses marques de commerce GLAMOUR qu’elle avait fait enregistrer en liaison avec un magazine et une série de marchandises et de services imprimés et électroniques connexes.
[5] Farleyco a produit une contre‑déclaration en réponse à la déclaration d’opposition d’Advance et Advance a déposé l’affidavit d’Elenita Anastacio à l’appui de sa prétention qu’elle utilisait et avait fait enregistrer la marque GLAMOUR.
[6] GHOULISH GLAMOUR est employée par Farleyco pour la vente de faux cils utilisés principalement pour l’Halloween et de pair avec des costumes depuis septembre 2004. Les faux cils en question sont vendus dans des pharmacies, des marchés d’alimentation et de grandes sufaces. Aucun cas de confusion entre les faux cils GHOULISH GLAMOUR et le magazine GLAMOUR n’a été signalé. Farleyco affirme qu’elle emploie le mot GLAMOUR comme terme descriptif sur d’autres produits pour indiquer de quel type de produit il s’agit.
[7] M. Reiken, un enquêteur engagé par Farleyco, a consacré une dizaine d’heures à l’examen de la question. Il a visité deux centres commerciaux ainsi qu’un magasin de Toronto et a repéré 31 produits GLAMOUR dans le secteur des cosmétiques, de la lingerie, des bijoux, des vêtements pour enfants, des jeux électroniques, de la musique, des livres et des jouets.
[8] On trouve par ailleurs dans le registre des marques de commerces du Canada environ 22 enregistrements certifiés et demandes présentées par des tiers pour des marques de commerce constituées du mot GLAMOUR ou incorporant ce mot pour des marchandises et des services dans divers domaines, dont les cosmétiques, la mode et les produits de beauté.
DÉCISION VISÉE PAR LE PRÉSENT APPEL
[9] La Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté l’opposition d’Advance et a fourni le résumé suivant :
Après examen de l’ensemble des circonstances, j’estime que la requérante s’est acquittée de la charge de prouver suivant la prépondérance de preuve qu’il est peu probable que des deux marques soient confondues. Cette conclusion repose premièrement sur la faiblesse inhérente de la marque de l’opposante et sur les différences qui existent entre les marques, les marchandises et les voies de commercialisation des parties. La preuve de l’opposante n’a pas démontré que sa marque GLAMOUR a droit à une protection assez large pour rendre la marque de la requérante non enregistrable.
QUESTIONS EN LITIGE
[10] Advance soulève les questions suivantes dans le présent appel :
1) Farleyco, l’auteure de la demande de marque de commerce, s’est‑elle acquittée du fardeau ou de la charge que la loi lui imposait dans la présente opposition, en l’occurrence de prouver à la Cour qu’il n’y a aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce GHOULISH GLAMOUR et la marque de commerce GLAMOUR d’Advance?
2) Advance a‑t‑elle présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’elle a droit à la large protection associée à une marque de commerce célèbre et bien connue?
3) Farleyco a‑t‑elle droit à l’enregistrement de la marque de commerce GHOULISH GLAMOUR en liaison avec des cosmétiques et faux cils d’Halloween?
NORME DE CONTRÔLE
[11] Advance fait valoir que le paragraphe 56(5) de la Loi permet, lors de l’appel, d’apporter une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et qu’il prévoit que la Cour fédérale peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
[12] Advance soutient que, lorsque de nouveaux éléments de preuve importants lui sont soumis, la Cour devrait instruire l’affaire comme s’il s’agissait d’une nouvelle audience fondée sur ce dossier élargi (Phillip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1987), 17 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.); Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., [2006] 1 R.C.S. 772, au paragraphe 35; Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co. (1999), 3 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 24; Maison Cousin (1980) Inc. c. Cousins Submarines Inc. (2006), 60 C.P.R. (4th) 369 (C.A.F.), au paragraphe 7).
[13] Advance affirme aussi qu’elle a soumis d’importants nouveaux éléments de preuve portant sur les conclusions du registraire et soutient que la Cour n’a pas à faire preuve de retenue envers la décision de la Commission des oppositions. La Cour doit trancher elle‑même les questions en litige. Advance souligne que Farleyco a également déposé des éléments de preuve complémentaires dans le présent appel.
[14] Advance soutient que les éléments de preuve supplémentaires consistent en l’affidavit souscrit le 2 novembre 2007 par Mme Susan Goodall, rédactrice en chef du magazine GLAMOUR. Advance affirme que ces éléments de preuve vont bien au‑delà de ceux dont disposait le registraire et qu’ils démontrent que la Cour devrait trancher les questions litigieuses qui lui sont soumises en se fondant sur le nouveau dossier sans avoir à s’en remettre à ce qu’a décidé l’agent de la Commission des oppositions qui a présidé l’audience.
[15] Farleyco soutient que la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce est assujettie à la norme de la raisonnabilité en appel, sauf si de nouveaux éléments de preuve auraient substantiellement influé sur la décision de la Commission des oppositions (Mattel, au paragraphe 37).
[16] Farleyco fait valoir que les éléments de preuve supplémentaires présentés par Advance dans le présent appel n’auraient pas substantiellement influé sur la conclusion de la Commission suivant laquelle il n’y avait aucun risque de confusion entre les marques GLAMOUR et GHOULISH GLAMOUR. Farleyco affirme aussi que, pour exclure l’application de la norme de la raisonnabilité, il faudrait que les éléments de preuve supplémentaires d’Advance démontrent que la marque GLAMOUR n’était pas intrinsèquement faible ou qu’elle a acquis un caractère distinctif marqué, et que les marques, les marchandises et les voies de commercialisation des parties ne sont pas différentes. Il faudrait aussi que les éléments de preuve complémentaires d’Advance démontrent que sa marque GLAMOUR était tellement bien connue au Canada qu’elle fait obstacle à l’enregistrement de la marque GHOULISH GLAMOUR de Farleyco.
[17] Farleyco conclut que les éléments de preuve complémentaires présentés par Advance n’auraient pas substantiellement influé sur les conclusions de la Commission des oppositions suivant lesquelles la marque GLAMOUR d’Advance est intrinsèquement faible, que les deux marques sont différentes dans leur présentation et dans le son et les idées qu’elles suggèrent et que les marchandises des parties sont différentes et vendues par des voies de commercialisation différentes. La Cour ne devrait donc infirmer la décision de la Commission que si elle la juge déraisonnable.
[18] À titre subsidiaire, Farleyco soutient que, si la Cour accepte que les éléments de preuve complémentaires présentés par Advance auraient substantiellement influé sur la conclusion tirée par la Commission au sujet de la confusion, la norme de contrôle applicable est alors celle de la décision correcte. Farleyco soutient que la décision de la Commission était correcte parce qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque GLAMOUR et la marque GHOULISH GLAMOUR.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Advance
Éléments de preuve présentés
[19] Selon Advance, les éléments de preuve présentés par Mme Goodall sont les suivants :
1) le magazine GLAMOUR est distribué sans interruption au Canada depuis 70 ans, soit depuis 1938, et est offert en vente dans plus de 200 pays, dont le Canada et les États‑Unis;
2) Même si, au départ, elle n’était employée que dans le domaine de l’édition, la marque GLAMOUR est employée en liaison avec l’ensemble des marchandises et services suivants :
1. un magazine;
2. des disques CD‑ROM interactifs ayant trait à des périodiques et à des magazines dans les domaines de la mode, des produits de beauté et du divertissement, des disques compacts préenregistrés, à savoir des jeux et catalogues de magazine dans les domaines de la mode, des produits de beauté et du divertissement, des cassettes audio et vidéo préenregistrées, des publications électroniques, à savoir des magazines et logiciels consultables ayant trait aux périodiques et aux magazines dans les domaines de la mode, des produits de beauté et du divertissement;
3. des magazines et publications en ligne distribués sous forme électronique au moyen d’Internet et de l’exploitation d’un site Web d’Internet qui permet aux consommateurs de souscrire à des magazines d’intérêt général et permet aux annonceurs de promouvoir leurs biens et services au moyen d’Internet;
4. fournir de l’information axée sur les femmes et portant sur la mode, les produits de beauté, le style et la culture, par la télévision, par satellite, au moyen de réseaux informatiques audios, vidéos et mondiaux et offrir une vaste gamme d’informations par le biais de réseaux informatiques mondiaux et des médias sans fil.
3) GLAMOUR est un magazine mensuel qui est aussi offert sur Internet depuis juillet 1997. On peut se procurer la version imprimée par abonnement ou en achetant le magazine dans des kiosques à journaux. Le tirage annuel moyen dépasse 2 000 000 d’exemplaires aux États‑Unis et 80 000 au Canada;
4) Dans son affidavit, Mme Goodall cite des extraits représentatifs du contenu du magazine en ligne au fil des ans. Plus particulièrement, le magazine GLAMOUR et sa version Internet publient régulièrement des articles, des chroniques et de la publicité qui ont trait à la mode, aux cosmétiques, au maquillage, à des conseils en matière de beauté, etc.;
5) Advance a produit un extrait typique de ce qu’elle publie dans le magazine GLAMOUR à l’occasion de l’Halloween;
6) Un extrait du site Web de GLAMOUR montre des promotions typiques à l’occasion de l’Halloween en liaison avec la marque GLAMOUR et permet notamment de constater qu’Advance emploie la dénomination GHOULISH GLAMOUR;
7) La preuve montre également les moyens autres que les abonnements et la vente en kiosque dont se sert Advance pour faire la promotion de son magazine et de ses marchandises connexes au Canada. Advance organise notamment un concours appelé TOP TEN COLLEGE WOMEN dans une cinquantaine d’universités canadiennes, d’un océan à l’autre;
8) Advance a, depuis 1997, consacré plus de dix millions de dollars en dépenses promotionnelles pour annoncer le magazine GLAMOUR et la marque GLAMOUR en liaison avec ses produits et services connexes;
9) Le nombre de Canadiens qui visitent le site www.glamour.com illustre la popularité des services offerts en ligne par Advance en liaison avec la marque GLAMOUR. En ce qui concerne la version en ligne de GLAMOUR, les Canadiens consultent plus de 400 000 pages par mois, et ce, depuis juillet 1997;
10) Le site Web de GLAMOUR permet aux annonceurs, et en particulier aux fabriquant de cosmétiques et de produits de maquillage, de faire la promotion de leurs produits. Mme Goodall a exprimé l’avis, en se fondant sur son expérience dans le domaine, que les annonceurs participent au site Web de GLAMOUR parce qu’il est perçu comme un excellent véhicule de promotion de leurs produits;
11) Les recettes annuelles engrangées par Advance grâce à ses produits et services GLAMOUR dépassent largement la somme de 100 000 000 $ pour la période de 1997 à 2007. Le Canada représente environ 10 pour 100 de ce chiffre pour ce qui est des recettes.
[20] Advance soutient que les éléments de preuve de Farleyco, en particulier l’affidavit souscrit par M. Edward Reiken le 30 novembre 2007, ont une valeur limitée, étant donné qu’ils correspondent à une tournée des magasins de deux jours qui a eu lieu les 12 et 13 novembre 2007. On ne dispose d’aucun élément de preuve sur la période durant laquelle les produits repérés par M. Reiken étaient sur le marché ou s’ils ont récemment été mis sur le marché ou ont fait l’objet d’une autre mesure.
[21] Advance soutient aussi que l’affidavit souscrit le 3 décembre 2007 par Mme Patricia Farley‑Pope et déposé par Farleyco a une valeur probante limitée pour les raisons suivantes :
1) Mme Patricia Farley‑Pope n’a pas prêté serment avant de signer l’affidavit;
2) Bien que l’auteure de l’affidavit affirme que la marque GHOULISH GLAMOUR était employée, les ventes sont relativement récentes, minimes et saisonnières;
3) Le fait de mentionner les enregistrements existants de marque de commerce et les demandes présentées par des tiers n’offre que peu ou point d’éléments de preuve au sujet de l’emploi ou de la promotion des marques mentionnées ou des endroits où elles ont été employées. Il n’y a aucun contexte temporel qui permette de conférer une valeur quelconque à ces éléments de preuve.
[22] Advance souligne par ailleurs que les admissions suivantes ont été faites par M. Reiken lors de son contre‑interrogatoire :
1) Il ne connaissait pas le produit GHOULISH GLAMOUR de Farleyco et il ne l’a pas repéré dans le cadre de ses recherches;
2) Il connaissait depuis cinq à dix ans le magazine GLAMOUR d’Advance pour l’avoir vu dans des présentoirs de magazines;
3) Il croyait que le magazine GLAMOUR se rapportait [TRADUCTION] « à la mode, au vêtement et aux cosmétiques »;
4) Les magazines étaient vendus dans des épiceries et des marchés d’alimentation, des pharmacies, de même que chez Costco, où ils étaient visibles à la sortie et sur des présentoirs. On peut également se procurer des produits de beauté dans ces magasins;
5) Dans son affidavit, Mme Farley‑Pope parle de 22 demandes et enregistrements de marques de commerce canadiennes incorporant le mot GLAMOUR. La liste a été soumise à M. Reiken, qui a admis qu’il n’avait pas réussi à en trouver un seul dans les dix à douze heures de recherches qu’il avait effectuées. Il s’est même renseigné auprès de commis de magasins et il n’a réussi à trouver aucun de ces produits;
6) M. Reiken ignorait pendant combien de temps les produits qu’il avait trouvés sur le site Internet ou ceux qu’il avait repérés et qui étaient annexés à son affidavit ont existé ou été offerts sur le marché.
[23] Advance signale par ailleurs que Mme Farley‑Pope a admis les faits suivants :
1) On ne lui avait pas demandé de confirmer la véracité de son affidavit avant de le signer;
2) Les faux cils sont un accessoire cosmétique;
3) Elle a vu le magazine GLAMOUR d’Advance dans les magasins qu’elle a visités et qui vendent aussi le produit GHOULISH GLAMOUR de Farleyco;
4) La publicité et la promotion permettent de vendre des cosmétiques et elle connaît bien la publicité faite dans divers magazines au sujet des cosmétiques;
5) Elle a vu le magazine GLAMOUR d’Advance [TRADUCTION] « depuis le début de son existence »;
6) Les magazines et les cosmétiques sont vendus dans les mêmes magasins;
7) Les chiffres de ventes de Farleyco dont elle fait état dans son affidavit et à l’annexe D n’ont pas été compilés par elle (Advance soutient qu’ils constituent du ouï‑dire);
8) Aucune directive écrite ou note de service n’a été envoyée aux détaillants pour s’enquérir de la possibilité d’une confusion dans l’esprit des consommateurs entre la marque de commerce d’Advance et celle de Farleyco.
Confusion
[24] Advance soutient que le registraire a commis une erreur en déclarant que la marque GHOULISH GLAMOUR de Farleyco ne créait pas de confusion avec les marques GLAMOUR d’Advance, compte tenu en particulier des nouveaux éléments de preuve contenus dans l’affidavit de Goodall et des aveux obtenus des témoins de Farleyco.
[25] Advance affirme que la confusion est une question de première impression et de souvenir imparfait qui vise à déterminer si le consommateur qui connaîtrait les marques GLAMOUR d’Advance croirait, en voyant la marque GHOULISH GLAMOUR, que les produits proviennent de la même source. Advance cite le paragraphe 6(2) de la Loi, où l’on trouve une définition de la confusion.
[26] Advance affirme aussi que les marchandises relativement auxquelles la marque GHOULISH GLAMOUR de Farleyco est employée se rapportent à celles visées par la marque GLAMOUR d’Advance ou les recoupent et qu’elles sont vendues par les mêmes voies de commercialisation.
[27] Advance maintient que, lorsqu’elle applique le critère de la confusion, la Cour doit tenir compte de l’ensemble des circonstance de l’espèce, y compris de celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux en question et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Les tribunaux ont précisé qu’il n’est pas nécessaire d’attribuer la même valeur à chacun de ces facteurs.
Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[28] Advance signale que le registraire a exprimé l’avis qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve permettant de conclure que l’une ou l’autre des marques des parties avait acquis une notoriété le moindrement importante. Le registraire a également conclu que les marques des deux parties étaient « suggestives » et qu’on pouvait les rendre plus solides en soumettant des éléments de preuve portant sur l’emploi et la promotion.
[29] Advance souligne qu’il ressort clairement de la doctrine et de la jurisprudence que le caractère distinctif acquis par le biais de l’emploi et de la promotion peut justifier un degré élevé de protection, même dans le cas des marques suggestives ou intrinsèquement faibles (Gill, Kelly et R. Scott Joliffe, Fox on Canadian Law of Trade‑marks and Unfair Competition, 4e éd., (Toronto, Carswell, 2002‑2007) au paragraphe 8.2 (c), aux pages 8‑30 et 8‑31).
[30] Advance cite aussi l’arrêt Bohna c. Miss Universe, Inc. (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, aux pages 389 et 390 (C.A.F.), aux paragraphes 17 et 18 :
17 On aurait peut‑être pu dire, il y a trente ans, qu’il n’y avait rien de particulièrement distinctif dans les mots « Miss » ou « Universe » et dans l’expression « Miss Universe ». Mais au fil des ans, l’emploi et la promotion des deux mots liés ensemble en une seule expression atteignant des proportions mondiales, l’expression a acquis, pour citer le juge de première instance, « un caractère distinctif considérable ». Le nom est aujourd’hui bien et avantageusement connu.
18 Dans ces circonstances, on se serait attendu à ce que le juge de première instance ait examiné les faits en cause en partant du principe qu’il fallait accorder à la marque de commerce de l’appelante une protection particulièrement étendue, et qu’il était particulièrement difficile à l’intimé de s’acquitter de son obligation d’écarter toute probabilité de confusion, surtout dans le domaine des concours de beauté. À mon avis, le juge n’a pas agi dans ce sens. Ses motifs, que j’ai cités plus haut, ne démontrent aucune préoccupation de ce genre. Il semble avoir négligé le fait que l’intimé était un nouveau venu dans un domaine dans lequel l’appelante occupait déjà une place considérable, et qu’il empruntait de la sorte la totalité d’un nom déjà bien établi par l’appelante précisément dans le domaine en question.
[31] Advance maintient que même les marques qui « donnent une description claire » peuvent devenir notoirement connues par suite de leur utilisation et de leur promotion. Advance cite à ce propos la décision Molson Breweries c. Schenley Canada Inc. (1991), 36 C.P.R. (3d) 543 (C.O.M.C.) (Molson) :
[TRADUCTION]
8. […] La marque de commerce GOLDEN de l’opposante donne une description claire de boissons alcooliques fermentées (voir la décision John Labatt Ltd. c. Molson Cos. Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 88 (C.A.F.)). La marque GOLDEN COOLER de la requérante est intrinsèquement faible, étant donné que COOLER est le nom des marchandises et que l’on peut soutenir que le mot GOLDEN décrit la couleur des marchandises.
9. Comme la requérante n’a pas présenté d’éléments de preuve, force m’est de conclure que sa marque n’a acquis aucune notoriété au Canada à l’époque en cause. L’opposante, en revanche, a soumis des éléments de preuve qui démontrent qu’elle emploie depuis longtemps et de façon systématique sa marque de commerce GOLDEN en liaison avec sa marque maison MOLSON ou MOLSON’s relativement à des boissons alcooliques fermentées. Dans son affidavit, M. Moran fait état, dans le cas de l’opposante, de ventes de plus de 700 millions de dollars pour la période de 1970 à 1986 en ce qui concerne des étiquettes de bière arborant la marque GOLDEN. Ses dépenses publicitaires pour la même période dépassent la somme de 24 millions de dollars. Ainsi, à la date du dépôt de la présente demande, la marque de commerce GOLDEN de l’opposante était devenue bien connue au Canada.
[…]
11. […] Vu mes conclusions précitées, et compte tenu notamment des similitudes que présentent les marchandises, commerces et marques des parties et la mesure dans laquelle la marque de l’opposante est devenue connue, je conclus que la requérante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, selon la loi, de démontrer qu’il n’existe pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque GOLDEN COOLER et la marque GOLDEN de l’opposante […]
[32] Advance affirme que l’affidavit de Goodall établit que le magazine GLAMOUR d’Advance est bien connu, sinon célèbre, par suite de la promotion et de l’utilisation considérables dont elle a fait l’objet au Canada et partout dans le monde depuis la fin des années 1930. L’usage qu’Advance a fait de la marque GLAMOUR en liaison avec des magazines au Canada et aux États‑Unis remonte aussi loin qu’à 1938. Le magazine et les marchandises connexes d’Advance sont également offerts en vente dans plus de 200 pays dans le monde. Il ressort par ailleurs de l’affidavit de Goodall que le magazine GLAMOUR d’Advance a acquis une réputation enviable au cours des quelque 70 années durant lesquelles il a été distribué au Canada et que son tirage annuel moyen dépasse deux millions de copies aux États‑Unis et plus de 80 000 au Canada par numéro mensuel. Bien que GHOULISH GLAMOUR soit saisonnier et qu’il ait été vendu dans une certaine mesure dans certaines régions géographiques du Canada depuis 2004, M. Reiken ne connaissait pas la marque GHOULISH GLAMOUR de Farleyco et il ne l’a pas trouvée dans ses recherches sur Internet ou dans des magasins. Advance soutient que ce facteur milite en faveur d’Advance et démontre que sa marque GLAMOUR est bien connue, ce qui rend d’autant plus difficile pour Farleyco de s’acquitter du fardeau qui lui incombe de réfuter l’existence de tout risque de confusion.
Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[33] Sur cette question, Advance soutient que le registraire a estimé qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve tendant à démontrer qu’Advance avait utilisé sa marque GLAMOUR sans interruption au Canada. Les nouveaux éléments de preuve contenus dans l’affidavit de Goodall établissent toutefois que GLAMOUR est employée au Canada de façon continue et constante depuis décembre 1938 et ce, sans interruption jusqu’à présent. Advance souligne que le magazine GLAMOUR est offert en ligne depuis au moins juillet 1997. Les ventes du magazine GLAMOUR en ligne font ressortir que les Canadiens ont consulté plus de 400 000 pages par mois chaque année depuis 1997. GHOULISH GLAMOUR, en revanche, n’a été lancée au Canada qu’en septembre 2004 et est vendue principalement en août, septembre et octobre, jusqu’à l’Halloween. Advance affirme que ce facteur joue de toute évidence en sa faveur.
Genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce
[34] Advance soutient que, même s’il est clair que la conclusion à tirer au sujet de la confusion n’a rien à voir avec le fait que les marchandises et les services en litige ne font pas partie de la même catégorie générale, plus les liens sont étroits, plus il est difficile pour Farleyco de s’acquitter de son fardeau de démontrer qu’il n’y a pas de risque de confusion (paragraphe 6(2) de la Loi).
[35] Selon Advance, l’affidavit de Goodall permet d’en savoir plus sur le genre du magazine GLAMOUR et des autres produits distribués par Advance qui portent la marque de commerce GLAMOUR. Il s’agit d’un [TRADUCTION] « magazine publié chaque mois qui se consacre à la mode, à la beauté et au divertissement, à la santé et au mode de vie, ce qui englobe nécessairement des produits de beauté, et notamment des conseils et des trucs liés aux produits de beauté, et notamment aux cosmétiques et au maquillage ». De plus, GLAMOUR [TRADUCTION] « publie régulièrement des articles, des chroniques et de la publicité qui ont trait à la mode, aux cosmétiques, au maquillage, à la beauté, à la santé et au mode de vie […] ».
[36] Advance adopte le point de vue que, bien qu’on puisse dire que les marchandises de chacune des parties sont différentes, elles appartiennent à la même catégorie générale de marchandises, en l’occurrence les cosmétiques, la mode et les produits de beauté. Mme Farley‑Pope admet que les marchandises associées à la marque GHOULISH GLAMOUR sont des accessoires à cosmétiques et que les produits des deux parties sont distribués par les mêmes voies de commercialisation au niveau de la vente au détail.
[37] Advance soutient aussi que le registraire a commis une erreur en estimant qu’il était moins probable que les cosmétiques pour l’Halloween se rapportent à la mode et à la beauté. Cet avis ne repose sur aucun élément de preuve. Le registraire n’a pas tenu compte de l’industrie des cosmétiques. L’affidavit de Mme Goodall démontre qu’il existe un recoupement et que la tendance en matière de cosmétiques est qu’on trouve de plus en plus dans les gammes de produits de maquillage offerts à la clientèle plus jeune des produits pour l’Halloween, et ce, à l’année longue et sur les étalages destinés à la clientèle générale.
[38] Advance conclut sur cette question en affirmant que le type de produits que vend Farleyco pourrait figurer dans le magazine GLAMOUR d’Advance ou dans sa version en ligne. En pareil cas, il est probable que le public conclurait que l’emploi, par Farleyco, de la marque GHOULISH GLAMOUR a été approuvé ou autorisé par Advance, ou qu’il existe un lien d’affaires quelconque entre elles. Advance soutient que ce facteur joue en sa faveur.
Degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent
[39] Advance souligne que le registraire a reconnu le fait que Farleyco [TRADUCTION] « a pris la totalité de la marque de l’opposante et qu’elle l’a simplement fait précéder d’un autre mot ». Le registraire a toutefois conclu : « Dans l’ensemble, je suis d’avis que lorsqu’on examine les deux marques dans leur totalité, elles ne présentent pas un degré important de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans les idées qu’elles suggèrent. »
[40] Advance explique que, pour en arriver à cette conclusion, le registraire a estimé que le mot « GHOULISH » dans la marque de Farleyco ne diminuait pas de façon significative sa ressemblance avec la marque Advance, surtout lorsqu’on tient compte de l’emploi de longue date de la marque GLAMOUR par Advance, la portée des marchandises et des services d’Advance qui sont vendus ou offerts en liaison avec la marque GLAMOUR, et l’ampleur des recettes, de la publicité, des sites Web, et ainsi de suite. Sur son site Web consacré à GLAMOUR, Advance emploie systématiquement les mots GHOULISH GLAMOUR de concert avec sa marque GLAMOUR.
[41] Advance affirme qu’avec un emploi qui remonte à presque 70 ans et avec le caractère distinctif que sa marque GLAMOUR a acquis, celle‑ci a droit à une protection étendue, ce qui devrait empêcher l’enregistrement de la marque GHOULISH GLAMOUR en liaison avec des cosmétiques et des faux cils pour l’Halloween.
État du registre et du marché
[42] Advance affirme qu’il faut produire en preuve des copies ou des copies certifiées conformes des enregistrements ou des demandes qui ont été déposées (décision Molson, citée dans le jugement Maximum Nutrition Ltd. c. Kellogg Salada Canada Inc. (1985), 7 C.P.R. (3d) 520, au paragraphe 6), ce qui n’a pas été fait en l’espèce. De plus, pour permettre à la Cour de tirer des inférences au sujet de l’état du marché, il faut repérer un nombre élevé d’enregistrements pertinents (Perks Coffee Ltd. c. Blue Tree Hotels Investment (Canada), Ltd. (2006), 51 C.P.R. (4th) 462 (C.O.M.C.), au paragraphe 25, et UFO Contemporary Inc. c. The Polo/Lauren Company, L.P. (2007), 60 C.P.R. (4th) 262 (C.O.M.C.), au paragraphe 34).
[43] Advance soutient qu’on devrait accorder peu ou pas de poids aux éléments de preuve présentés par Farleyco au sujet de l’état du registre des marques de commerce, car ces éléments de preuve ne démontrent pas que les marques déposées ont été employées sur le marché. M. Reiken n’a réussi à repérer aucun des déposants dont le nom figurait sur la liste obtenue à la suite des recherches sur l’état du registre (Del Monte Corp. c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 10; Gill, Kelly et R. Scott Joliffe, Fox on Canadian Law of Trade‑marks and Unfair Competition, 4e éd., (Toronto, Carswell, 2002‑2007) paragraphe 8.7k), à la page 8‑76.11; Conde Nast Publications Inc. c. Hanz Schwarzkopf GmbH (1988), 20 C.P.R. (3d) 176 (C.O.M.C.); Kellogg et Advance Magazine Publishers Inc. c. Basco Building Products Corp. (1999), 86 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1re inst.)).
[44] Advance souligne que, pour apprécier le risque de confusion, le registraire a comparé la marque GLAMOUR à la liste soumise par Farleyco au sujet des marques déposées par des tiers ou des marques faisant l’objet de demandes émanant de tiers. Le registraire n’a pas examiné la question de savoir si ces marques déposées qui appartenaient à des tiers et qui incorporaient le mot GLAMOUR étaient suffisantes pour donner des indications au sujet de l’état du marché. Farleyco a fait peu ou point d’efforts pour améliorer ces éléments de preuve et il y a lieu d’en tirer une inférence négative.
[45] Advance souligne que les éléments de preuve présentés par Farleyco révèlent l’existence de quelques enregistrements et demandes composés du mot GLAMOUR; ces éléments de preuve ne démontrent toutefois pas que GLAMOUR est couramment employé sur le marché en liaison avec des marchandises se rapportant à des cosmétiques, à la mode et à la beauté. L’existence de ces enregistrements et de ces demandes sans preuve concrète de leur utilisation ne suffit pas pour permettre de tirer une conclusion ferme au sujet de l’état du marché.
[46] Advance rappelle à la Cour que le fardeau que la loi impose à Farleyco en matière de confusion l’oblige à établir que l’absence de confusion est plus probable que son existence, compte tenu des critères précis énumérés au paragraphe 6(5) et des circonstances de l’espèce. Advance affirme que les éléments de preuve présentés par Farleyco ne sont pas suffisants pour démontrer une absence de confusion avec la marque GLAMOUR d’Advance ou encore qu’il n’y a aucun risque de confusion.
[47] Advance soutient que, si la Cour n’est pas en mesure de tirer une conclusion définitive après avoir examiné la preuve et la loi, la question doit être tranchée à l’encontre de Farleyco. La marque de Farleyco devrait être refusée, car les éléments de preuve que Farleyco a soumis n’établissent pas qu’il n’y a aucun risque de confusion entre sa marque GHOULISH GLAMOUR et la marque GLAMOUR d’Advance.
Sens courant
[48] Advance souligne que le registraire a expliqué que la marque d’Advance « n’est constituée que du mot ordinaire "glamour", lequel suggère fortement le sujet des magazines d’[Advance] ». Le registraire n’a pas tenu compte des autres marchandises et services d’Advance qui comportaient la marque GLAMOUR. Toutefois, que le mot « glamour » soit ou non couramment employé en anglais, il ne suffit pas à restreindre les droits que l’enregistrement confère à Advance. À ce propos, Advance invoque la décision Frank T. Ross & Sons (1962) Ltd. c. de Leeuw (1997), 77 C.P.R. (3d) 51 (C.O.M.C.) :
[TRADUCTION]
14 La requérante fait valoir que je devrais également tenir compte du fait que le mot « nature » est courant en anglais et que nul ne peut le monopoliser. Toutefois, le fait que ce mot puisse ou non être couramment employé en anglais ne suffit pas pour me convaincre de restreindre les droits de l’opposante. Dès lors qu’elle est enregistrée, une marque confère à son titulaire le droit exclusif de l’employer en liaison avec les marchandises et services désignés (article 19 de la Loi). La seule question que la requérante peut soulever dans sa défense dans le cadre d’une opposition à une marque de commerce est celle de savoir si l’on en est venu à employer couramment le mot en question en liaison avec des marchandises analogues, ce que l’on démontre en soumettant des éléments de preuve au sujet de l’état du registre ou du marché. Si la requérante peut démontrer que le mot est couramment employé, on présume alors que les gens ont l’habitude d’associer ce genre de marque à ce genre de marchandises, de sorte que de légères différences entre les marques servent à les distinguer […]
Charge de présentation imposée à Advance
[49] Le registraire s’est également penché sur la question de savoir si Advance s’était acquittée de la charge de présentation qui lui incombait en ce qui concerne les motifs d’opposition. Pour pouvoir s’acquitter de la charge de présentation prévue à l’alinéa 16(3)a) de la Loi, Advance devait présenter des éléments de preuve suivant lesquels elle employait sa marque GLAMOUR au Canada avant la date de la demande de Farleyco, laquelle remonte au 16 décembre 2003.
[50] Compte tenu de nouveaux éléments de preuve importants contenus dans l’affidavit de Mme Goodall et des pièces versées au dossier par Advance en appel, qui tendent à démontrer qu’elle a employé la marque GLAMOUR de façon constante et importante depuis au moins décembre 1938 et qu’elle en a fait la promotion depuis, Advance soutient qu’elle s’est amplement acquittée du fardeau de présentation qui lui incombait.
[51] Advance affirme que, pour s’acquitter de son fardeau de présentation en ce qui a trait au caractère distinctif, elle doit démontrer qu’à la date de l’opposition, sa marque était devenue suffisamment connue au Canada pour enlever tout caractère distinctif à la marque de Farleyco. Advance soutient qu’en raison des nouveaux éléments de preuve importants qui ont été présentés en appel, elle s’est acquittée de son fardeau de présentation en démontrant qu’au moment du dépôt de la déclaration d’opposition, sa marque de commerce enregistrée GLAMOUR était devenue bien connue, sinon célèbre, au Canada, aux États‑Unis et dans plusieurs pays dans le monde.
[52] S’agissant de l’alinéa 30i) de la Loi, Advance soutient que les nouveaux éléments de preuve important qui ont été présentés en appel démontrent que la marque d’Advance était devenue bien connue, sinon célèbre, au Canada en liaison avec des magazines qui fournissent de l’information dans le domaine de la mode, de la beauté, du maquillage et des cosmétiques avant la date du dépôt de la demande de Farleyco. Plus précisément, M. Reiken et Mme Farley‑Pope ont tous les deux volontiers admis qu’ils connaissaient la marque GLAMOUR d’Advance avant la date de la demande. Farleyco ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait droit à l’enregistrement de la marque demandée. Sa demande a par conséquent été déposée en contravention de l’alinéa 30i) de la Loi.
Farleyco
[53] Farleyco soutient que GLAMOUR et GLAMOR sont des mots descriptifs qui sont largement employés dans l’industrie des cosmétiques et des accessoires à cosmétiques pour décrire l’attribut d’un produit, en l’occurrence [TRADUCTION] « un charme ou un pouvoir de séduction » ou qui exerce [TRADUCTION] « une fascination ».
Critère légal de la confusion
[54] Farleyco fait valoir que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce au sens du paragraphe 6(2) de la Loi lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale (Mattel, au paragraphe 51).
[55] Le paragraphe 6(5) de la Loi contient une liste de facteurs dont on doit tenir compte pour déterminer si des marques de commerce créent de la confusion. Cette liste n’est pas exhaustive et la valeur à accorder à chaque facteur dépend du contexte. Parmi les facteurs supplémentaires dont on peut tenir compte pour décider s’il y a de la confusion, mentionnons l’état du registre et du marché, ainsi que l’absence d’éléments de preuve de confusion malgré l’existence de marques de commerce dans la même région géographique (Kellogg Salada Canada Inc. c. Canada (Registraire de marques de commerce) (1992), 43 C.P.R. (3d) 349, aux pages 358 à 360 (C.A.F.), et Mattel, aux paragraphes 54, 55 et 89).
[56] Farleyco souligne que c’est sur Advance que repose la charge de présentation d’établir les allégations de fait destinées à appuyer chacun des motifs d’opposition et que Farleyco a pour sa part la charge d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de risque de confusion et que sa marque GHOULISH GLAMOUR est enregistrable.
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