Auberge & Spa Le Nordik Inc c. Therme Development (Cy) Ltd.

Auberge & Spa Le Nordik Inc. c. THERME Development (CY) Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2024-11-06
Référence neutre
2024 CF 1765
Numéro de dossier
T-225-23
Contenu de la décision
Date : 20241106
Dossier : T-225-23
Référence : 2024 CF 1765
[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTRICE]
Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2024
En présence de madame la juge Tsimberis
ENTRE :
AUBERGE & SPA LE NORDIK INC. ET NORDIK IMMOBILIERS – WINNIPEG INC.
demanderesses
et
THERME DEVELOPMENT (CY) LTD
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande présentée par Auberge & Spa Le Nordik Inc. et Nordik Immobiliers – Winnipeg Inc. [collectivement, Nordik ou les demanderesses], au titre des articles 57 et 58 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [la LMC], en vue de faire radier du registre des marques de commerce certains services visés par les enregistrements suivants, dont la défenderesse, Therme Development (CY) Ltd [TD], est propriétaire : LMC1110500 pour la marque de commerce THERME [la marque THERME]; LMC1110501 pour THERME GROUP [la marque THERME GROUP]; LMC1110502 pour le logo THERME TÊTE DE FEMME [la marque THERME TÊTE DE FEMME]; et LMC1110061 pour le logo THERME FEMME [la marque THERME FEMME], [collectivement, les marques de commerce THERME et les enregistrements THERME]. Les enregistrements THERME figurent à l’annexe A des présentes. Le tableau ci‑dessous présente les marques de commerce THERME ainsi que les dates de production et d’enregistrement associées aux enregistrements THERME de TD.
Enregistrements THERME
No d’enregistrement
Dates pertinentes
THERME
LMC1110500
Production : 2018‑03‑16 Enregist rement : 2021‑09‑29
THERME GROUP
LMC1110501
Production : 2018‑03‑16 Enregistrement : 2021‑09‑29
LMC1110061
Production : 2018‑03‑16 Enregistrement : 2021‑09‑22
LMC1110502
Production : 2018‑03‑16 Enregistrement : 2021‑09‑29
[2] TD (et/ou des sociétés reliées) est un promoteur de centres de villégiature et participe actuellement à la revitalisation de Ontario Place à Toronto pour en faire une destination du bien-être. Les enregistrements THERME en cause couvrent les marques de commerce THERME adoptées par TD pour être utilisées en association avec les divers services et produits qui seront offerts à Ontario Place. TD a annoncé son complexe THERME CANADA à Ontario Place, ce dont Nordik a pris connaissance et s’y oppose.
[3] Nordik demande à la Cour de rendre une ordonnance radiant uniquement les services enregistrés suivants, reproduits et soulignés ci-dessous [collectivement, les services contestés] des enregistrements THERME de TD :
35 (1) Gestion des affaires et gestion hôtelière;
37 (2) Aménagement et construction de centres de spa santé, de centres de santé et de bien‑être qui offrent des services de spa santé pour la santé et le bien‑être du corps et de l’esprit, de bains thermaux, d’hôtels et d’espaces récréatifs, en l’occurrence de spas, de bains de natation, de parcs aquatiques, de glissoires d’eau, de jardins aménagés, d’aires de jeu pour enfants, de terrains pour les sports de balles et d’aires de mise à l’eau pour véhicules nautiques;
39 (3) Exploitation d’aires de mise à l’eau pour véhicules nautiques;
41 (4) Exploitation d’espaces récréatifs, en l’occurrence bains de natation, de parcs aquatiques, de glissoires d’eau, de jardins aménagés, d’aires de jeu pour enfants et de terrains pour les sports de balles; exploitation de bains de natation, de parcs aquatiques, de glissoires d’eau, de jardins aménagés, d’aires de jeu pour enfants et de terrains pour les sports de balles;
42 (5) Aménagement de centres de spa santé, de centres de santé et de bien‑être qui offrent des services de spa santé pour la santé et le bien‑être du corps et de l’esprit, de bains thermaux, d’hôtels et d’espaces récréatifs, en l’occurrence de spas, de piscines, de parcs aquatiques, de glissoires d’eau, de jardins aménagés, d’aires de jeu pour enfants, de terrains pour les sports de balles et d’aires de mise à l’eau pour véhicules nautiques;
43 (6) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter et services de casse‑croûte, nommément services de bar et de café; services d’hôtel; exploitation d’hôtels;
44 (7) Centres de spa santé incorporant des bains thermaux, des piscines, des glissoires d’eau, des saunas, des bains turc[s], des installations de piscine d’eau minérale et de spa, services de soins de santé et de beauté offerts par des spas santé, des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, services de traitement médical offerts par un spa santé, services de massage, d’hydrothérapie et de luminothérapie ainsi que services cosmétiques de bronzage, et services d’évaluation du rendement dans le domaine de la bonne condition physique; exploitation de centres de santé et de bien‑être qui offrent des services de spa santé pour la santé et le bien‑être du corps et de l’esprit; exploitation de centres de spa santé, de bains thermaux et d’espaces récréatifs, en l’occurrence de spas.
[4] Nordik est propriétaire des enregistrements suivants : LMC897305 pour la marque de commerce THERMËA [la marque THERMËA]; et LMC897306 pour THERMËA & Dessin [la marque THERMËA & Dessin] [collectivement, les marques de commerce THERMËA et les enregistrements THERMËA]. Les marques de commerce THERMËA sont enregistrées en liaison avec les services suivants : « (1) Exploitation d’une boutique offrant des robes de chambre et sandales; (2) Services de resto‑bar; (3) Exploitation d’un spa et centre de bien‑être offrant des services de saunas, bains thérapeutiques, bains à remous et bains froids, bains de vapeur, bain flottant, massages relaxants et thérapeutiques; soins corporel pour visage, corps et pieds »; et les produits suivants : « (1) Chandelles; (2) Bouteilles d’eau; (3) Robes de chambre; sandales. » Les enregistrements THERMËA figurent à l’annexe B des présentes. Le tableau ci‑dessous présente les dates de production et d’enregistrement associées aux enregistrements THERMËA de Nordik :
Enregistrements THERMËA
No d’enregistrement
Dates pertinentes
THERMËA
LMC897305
Production : 2013‑05‑30 Enregistrement : 2015‑02‑24
LMC897306
Production : 2013‑05‑30 Enregistrement : 2015‑02‑24
[5] Nordik allègue que les enregistrements THERME sont invalides en partie - dans la mesure où ils ont enregistrés en association avec les services contestés. Selon elle, les enregistrements THERME sont invalides aux termes du paragraphe 18(1) de la LMC pour les motifs suivants : (i) les marques de commerce THERME donnent une description claire ou donnent une description fausse et trompeuse, en langue française, de la nature des services contestés; (ii) elles sont constituées du nom, dans une langue, de certains des services contestés; (iii) elles créent de la confusion avec les marques de commerce THERMËA visées par les enregistrements THERMËA de Nordik et antérieurement employées au Canada par celle‑ci; et (iv) elles ne sont pas distinctives.
[6] Pour les motifs exposés ci‑après, j’accueillerai en partie la demande de Nordik.
II. Les questions en litige [7] Les questions en litige sont les suivantes :
1)La première question : Quels sont les fardeaux juridiques et de preuve applicables?
2)La seconde question : Les enregistrements THERME de la défenderesse sont‑ils invalides en ce qui concerne les services contestés pour les motifs suivants :
Les marques de commerce THERME donnent une description claire ou donnent une description fausse et trompeuse, en langue française, de la nature des services contestés en liaison avec lesquels elles sont employées, ou en liaison avec lesquels on projette de les employer, de sorte qu’elles n’étaient pas enregistrables à la date de leur enregistrement en septembre 2021, aux termes des alinéas 12(1)b) et 18(1)a) de la LMC?
Les marques de commerce THERME sont-elles constituées du nom, en langue française, de certains des services contestés, de sorte qu’elles n’étaient pas enregistrables à la date de leur enregistrement en septembre 2021, aux termes des alinéas 12(1)c) et 18(1)a) de la LMC?
Les marques de commerce THERME créent de la confusion avec les marques de commerce THERMËA visées par les enregistrements THERMËA de Nordik, de sorte qu’elles n’étaient pas enregistrables à la date de leur enregistrement en septembre 2021, aux termes des alinéas 12(1)d) et 18(1)a) de la LMC?
TD n’était pas la personne ayant droit d’obtenir les enregistrements THERME parce que, à la date de production des demandes d’enregistrement, soit le 16 mars 2018, les marques de commerce THERME créaient de la confusion avec les marques de commerce THERMËA de Nordik que Spa Winnipeg avait antérieurement employées comme marques de commerce et noms commerciaux en vertu de la licence d’emploi que lui avait octroyée Nordik, aux termes des alinéas 16(1)a), 16(1)c) et 18(1)d) de la LMC?
Les marques de commerce THERME n’étaient pas distinctives à la date où ont été entamées les présentes procédures de radiation, soit le 1er février 2023, aux termes de l’article 2 et de l’alinéa 18(1)b) de la LMC?
[8] Avant d’analyser ces questions, j’examinerai la preuve au dossier, en commençant par la preuve déposée par Nordik, suivi de celle déposée par TD.
III. La preuve A. La preuve déposée par Nordik (1) L’affidavit d’Alexandre Cantin, chef de l’exploitation, souscrit le 20 mars 2023 [9] Alexandre Cantin [M. Cantin] travaille pour Auberge & Spa Le Nordik Inc. depuis le 12 décembre 2016 et en est le chef de l’exploitation depuis octobre 2021. Il a joint à son affidavit des copies papier des enregistrements THERMËA, tirés de la base de données sur les marques de commerce, qui montrent que les marques de commerce THERMËA ont été enregistrées le 24 février 2015, ainsi que de l’immatriculation des demanderesses Auberge & Spa Le Nordik Inc. [Le Nordik], constituée en société en 2002, et Nordik Immobiliers – Winnipeg Inc. [Spa Winnipeg], constituée en société en 2013.
[10] M. Cantin a déclaré qu’au début de 2015, Le Nordik, par l’entremise de sa société sœur, Spa Winnipeg, avait ouvert un spa et centre de bien‑être à Winnipeg qui était exploité sous le nom de THERMËA [THERMËA Winnipeg] et offrait des produits et services, notamment des services de spa (bains thermaux, saunas, massothérapie, soins corporels), de restauration et d’hébergement, en liaison avec les marques de commerce THERMËA. Il a déclaré que Le Nordik, par l’entremise de sa société sœur, Thermëa Spa Village Whitby Inc. [Spa Whitby], avait ouvert un autre spa et centre de bien‑être à Whitby, près de Toronto, dont l’ouverture avait été reportée au 6 octobre 2022 en raison de la pandémie de COVID‑19. Il a joint à son affidavit des captures d’écran contemporaines des sites Web www.thermea.ca et www.thermea.com, sur lesquelles apparaît la marque THERMËA, ainsi que des copies papier de versions archivées du site Web www.thermea.ca obtenues à l’aide de l’outil Wayback Machine. La première, datée du 16 janvier 2015, montre la marque THERMËA et des onglets intitulés [traduction] « L’expérience – Bains, traitements et restaurant », « Boutique en ligne – Produits essentiels et cadeaux » et « Réservation – Massages, traitements et activités ». À l’appui de sa déclaration selon laquelle Spa Winnipeg offre des services d’hébergement en partenariat avec des hôtels de Winnipeg depuis le 13 mai 2019, il a joint à son affidavit une copie papier de la version archivée provenant de l’outils Wayback Machine datée du 13 mai 2019 du site Web www.thermea.ca, sur laquelle figurent la marque THERMËA et un nouvel onglet intitulé [traduction] « Hébergement ». Il a affirmé, et montré à l’aide de photos et des sites Web mentionnés ci‑dessus, que des produits dérivés, tels que des bouteilles, des sandales et des peignoirs, sont vendus à la boutique de Spa Winnipeg.
[11] M. Cantin a déclaré que Spa Winnipeg et Spa Whitby employaient les marques de commerce THERMËA en vertu des licences d’emploi que leur avait octroyées Le Nordik. Il a joint à son affidavit les licences en question et a affirmé avoir assuré le contrôle de leur emploi des marques de commerce THERMËA.
[12] M. Cantin a fourni des éléments de preuve faisant état d’activités de publicité et de promotion, notamment sur les comptes Instagram et Facebook de Spa Winnipeg et de Spa Whitby, lesquels montrent l’emploi et la promotion des marques de commerce THERMËA ainsi que le nombre d’abonnés. Il a décrit et fourni des publicités qui ont été affichées, à partir de 2016, dans des kiosques et des vitrines THERMËA situées dans des centres commerciaux locaux, sur des panneaux publicitaires et dans les réseaux de transport en commun. Ces publicités visaient à faire la promotion des marques de commerce THERMËA et à commercialiser les services THERMËA offerts d’abord par Spa Winnipeg, puis par Spa Whitby.
[13] Plutôt que de présenter le chiffre d’affaires des centres THERMËA Spa Winnipeg et Spa Whitby, M. Cantin a fourni le nombre de visiteurs annuel (d’octobre à septembre) pour les années 2018 à 2023. Il a expliqué qu’il y avait eu moins de visiteurs au cours des années 2020 à 2022 en raison de la pandémie de COVID‑19 et des fermetures obligatoires. Ces données sont reproduites ci‑dessous :
Année
THERMËA Spa Winnipeg
THERMËA Spa Whitby
2018
100 486
Non applicable
2019
102 682
Non applicable
2020
68 710
Non applicable
2021
30 938
Non applicable
2022
87 536
Non applicable
2023
(octobre 2022-février 2023)
47 330
30 150
[14] M. Cantin a affirmé qu’à la mi‑avril 2022, il avait découvert une vidéo promotionnelle sur le site Web de TD, www.thermecanada.com. Dans cette vidéo, on entendait la façon dont la marque THERME était prononcée, à savoir « THERMA », ce qui, selon lui, s’apparentait à la prononciation du mot THERMËA. Il a joint à son affidavit des fichiers vidéo et audio des publicités diffusées sur le site Web de TD.
[15] Enfin, M. Cantin a joint à son affidavit des copies papier des définitions du mot « thermes » tirées de trois dictionnaires français en ligne. Ces définitions sont reproduites ci‑dessous :
Larousse
Nom masculin pluriel
(latin thermae, du grec thermos, chaud)
Établissement de bains caractéristique de la civilisation impériale romaine.
Nom de certains établissements où l’on fait une cure thermale : Les thermes de Luchon.
Le Robert
Nom masculin pluriel
Établissement de bains publics de l’Antiquité.
Établissement thermal.
Le Nouvel Observateur – La conjugaison
thermes est employé comme nom masculin pluriel
dans l’Antiquité, bains publics
établissement thermal
[16] La défenderesse n’a pas contre‑interrogé M. Cantin sur son affidavit. Selon elle, le témoignage de M. Cantin fournit des renseignements sur les modestes activités qu’exercent les demanderesses depuis 2015 en liaison avec les marques de commerce THERMËA. Elle a également fait valoir que le tableau du nombre de visiteurs annuel montrait uniquement les données à compter de 2018 (alors que l’emploi allégué remonte à 2015), et que la preuve ne précisait ni le type de visiteur (nouveau ou récurrent) ni les services (p. ex., spa ou restaurant) qu’ils avaient utilisés. S’agissant des définitions du mot « thermes » jointes à l’affidavit, TD a soutenu que ce mot était un terme obscur, archaïque, désuet ou spécialisé de la langue française et qu’il n’était ni connu ou ni couramment utilisé par le consommateur Canadien ordinaire. Partant, il importait peu que la marque THERME de TD soit considérée comme l’équivalent phonétique du mot « thermes » figurant dans les dictionnaires.
B. La preuve déposée par TD (1) L’affidavit de Jane Buckingham, recherchiste en marques de commerce, souscrit le 4 mai 2023 [17] Jane Buckingham [Mme Buckingham] est une recherchiste en marques de commerce au service du cabinet d’avocats retenu par la défenderesse. Elle a effectué une recherche dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes afin d’y relever les demandes et enregistrements actifs de marques de commerce précédées du préfixe « THERM‑ ». Elle a décrit ses paramètres de recherche et joint à son affidavit les résultats obtenus. Selon ces résultats, (i) 83 demandes ou enregistrements actifs comprenant le préfixe « THERM- » visent des produits ou services de santé, de bien‑être, de spa, de conditionnement physique, de piscine ou en lien avec l’eau (pièce A), et (ii) 660 enregistrements actifs incorporant le préfixe « THERM- » visent des produits ou services de tout genre (pièce B). Elle a également joint à son affidavit l’historique complet du dossier associé à chacun des enregistrements THERME.
[18] Les demanderesses n’ont pas contre‑interrogé Mme Buckingham. Selon elles, (i) son affidavit ne fournit aucune preuve d’emploi au Canada des marques incorporant le préfixe « THERM- » relevées lors de sa recherche dans la base de données, et (ii) la grande majorité des résultats ne sont pas pertinents en ce qui concerne les services de spa et de bien‑être dont il est question en l’espèce; seuls trois enregistrements de marques de commerce de tiers sont peut‑être pertinents.
(2) L’affidavit de Jessica San Agustin, enquêteuse privée, souscrit le 4 mai 2023 [19] Jessica San Agustin [Mme San Agustin] est l’enquêteuse privée engagée par les avocats de la défenderesse pour parcourir divers sites Web, prendre des captures d’écran des pages Web consultées et enquêter sur l’offre de produits et services sur le marché canadien. Dans son affidavit, elle a fourni la liste des sites Web consultés ainsi que ses observations, selon lesquelles les Canadiens ont accès à plus de 50 sites Web et entreprises qui emploient des noms commerciaux ou des marques comprenant le préfixe « THERM- » en liaison avec des produits et services qui, selon TD, appartiennent à des domaines connexes à ceux des demanderesses.
[20] Les demanderesses n’ont pas contre‑interrogé Mme San Agustin. Leur position à l’égard de son témoignage est semblable à celle qu’elles ont fait valoir au sujet de celui de Mme Buckingham.
(3) L’affidavit du Dre Shana Poplack souscrit le 4 mai 2023 – Témoignage d’experte, linguiste et sociolinguiste [21] Docteure Shana Poplack [Dre Poplack], professeure et titulaire de la chaire de recherche du Canada en linguistique à l’Université d’Ottawa, a souscrit son affidavit le 4 mai 2023. En 1982, elle a fondé le laboratoire de sociolinguistique de l’Université d’Ottawa, qui héberge 21 grandes bases de données audio et textuelles dans diverses langues. L’un de ses principaux axes de recherche est la structure (socio) linguistique du français et de l’anglais. Elle s’exprime souvent, lors de conférences ou dans des articles, sur un éventail de sujets liés à la linguistique et aux langues. Elle a affirmé qu’une grande partie de son travail avait porté sur l’histoire, la structure et le développement de la langue française au Canada comme ailleurs. Dre Poplack détient une maîtrise et un doctorat en linguistique d’universités américaines – les deux programmes portaient notamment sur la langue française – et elle a étudié à la Sorbonne et vécu à Paris pendant sept ans. Elle a déclaré qu’elle parlait couramment le français et qu’elle donnait des cours et des conférences, et publiait des articles en français depuis de nombreuses années, comme le montre son curriculum vitae (pièce B). La Commission des oppositions des marques de commerce [la Commission] a déjà reconnu Dre Poplack comme experte en linguistique et en sociolinguistique dans la décision Coors Global Properties, Inc. c Drummong Brewing Company Ltd., 2011 COMC 44.
[22] En l’espèce, selon l’affidavit de Dre Poplack, son mandat consistait [traduction] « à formuler une opinion d’expert, à titre de sociolinguiste, sur le degré de ressemblance entre les marques de commerce THERME et THERMËA sous l’angle de leur présentation, de leur son et des idées qu’elles suggèrent ».
[23] En particulier, Dre Poplack a émis l’opinion qui suit :
[traduction] J’ai également consulté certains écrits juridiques que m’avait fournis ou proposés les avocats, notamment l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27. Mes recherches linguistiques et mes analyses de ces marques m’amène à opiner qu’il y a peu de ressemblance entre les marques de commerce THERME et THERMËA quant à leur présentation, leur son ou les idées qu’elles suggèrent. Pour les raisons exposées en détail ci‑dessous, je suis d’avis que les deux marques sont uniques, quoique de manière différente, grâce à ce que l’on pourrait simplement appeler leur caractère « étrangère ». En effet, s’agissant de leur présentation, aucune des deux marques ne peut facilement être reconnue comme étant un mot français ou anglais, ni ne rappelle particulièrement l’autre, et ce, même si elles ont en commun leurs cinq premières lettres. Certes, une analyse étymologique montre que la suite de séquence « THERM » dans les marques renvoie à certains éléments de sens communs aux deux marques, mais, à mon avis, ces connaissances étymologiques ne sont pas facilement accessibles au Canadien moyen, qu’il soit anglophone ou francophone. Les marques diffèrent également l’une de l’autre par leur prononciation, tant en français qu’en anglais.
[24] Voici un extrait de certaines des conclusions tirées par Dre Poplack sur le degré de ressemblance entre les marques :
[traduction] a) L’aspect frappant ou unique des marques de commerce : Si l’on examine la marque THERMËA dans son ensemble, sa caractéristique la plus frappante est sa terminaison inhabituelle en « ËA », en particulier, le « Ë » en raison du tréma au‑dessus du « E ». Quant à la marque THERME, l’ajout du « E » muet après « ERM » est inhabituel; cette caractéristique rend THERME frappant en soi. Ce qui distingue particulièrement THERME est toutefois l’absence de la terminaison frappante en « ËA » de THERMËA. Pour ces raisons et d’autres encore, exposées ci‑dessous, je suis d’avis qu’il est très probable que le Canadien moyen (francophone ou anglophone) considère les deux marques comme des mots inventés, mais diffèrents.
b) La diérèse, le tréma et l’image de marque « branding »: Le signe diacritique constitué de deux points horizontaux – au‑dessus du « E » (le « Ë ») dans THERMËA peut être interprété comme indiquant une diérèse – c’est‑à‑dire la prononciation en deux syllabes distinctes de deux voyelles contiguës – et/ou un tréma - c’est‑à‑dire une modification du timbre ou de la prononciation d’une voyelle. Les signes diacritiques peuvent jouer un rôle important dans l’image de marque. Le « Ë » dans THERMËA constitue un élément proéminent et frappant de cette marque de commerce qui a une incidence notable sur la présentation et le son de la marque, ainsi que sur les idées qu’elle suggère. L’absence de ce signe diacritique dans la marque THERME est un élément distinctif majeur entre les deux.
c) L’emploi courant de l’affixe « ‑therm‑ » dans la création de mots et de marques : La suite de lettre « THERM » qu’ont en commun les deux marques est couramment utilisée, en français et en anglais, comme préfixe, suffixe ou infixe (par exemple, thermal, thermomètre, thermostat, thermodynamique, thermique, isotherme, géothermie, hypothermie). Cet affixe apparaît aussi dans de nombreux autres noms commerciaux et marques liés à divers produits ou services. J’ai également reçu les résultats d’une recherche dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes, et, selon ces résultats, il existe un grand nombre de marques canadiennes contenant l’affixe « ‑THERM- ». La fréquence même de l'élément THERM dans une si grande variété de demandes étaye précisément mon point de vue selon lequel les consommateurs se fondent sur d’autres éléments des marques ou des mots pour les distinguer, au lieu de se fier uniquement, ou même principalement, à la séquence commune THERM.
d) La présentation : La présentation de THERMËA est nettement différente de celle de THERME. Toute similitude visuelle entre THERMËA et THERME découlant de leurs cinq premières lettres est largement éclipsée par les différences entre les deux marques qui tiennent à leurs caractéristiques frappantes, à la signification visuelle de la diarèse et du tréma dans THERMËA ainsi qu’à sa combinaison « ËA ».
IV. Analyse A. La question préliminaire : l’affidavit de Dre Poplack est inadmissible en preuve [25] Comme toute preuve d’expert, l’affidavit de la sociolinguiste Dre Poplack doit, pour que notre Cour la juge admissible, satisfaire au critère à quatre volets énoncé par la Cour suprême du Canada et reproduit ci‑dessous :
la pertinence;
la nécessité d’aider le juge des faits (en ce sens que la preuve d’expert fournit des renseignements qui dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge);
l’absence de toute règle d’exclusion;
la qualification suffisante de l’expert.
(Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27 [Masterpiece] au para 75, citant R c Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RSC 9 [Mohan] à la p 20).
[26] Les demanderesses ont prétendu que l’affidavit de Dre Poplack était inadmissible en preuve et que la Cour ne devait y accorder aucun poids. Leur position reposait principalement sur l’argument selon lequel le test en matière de confusion est un critère juridique que doit appliquer le juge des faits – et non l’expert – du point de vue du consommateur moyen. Elles ont fait valoir que le rôle de la preuve d’expert dans les affaires portant sur des marques de commerce était limité, en particulier dans les cas où le consommateur moyen n’était pas sophistiqué et où les services en question n’étaient pas associés à un marché spécialisé. À l’appui de leur prétention, elles ont invoqué la décision Cathay Pacific Airways Limited c Air Miles International Trading BV, 2016 CF 1125 [Cathay Pacific] :
[80] Le dernier affidavit à examiner est le seul nouvel affidavit qui ait été déposé par Air Miles, celui de M. John K. Chambers, professeur de linguistique de l’Université de Toronto. Air Miles présente l’affidavit de M. Chambers comme une preuve d’expert concernant le degré de ressemblance, le cas échéant, entre les marques AIR MILES et ASIA MILES dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
[81] Cathay Pacific soutient que l’affidavit de M. Chambers est inadmissible ou [qu’]aucun poids ne [devrait] lui [être] accordé, faisant principalement valoir qu’il ne fournit aucun renseignement pertinent qui ne dépasse pas la connaissance de la Cour, ce qui serait contraire à l’objet d’une preuve d’expert selon l’arrêt Masterpiece.
[82] Je souscris à la thèse de Cathay Pacific sur cette question. Dans l’arrêt Masterpiece, aux paragraphes 75 à 77, le juge Rothstein a expliqué les exigences à satisfaire, tirées de l’arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 RCS 9, pour présenter une preuve d’expert dans les affaires portant sur des marques de commerce et a souligné en particulier l’exigence de « nécessité », de sorte qu’un expert ne doit être autorisé à témoigner que si son témoignage contient des renseignements qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge. En examinant le témoignage d’expert en cause dans l’arrêt Masterpiece, le juge Rothstein a conclu au paragraphe 80 que, dans un cas où le consommateur ordinaire, par les yeux de qui il convient d’examiner la question de la confusion, n’est pas censé posséder des compétences ou des connaissances particulières et où il existe une ressemblance entre les marques, il n’est généralement pas nécessaire de soumettre une preuve d’expert qui ne fournit qu’une simple appréciation de cette ressemblance. Au paragraphe 88, la Cour fait une distinction entre l’affaire dont elle est saisie et une situation où les biens sont vendus dans un marché spécialisé composé de consommateurs avertis exerçant un commerce particulier. En présence d’un marché spécialisé, il peut s’avérer essentiel de faire la preuve du degré de connaissance ou caractère averti particulier des consommateurs afin de déterminer dans quels cas la confusion est susceptible de se produire.
[83] En l’espèce, il n’est pas question de marques de commerce ni de services employés dans des marchés spécialisés. En gardant à l’esprit que le test en matière de confusion prévu par la Loi est une question de première impression que laisse dans l’esprit d’un consommateur ordinaire, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de recevoir l’opinion d’un expert linguiste concernant le degré de ressemblance entre les marques, et je conclus par conséquent que l’affidavit de M. Chambers est inadmissible.
(Cathay Pacific, aux para 80‑83, non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.)
[27] Je suis d’accord avec les demanderesses pour sensiblement les mêmes raisons que celles énoncées par le juge Southcott dans la décision Cathay Pacific et reproduites ci‑dessus. En effet, le mandat de Dre Poplack était identique à celui de l’expert dans l’affaire Cathay Pacific. Rien n’indique que le consommateur moyen des services contestés est « censé posséder des compétences ou des connaissances particulières », et les services contestés ne sont pas offerts dans un marché spécialisé composé de consommateurs avertis exerçant un commerce particulier. Dre Poplack a proposé une habile analyse linguistique des marques de commerce en litige, mais a oublié que ce n’est pas son opinion qui permet d’évaluer le degré de ressemblance, mais plutôt celui du « consommateur ordinaire, par les yeux de qui il convient d’examiner la question de la confusion » (Cathay Pacific, au para 82, citant Masterpiece, au para 80). À titre d’exemple, Dre Poplack considère la lettre « Ë » (avec le tréma) dans la marque THERMËA comme un caractère différent de la lettre « E » (sans tréma) positionnée de manière similaire dans la marque THERME, sans tenir compte du fait que le consommateur ordinaire aura constaté le second « E » commun aux deux marques des parties. Du point de vue visuel, l’entièreté de la marque verbale THERME de TD se retrouve dans la marque verbale THERMËA de Nordik. Les six (et non cinq) premières lettres de chacune des marques (T‑H‑E‑R‑M‑E) sont identiques; les seules différences entre elles sont le tréma (deux points de taille normale) placé au‑dessus du second « E » et la lettre « A ». Je ne peux pas accepter que le « consommateur ordinaire, par les yeux de qui il convient d’examiner la question de la confusion, » ne verra pas le second « E » comme étant la même entre les marques simplement parce qu’elle porte un accent étranger ou deux points au-dessus d’elle.
[28] La Cour suprême du Canada s’est ainsi exprimée au paragraphe 80 de l’arrêt Masterpiece :
[80] Le premier problème que posait une bonne partie du témoignage d’expert est le fait qu’il ne répondait pas à la deuxième exigence énoncée dans Mohan, c’est‑à‑dire la nécessité. Dans un cas comme celui qui nous occupe, où le « consommateur ordinaire » n’est pas censé posséder des compétences ou des connaissances particulières et où il existe une ressemblance entre les marques, il n’est généralement pas nécessaire de soumettre une preuve d’expert qui ne fournit qu’une simple appréciation de cette ressemblance. Par surcroît, une telle preuve sera carrément inutile si l’expert se livre à une analyse qui éloigne le tribunal de la question hypothétique qui est au cœur de l’analyse, à savoir s’il est probable que les marques créent de la confusion.
(Non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.)
[29] Dans l’examen de la nécessité de la preuve d’expert, il est impératif de s’assurer que « l’expert ne doit être autorisé à témoigner que si son témoignage contient des renseignements “qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge” » (Masterpiece au para 75, citant Mohan, au para 23). Selon la définition qu’en donne Dre Poplack, son mandat équivalait à usurper le rôle de la Cour, à qui il revient de trancher l’une des principales questions soulevées en l’espèce, à savoir celle du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties. La Cour suprême a souligné en ces termes l’importance de cette préoccupation dans l’arrêt Mohan :
Il y a également la crainte inhérente à l’application de ce critère que les experts ne puissent usurper les fonctions du juge des faits. Une conception trop libérale pourrait réduire le procès à un simple concours d’experts, dont le juge des faits se ferait l’arbitre en décidant quel expert accepter.
(Mohan, à la p 24, non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.)
[30] La défenderesse a soutenu que la Cour suprême n’avait énoncé aucune règle générale dans l’arrêt Masterpiece selon laquelle la preuve d’expert (d’un linguiste ou autre expert) était inadmissible dans toutes les affaires portant sur la probabilité de confusion entre des marques de commerce ni selon laquelle une telle preuve d’expert ne répondrait jamais à la norme d’admissibilité. À cet égard, elle a renvoyé à l’ouvrage de Harold G. Fox, Fox on Canadian Law of Trade‑marks and Unfair Competition, 4e éd (feuilles mobiles), Toronto, Thomson Reuters, 2021 [Fox on Trade‑marks] au § 8.35 :
[traduction] Si la Cour a critiqué, dans ce contexte, le recours à une preuve d’expert sur la sémantique et la morphologie (entre autres), il ne fait toutefois aucun doute qu’une telle preuve pourrait satisfaire à la norme d’admissibilité si les marques en cause sont des termes inventés et/ou si les produits ou services offerts sont de nature hautement spécialisée […].
(Non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.)
[31] La défenderesse a également fait valoir que l’affidavit de Dre Poplack répondait aux critères de nécessité et de pertinence, étant donné que son témoignage portait sur la signification ainsi que l’effet visuel et phonétique de la marque inventée de chacune des parties, dont notamment la terminaison inhabituelle en « -ËA » de la marque THERMËA des demanderesses et l’emploi du tréma sur la lettre « Ë ». La défenderesse a ajouté que l’affidavit de Dre Poplack informait et aidait la Cour à comprendre la réaction du consommateur exposé à ces marques.
[32] Je ne suis pas d’accord. Premièrement, Dre Poplack n’a fourni aucune preuve d’expert par sondage sur les réactions ou les impressions des consommateurs visés à l’égard des marques de l’une ou l’autre des parties. Une telle preuve d’expert en sondage fournirait un aperçu de l’impression ou de la réaction du consommateur ordinaire des services contestés à l’égard de ces marques, ce qui aiderait la Cour à évaluer la probabilité de confusion entre les marques ou à juger si les marques de la défenderesse donnent une description claire ou donnent une description fausse et trompeuse. Deuxièmement, Dre Poplack n’a pas été retenue à titre d’experte sur la signification des marques, mais plutôt pour analyser le degré de ressemblance entre les marques, y compris la distinction introduite par l’emploi d’un tréma dans l’une d’elles. Troisièmement, Dre Poplack s’est appuyée sur des documents de stratégie de marketing et d’image de marque de tiers, comme Labatt (le soda à la vodka Nütrl) et Ultima (le yogourt iÖGO), qui utilisent le tréma dans leurs marques, ainsi que sur ses propres interprétations de ces documents. La Cour prend acte que Dre Poplack n’avait pas été présenté et qu’elle n’est pas qualifiée en tant qu’experte en marketing. La Cour fait également observer que, contrairement à Labatt et à Ultima, rien n’indique que les demanderesses emploient le tréma icône de marque dans son utilisation ou sa marketing des marques de commerce THERMËA.
[33] Dans ses représentations orales, la défenderesse a également soutenu que la preuve de Dre Poplack était nécessaire à l’analyse de la question de savoir si les marques de commerce THERME donnent une description claire ou donnent une description fausse et trompeuse. Encore une fois, je ne suis pas d’accord. Il s’agit là d’un nouvel argument, puisque le mandat de Dre Poplack, défini plus haut, ainsi que le paragraphe 16 du mémoire des faits et du droit de la défenderesse indiquent clairement que [traduction] « l’affidavit de la professeure Poplack est utile, car il fournit à la Cour un témoignage sur le degré de ressemblance entre les marques des parties, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Masterpiece. À la différence des cas où les marques en litige sont composées de mots ordinaires tirés du dictionnaire, il est peu probable que les renseignements donnés par Dre Poplack s’inscrivent dans l’expérience et la connaissance de la Cour ». Contrairement à ce que la défenderesse avance dans ses observations formulées ultérieurement, elle a déclaré qu’elle avait présenté le témoignage de Dre Poplack expressément parce que celle‑ci n’avait pas traité de la signification des mots ordinaires tirés du dictionnaire. Partant, il est quelque peu difficile de comprendre comment son témoignage pourrait aider la Cour à examiner la question de savoir si les marques de la défenderesse donnent une description claire ou donnent une description fausse et trompeuse.
[34] Malgré l’argument selon lequel le tréma n’est pas un signe diacritique connu dans la langue anglaise moderne, le mandat de Dre Poplack ne consistait pas à renseigner la Cour sur la prononciation du tréma, ce qui aurait pu s’avérer utile. Son mandat et, par conséquent, l’ensemble de son analyse et de son témoignage ne renseignent pas la Cour; ils constituent plutôt une tentative concertée de se substituer à la Cour en tant que juge des faits pour tirer les conclusions sur les allégations de confusion dans l’esprit du consommateur ordinaire et sur la question de savoir si les marques de la défenderesse donnent une description claire ou donnent une description fausse et trompeuse.
[35] Outre le fait que le mandat de Dre Poplack et le témoignage qui en a découlé posent problème, il convient de mentionner que son expertise s’étend pas au droit des marques de commerce, ce qui ressort de son analyse des marques en cause, où elle a distingué et analysé chaque partie des marques en cause séparément. À titre d’exemple sont reproduits ci‑dessous, à gauche, un extrait du résumé de l’opinion de Dre Poplack et, à droite, l’extrait de l’arrêt Masterpiece selon lequel elle ne pouvait adopter une telle démarche :
d) La présentation : La présentation de THERMËA est nettement différente de celle de THERME. Toute similarité visuelle attribuable aux cinq premières lettres qui leur sont communes est largement éclipsée par les différences entre les deux marques qui tiennent à leurs caractéristiques frappantes, à la signification visuelle du tréma dans THERMËA ainsi qu’à la combinaison « ËA ».
[83] Dans l’analyse d’une marque de commerce, ni l’expert, ni le tribunal ne doit considérer chaque partie de celle‑ci séparément des autres éléments. Il convient plutôt d’examiner la marque telle que le consommateur la voit, à savoir comme un tout, et sur la base d’une première impression. Dans Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd., [1965] R.C.S. 734, le juge Spence, qui devait décider si les mots « DANDRESS » et « RESDAN », en liaison avec l’élimination des pellicules, créaient de la confusion, a exprimé succinctement sa pensée aux p. 737 et 738 : [traduction] « [L]e critère qu’il convient d’appliquer est celui de la personne ordinaire à la recherche d’un produit et non pas celui de la personne versée dans l’art du sens des mots. »
(Masterpiece, au para 83, non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.)
[36] Dre Poplack n’est pas la seule à avoir commis cette erreur. Dans des affaires similaires portées à l’attention de la Cour par les demanderesses, les experts linguistiques ont eu du mal à trouver l’équilibre et ainsi présenter une analyse linguistique utile et des conclusions d’expert tout en respectant les principes qui sous‑tendent le droit des marques de commerce. L’une de ces affaires était Pierre Fabre Médicament c Smithkline Beecham Corp, 2004 CF 811, dont voici un extrait :
[29] Le degré de ressemblance doit s’ana