London Drugs Limited c. International Clothiers Inc.

London Drugs Limited c. International Clothiers Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2014-03-06
Référence neutre
2014 CF 223
Numéro de dossier
T-1664-11, T-1665-11
Contenu de la décision
Date : 20140306
Dossiers :
T-1664-11
T-1665-11
Référence : 2014 CF 223
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 6 mars 2014
En présence de monsieur le juge de Montigny
ENTRE :
LONDON DRUGS LIMITED
demanderesse
et
INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté, conformément à l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), de deux décisions rendues le 26 juillet 2011 par Mme Andrea Flewelling (l’agente [membre de la COMC]) de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC), en vertu des pouvoirs que le registraire des marques de commerce lui a conférés. Ces décisions concernent les demandes d’enregistrement no 1,280,468 et no 1,280,469 (les demandes d’enregistrement de marque de commerce).
Contexte factuel
[2] Le 22 novembre 2005, International Clothiers Inc. (INC, la défenderesse) a produit les demandes nos 1 280 468 et 1 280 469, aux fins de l’enregistrement de la marque de commerce SMITH & BARNES LONDON au Canada. Ces demandes déposées étaient fondées sur un emploi projeté en liaison avec des « services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin à rayons » (demande no 1,280,468 – la demande visant l’enregistrement des services) et une vaste gamme de marchandises (demande no 1,280,469 – la demande visant l’enregistrement des marchandises) qui peuvent être regroupées dans les catégories suivantes : vêtements, accessoires pour femmes (chapeaux, gants, pinces à cheveux, bijoux, etc.), articles non durables (sacs à main, portefeuilles, serviettes), articles ménagers (batterie de cuisine, articles-cadeaux, articles de table), accessoires de cuisine, mobilier et articles décoratifs (meubles, literie, oreillers, serviettes, etc.). La liste complète des marchandises figure à l’annexe A.
[3] La demande visant l’enregistrement des services a été annoncée à des fins d’opposition le 17 octobre 2007 dans le Journal des marques de commerce du Canada. Un erratum a été publié le 7 novembre 2007 pour corriger une erreur de publication qui avait incorrectement inclus un désistement pour les mots SMITH et BARNES. Le 17 décembre 2007, la demanderesse a produit une déclaration d’opposition. En ce qui concerne la demande visant l’enregistrement des marchandises, elle a été annoncée à des fins d’opposition le 9 janvier 2008, et la demanderesse a produit sa déclaration d’opposition le 5 février 2008.
[4] La demanderesse est une pharmacie canadienne bien connue et une détaillante de marchandises diverses dans l’Ouest canadien. Les motifs d’opposition aux deux demandes peuvent se résumer comme suit :
• La marque de commerce SMITH & BARNES LONDON n’est pas enregistrable suivant les alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, parce qu’elle crée de la confusion avec les enregistrements de marques de commerce de la demanderesse, qui couvrent une vaste gamme de marchandises et de services énumérés dans l’annexe B ci-dessous;
• La défenderesse n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce SMITH et BARNES suivant l’alinéa 38(2)c) de la Loi, parce qu’à la date de production de la demande :
- la marque visée par la demande créait de la confusion avec les marques de la demanderesse antérieurement employées au Canada pour les produits et services indiqués à l’annexe B et pour d’autres produits et services du même type que les services et marchandises, notamment la vente de vêtements et d’accessoires de vêtements, les vêtements et accessoires de vêtements, les articles ménagers, les bijoux ainsi que le mobilier et les articles décoratifs (alinéa 16(3)a));
- la marque visée par la demande créait de la confusion avec les demandes d’enregistrement de marques de commerce antérieurement produites par la demanderesse, lesquelles étaient en instance à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement de la Marque, dont les détails sont présentés à l’annexe C des présents motifs (alinéa 16(3)b)) :
i. LONDON DEPARTMENT STORES – 1,095,092 – produite le 6 mars 2001
ii.LONDON PREMIERE – 1,247,283 – produite le 15 février 2005
iii. LONDON GOURMET – 1,204,476 – produite le 28 janvier 2004
iv. – 1,204,845 – produite le 2 février 2004
- la marque visée par la demande créait de la confusion avec les noms commerciaux LONDON, LONDON DRUGS et LONDON DRUGS LIMITED de la demanderesse (les noms commerciaux de la demanderesse) qui avaient été antérieurement employés au Canada par la demanderesse (alinéa 16(3)c))
• La marque de commerce ne distingue pas les marchandises et les services de la demanderesse de ceux de la défenderesse ni n’est adaptée à les distinguer ainsi, conformément à l’alinéa 38(2)d) et à l’article 2 de la Loi.
[5] Au soutien de son opposition, la demanderesse a produit deux affidavits (un pour chaque demande) à la Commission, souscrits par M. Grant Ball (directeur général, marchandises diverses) le 17 septembre 2008. Monsieur Ball n’a pas été contre-interrogé au sujet de ses affidavits. Dans ses affidavits, M. Ball allègue ce qui suit :
• La demanderesse est une importante pharmacie et un important détaillant au Canada de marchandises diverses, notamment de vêtements, chaussures, accessoires de mode, cosmétiques, produits de santé et de beauté, produits et services photographiques, articles ménagers, meubles, nourriture, matériel électronique, matériel audio-vidéo, ordinateurs, articles de papeterie, livres, magazines, bijoux, montres et produits optiques;
• La demanderesse qui est en affaires depuis 1946 environ, utilise la marque de commerce LONDON DRUGS en liaison avec l’exploitation d’une pharmacie et l’exploitation d’un magasin à rayons depuis environ 1977. En guise de preuve, des échantillons de dépliants publicitaires sont joints aux affidavits, et le premier dépliant remonte à 1977;
• À la date de souscription à ses affidavits, la demanderesse exploitait 69 magasins au Canada, dont 25 en Colombie-Britannique, 20 en Alberta, 3 en Saskatchewan et 1 au Manitoba. Des dépliants ont été distribués dans les villes où la demanderesse exploite des magasins;
• Il y a au Canada un emploi important des marques de la demanderesse en liaison avec différentes marchandises et différents services;
• En moyenne, les magasins de vente au détail réalisent environ sept cent cinquante mille transactions avec des clients par semaine;
• Au cours des cinq dernières années, le volume total de produits vendus sous les marques de commerce associées à la demande visant l’enregistrement des services s’est élevé à bien au-delà de 150 millions d’unités par année. Les ventes brutes annuelles entre 2003 et 2007 ont dépassé le milliard de dollars;
• Au cours des cinq dernières années, le volume total de produits vendus sous les marques de commerce associées à la demande d’enregistrement des marchandises s’est élevé à bien au-delà de 7 millions d’unités par année. Les ventes brutes annuelles entre 2004 et 2007 ont dépassé 50 millions de dollars;
• La demanderesse a dépensé plus de 50 millions de dollars en frais de publicité, ce qui comprend les dépliants mentionnés précédemment;
• La demanderesse annonce ses services sur son site Web (une copie imprimée était jointe aux affidavits de M. Ball) et le nombre de visites sur le site Web durant les années 2004 à 2007 a dépassé 2, 4, 6 et 8 millions respectivement.
[6] La défenderesse a produit l’affidavit de Mme Gay Owens, une recherchiste en marque de commerce embauchée par l’agent de la défenderesse. Madame Owens affirme que le 14 janvier 2009, elle a effectué des recherches dans l’état du registre pour trouver des marques de commerce comprenant le mot « London » dans le domaine des [traduction] « vêtements, articles ménagers, mobilier et articles décoratifs, services de magasin de vêtements de détail et services de magasin à rayons ». Ses recherches ont révélé l’existence de plus de 50 enregistrements de marchandises incluant des vêtements, des accessoires, des couvre-chefs, des chaussures, des produits de cuir, etc. qui comportaient le mot « London » dans le domaine des [traduction] « vêtements, articles ménagers, mobilier et articles décoratifs, services de magasin de vente au détail de vêtements et services de magasin à rayons ».
Les décisions contestées
[7] Dans ses deux décisions du 26 juillet 2011, l’agente s’est d’abord exprimée sur le fardeau de preuve et les dates pertinentes. Elle a conclu que l’opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en présentant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à l’appui de chacun des motifs d’opposition. C’est ensuite à la requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi et que les motifs d’opposition soulevés ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la marque. L’agente a indiqué que ce fardeau s’applique à tous les motifs d’opposition.
[8] L’agente a aussi précisé les dates pertinentes qui suivent. En ce qui a trait au premier motif d’opposition (enregistrabilité/confusion), la date pertinente est celle de sa décision. Pour ce qui est des deuxième, troisième et quatrième motifs d’opposition (droit à l’enregistrement/confusion), la date pertinente est celle de la production de la demande. Enfin, la date pertinente en ce qui concerne le dernier motif d’opposition (caractère distinctif) est celle de la production de la déclaration d’opposition.
[9] S’agissant du premier motif d’opposition, l’agente a concentré son analyse sur la marque de commerce LONDON DRUGS (LMC311,269) visant les services de l’« [e]xploitation d’une pharmacie et [l’]exploitation d’un magasin à rayons », puisqu’elle a estimé qu’ils étaient représentatifs des marques de la demanderesse. Elle a aussi déterminé que seulement trois des marques de la demanderesse visent certaines marchandises qui recoupent les marques visées par les demandes de la défenderesse : LONDON GOLD MINE (LMC370,629), LONDON DRUGS JEWELLERY (LMC300,627) et LONDON PREMIERE et DESSIN (LMC581,005). Il s’agissait donc de savoir s’il y a confusion entre ces marques et les marques visées par les demandes de la défenderesse.
[10] L’agente a précisé que le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Elle a résumé le paragraphe 6(2) de la Loi et indiqué que pour appliquer le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris de celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Elle a ajouté que, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance qui existe entre les marques de commerce pour ce qui est de la présentation, du son ou des idées suggérées, est le facteur dominant.
[11] Examinant d’abord le degré de ressemblance, l’agente a conclu qu’il n’y a aucune similarité, dans leur présentation ou leur son, entre les mots SMITH et BARNES composant la marque de commerce SMITH & BARNES LONDON et le mot DRUGS compris dans la marque de commerce LONDON DRUGS de la demanderesse. Elle a fait abstraction du mot « London » du fait qu’il a un faible caractère distinctif en raison de sa connotation géographique. Elle a aussi conclu que, outre l’inclusion du nom de lieu « London », il n’y a aucune ressemblance dans les idées que suggèrent les marques de commerce (la marque LONDON DRUGS évoque l’idée de médicaments tandis que la marque SMITH & BARNES LONDON évoque des personnes dont les noms sont SMITH et BARNES). Elle a enfin estimé que le fait que les marques de commerce des parties comportent toutes deux le mot LONDON n’est pas suffisant pour conclure qu’elles ont un degré de ressemblance important dans l’apparence ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
[12] L’agente a ensuite analysé les autres facteurs et a tiré les conclusions qui suivent. S’agissant de l’alinéa 6(5)a) (caractère distinctif inhérent/caractère distinctif acquis), elle a estimé que le mot LONDON présent dans les marques des deux parties est une désignation géographique qui, à ce titre, ne possède pas un caractère distinctif inhérent. Les mots SMITH et BARNES possèdent aussi un faible caractère distinctif puisqu’ils évoquent des noms de famille. Le mot DRUGS décrit également la nature des services de la demanderesse et a donc un faible caractère distinctif. Il en va de même pour les mots GOLD MINE et DRUGS JEWELLERY, dans les deux premières marques de marchandises de la demanderesse, puisqu’ils évoquent des marchandises relatives à des bijoux. Pour ce qui est du mot PREMIERE, il n’ajoute rien au caractère distinctif inhérent de la marque LONDON PREMIERE et Dessin. Par conséquent, l’agente a conclu qu’aucune des marques des parties ne possède un fort caractère distinctif inhérent, et que même des différences mineures suffiront à les distinguer entre elles.
[13] Cependant, une marque de commerce peut avoir acquis un caractère distinctif dans la mesure où cette marque est devenue connue. La défenderesse n’a présenté aucune preuve directement liée à l’emploi de sa Marque de commerce visée par la demande, et l’agente n’a donc pas été en mesure de déterminer à quel point cette marque est devenue connue. La demanderesse, par contre, a présenté de nombreux éléments de preuve de l’emploi de la marque et elle a été en mesure d’établir l’existence d’une réputation importante de la marque de commerce LONDON DRUGS au Canada. Selon la preuve présentée par la demanderesse, plus précisément les affidavits de M. Ball, l’agente s’est dite convaincue que la demanderesse avait établi l’importante réputation de la marque de commerce LONDON DRUGS au Canada en liaison avec les services visés par la demande. En ce qui concerne les enregistrements de la demanderesse en liaison avec les marchandises pertinentes, l’agente a souligné des lacunes importantes dans la preuve produite, notamment le fait que l’emploi des marques dans la publicité n’équivaut pas à un emploi des marques en liaison avec les marchandises, et l’absence de chiffres d’affaires détaillés sur chacune des catégories de marchandises pertinentes.
[14] À la fin de cette partie de l’analyse, l’agente a convenu avec la défenderesse qu’« indépendamment de la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues, leur caractère distinctif inhérent demeure une circonstance pertinente devant être prise en compte dans l’analyse de la probabilité de confusion entre les marques de commerce » (au paragraphe 41 de la décision sur les services et au paragraphe 45 de la décision sur les marchandises). L’agente a conclu en outre que la réputation de la demanderesse s’étend seulement à la marque de commerce même, et non au mot LONDON :
Certes, je reconnais qu’un mot courant, comme « London », peut développer un fort deuxième sens au moyen d’une utilisation importante à titre de marque de commerce. Or, il est important de souligner que, dans le contexte de la présente procédure d’opposition, la réputation de l’Opposante s’étend seulement aux Marques de l’Opposante, et non au mot « London » lui-même. Bien que je sois d’accord que l’Opposante a acquis une grande réputation avec ses Marques, elle n’a pas acquis une réputation suffisante à l’égard du mot « London » lui-même pour lui donner un autre sens que son sens courant. Il est important de noter que chacune des Marques de l’Opposante comprend d’autres éléments qui aident à créer des différences importantes entre les marques des parties, comme il a été dit précédemment dans l’analyse du facteur énoncé à l’al. 6(5)e).
Paragraphe 42 de la décision sur les services.
[15] En ce qui a trait à la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage (alinéa 6(5)b)), l’agente d’audience a conclu que ce facteur était favorable à la demanderesse à la date pertinente. La défenderesse n’a présenté aucune preuve concernant l’emploi de la Marque qu’elle propose après la date de présentation de ses demandes le 22 novembre 2005, mais la demanderesse a fourni une preuve abondante établissant l’emploi de ses marques de commerce LONDON DRUGS en liaison avec l’exploitation d’une pharmacie et l’exploitation d’un magasin à rayons depuis environ 1977. Il n’y a toutefois aucune preuve d’un emploi important et continu des marques de commerce LONDON GOLD MINE, LONDON DRUGS JEWELLERY et LONDON PREMIERE.
[16] S’agissant du genre de marchandises et services (alinéa 6(5)c)), l’agente s’est tout d’abord fondée sur l’état déclaratif des services et marchandises de la défenderesse fourni dans ses demandes, plutôt que sur les marchandises et services déposés par la demanderesse. Elle a conclu à l’existence d’un chevauchement direct des services des parties pour ce qui est des services de magasin à rayons, et d’une certaine ressemblance entre les « services de magasin de vente au détail de vêtements » de la défenderesse et les « services de magasin à rayons » de la demanderesse. Pour ce qui est des marchandises, l’agente a conclu qu’il existe aussi une certaine ressemblance entre les marchandises de la défenderesse et les « services de magasin à rayons » de la demanderesse, compte tenu des éléments de preuve présentés par la défenderesse établissant qu’elle vend des petits produits de cuir, des vêtements, des couvre-chefs, des chaussures, des accessoires, des articles ménagers, du mobilier et des articles décoratifs dans ses magasins de vente au détail. Or, la majorité de ces produits sont des produits portant des marques de tiers qui peuvent afficher, ou non, d’autres marques de commerce; par conséquent, il ne s’agit pas d’un emploi des marques de la demanderesse en liaison avec ces produits au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Enfin, l’agente a aussi estimé qu’il existe un chevauchement entre la nature des marchandises des parties eu égard aux marques de commerce LONDON GOLD MINE, LONDON DRUGS JEWELLERY et LONDON PREMIERE et DESSIN.
[17] Quant à la nature du commerce (alinéa 6(5)d)), l’agente a fait observer que ni les enregistrements de la demanderesse ni les demandes d’enregistrement de la défenderesse ne comportent des restrictions sur les voies de commercialisation. Elle a donc conclu qu’il pourrait y avoir chevauchement des voies de commercialisation associées à la marque de la défenderesse et aux marques de la demanderesse étant donné le chevauchement direct des marchandises et des services des parties.
[18] L’agente a aussi examiné d’autres circonstances de l’espèce. En ce qui concerne l’état du registre, elle a déclaré que, vu le nombre de marques LONDON coexistantes révélées dans l’affidavit de Mme Owens (plus de 50 enregistrements de marques de commerce pour des marchandises comme des vêtements et/ou des accessoires, couvre-chefs, chaussures, produits de cuir, etc.), ce facteur favorisait la défenderesse quant à la demande d’enregistrement des marchandises. Cependant, vu l’existence de seulement quelques marques coexistantes (seulement trois) LONDON découvertes dans les services de magasin de vente au détail, l’agente a conclu que cela ne favorisait pas la défenderesse quant à la demande d’enregistrement des services.
[19] La deuxième circonstance de l’espèce examinée par l’agente est la famille de marques de commerce LONDON alléguée par la demanderesse. L’agente a conclu que cette dernière a établi qu’elle était propriétaire d’une famille de marques de commerce composée des quatre marques suivantes : LONDON DRUGS, LONDON PREMIERE, LONDON GOURMET et LONDON HOME. Elle a souligné que le fait de posséder une famille de quatre marques de commerce « London » est insuffisant pour contourner le fait que le mot « London » possède un faible caractère distinctif inhérent et qu’il s’agit d’un mot évoquant un lieu géographique à l’égard duquel la demanderesse n’a pas démontré une réputation suffisante. Elle a ajouté que les éléments additionnels sont des mots communs qui évoquent les marchandises et les services de la demanderesse; ils possèdent donc un faible caractère distinctif inhérent.
[20] Compte tenu de tous ces facteurs et des circonstances de l’espèce, l’agente a estimé que la défenderesse s’était acquittée de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et les marques de la demanderesse.
[21] L’agente a ensuite examiné les arguments présentés par la demanderesse sur l’absence de droit à l’enregistrement. Elle a reconnu que cette dernière avait fourni suffisamment d’éléments de preuve sur l’emploi de ses marques de commerce et de ses demandes en instance pour s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait au titre de chacun de ces trois motifs d’opposition. Étant donné sa conclusion précédente portant qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties et que la différence dans les dates pertinentes n’a aucune incidence sur sa conclusion à cet égard, elle a rejeté ces motifs d’opposition fondés sur l’absence de droit à l’enregistrement.
[22] Pour ce qui est du motif fondé sur l’absence de caractère distinctif, l’agente a estimé que la demanderesse avait fourni une preuve suffisante pour démontrer qu’à la date de la production de la déclaration d’opposition, une ou plusieurs des marques étaient devenues suffisamment connues pour priver la marque proposée de son caractère distinctif. Là encore, ce motif a néanmoins été rejeté en raison de sa conclusion antérieure selon laquelle la marque proposée ne crée aucune confusion avec les marques de la demanderesse.
Nouveaux éléments de preuve
[23] À la suite des avis de demande d’interjeter appel des décisions rendues par la COMC, les deux parties ont produit des éléments de preuve additionnels sous la forme d’affidavits. La demanderesse a produit l’affidavit de M. Robert Felix (directeur général et gestionnaire d’unité de section, marchandises diverses). La défenderesse a déposé trois affidavits supplémentaires, souscrits par Mme Jessica Koper (enquêteuse privée au service de CKR Global Investigations), Mmes Gay Owens et Pamela Tuchlin (parajuriste au service de Smart & Biggar). La demanderesse a contre-interrogé Mme Jessica Koper sur son affidavit.
- L’affidavit de M. Felix
[24] Dans son affidavit, M. Felix présente une liste à jour des enregistrements et des demandes d’enregistrement de marques de commerce qui appartiennent à London Drugs au Canada. Les marques de commerce LONDON PREMIERE, LONDON GOURMET et LONDON GOURMET et Dessin, qui étaient en instance à la date des affidavits de M. Ball (voir l’annexe C), ont depuis été enregistrées au Bureau canadien des marques de commerce, tandis que les demandes d’enregistrement des marques de commerce LONDON ORCHARDS, LONDON LOOK et LONDON PLANTATION ont été produites sur le fondement d’un emploi projeté, après les affidavits de M. Ball. Il est aussi fait mention dans cet affidavit que London Drugs détient des enregistrements et des demandes qui ne figuraient pas dans les affidavits de M. Ball.
[25] Monsieur Felix traite ensuite de différentes marques portant le nom LONDON et des produits et services qui y sont associés, et il fournit une description générale et/ou des exemples de types de produits vendus par London Drugs dans diverses catégories. Il présente ensuite une ventilation détaillée du nombre d’unités et des ventes globales pour chaque catégorie de produits vendus par London Drugs. Il précise les endroits où se trouvent les magasins de London Drugs et joint des copies de photos d’affiches extérieures et de différents rayons dans ces magasins. Il reprend et actualise les chiffres déjà fournis dans les affidavits de M. Ball concernant le budget annuel de publicité, la diffusion des dépliants publicitaires et le nombre annuel de visites effectuées sur le site Web de London Drugs. Sont aussi jointes à l’affidavit, des copies d’articles de journaux parus entre 2000 et 2011 où London Drugs apparaît en gros titre.
[26] Monsieur Felix joint également à son affivadit des copies de photos, d’emballages et/ou d’étiquettes représentatives de produits vendus en liaison avec la marque LONDON DRUGS dans diverses catégories de marchandises. Il fournit aussi le volume annuel de ventes pour des catégories données de produits vendus par London Drugs en liaison avec sa marque privée LONDON DRUGS et LONDON DRUGS et Dessin. Les produits importés par London Drugs font l’objet d’un suivi distinct de leurs produits ordinaires portant la marque privée et ne sont pas inclus dans les chiffres de vente susmentionnés. Les importations de la marque LONDON sont, pour la plupart, vendues avec la marque LONDON DRUGS indiquée sur une étiquette apposée sur l’emballage du produit ou indiquée sur l’étiquette volante attachée au produit.
[27] Enfin, l’affidavit de M. Felix renferme des copies de photos, d’emballages et/ou d’étiquettes représentatives de produits et services vendus en liaison avec la gamme de marques LONDON auxquelles il est fait renvoi ci-dessus. Dans cet affidavit, M. Fellix précise également le volume annuel et les ventes brutes annuelles des produits et services au cours des dix dernières années environ. Monsieur Felix conclut que la demanderesse est, à sa connaissance, le seul détaillant de marchandises diverses dans l’Ouest du Canada à employer le nom LONDON en liaison avec une vaste gamme de produits et de services, et le seul magasin à rayons à employer la marque LONDON en liaison avec des services. Il croit que l’emploi par un concurrent du mot LONDON dans la marque SMITH & BARNES LONDON amènera le public à croire que les produits et services de la défenderesse sont associés à la demanderesse, ou l’amènera à tout le moins à se le demander.
- L’affidavit et le contre-interrogatoire de Mme Koper
[28] Le 12 juin 2012, l’avocat de la défenderesse a enjoint à CKR Global Investigations d’examiner l’état du marché canadien pour des emplois par des tierces parties de noms commerciaux et de sociétés comportant le mot « LONDON », plus précisément les entreprises qui œuvrent dans les secteurs des vêtements et accessoires, du mobilier et des articles décoratifs et des articles ménagers. Madame Koper a effectué des recherches dans le site Web des pages jaunes et le site Web du Registraire des Entreprises du Québec ainsi qu’une recherche dans le système NUANS en vue de trouver des entreprises et des commerces enregistrés dont le nom comporte le mot LONDON. Elle a aussi effectué d’autres recherches afin d’obtenir des renseignements sur la situation et la nature de ces entreprises commerciales. Elle a relevé 46 noms d’entreprises et de sociétés exploitées activement qui comportent le mot LONDON dans les secteurs des vêtements et accessoires, du mobilier et des articles décoratifs et/ou des articles ménagers.
[29] En contre-interrogatoire, Mme Koper a confirmé qu’elle ne savait pas personnellement si les entreprises commerciales précisées dans son affidavit étaient exploitées activement au moment où elle a souscrit son affidavit, ni ce qu’elles vendaient, quand elles ont commencé à exercer des activités commerciales ni quels étaient leurs volumes de ventes. Elle ne s’est rendue dans aucune des entreprises énumérées dans son affidavit et n’y a pas non plus effectué des achats; elle n’a pas non plus jeté un coup d’oeil aux magasins à l’aide du logiciel Streetview de Google; tout ce qu’elle sait au sujet de ce que vendent ces entreprises commerciales, elle l’a appris en regardant le site Web ou les catégories où celles-ci apparaissaient dans les répertoires de Canada 411. Elle ne savait rien au sujet des affiches utilisées dans ces entreprises, ni si l’une de ces affiches employait un nom de marque comprenant le mot LONDON, à part quelques exceptions où les magasins ont répondu au téléphone.
- L’affidavit de 2012 de Mme Owens
[30] Le 11 juin 2012, Mme Owens a effectué une autre recherche assistée par ordinateur sur l’état du registre, à l’aide du système CDNameSearch Corp, en vue de repérer les enregistrements actifs et les demandes d’enregistrement actives qui renferment le mot LONDON dans les secteurs des vêtements, des articles ménagers, du mobilier et articles décoratifs, des services de magasin de vêtements de détail et/ou des services de magasin à rayons. Essentiellement, ces éléments de preuve remplacent ceux qui étaient fournis dans son affidavit précédent produit à la Commission en 2009 dans la procédure d’opposition. Ce nouvel affidavit comporte 134 marques de commerce qui contiennent le mot LONDON, dont 102 sont des marques déposées. Il semble qu’aucune ne soit associée à des services de magasin à rayons (trois avaient été relevées en 2009). Seulement deux marques concernent des commerces de vêtements de détail (AQUASCUTUM OF LONDON et AQUASCUTUM OF LONDON, ENGLAND) et une autre est associée à un magasin de chaussures de détail (SACHA LONDON). Madame Owen indique aussi dans l<son affidavit qu’il existe de nombreux enregistrements coexistants au Canada (un nombre supérieur à celui établi en 2009) qui renferment le mot LONDON dans les secteurs des vêtements, accessoires, articles non durables, articles ménagers, et mobilier et articles décoratifs. En ce qui concerne les articles ménagers, par exemple, trois enregistrements pertinents ont été relevés, ainsi que trois autres en liaison avec le mobilier et les articles décoratifs (aucun n’avait été découvert en 2009). Il semble par ailleurs qu’il y a eu désistement à l’égard du mot LONDON dans bon nombre d’enregistrements.
- L’affidavit de Mme Tuchlin
[31] L’affidavit de Mme Pamela Tuchlin renferme des copies de rapports sur le profil de sociétés et de rapports sur l’appellation commerciale d’entités canadiennes dont le mot LONDON apparaît dans leurs noms de sociétés et noms commerciaux. Trente-sept (37) entreprises commerciales dont le nom comporte le mot LONDON ont été relevées, dont trente-trois (33) étaient situées en Ontario, une (1) au Québec, deux (2) en Nouvelle-Écosse et une (1) constituée en société sous le régime d’une loi fédérale. La plupart de ces entreprises commerciales ont fait l’objet d’un examen dans l’enquête menée par Mme Koper.
Questions en litige
[32] Les questions n litige dans le présent appel sont les suivantes :
a) Quelle est la norme de contrôle applicable?
b) Selon la norme de contrôle qui s’applique, la décision de l’agente était‑elle raisonnable ou correcte?
Analyse
a) La norme de contrôle
[33] Il est bien établi en droit que, en l’absence de preuve additionnelle présentée en appel suivant l’article 56 de la Loi, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique. Il est également bien établi que si de nouveaux éléments de preuve sont présentés, il faut évaluer leur importance et leur valeur probante. Si les nouveaux éléments de preuve recueillis sont suffisamment importants et probants pour avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Voici ce qu’a déclaré le juge Rothstein (au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale) au paragraphe 51 de l’arrêt Brasseries Molson c John Labatt Ltée (2000), 5 CPR (4th) 180, [2000] 3 CF 145 :
Je pense que l’approche suivie dans les affaires Benson & Hedges et McDonald’s Corp. est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s’il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d’un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l’objet d’une certaine déférence. Compte tenu de l’expertise du registraire, et en l’absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu’une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire.
[34] Cet arrêt a explicitement été confirmé par la Cour suprême au paragraphe 41 de l’arrêt Mattel Inc c 3894207 Canada Inc, [2006] 1 RCS 772, [Mattel], et il est donc clair que si une preuve additionnelle est produite et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur la décision du registraire, la Cour a un pouvoir discrétionnaire absolu pour tirer ses propres conclusions quant à l’exactitude de la décision du registraire : voir les jugements Telus Corporation c Orange Personal Personal Communications Services Ltd, 2005 CF 590, au paragraphe 397; Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, aux paragraphes 9 et 10; CEG License Inc c Joey Tomato’s (Canada) Inc, 2012 CF 1541, aux paragraphes 14 à 16.
[35] Après avoir examiné l’ensemble des affidavits présentés à la Cour tout en gardant à l’esprit que le critère à observer est un critère de qualité et non de quantité (Wrangler Apparel Corporation c Timberland Company, 2005 CF 722, aux paragraphes 7 à 9), j’estime que les nouveaux éléments de preuve ne sont pas suffisamment importants pour avoir un effet sur les conclusions de fait de l’agente ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
[36] À l’audience, l’avocat de la défenderesse a reconnu d’emblée que les affidavits de Mmes Koper et Tuchlin n’ont pas beaucoup de poids et qu’ils ne suffiraient pas pour justifier l’application de la norme de la décision correcte. Aucune preuve n’a été présentée à l’agente quant à l’état du marché; celle-ci s’est plutôt fondée sur les renseignements présentés relativement à l’état du registre. Bien que la défenderesse ait tenté de combler cette lacune en produisant l’affidavit de Mme Koper, ses carences lui enlèvent beaucoup de poids. Bien que Mme Koper n’ait pas été questionnée au sujet de nombreuses entreprises commerciales mentionnées dans son affidavit, il n’en demeure pas moins qu’elle ne savait rien quant à l’existence ou la nature d’un grand nombre d’entreprises qu’elle a relevées. Même si, comme l’a soutenu la défenderesse, 16 des 46 entreprises commerciales dont le nom comporte le mot LONDON étaient confirmées par Mme Koper comme étant activement exploitées, il est loin d’être clairement établi que cela suffirait pour tirer une conclusion quant à l’état du marché. Nous ignorons ce que ces entreprises commerciales vendent, quand elles ont commencé à exercer des activités commerciales, quel est leur volume de ventes, quelle est leur réputation, etc. De plus, bon nombre de ces entreprises semblent exercer leurs activités dans la région de London (Ontario) et l’emploi du mot LONDON dans leur nom renvoie manifestement davantage à leur lieu géographique qu’à une marque de commerce.
[37] Dans une large mesure, il en va de même en ce qui concerne l’affidavit de Mme Tuchlin. Tout comme les entreprises commerciales mentionnées dans l’affidavit de Mme Koper, nous ne savons rien du secteur dans lequel les entités mentionnées dans son affidavit exercent leurs activités, et si elles sont toujours activement exploitées. Par ailleurs, la très grande majorité de ces entreprises ont déjà fait l’objet d’un examen par Mme Koper dans le cadre de son enquête.
[38] En ce qui a trait au second affidavit de Mme Owens, il constitue essentiellement une version à jour du premier affidavit produit auprès de l’agente. Il indique, tout comme en 2009, qu’il y a encore trois enregistrements pertinents pour des services de magasin de vêtements de détail et/ou des services de magasin à rayons, un nombre que l’agente a jugé insuffisant pour inférer quoi que ce soit concernant l’état du marché. Il vient aussi ajouter au grand nombre d’enregistrements associés aux vêtements, articles non durables et accessoires, trois enregistrements pour du mobilier et des articles décoratifs, et trois autres pour des articles ménagers. L’agente a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel l’absence d’enregistrement pour des articles ménagers ou du mobilier et articles décoratifs et seulement trois enregistrements pertinents pour des services de magasin de vêtements de détail et/ou des services de magasin à rayons ne permettaient pas à la Commission d’opposition de faire quelque inférence qui soit relativement à l’emploi actuel au sein du marché canadien de ces marques de commerce pour ces marchandises et services. Il est évident que l’ajout d’enregistrements pour des articles ménagers et du mobilier et des articles décoratifs ne ferait que renforcer sa conclusion selon laquelle l’emploi important du mot « LONDON » pour des vêtements, accessoires, articles de cuir, etc. contribue à réduire la probabilité de confusion entre les marques des parties.
[39] Il reste maintenant l’affidavit de M. Felix. Rappelons que l’agente, dans sa décision visant l’enregistrement des marchandises, a indiqué que la seule preuve de l’emploi des marques de commerce LONDON de la demanderesse en liaison avec les marchandises pertinentes, qui se dégage des affidavits de M. Ball, concerne les marques de commerce LONDON DRUGS, LONDON DRUGS et Dessin, et LONDON PREMIERE et Dessin. De plus, elle a convenu avec la défenderesse que les affidavits de M. Ball ne fournissaient pas de chiffres d’affaires détaillés sur chacune des catégories de marchandises vendues sous les marques de commerce de la demanderesse, de sorte que les ventes totales de cette dernière pouvaient avoir été réalisées dans des catégories qui ne recoupent pas les marchandises de la défenderesse. Enfin, l’agente a aussi conclu, dans ses deux décisions, que la demanderesse avait seulement établi l’emploi de quatre marques de commerce faisant partie de la famille des marques de commerce LONDON, à savoir : LONDON DRUGS, LONDON PREMIERE, LONDON GOURMET et LONDON HOME.
[40] J’estime que cet affidavit n’aurait pas modifié de manière radicale la décision de la Commission. L’avocat de la demanderesse a soutenu que la preuve de l’emploi des marques de commerce LONDON de la demanderesse est établie de façon beaucoup plus précise dans l’affidavit de M. Felix, grâce à une ventilation détaillée des ventes dans les différents rayons. Je tiens d’abord à souligner que certains des nouveaux éléments de preuve ont trait à des marques de commerce qui n’ont même pas été invoquées ou précisées dans les déclarations d’opposition de la demanderesse. Plus important encore, ces nouveaux éléments de preuve ne traitent pas de manière appréciable des principaux motifs sur lesquels la décision de la Commission repose. L’agente était au courant des nombreuses marques détenues par la demanderesse et du fait qu’elles sont largement employées dans une vaste gamme de produits. Le fait d’ajouter à l’ensemble d’autres marques de commerce et de fournir d’autres preuves de leur emploi en liaison avec un nombre de produits encore plus grand n’aurait pas changé son opinion voulant que le mot LONDON ait un faible caractère distinctif en raison de sa connotation géographique, ou qu’il n’y ait aucune similarité, dans leur présentation ou leur son, entre les mots SMITH et BARNES composant la marque de la défenderesse et le mot DRUGS compris dans la marque de commerce LONDON DRUGS de la demanderesse.
[41] Pour ces motifs, j’estime que la Cour doit examiner le bien-fondé de ces demandes selon la norme de la raisonnabilité. Par conséquent, la question à trancher est celle de savoir si la décision de la Commission appartie