Milano Pizza Ltd. c. 6034799 Canada Inc.

Milano Pizza Ltd. c. 6034799 Canada Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2022-04-04
Référence neutre
2022 CF 425
Numéro de dossier
T-152-17
Contenu de la décision
Date : 20220404
Dossier : T-152-17
Référence : 2022 CF 425
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 4 avril 2022
En présence de madame la juge Fuhrer
ENTRE :
MILANO PIZZA LTD.
demanderesse
et
6034799 CANADA INC., CHADI WANSA, YOUSSEF ZAHER ALIAS JOSEPH ZAHER, ET YOUSEF NASSAR ALIAS JOE NASSAR
défendeurs
ET ENTRE :
6034799 CANADA INC., CHADI WANSA, YOUSSEF ZAHER ALIAS JOSEPH ZAHER, ET YOUSEF NASSAR ALIAS JOE NASSAR
demandeurs reconventionnels
et
MILANO PIZZA LTD., MAZEN KASSIS, MARWAN KASSIS, MAHMOUD TABAJA, MILANO BASELINE ET JOE KASSIS
défendeurs reconventionnels
JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS
Table des matières
I. Aperçu_ 3
II. Contexte factuel 5
(1) Parties 6
(2) Entreprise MILANO PIZZERIA et licences octroyées par MPL_ 7
(3) Établissement Baxter 12
(4) PIZZERIA MILANO d’un tiers à Masson-Angers, au Québec 18
(5) Témoignages des parties 19
(6) Historique des poursuites concernant l’enregistrement du dessin-marque MILANO_ 19
(7) Autres marques MILANO de tiers 20
III. Historique procédural 21
IV. Jugement sommaire de 2018_ 22
V. Différend et questions en litige 25
VI. Dispositions pertinentes 28
VII. Analyse 28
A. L’enregistrement du dessin-marque MILANO est-il invalide? 28
a) Invalidité pour absence de caractère distinctif en vertu de l’alinéa 18b) de la LMC_ 30
(i) Contrôle insuffisant des licences contrairement au paragraphe 50(1) de la LMC_ 30
(ii) Longue coexistence de PIZZERIA MILANO à Masson-Angers, au Québec 44
b) Invalidité pour abandon en vertu de l’alinéa 18c) de la LMC_ 47
c) Invalidité pour absence de droit à l’enregistrement en vertu de l’alinéa 18d) de la LMC 48
d) Invalidité parce que la date de premier emploi revendiquée précède la date de constitution en société 50
e) Un prédécesseur en titre de la société défenderesse a employé le dessin-marque MILANO avant mars 1994_ 51
f) Invalidité en raison de l’absence d’un désistement à l’égard du mot MILANO_ 51
g) Droits exécutoires à l’égard du dessin-marque MILANO déposé (ou des marques nominales MILANO) 53
G. Actes et communications de MPL et des particuliers défendeurs reconventionnels 54
a) MPL et les particuliers défendeurs reconventionnels ont-ils fait des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent, contrairement à l’alinéa 7a) de la LMC?_ 54
b) MPL et les particuliers défendeurs reconventionnels ont-ils appelé l’attention du public sur leurs produits, services ou affaires de façon à causer ou à causer vraisemblablement de la confusion avec ceux des défendeurs, contrairement à l’alinéa 7b) de la LMC?_ 59
c) MPL et les particuliers défendeurs reconventionnels ont-ils fait passer leurs produits ou services pour ceux qui ont été commandés ou demandés, contrairement à l’alinéa 7c) de la LMC?_ 62
d) MPL et les particuliers défendeurs reconventionnels ont-ils employé, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leur origine géographique, contrairement au sous-alinéa 7d)(ii) de la LMC?_ 62
H. Les défendeurs ont-ils employé la marque de commerce MILANO BAXTER et acquis une réputation ou un achalandage à l’égard de cette marque? 64
VIII. Conclusions 65
IX. Dépens 66
Annexe A : Résumé des témoignages présentés par les parties à l’audience 71
Annexe B : Dispositions pertinentes 81
I.
Aperçu
[1] Le présent litige concerne les restaurants à emporter exploités sous le nom MILANO PIZZERIA à Ottawa et dans les environs, et les droits de la demanderesse à l’égard de la marque de commerce MILANO PIZZERIA & Dessin reproduite ci-dessous [le dessin-marque MILANO], qui sont contestés par d’anciens licenciés :
[2] Le dessin-marque MILANO est enregistré au nom de la demanderesse sous le numéro LMC571,144, enregistrement daté du 22 novembre 2002 en liaison avec des services de « Comptoir de mets à emporter avec service de livraison », et fondé sur l’emploi au Canada depuis au moins mars 1994 [l’enregistrement du dessin-marque MILANO]. Aucun prédécesseur en titre n’est nommé. Le mot PIZZERIA fait l’objet d’un désistement.
[3] La question de savoir si le dessin-marque MILANO pouvait être enregistré à la date où il l’a été n’est plus en litige dans la présente instance. La juge Mactavish (alors juge de la Cour) s’est rangée du côté de la demanderesse sur cette question précise au terme de l’instruction des requêtes en jugement sommaire présentées par les parties (Milano Pizza Ltd c 6034799 Canada Inc, 2018 CF 112 [Jugement sommaire de 2018]). Toutefois, la validité du dessin-marque MILANO demeure en litige dans la présente instance, ainsi que les droits revendiqués par la demanderesse à l’égard des marques nominales non déposées MILANO PIZZERIA, MILANO PIZZA, MILANO PIZZA et MILANO’S [collectivement, les marques nominales MILANO]. Dans les présents motifs, je désigne l’ensemble des marques de commerce invoquées par la demanderesse comme les « marques MILANO », y compris, pour plus de précision, le dessin‑marque MILANO.
[4] Comme il sera expliqué plus en détail plus loin, la demanderesse allègue en l’espèce une usurpation de sa marque de commerce, une commercialisation trompeuse et une dépréciation de l’achalandage, tandis que les défendeurs présentent une demande reconventionnelle en vue de faire radier l’enregistrement du dessin-marque MILANO pour absence de caractère distinctif, abandon et absence de droit à l’enregistrement. De plus, dans leur demande reconventionnelle, les défendeurs demandent une réparation pour les déclarations fausses ou trompeuses qu’aurait faites la demanderesse en vue de discréditer l’entreprise, les produits ou les services des défendeurs, ainsi que pour la commercialisation trompeuse et l’utilisation par la demanderesse de désignations fausses sous un rapport essentiel qui sont susceptibles d’induire en erreur le public quant à l’origine géographique des produits et services commandés par le public.
[5] Pour les motifs qui suivent, l’action de la demanderesse est rejetée, tandis que la demande reconventionnelle des défendeurs visant à obtenir la radiation de l’enregistrement du dessin‑marque MILANO est accueillie au titre de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 [LMC]. La demanderesse n’a pas démontré un contrôle suffisant des licences au sens du paragraphe 50(1) de la LMC à l’égard du dessin-marque MILANO pour justifier le maintien de son enregistrement. Les autres aspects de la demande reconventionnelle des défendeurs sont rejetés.
[6] Peu avant la présente instance, les parties ont convenu de scinder les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts. Toutefois, compte tenu des conclusions sur les questions de la responsabilité en l’espèce, les questions relatives aux dommages-intérêts sont maintenant à mon avis théoriques.
II. Contexte factuel
[7] La juge Mactavish a résumé le contexte factuel, ainsi que les éléments de preuve et les observations présentés par les parties dans le cadre de leurs requêtes en jugement sommaire, lesquels ont servi de toile de fond à son analyse : Jugement sommaire de 2018, précité, aux para 1-23 et 42-82. Bien qu’il y ait un chevauchement avec le contexte factuel du jugement sommaire, ce qui suit est une description des faits généraux applicables à la présente instance, y compris un résumé des éléments de preuve des parties. Pour établir ce contexte, je me suis fondée sur les témoignages et les éléments de preuve documentaires présentés dans le cadre de l’instance, l’exposé conjoint partiel des faits des parties et le Jugement sommaire de 2018.
(1) Parties
[8] La demanderesse et défenderesse reconventionnelle, Milano Pizza Ltd. [la demanderesse ou MPL], est une société ontarienne constituée le 14 mai 1996 par le particulier défendeur reconventionnel Marwan Kassis.
[9] Les particuliers défendeurs reconventionnels, Mazen Kassis, Marwan Kassis, Mahmoud Tabaja et Joe Kassis (également appelé « Yousef » Kassis) sont tous des actionnaires de MPL [collectivement, les particuliers défendeurs reconventionnels]. Mazen Kassis est le président de MPL depuis 2013.
[10] La défenderesse reconventionnelle, Milano Baseline, est un établissement Milano Pizzeria situé au 2529, chemin Baseline, à Ottawa [l’établissement Baseline], qui a ouvert ses portes en avril 2016. Il appartient à Joe Kassis et est exploité par ce dernier.
[11] La société défenderesse et demanderesse reconventionnelle, 6034799 Canada Inc., est une société fédérale constituée le 6 novembre 2002 [la société défenderesse] par les particuliers défendeurs et demandeurs reconventionnels, Chadi Wansa, Youssef Zaher et Yousef Nassar (aussi appelés « Joe » Nassar) [collectivement, les particuliers défendeurs].
[12] Il convient de noter l’existence de plusieurs liens familiaux entre les parties et d’autres personnes. Mazen, Marwan et Yousef Kassis sont frères. Mahmoud Tabaja est marié à une nièce de Yousef Nassar, et le frère de Mahmoud, Mohammed Tabaja, est marié à la sœur de Chadi Wansa. Chadi Wansa et Youssef Zaher sont cousins, et Yousef Nassar est leur oncle.
(2) Entreprise MILANO PIZZERIA et licences octroyées par MPL
[13] MPL est une société établie à Ottawa qui octroie des licences à des propriétaires exploitants de pizzerias indépendants. Lorsque MPL a été constituée en société en 1996, il y avait au moins six pizzerias ou restaurants, à divers endroits, offrant des services de comptoir de mets à emporter avec service de livraison et employant le nom MILANO PIZZERIA et le dessin‑marque MILANO. Ces établissements ont été ouverts par Marwan Kassis puis été vendus à d’autres propriétaires exploitants. Au moment de l’instance, il y avait 38 établissements MILANO PIZZERIA gérés par des propriétaires exploitants indépendants titulaires d’une licence de MPL [les licenciés de MPL].
[14] Bien que les défendeurs contestent l’aspect relatif aux licences, je conclus que la description donnée ci-dessus représente l’essence de l’entreprise MILANO PIZZERIA, comme le démontrent, selon la prépondérance des probabilités, les éléments de preuve. La question de savoir si les licences octroyées sont valides est une autre question que j’examinerai plus loin dans la section « Analyse ».
[15] Les contrats de licence n’étaient pas toujours rédigés par écrit, mais ils ont été conclus oralement ou compris comme prévoyant un [traduction] « approvisionnement » et un [traduction] « territoire » en échange de l’emploi des noms « Milano Pizza » et « Milano Pizzeria ». De plus amples détails sont donnés dans les contrats de licence écrits et les témoignages des parties, décrits ci-dessous.
[16] Les contrats écrits qui auraient pu exister avant le milieu des années 2000 auraient été détruits lors d’une inondation à la maison de Marwan Kassis, où certains dossiers de MPL étaient conservés à l’époque. Les contrats de licence écrits présentés en preuve dans le cadre de la présente instance ne couvrent pas tous les établissements MILANO PIZZERIA visés par une licence de MPL, mais couvrent la majorité des établissements sous licence au moment où MPL a introduit son action en 2017. Les contrats présentés en preuve datent de 2008, de 2012 à 2014 et de 2016 à 2019. La plupart des contrats datent de 2013-2014 et de 2017-2018, et seul un petit nombre datent de 2008, de 2012, de 2016 et de 2019. Aucun de ces contrats n’indique qu’ils sont nunc pro tunc ou qu’ils constituent une confirmation d’une relation existante établie en vertu d’une licence. De plus, Mazen Kassis ne sait pas si Marwan Kassis possédait une licence écrite pour le nom avant l’inondation de sa maison.
[17] Bien qu’ils ne soient pas identiques, les contrats écrits sont essentiellement semblables. Certains indiquent que la marque de commerce déposée est « Milano Pizza », tandis que d’autres désignent « Milano Pizzeria » comme étant la marque de commerce déposée, qui est alors définie comme étant le « nom commercial » dont l’emploi par le licencié de MPL visé est autorisé aux termes d’une licence non exclusive. Un seul des contrats (le plus récent, datant de 2019) mentionne le dessin-marque MILANO. Les règles ou les modalités comprennent l’achat de produits de marque auprès de distributeurs ou de fournisseurs approuvés ainsi que l’utilisation du nom commercial dans un territoire convenu. Aucune autre licence ne serait accordée pour ce territoire sans le consentement du licencié. Tout autre établissement approuvé par les actionnaires de MPL doit conclure une entente qui reproduit les contrats de licence; cela étant dit, les contrats de licence prévoient aussi, paradoxalement, que les modalités des licences sur le territoire attribué par le licencié de MPL (et approuvé par MPL) seront établies à la seule discrétion du licencié de MPL.
[18] Les contrats de licence écrits renvoient à des [traduction] « droits de licence / redevances de franchisage » que le licencié de MPL (par opposition à MPL) recevrait dans l’éventualité où un deuxième établissement serait approuvé sur le territoire du licencié de MPL. Bien que certains licenciés de MPL aient versé des redevances à MPL au début, les redevances ont été supprimées lorsque MPL a reçu des remises du fournisseur approuvé Tannis (décrites ci‑dessous). Les remises étaient initialement destinées à des campagnes de publicité ou de promotion conjointes, mais elles sont en fin de compte devenues la seule source de revenus de MPL. Le modèle d’affaires de MPL peut donc être résumé comme des engagements d’approvisionnement des licenciés de MPL et des remises reçues par MPL pour les engagements d’approvisionnement.
[19] Bien qu’ils ne soient pas désignés par leur nom dans les contrats, les fournisseurs désignés sont « Tannis » (c’est-à-dire Tannis Food Distributors, maintenant appelée « Sysco ») et Pepsi. Les produits de marque offerts par Tannis comprennent de la sauce à pizza, du fromage, du pepperoni et des boîtes à pizza, mais ne comprennent ni les légumes ni le matériel de comptabilité. Les premiers produits de marque comprenaient des produits de tiers désignés. MPL a ensuite conçu sa propre gamme privée de produits de marque. Par exemple, la sauce à pizza est vendue dans des boîtes étiquetées avec le dessin-marque MILANO comme suit :
[20] Les contrats écrits renvoient également à un menu approuvé par MPL en fonction de l’emplacement, mais, à mon avis, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer l’existence d’un processus d’approbation et peu d’éléments de preuve documentaires concernant les menus utilisés dans les établissements MILANO PIZZERIA visés par une licence. Quoi qu’il en soit, la Cour conclut dans le Jugement sommaire de 2018 que si un droit d’auteur était revendiqué à l’égard des menus, cette question n’était plus en litige (au para 153).
[21] Au terme de vérifications ou contrôles qui, au mieux, peuvent être décrits comme « ponctuels », Mazen Kassis a exigé, dans un cas, qu’un licencié retire des options halal de son menu. De plus, MPL dépend de son représentant chez Tannis pour signaler à MPL les cas de non-conformité à l’exigence d’approvisionnement (comme les réductions notables dans l’approvisionnement).
[22] Comme l’a admis Mazen Kassis et le prouvent les témoignages des parties, les licenciés de MPL sont libres d’exploiter leur entreprise comme bon leur semble, notamment en ce qui a trait à la décoration, à la publicité, à la dotation en personnel, aux uniformes, à la formation, aux offres de menus (à quelques exceptions près, comme celle mentionnée ci‑dessus), aux prix et à la préparation des aliments, y compris les recettes utilisées.
[23] Les enseignes des établissements des licenciés de MPL étaient disparates dans les premiers temps, avant l’élaboration du dessin-marque MILANO, que les licenciés de MPL ont accepté d’adopter. Marwan Kassis a quant à lui changé à ses propres frais les enseignes des restaurants des licenciés de MPL par des enseignes arborant le dessin-marque MILANO. Les licenciés de MPL ont également employé le dessin-marque MILANO sur leurs menus, après avoir reçu un original à reproduire à cette fin, mais chaque établissement disposait de son propre menu. Chaque établissement MILANO PIZZERIA était différent, avec différentes combinaisons de pizzas et différents menus. Toutefois, comme plusieurs des témoins l’ont expliqué à l’audience, y compris Chadi Wansa, cela a été bénéfique pour leurs entreprises, qui ont été perçues comme faisant partie d’un groupe plus grand, ou comme étant des « franchises » (même si l’existence d’aucune franchise – au sens juridique du terme – n’a été établie à ce jour), en raison de l’emploi du dessin-marque MILANO.
[24] Les contrats de licence écrits renvoient également à des campagnes de publicité et de promotion que les licenciés de MPL et MPL acceptent de faire de temps à autre, mais en pratique la participation aux campagnes coopératives ou conjointes qui ont eu lieu était volontaire.
[25] La commande en ligne est une caractéristique importante de l’entreprise MILANO PIZZERIA; tous les licenciés de MPL dépendent des ventes générées par la plateforme Web située à www.milanopizzeria.ca, y compris le logiciel et le mécanisme de soutien fournis par menu.ca (c’est-à-dire l’entreprise Local Media Concepts Inc.), qui permet aux licenciés de MPL d’accepter des commandes en ligne. De plus amples détails sur l’importance des commandes en ligne dans les présentes procédures sont fournis dans la section suivante.
(3) Établissement Baxter
[26] Depuis 2002, les défendeurs possèdent et exploitent un établissement MILANO PIZZERIA situé au chemin Baxter, à Ottawa [l’établissement Baxter]. Comme on le verra plus loin, ils ont acheté l’entreprise de Vahid et Farid Khorrami [les frères Khorrami]. Il s’agissait d’un achat d’actifs qui comprenait l’équipement, les améliorations locatives et l’achalandage. Ils ont ensuite déménagé tout près, toujours sur le chemin Baxter. Par souci de clarté, l’expression « établissement Baxter » désigne l’entreprise des défendeurs à l’un ou l’autre de ces emplacements.
[27] Marwan Kassis et Yousef Kassis ont acquis l’établissement Baxter en 1992 et l’ont vendu à Kamal Ibrahim en 1994, qui, à son tour, a vendu 50 % de l’entreprise à Vahid Khorrami en 1995. Vahid a ensuite fait appel à son frère, Farid, avec qui il a dirigé l’entreprise, après avoir acheté les 50 % restants. Ensemble, ils ont créé la société 1252106 Canada Inc.
[28] À l’époque où Vahid Khorrami possédait 50 % de l’entreprise avec Kamal Ibrahim, Vahid Khorrami a appris que M. Ibrahim payait des frais mensuels pour l’emploi du nom MILANO. Après l’achat des 50 % restants de l’entreprise de Kamal Ibrahim, les frères Khorrami ont continué à payer les frais mensuels pendant un certain temps pour l’emploi du nom MILANO. Ils ont également continué à s’approvisionner auprès de Tannis, mais ils ont pris des décisions d’affaires pour leur établissement sans l’aide de MPL pendant la phase d’« essai‑erreur » de leur entreprise.
[29] Chadi Wansa a approché Vahid Khorrami en 2002 pour discuter de l’achat de l’entreprise. M. Wansa a travaillé à l’établissement avant de l’acheter pour apprendre à connaître l’entreprise. M. Khorrami était initialement réticent à vendre l’entreprise à M. Wansa, mais il a changé d’avis en apprenant que l’entreprise MILANO PIZZERIA n’avait aucune structure et il a accepté de vendre l’entreprise à la société défenderesse.
[30] La preuve confirme que MPL n’a pas participé à la vente proprement dite, à savoir qu’elle ne s’est pas occupée des documents d’achat relatifs au transfert de l’entreprise aux défendeurs. Autrement dit, MPL n’était pas partie à la transaction, ce qui est compatible avec le témoignage de l’un des particuliers défendeurs, Youssef Nassar, qui possédait antérieurement un établissement MILANO PIZZERIA à Russell, en Ontario. Le mari de sa nièce, Mahmoud Tabaja, l’a approché au début de 2000 au sujet de l’achat de l’établissement. Selon M. Nassar, MPL était propriétaire de l’immeuble et devait signer le bail, mais l’entreprise n’a autrement pas participé à l’achat.
[31] Aucune recherche d’autorisation de marque de commerce n’a été effectuée lorsque la société défenderesse a acquis l’entreprise des frères Khorrami. Bien que l’achat d’actifs comprenne l’achalandage, aucune marque de commerce n’est mentionnée dans l’acte de vente ou les documents connexes présentés en preuve. De plus, l’acte de vente prévoit que les [traduction] « biens susmentionnés [à savoir l’équipement, les améliorations locatives et l’achalandage] sont libres et quittes de toute charge ».
[32] Aucun des documents d’achat n’obligeait la société défenderesse à conclure un contrat de licence avec MPL, et 1252106 Canada Inc. n’était pas non plus assujettie à des restrictions en vertu d’un quelconque contrat de licence écrit en ce qui a trait à son emploi des noms MILANO, MILANO PIZZA et MILANO PIZZERIA. Aucun des contrats de licence écrits présentés en preuve ne vise l’établissement Baxter. Selon les défendeurs, les établissements MILANO PIZZERIA sont une coopérative plus ou moins structurée formée pour financer des campagnes de commercialisation et pour l’approvisionnement conjoint auprès de fournisseurs; c’est la structure qui avait toujours existé.
[33] Néanmoins, Tannis a été un important fournisseur de l’établissement Baxter jusqu’en 2016. Bien que M. Wansa ait tenté de décrire la poursuite de l’approvisionnement des défendeurs auprès de Tannis après leur acquisition de l’établissement Baxter comme un « geste », je trouve cela peu convaincant. Par exemple, Youssef Nassar a rappelé qu’il était possible de rencontrer Marwan et Mazen Kassis en 2007 pour discuter d’une diminution de l’approvisionnement auprès de Tannis parce qu’ils pouvaient acheter des produits moins chers ailleurs. Après la réunion, la question de la diminution de l’approvisionnement auprès de Tannis a été rejetée.
[34] Les défendeurs ont également respecté leur territoire. M. Nassar se souvient que Vahid Khorrami leur a donné une carte qui se trouvait sur son congélateur et qui décrivait le territoire de l’établissement Baxter. M. Nassar a également rappelé qu’il croyait qu’il avait fait Marwan Kassis signer la carte. M. Wansa a déclaré que la carte est apposée sur ce qui est maintenant leur congélateur-chambre. Une copie de la carte signée a été produite en cour. De plus, le territoire des défendeurs a changé au fil des ans; Marwan Kassis a accepté d’ajouter Centrepointe au territoire de l’établissement Baxter, en contrepartie de quoi les défendeurs acceptaient d’utiliser un numéro de téléphone centralisé.
[35] En 2003, Chadi Wansa a acquis le domaine milanopizzeria.ca et a embauché un concepteur Web pour créer un site Web. Environ neuf restaurants se sont en fin de compte joints à l’établissement Baxter pour la publicité sur le site Web. Quand les plateformes de commande en ligne sont apparues à partir d’environ 2010, à savoir Just Eat, puis Skip the Dishes et enfin Uber Eats, l’établissement Baxter a suivi le mouvement. Tout cela a été fait sans rétroaction ou supervision de la part de MPL. La commande en ligne est devenue une part importante (environ 25 %) des activités de l’établissement Baxter.
[36] De 2002 à 2013, M. Wansa a entretenu une relation amicale avec Mazen Kassis. Leurs relations se sont détériorées après que M. Kassis est devenu président de MPL en 2013. À cette époque, ils ont discuté du transfert du domaine milanopizzeria.ca à M. Kassis. M. Wansa a accepté le transfert après que M. Kassis lui eut assuré que l’établissement Baxter ne serait pas retiré du site Web, pour quelque raison que ce soit, sans le consentement de M. Wansa. M. Kassis a tenté de faire signer à M. Wansa une [TRADUCTION] « Entente de non-abus des marques de commerce et nom commercial exclusifs et de la marque MILANO PIZZA », qui mentionne notamment le transfert convenu du nom de domaine, mais rien n’indique qu’elle ait jamais été signée. M. Kassis a finalement transféré le domaine avec l’aide d’un fournisseur de services de domaine.
[37] Contrairement aux garanties données à l’établissement Baxter, ce dernier a été retiré du site Web et du système de commande en ligne, d’abord en novembre 2015 en raison du refus d’acheter un certain volume de Pepsi, puis définitivement en février 2016 en raison du refus d’acheter des boîtes à pizza (qui arborent le domaine milanopizza.ca, un deuxième domaine connexe appartenant à MPL). À la fin de juin 2016, les avocats de MPL ont envoyé une lettre à M. Wansa, à l’établissement Baxter, lettre qui mettait fin officiellement à l’autorisation d’employer les marques de commerce de MPL en liaison avec des services de comptoir de mets à emporter et des offres de menus connexes.
[38] Entre-temps, l’établissement Baseline, qui appartient à Joe Kassis et est exploité par ce dernier, a ouvert ses portes en avril 2016. Les annonces Facebook pour l’établissement Baseline comprenaient la description « Milano Baxter – Iris Cobden ». De plus, le menu de l’établissement Baseline présenté en preuve contient une note de la part de Mazen Kassis, président de MPL, adressée de façon générale à la clientèle de MPL. La note décrit Joe Kassis comme [traduction] « [l’]un des deux frères qui ont fondé la franchise Milano Pizza ». Elle mentionne également l’ouverture d’un deuxième établissement dans la région, mais n’indique pas le motif de cette ouverture. Une lettre adressée à la [TRADUCTION] « clientèle de Milano Pizza Ltd. » a un contenu similaire mais ajoute ceci : [TRADUCTION] « nous avons de graves problèmes avec l’établissement qui a, jusqu’à présent, amené notre marque Milano Pizza à votre table de salle à manger » [caractère gras dans l’original].
[39] Vu la tournure des événements, les défendeurs ont acquis les domaines milanoottawa.com et ottawamilano.com, et ont lancé leur propre site Web pour rétablir le service de commande en ligne du restaurant de Baxter. De plus, de la fin juin 2016 jusqu’à aujourd’hui, la société défenderesse a employé la marque de commerce reproduite ci-dessous en liaison avec des produits et services offerts et vendus par l’établissement Baxter :
[Nouveau dessin-marque MILANO]
[40] Malgré l’adoption du nouveau dessin-marque MILANO, les défendeurs continuent d’utiliser des enseignes, des menus et de la publicité sur les médias sociaux arborant l’ancien dessin-marque MILANO ou une variante sensiblement similaire de la marque de commerce, en supprimant le mot PIZZERIA par exemple, mais en conservant des éléments figuratifs du mot stylisé MILANO.
[41] De plus, depuis environ la fin juin 2016, Tannis n’est plus un fournisseur important de la société défenderesse, qui, depuis, a acheté des ingrédients de pizza auprès d’autres fournisseurs. Avant au moins le milieu de 2015, Tannis était le principal fournisseur de pepperoni, de sauce à pizza et de fromage de la société défenderesse.
(4) PIZZERIA MILANO d’un tiers à Masson-Angers, au Québec
[42] Dimitrios Stougianos exploite la PIZZERIA MILANO à Masson-Angers, au Québec, depuis 40 ans. Masson-Angers est situé à environ 30 minutes d’Ottawa en voiture. Voici l’enseigne affichée dans une fenêtre du restaurant, ouvert sept jours par semaine :
[43] Les mots PIZZERIA MILANO sont en rouge, tandis que l’arrière-plan est jaune. L’enseigne a également une bordure rouge.
[44] De plus, M. Stougianos utilise le même menu depuis 40 ans. Celui-ci arbore les mots « Pizzeria Milano Restaurant », où les mots « Pizzeria » et « Restaurant » sont en vert et le mot « Milano » est en rouge dans une plus grande taille de caractère, tel que reproduit ci-dessous :
[45] M. Stougianos a déclaré que son restaurant vend plus de pizzas que d’autres articles et qu’il offre la livraison dans la région de Masson-Angers. Le nom de son entreprise, tel qu’il apparaît sur les reçus de commandes alimentaires, est « Pizzeria Nouveau Milano ». Cela a toujours été le nom de son entreprise. Lorsqu’on lui a demandé comment les clients appellent son entreprise, il a répondu « Milano Pizzeria ».
(5) Témoignages des parties
[46] Bien que les paragraphes ci-dessus exposent les faits les plus saillants des témoignages présentés dans le cadre de la présente procédure (et de certains éléments de preuve documentaires), un résumé des témoignages rendus à l’audience figure à l’annexe A des présents motifs.
(6) Historique des poursuites concernant l’enregistrement du dessin-marque MILANO
[47] La demande d’enregistrement sous-jacente du dessin-marque MILANO a été déposée au nom de MPL le 6 octobre 1997 sous le numéro LMC857,952, et le processus d’enregistrement a pris plus de cinq ans. Pendant ce temps, MPL a modifié la demande pour inscrire un désistement visant le mot PIZZERIA et redéfinir les services comme « Comptoir de mets à emporter avec service de livraison ». À aucun moment la demande n’a été modifiée pour identifier un prédécesseur en titre, même si la date de premier emploi revendiquée, à savoir mars 1994, précède de plus de deux ans la date de constitution en société de MPL, le 14 mai 1996.
[48] MPL a également répondu à l’opposition soulevée et maintenue par le registraire des marques de commerce [le registraire] dans des actions officielles successives concernant l’enregistrabilité du dessin-marque MILANO au regard de l’alinéa 12(1)d) de la LMC en raison de la confusion avec la marque de commerce déposée MILANO, portant le numéro d’enregistrement LMC380,997 et visant des « [s]services de restaurant et de salle à manger spécialisés dans les mets italiens, les mets western et les fruits de mer ».
[49] Les réponses de MPL à cette opposition à l’enregistrement contenaient des admissions notables, y compris le fait que [traduction] « “Milano” est en fait un terme commercial communément employé en liaison avec des restaurants et des cafés au Canada ». À l’appui, MPL a souligné la coexistence de l’ancienne marque de commerce déposée MILANO EXPRESS & Dessin, portant le numéro d’enregistrement LMC267,423, qui a été examinée par l’ancien juge Cullen dans la décision Milano Dining Room & Lounge Ltd et al v Milano Express (Medicine Hat) Ltd (1987), 15 CPR (3d) 272 (CF 1re inst) [Milano Dining Room]. À la page 274 de la décision, le juge Cullen a fait remarquer que « Milano », une ville italienne, est un terme décrivant un lieu géographique et que [traduction] « [s]’il ne s’agit que du nom d’un lieu géographique qui ne possède pas de signification secondaire, il ne peut pas être monopolisé et demeure du domaine public, en raison de son importance géographique ».
[50] Je conclus du fait que le dessin-marque MILANO a été enregistré, que le registraire l’a finalement approuvé et annoncé et qu’il a accueilli la demande. L’historique du dossier versé en preuve est incomplet à cet égard. Toutefois, je fais remarquer qu’il n’y a aucune preuve qu’un tiers s’est opposé à l’enregistrement du dessin-marque MILANO.
(7) Autres marques MILANO de tiers
[51] Les éléments de preuve documentaires en l’espèce comprennent l’historique des dossiers des marques de commerce suivantes :
- Dessin MILANO COFFEE HOUSE, numéro d’enregistrement LMC836,464, en liaison avec des produits et services qui comprennent l’« Exploitation de restaurants »;
- Marque de commerce logo MILANO FRUITERIE, dont la demande d’enregistrement portant le numéro 1,703,103 a été accueillie en liaison avec des produits et services qui comprennent des « Services de restaurant et services de traiteur »;
- Logo anglais MILANO, dont la demande d’enregistrement portant le numéro 1,753,787 a été accueillie en liaison avec des produits et services qui comprennent des « Services de restaurant et de traiteur ».
III. Historique procédural
[52] Voici un résumé des quatre années d’historique procédural qui ont mené à la présente affaire en février 2021.
[53] La demanderesse a déposé sa déclaration le 31 janvier 2017, dans laquelle elle sollicite : un jugement déclaratoire et une injonction contre les défendeurs pour violation du droit exclusif de la demanderesse à l’égard du dessin-marque MILANO découlant de l’enregistrement de ce dessin-marque, commercialisation trompeuse, dépréciation de l’achalandage et violation du droit d’auteur; une ordonnance exigeant la restitution du matériel contrefait; une ordonnance enjoignant aux défendeurs de transférer à la demanderesse le nom de domaine milanoottawa.com et tout autre nom de domaine pertinent; des dommages-intérêts ou la restitution des profits; des dommages-intérêts majorés, punitifs et exemplaires; des intérêts avant et après jugement; et les dépens avocat-client. La déclaration a été modifiée juste avant l’audience le 8 janvier 2021.
[54] Quant aux défendeurs, ils sollicitent dans leur défense et demande reconventionnelle déposée le 2 juin 2017 : des dommages-intérêts pour le retrait des défendeurs du système de commande en ligne à l’adresse www.milanopizzeria.ca, et des dommages-intérêts supplémentaires pour d’autres perturbations des affaires et la confusion causées par la demanderesse et les défendeurs reconventionnels; un jugement déclaratoire et une injonction concernant l’invalidité de l’enregistrement du dessin-marque MILANO en raison de l’article 18 de la LMC, des déclarations fausses et trompeuses et des descriptions fausses sous un rapport essentiel qui ont été faites par la demanderesse et les défendeurs reconventionnels, contrairement à l’alinéa 7a) et au sous-alinéa 7d)(ii) de la LMC, et de la commercialisation trompeuse; une ordonnance exigeant la restitution du matériel contrefait; des dommages-intérêts majorés, punitifs et exemplaires; les dépens avocat-client; des intérêts avant et après jugement. La défense et demande reconventionnelle a été modifiée le 28 juillet 2017 et de nouveau peu avant l’audience le 5 janvier 2021.
[55] La réponse et défense des demanderesses à la demande reconventionnelle a été déposée le 11 août 2017 et modifiée le 8 janvier 2021. La réponse des défendeurs à la défense à la demande reconventionnelle a été déposée le 24 août 2017.
[56] Les modifications apportées par les parties à leurs actes de procédure découlent, dans une large mesure, du Jugement sommaire de 2018, qui est examiné plus en détail ci‑dessous.
IV. Jugement sommaire de 2018
[57] Comme on l’a vu, les parties de part et d’autre ont présenté une requête en vue d’obtenir un jugement sommaire. Les défendeurs ont demandé le rejet de l’action de la demanderesse, tandis que la demanderesse a sollicité un jugement sommaire en sa faveur à l’égard de toutes les questions, à l’exception de la revendication du droit d’auteur. La juge Mactavish a conclu qu’il n’existait aucune véritable question litigieuse concernant l’enregistrabilité contestée du dessin-marque MILANO en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la LMC et concernant la revendication du droit d’auteur de la demanderesse. Cette dernière a eu gain de cause dans le Jugement sommaire de 2018 à l’égard de la première question, mais la deuxième question a été tranchée en faveur des défendeurs, ce qui a entraîné le rejet partiel de l’action de la demanderesse, dans la mesure où elle était fondée sur le droit d’auteur (aux para 6, 155 et 156). Les requêtes ont été rejetées quant aux autres questions (aux para 7 et 157).
[58] Dans son analyse de la question de l’enregistrabilité, la juge Mactavish a fait remarquer que « la demanderesse a expressément renoncé à employer le mot “pizzeria” en lien avec le dessin‑marque MILANO et elle ne prétend pas maintenant être propriétaire du mot “Milano” en soi comme marque de commerce ou autre » [non souligné dans l’original] : Jugement sommaire de 2018, précité, au para 95. À son avis, le caractère distinctif du dessin-marque MILANO, dans son ensemble, réside dans la combinaison des mots « Milano » et « Pizzeria » avec les éléments figuratifs, à savoir « la mise en page et la police de caractère des mots ainsi que la pointe de pizza qui figure dans la lettre “O” de “Milano” et qui est l’élément le plus distinctif du dessin‑marque MILANO » : Jugement sommaire de 2018, précité, aux para 96 et 99.
[59] Pour justifier cette conclusion quant au caractère distinctif dans le contexte de l’analyse de l’enregistrabilité, la juge Mactavish a renvoyé à la décision Milano Dining Room et a souligné la combinaison des mots « Milano » et « Express » avec un logo de train [la marque MILANO EXPRESS], dans laquelle l’enregistrement de la marque avait été maintenu. Bien que ce ne soit pas explicitement indiqué, je conclus que la juge Mactavish a implicitement établi une analogie entre le format du dessin-marque MILANO qui nous occupe en l’espèce et le format de la marque MILANO EXPRESS.
[60] En concluant qu’il y avait une véritable question litigieuse en ce qui concerne l’allégation de commercialisation trompeuse de la demanderesse (entre autres), la juge Mactavish a fait remarquer que l’existence d’une marque de commerce déposée constitue une défense complète contre une action en commercialisation trompeuse : Jugement sommaire de 2018, précité, au para 133.
[61] Pour justifier son rejet de la revendication du droit d’auteur de la demanderesse, la juge Mactavish a souligné l’absence d’éléments de preuve établissant la création et la provenance du dessin-marque MILANO. En particulier, même si l’on présume que Marwan Kassis est le créateur du dessin-marque MILANO, dont la preuve a été considérée comme « vague, imprécise, incohérente et incomplète », rien n’indique qu’il n’ait jamais cédé à la demanderesse son droit d’auteur : Jugement sommaire de 2018, précité, aux para 148-150. La demanderesse n’a donc pas établi l’existence d’un droit d’auteur exécutoire à l’égard du dessin-marque MILANO. La juge Mactavish a également conclu au paragraphe 153 que la demanderesse n’avait pas établi l’existence d’un droit exécutoire à l’égard des menus.
V. Différend et questions en litige
[62] La demanderesse allègue que les activités des défendeurs ont causé de la confusion sur le marché et ont nui à ses entreprises, et les défendeurs reprochent ces mêmes choses à la demanderesse. Bien que les parties conviennent que les clients de la région d’Ottawa en sont venus à savoir que les établissements MILANO PIZZERIA appartiennent des propriétaires exploitants indépendants connus de façon interchangeable en tant que MILANO, MILANO’S PIZZA, MILANO PIZZA et MILANO PIZZERIA, ni la demanderesse ni les défendeurs n’ont présenté d’éléments de preuve directs des perceptions de leurs clients ou d’autres personnes à cet égard.
[63] De plus, de leur côté, les défendeurs contestent le fait que MPL ou tout prédécesseur en titre ait octroyé des licences à des propriétaires exploitants d’établissements MILANO PIZZERIA. Une question clé du différend à mon avis, que j’examinerai plus loin, est de savoir si la demanderesse a démontré un contrôle suffisant des licences au sens du paragraphe 50(1) de la LMC. Il est nécessaire de trancher ce point, dans le contexte plus large du caractère distinctif, avant de procéder à l’examen de la validité de l’enregistrement du dessin-marque MILANO, que les défendeurs contestent dans leur demande reconventionnelle.
[64] Compte tenu des actes de procédure des parties et du contexte factuel exposé ci-dessus, je conclus que l’étape relative à la responsabilité de l’instance soulève les questions suivantes :
En ce qui concerne l’invalidité alléguée de l’enregistrement du dessin-marque MILANO :
a) À la date de la demande reconventionnelle des défendeurs, soit le 2 juin 2017, le dessin-marque MILANO distinguait-il MPL en liaison avec des services de comptoir de mets à emporter avec service de livraison, et, dans la négative, l’enregistrement est-il invalide en vertu de l’alinéa 18b) de la LMC pour au moins l’un des deux motifs possibles, à savoir :
(i) le programme de licences de MPL est-il valide en vertu du paragraphe 50(1)