Caricline Ventures Ltd. c. ZZTY Holdings Ltd.

Caricline Ventures Ltd. c. ZZTY Holdings Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2001-12-05
Référence neutre
2001 CFPI 1342
Numéro de dossier
T-1608-97
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20011205
Dossier : T-1608-97
Référence neutre : 2001 CFPI 1342
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 5 décembre 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
CARICLINE VENTURES LTD.
demanderesse
- et -
ZZTY HOLDINGS LIMITED et
AZIM ZONE INC.
défenderesses
Dossier : T-1609-97
ET ENTRE :
CARICLINE VENTURES LTD.
demanderesse
- et -
FARSIDE CLOTHING LTD. et
FARSIDE SKATEBOARDS & SNOWBOARDS LTD.
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
Rappel des faits
[1] La demanderesse, Caricline Ventures Ltd., a introduit une action contre les défenderesses, Farside Clothing Ltd. et Farside Skateboards & Snowboards Ltd., en vue d'obtenir diverses réparations relativement à la contrefaçon de la marque de commerce dont il est question dans le dossier no T-1609-97. La demanderesse a également introduit une action contre ZZTY Holdings Limited et Azim Zone Inc. relativement à la contrefaçon de la même marque de commerce dans le dossier no T-1608-97. Le 7 février 2000, le protonotaire Hargrave a ordonné l'instruction conjointe des dossiers nos T-1608-97 et T-1609-97.
[2] Comme la preuve administrée concernait les deux affaires, je vais traiter ensemble des questions communes et examiner séparément les questions propres à chaque affaire.
[3] La demanderesse, Caricline Ventures Ltd., est une société qui a été constituée en personne morale sous le régime des lois de la province de la Colombie-Britannique et dont le siège social est situé à Vancouver.
[4] La demanderesse est la propriétaire de la marque de commerce PHARSYDE (la marque de la demanderesse), qui a été enregistrée au Canada le 13 janvier 1997 sous le numéro LMC468587 en vue d'être utilisée en liaison avec toute une gamme de vêtements, chaussures et accessoires et avec l'exploitation d'une entreprise de vente au détail de vêtements. L'enregistrement en question faisait suite à la demande d'enregistrement de sa marque de commerce que la demanderesse avait déposée le 4 avril 1995. Cet enregistrement est toujours valide et il l'était à l'époque en cause.
[5] La demande soumise par la demanderesse visait une marque de commerce projetée.
[6] La demanderesse affirme qu'en octobre 1994, elle a élaboré [TRADUCTION] « le concept et le design de base d'un magasin de vente au détail de vêtements projetant une image audacieuse et d'avant-garde qui plairait aux jeunes adultes » . La demanderesse a adopté sa marque en octobre 1994 pour évoquer « l'autre versant de la montagne » ou « la face cachée de la vie » . La demanderesse écrit sa marque « PHARSYDE » .
[7] La demanderesse a loué ses locaux en février 1995 et a effectué sa première opération commerciale sous la marque de commerce « PHARSYDE » le 5 mai 1995.
[8] La demanderesse a, le 2 juin 1995, installé à l'extérieur de son établissement une affiche sur laquelle figurait sa marque.
[9] La demanderesse exploite un magasin de vêtements rue Granville à Vancouver sans interruption depuis le 1er septembre 1995 sous la marque de commerce « PHARSYDE » . Elle y vend divers vêtements, chaussures et accessoires.
[10] La demanderesse a fait de la publicité pour son magasin en utilisant sa marque.
[11] Les défenderesses ZZTY Holdings Limited et Azim Zone Inc. exploitent un magasin de vente au détail de vêtements au 399 de la rue Yonge à Toronto (Ontario) sous le nom de « Farside Clothing Co. » (la première marque contrefaite).
[12] Dans des documents qu'elle a déposés auprès de la Direction des Compagnies de l'Ontario en mai 1995, la défenderesse Azim Zone Inc. affirmait qu'elle exploitait un magasin de vente au détail de vêtements au 399 de la rue Yonge à Toronto (Ontario) sous le nom de la première marque contrefaite depuis le 24 mai 1995, c'est-à-dire après que la demanderesse eut déposé sa demande d'enregistrement de sa marque de commerce LMC468587.
[13] Dans des documents qu'elle a déposés auprès de la Direction des Compagnies de l'Ontario en juillet 1995, la défenderesse ZZTY Holdings Limited affirmait elle aussi qu'elle exploitait un magasin de vente au détail de vêtements au 399 de la rue Yonge à Toronto (Ontario) sous le nom de la première marque contrefaite depuis le 27 juin 1995, c'est-à-dire là encore après que la demanderesse eut déposé sa demande d'enregistrement de sa marque de commerce LMC468587.
[14] La défenderesse Farside Clothing Ltd. (Farside Clothing) est une société qui a été constituée en personne morale le 6 juin 1995 ou vers cette date sous le régime des lois de l'Alberta et dont le siège social est situé au 4703, 105e Avenue, à Edmonton (Alberta) T6A 1A3.
[15] La défenderesse Farside Clothing exploite un magasin de vente au détail de vêtements au 1353, West Edmonton Mall, à Edmonton (Alberta) T5T 4M2, sous le nom de « Farside » (la seconde marque contrefaite » ).
[16] La défenderesse Farside Clothing a obtenu un permis commercial pour exploiter un magasin en vertu de la seconde marque contrefaite le 13 juin 1995 ou vers cette date, c'est-à-dire après que la demanderesse eut déposé sa demande d'enregistrement de sa marque de commerce LMC468587.
[17] La défenderesse Farside Skateboards & Snowboards Ltd. (Farside Skateboards) est une société qui a été constituée en personne morale sous le régime des lois de l'Alberta et dont le siège social est situé au 954, chemin Heacock, à Edmonton (Alberta) T6R 2M1.
[18] La défenderesse Farside Skateboards a été constituée en personne morale le 7 février 1997 ou vers cette date sous la raison sociale de « Canadian Muscle Ltd. » , laquelle a par la suite été changée pour « DSL Steel Limited » . La défenderesse Farside Skateboards a remplacé sa raison sociale par celle qu'elle possède actuellement le 28 septembre 1998 ou vers cette date et elle a ouvert son magasin de détail en décembre 1998, après que la demanderesse eut déposé sa demande d'enregistrement de sa marque de commerce LMC468587.
[19] La défenderesse Farside Skateboards exploite un magasin de détail au 8536, de la 109e Rue Sud-Ouest, à Edmonton (Alberta) T6G 1E5, sous le nom de la seconde marque contrefaite.
[20] L'élément distinctif de la première marque contrefaite est le même que celui de la marque de la demanderesse sur le plan sonore. La seconde marque contrefaite est elle aussi identique à celle de la demanderesse sur le plan sonore.
[21] L'élément distinctif de la première marque contrefaite est presque identique à celui de la marque de commerce la demanderesse en ce qui concerne les idées qu'il suggère. La seconde marque contrefaite est elle aussi presque identique à la marque de la demanderesse sur le plan des idées qu'elle suggère.
[22] La première marque contrefaite et la seconde marque contrefaite constituent toutes les deux les « marques contrefaites » .
[23] Les défenderesses ont employé les marques contrefaites en liaison avec des marchandises, services et/ou entreprises qui sont presque identiques à ceux de la demanderesse.
[24] En conséquence, l'utilisation des marques contrefaites est susceptible d'amener à conclure que les marchandises vendues et les services offerts par les défenderesses sont vendues ou offerts par la même personne qui exploite le magasin de vente au détail de vêtements portant la marque de la demanderesse, en l'occurrence la demanderesse.
[25] 575726 Alberta Ltd. est une société qui appartient à la famille Devji et qui exerce ses activités sous l'appellation de « Déjà Vu » .
[26] 575726 Alberta Ltd. a déposé devant le registraire des marques de commerce une demande visant à faire enregistrer la marque « FAR SIDE » en juillet 1998. Une demande modifiée a été déposée en octobre 1998 pour remplacer le nom de la marque demandée par celui de « FARSIDE » .
[27] Les défenderesses ZZTY Holdings Limited et Azim Zone Inc. ont plaidé dans leur défense que Farside Clothing ou son prédécesseur en titre a commencé à employer la marque de commerce « FARSIDE » dans la pratique normale du commerce avant que la demanderesse n'enregistre ou n'emploie pour la première fois sa marque de commerce « PHARSYDE » . Les défenderesses en question affirment par ailleurs avoir obtenu du propriétaire de la marque de commerce « FARSIDE » une licence les autorisant à employer la marque de commerce dans le cadre de l'exploitation de leur magasin de vente au détail de vêtements connu sous le nom de Farside Clothing Co. à Toronto (Ontario).
[28] La défenderesse Farside Clothing affirme qu'elle-même ou son prédécesseur en titre ont commencé à employer la marque de commerce « FARSIDE » dans la pratique normale du commerce avant que la demanderesse n'enregistre ou n'emploie pour la première fois sa marque de commerce « PHARSYDE » .
[29] La défenderesse Farside Clothing a également introduit contre la demanderesse une demande reconventionnelle dans laquelle elle affirme ce qui suit :
[TRADUCTION]
En raison des faits allégués aux présentes :
a) La défenderesse reconventionnelle n'était pas la personne qui avait le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce PHARSYDE, numéro d'enregistrement LMC468587, à l'égard de ses marchandises ou de ses services en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13;
b) L'enregistrement de la marque de commerce PHARSYDE est invalide par application de l'article 18 de la Loi sur les marques de commerce.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, LA DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE (LA DÉFENDERESSE) SOLLICITE LES RÉPARATIONS SUIVANTES :
a) un jugement déclarant que la défenderesse reconventionnelle (la demanderesse) n'était pas la personne qui avait le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce PHARSYDE, numéro d'enregistrement LMC468587;
b) une ordonnance radiant l'inscription de la marque de commerce PHARSYDE, qui a été enregistrée le 13 janvier 1997 par Caricline Ventures Ltd. sous le numéro LMC468587;
c) les dépens;
d) toute autre réparation que la Cour jugera bon de lui accorder.
[30] La demanderesse sollicite pour sa part les réparations suivantes dans sa déclaration :
[TRADUCTION]
a) un jugement déclarant que :
(i) les défenderesses ont contrefait la marque de la demanderesse enregistrée sous le numéro LMC468587;
(ii) les défenderesses ont appelé l'attention du public sur leurs marchandises, leurs services et leur entreprise de manière à causer ou à causer vraisemblablement de la confusion au Canada entre leurs marchandises, services et entreprise et ceux de la demanderesse;
(iii) les défenderesses ont utilisé, en liaison avec leurs marchandises et services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et qui est de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques et la qualité de leurs marchandises et services;
b) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant à chacune des défenderesses, à ses dirigeants, administrateurs, employés, mandataires et à toutes les personnes sur lesquelles elles exercent un contrôle :
(i) de contrefaire la marque de la demanderesse enregistrée sous le numéro LMC468587;
(ii) d'appeler l'attention du public sur leurs marchandises, leurs services et leur entreprise de manière à causer ou à causer vraisemblablement de la confusion au Canada entre leurs marchandises, services et entreprise et ceux de la demanderesse;
(iii) d'employer la marque contrefaite ou des mots semblables en liaison avec leurs marchandises, services ou entreprise;
c) des dommages-intérêts ou une reddition de compte des profits des défenderesses, au choix de la demanderesse, ainsi que les intérêts avant jugement et les intérêts après jugement;
d) une ordonnance enjoignant aux défenderesses de remettre à la demanderesse ou de détruire, sous serment, toutes les marchandises et affiches et tous les imprimés, y compris tout emballage, toute publicité et tout article de promotion ou d'étiquetage dont l'utilisation porterait atteinte aux droits que possède la demanderesse sur sa marque et qui sont en la possession, le pouvoir ou le contrôle des défenderesses ou pourraient le devenir;
e) les dépens;
f) toute autre réparation que la Cour peut juger bon de lui accorder.
[31] Questions en litige
1. Quels sont les principes généraux?
2. La marque de la demanderesse devrait-elle être radiée pour absence de droit aux termes du paragraphe 16(3) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13?
a) La défenderesse Farside Clothing a-t-elle qualité pour introduire la demande reconventionnelle?
b) La marque « FARSIDE » a-t-elle fait l'objet d'un usage antérieur?
c) Dans l'affirmative, cet usage a-t-il créé de la confusion?
3. La marque de la demanderesse avait-elle perdu son caractère distinctif à la date pertinente, ce qui justifierait sa radiation?
4. Les défenderesses ont-t-elles contrefait la marque de la demanderesse?
Dispositions législatives applicables
[32] Les parties ont invoqué les articles suivants de la Loi sur les marques de commerce, précitée :
2. . . .
« emploi » ou « usage » À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4.(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
2. . . .
"use", in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;
4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
4.(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.
6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
6.(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris_ :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
6.(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
7. Nul ne peut_ :. . .
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre; . . .
16. (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion_ :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
7. No person shall . . .
(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another; . . .
16. (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.
17. (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.
(2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.
18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants_ :
a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
c) la marque de commerce a été abandonnée.
17. (1) No application for registration of a trade-mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade-mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade-mark or trade-name at the date of advertisement of the applicant's application.
(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade-mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade-mark in Canada did so with knowledge of
that previous use or making known.
18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if
(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,
(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
(c) the trade-mark has been abandoned,
Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.
(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.
20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne_ :
a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce_ :
(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,
(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,
d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.
and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.
(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.
20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making
(a) any bona fide use of his personal name as a trade-name, or
(b) any bona fide use, other than as a trade-mark,
(i) of the geographical name of his place of business, or
(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,
in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.
40.(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.
(3) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est réputée abandonnée si la déclaration mentionnée au paragraphe (2) n'est pas reçue par le registraire dans les six mois qui suivent l'avis donné aux termes du paragraphe (2) ou, si la date en est postérieure, à l'expiration des trois ans qui suivent la production de la demande au Canada.
(4) L'enregistrement d'une marque de commerce est opéré au nom de l'auteur de la demande ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur le registre, du jour de l'enregistrement, lequel prend effet le même jour.
(5) Il n'est pas tenu compte de l'article 34 pour l'application du paragraphe (3).
40.(2) When an application for registration of a proposed trade-mark is allowed, the Registrar shall give notice to the applicant accordingly and shall register the trade-mark and issue a certificate of registration on receipt of a declaration that the use of the trade-mark in Canada, in association with the wares or services specified in the application, has been commenced by
(a) the applicant;
(b) the applicant's successor in title; or
(c) an entity that is licensed by or with the authority of the applicant to use the trade-mark, if the applicant has direct or indirect control of the character or quality of the wares or services.
(3) An application for registration of a proposed trade-mark shall be deemed to be abandoned if the Registrar has not received the declaration referred to in subsection (2) before the later of
(a) six months after the notice by the Registrar referred to in subsection (2), and
(b) three years after the date of filing of the application in Canada.
(4) Registration of a trade-mark shall be made in the name of the applicant therefor or his transferee, and the day on which registration is made shall be entered on the register, and the registration takes effect on that day.
(5) For the purposes of subsection (3), section 34 does not apply in determining when an application for registration is filed.
50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial -- ou partie de ceux-ci -- ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.
50.(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.
(3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d'une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d'intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s'il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.
50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.
50.(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner.
(3) Subject to any agreement subsisting between an owner of a trade-mark and a licensee of the trade-mark, the licensee may call on the owner to take proceedings for infringement thereof, and, if the owner refuses or neglects to do so within two months after being so called on, the licensee may institute proceedings for infringement in the licensee's own name as if the licensee were the owner, making the owner a défenderesse.
[33] Question 1
Quels sont les principes généraux?
Il est admis que la marque « PHARSYDE » de la demanderesse est présumée valide en vertu de son enregistrement. Le juge Lutfy (maintenant juge en chef adjoint) a exposé très succinctement la jurisprudence dans ce domaine dans le jugement Prologic Systems Ltd. c. Prologic Corp., (1998) 78 C.P.R. (3d) 435 (C.F. 1re inst.) :
Une marque de commerce déposée est présumée être valide. C'est à la requérante qu'il incombe d'établir que la marque de commerce de l'intimée devrait être radiée. La partie qui conteste la validité de l'enregistrement doit prouver que sa réputation est établie dans le commerce sous une appellation avec laquelle il pourrait y avoir de la confusion. La requérante doit prouver qu'elle a employé sa propre marque de commerce ou son propre nom commercial avant la date du premier emploi par l'inscrivant, et elle doit aussi démontrer que les deux marques concurrentes créent de la confusion l'une avec l'autre.
Ainsi, l'enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse a pour effet d'imposer un certain fardeau de preuve au requérant (les défenderesses).
[34] Suivant un autre principe, s'il existe des doutes au sujet de la validité de la marque de commerce, la présomption de validité de la marque de commerce n'est pas réfutée et le doute doit être résolu en faveur de la validité de la marque de commerce du requérant (voir le jugement California Fashion Industries, Inc. c. Reitman's (Canada) Ltd., (1991) 38 C.P.R. (3d) 439, à la page 443 (C.F. 1re inst.)).
[35] Question 2
La marque de la demanderesse devrait-elle être radiée pour absence de droit aux termes du paragraphe 16(3) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13?
a) La défenderesse Farside Clothing a-t-elle qualité pour introduire la demande reconventionnelle?
La demande reconventionnelle a été introduite par Farside Clothing, qui n'était pas l'auteur de la demande d'enregistrement de la marque de commerce « FARSIDE » . En fait, Farside Clothing n'a été constituée en personne morale que le 6 juin 1995. La demanderesse a soumis sa demande d'enregistrement de sa marque de commerce « PHARSYDE » le 4 avril 1995. L'auteur de la demande d'enregistrement de la marque de commerce « FARSIDE » était 575726 Alberta Ltd., une autre des sociétés de Devji.
[36] L'article 17 de la Loi sur les marques de commerce, précitée, prévoit que la demande de radiation de la marque du requérant ne peut être présentée que « par une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre [...] sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre [...] » . En l'espèce, 575726 Alberta Ltd. est la compagnie qui exploitait Déjà Vu et la compagnie qui aurait employé antérieurement la marque « FARSIDE » avant le 4 avril 1995, date à laquelle la demanderesse a soumis sa demande.
[37] Pour avoir la qualité requise pour introduire la demande reconventionnelle en radiation de la marque « PHARSYDE » de la demanderesse, la défenderesse Farside Clothing doit démontrer que les droits afférents à toute marque de commerce que 575726 Alberta Ltd. a obtenus lui ont été transférés.
[38] Il convient d'entrée de jeu de signaler qu'il n'existe aucun acte de cession qui confirme les énoncés suivants de la demanderesse que l'on trouve aux pages 357 à 359 de la transcription :
[TRADUCTION]
Q. À un moment donné, vers le mois de juin 1995, Déjà Vu a arrêté de vendre de la marchandise sur laquelle était apposé le nom Farside.
R. C'est exact.
Q. Et Farside Clothing Limited a commencé à vendre de la marchandise sur laquelle était apposé le nom Farside. C'est bien ce que vous dites?
A. C'est bien ça.
Q. Donc, pour effectuer ce changement, il fallait qu'il y ait un transfert du droit d'utiliser la marque Farside de Déjà Vu et de sa société à matricule à Farside Clothing Limited. C'est exact?
R. Un transfert de...
Q. Du droit d'utiliser la marque Farside.
R. Alors, comment un transfert doit-il être effectué? Qu'est-ce que vous dites au juste? Je ne comprends pas.
Q. Y a-t-il eu un transfert de droit d'utiliser la marque Farside?
R. De quel genre de transfert parlez-vous?
Q. A-t-il été vendu? Le droit d'utiliser la marque Farside a-t-il été vendu par Déjà Vu à Farside Clothing Limited?
R. Vendu par moi à moi-même?
Q. Non, vendu de la société à matricule à Farside Clothing Limited.
R. Mais qu'est-ce qu'il y a à vendre? Je veux dire, nous sommes... C'est à moi, les deux sont à moi. Alors pourquoi donc est-ce que je le vendrais si... Vous savez, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, vous savez. Je ne comprends pas ce que vous dites.
Q. Ce droit n'a jamais été vendu, c'est ça?
R. Quoi donc? Vendu par qui, par Déjà Vu à Farside?
Q. Oui.
R. Pourquoi est-ce que je me le vendrais à moi-même?
Q. Donc, il n'a jamais été vendu? La réponse est non?
R. C'est exact.
Et à la page 367 :
[TRADUCTION]
Q. Vous ne faisiez aucune distinction dans votre esprit entre Déjà Vu et Farside Clothing Limited, Farside Clothing Limited étant la compagnie albertaine?
R. Non.
Et aux pages 485 à 487 de la transcription :
[TRADUCTION]
R. Il n'y a pas eu d'accord écrit... pas d'écrit. Il n'y avait que des ententes verbales parce que, vous voyez, nous formons une famille. Je veux dire que tout est en commun... nous ne disons pas : ça, c'est à moi, ça, c'est à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous mettions tout en commun, nous partagions tout et nous faisions tout ensemble.
Q. Très bien. Et pouvez-vous expliquer à la Cour qu'est-ce que cela comprenait. Dans le contexte des discussions auxquelles vous avez fait allusion au sujet du transfert, est-il juste de dire que vous, les membres du groupe dont vous faisiez partie, vous vous êtes penchés sur la question de la ligne de vêtements, par exemple?
R. Vous savez, lorsque nous avions une conversation, nous parlions, vous savez, de la ligne de vêtements elle-même, je veux dire, la réputation se construit. Tous les vêtements iront à Farside Clothing. Mais le nom sera aussi transféré à Farside...
Q. Cela a fait partie de vos pourparlers?
R. Nous en avons discuté lors de nos pourparlers. Avant même de commencer, je veux dire, c'était essentiellement le nom, - chaque fois que le sujet revenait sur le tapis, on en parlait d'une manière ou d'une autre.
Q. Lorsque vous dites que ce sujet était toujours abordé dans la conversation...
R. Entre les membres de ma famille je veux dire.
Q. Très bien. Et ça remonte à quand?
R. Depuis... et bien, je veux dire, tous les membres de notre famille étaient au courant, vous savez, de mes intentions, de nos projets. Parce qu'ils estimaient que c'était un bon projet, que c'était ce que nous voulions faire. Parce que je les tiens toujours au courant de tout ce qui se passe, de ce qu'on veut faire, de ce que je veux faire. Ils me disent ce qu'ils pensent des projets et de tout le reste.
Et, essentiellement, lorsque nous avons commencé à chercher à louer un local commercial au West Edmonton Mall, c'était précisément ce que nous visions, c'est-à-dire de trouver un magasin avec deux... vous savez où nous pourrions vendre le produit Farside, appelons-le Farside, et vendre d'autres produits du genre. C'était avant Noël 1994.
Donc, c'était toujours notre projet, mais il y avait toujours la question, vous savez, du transfert, c'est-à-dire que Déjà Vu s'occupe pour le moment des vêtements, mais lorsque Farside ouvrirait ses portes, seul Farside devait vendre tous les produits.
Q. Si j'ai bien compris, il y a eu une série de discussions?
R. C'est exact.
Q. Très bie